28 novembre 2013

Proprietà intellettuale e competitività: il nuovo brevetto unitario

Sub-title

Title of the presentation | Date |2

Caratteristiche e impatto sulle strategie delle imprese del nuovo

strumento di protezione delle invenzioni

Diego Pallini Gervasi

Title of the presentation | Date |3The European Union's

patent package

► Brevetto Unitario

► Tribunale Unificato

► Status e prossimi sviluppi

► Strategie per le imprese

Title of the presentation | Date |4

“Patents are an important enabler for economic growth through innovation.

Intangible assets are rapidly becoming the economically most important aspect of business – in 2009 they accounted for over 80% of the global market value of companies in the S&P 500.

Investment in research (R&D) accounts for 1.9% of GDP in the EU, and an effective patent system is essential to translate that investment into economic growth.

An increased rate of innovation brings benefits to consumers by introducing new products to the market and creating competition.”

European Commission Working Paper Impact Assessment 13 Aprile 2011

Title of the presentation | Date |5

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Stati Uniti 57267 60980 63354 61209 53910 60588Giappone 36477 37934 38641 39676 38275 41917Germania 29152 30690 32133 33412 30501 33139Cina 2686 4214 5838 6490 8272 12698Corea 7678 9321 10327 10251 10215 12342Francia 10123 10458 10795 11513 11605 11692Svizzera 6254 6904 7181 7100 6931 7874Gran Bretagna 6607 6735 7262 7200 6570 7155Olanda 8666 8392 8232 8328 7944 7119Italia 5130 5373 5633 5439 4811 4951Svezia 3588 3975 4362 4895 4182 4279Canada 2966 3318 3667 3658 3371 4157Finlandia 2293 2273 2696 2748 2437 2597Spagna 1672 1815 1997 2063 2271 2465Belgio 2219 2207 2315 2281 1974 2352Austria 1462 1564 1784 1793 1939 2212Danimarca 1566 1630 1765 2084 2047 2157Australia 2104 2106 2159 2066 1825 2004

Totale 187910 199889 210141 212206 199080 221698

Domande di brevetto europeo 2005-2010Depositi dei principali paesi

Title of the presentation | Date |6Domande di brevetto europeo 2011-12

I primi 12 paesi membri

Paese di residenza del titolare 2012 2011 Variazione % DE Germania 34 167 33 464 2,1%FR Francia 12 159 11 896 2,2%CH Svizzera 8 181 7 791 5,0%GB Gran Bretagna 6 695 6 479 3,3%NL Olanda 6 441 6 202 3,9%IT Italia 4 735 4 901 -3,4%SE Svezia 4 642 4 580 1,4%FI Finlandia 2 842 2 487 14,3%BE Belgio 2 409 2 482 -2,9%ES Spagna 2 526 2 460 2,7%AT Austria 2 372 2 356 0,7%DK Danimarca 2 179 2 234 -2,5%Sub-totale EPC Stati Membri 94 060 91 971 2,3%Altri Paesi di origine 163 685 152 963 7,0%Totale 257 744 244 934 5,2%

Title of the presentation | Date |7Domande di brevetto europeo 2008-2012

Variazione per area geografica

Crescita 2011/2012• EPO + 2.3%• USA + 5.6%• ASIA + 10.1% Cina +11%

Corea + 9%Giappone + 9%

Title of the presentation | Date |8Il Brevetto Europeo “Standard”

► L’attuale Brevetto Europeo “Standard” viene depositato presso l’ European Patent Office (EPO) ed esaminato a livello centrale

► Al rilascio è necessario validare il Brevetto Europeo “Standard” negli stati dove si desidera protezione

Brevetto Europeo

convalide

Brevetti Nazionali

Title of the presentation | Date |9Il Brevetto Europeo “Standard”

► Il Brevetto “Standard” riguarda 38 stati contraenti dell’EPC più 2 stati di estensione► L’EPO gestirà sia il brevetto Unitario sia quello europeo “Standard”► Il brevetto Unitario riguarderà 25 Stati membri dell’UE (28 stati UE meno IT, ES e HR)

Brevetto Europeo

EU + convalide

EU + Brevetti Nazionali

Title of the presentation | Date |10Brevetto Unitario: le finalità

►Rendere l'accesso al sistema brevettuale più facile, meno costoso e giuridicamente sicuro

►Migliorare il livello di tutela dei brevetti, fornendo una protezione uniforme dei brevetti in tutti gli Stati membri partecipanti

►Creare il brevetto unitario in Europa in aggiunta al brevetto europeo “standard” e ai brevetti nazionali: un’alternativa in più

Title of the presentation | Date |11L’Unione Europea e il Brevetto Unitario: una prospettiva storica

1957 Trattato di Roma - EEC

1993 Trattato di Maastricht e SPC

2002 Euro e Modelli Comunitari

1967 Trattato di Bruxelles - EC

1973 European Patent Convention

1975 Convenzione di LussemburgoBrevetto Comunitario

1978 Prima domandadi Brevetto Europeo

2015 Primo Brevetto Unitario?

2013 Accordo EU patent package

1996 Marchio Comunitario

1989 Bozza trattato Brevetto Comunitario

2008 London agreement EPLA

2011 ApprovataCooperazione Rafforzata

1994 WTO Accordi Trips

Title of the presentation | Date |12UE e EPC

28 Stati Membri 38 Stati Membri + 2

Title of the presentation | Date |13Brevetto Unitario

No UPNo UPC

No UP

No UPC

Title of the presentation | Date |14Brevetto Unitario e Tribunale Unificato

Central Division

Court of Appeal

Arbitration and Training

No UPNo UPC

No UP

No UPC

Title of the presentation | Date |15Brevetto Unitario e Tribunale Unificato

Central Division

Court of Appeal

Arbitration and Training

Local and Regional Divisions

No UPNo UPC

No UP

No UPC

Title of the presentation | Date |16Brevetto Unitario: come si ottiene

► Il procedimento di deposito ed esame del brevetto Unitario presso l’EPO resta invariato

► Le formalità di rilascio da parte dell’EPO rimangono invariate (traduzioni delle rivendicazioni, pagamento delle tasse, etc.)

► Dopo la concessione potrà essere fatta la richiesta di effetto unitario: Convalide vs. Effetto unitario

► Le convalide nazionali necessarie solo nei paesi non UE e parte dell’EPC, oltre a IT ES

Title of the presentation | Date |17Brevetto Unitario:regime linguistico

► Per brevetti concessi in francese/tedesco: traduzione in inglese

► Per brevetti in inglese: traduzione nella lingua di uno stato membro dell’UE

► Compensazione per gli stati che non hanno una lingua ufficiale dell’EPO

► Deposito: lingua richiedente + traduzione delle rivendicazioni nelle lingue EPO (mutualizzazione dei costi)

Title of the presentation | Date |18

► Traduzione automatica di descrizione e rivendicazioni in tutte le lingue dell'UE:

- senza costi aggiuntivi per il richiedente - senza effetto giuridico, solo per informazione

► Entro la fine del 2014, la traduzione automatica sarà disponibile per le lingue dei 38 Stati membri EPO, tra cui i 28 Stati membri UE.

► Se contestata, traduzione completa a richiesta del - presunto contraffattore (lingua del domicilio o del luogo di violazione) o

- del Tribunale (lingua della procedura)

Brevetto Unitario:regime linguistico

Title of the presentation | Date |19Brevetto Unitario: gli effetti

► La protezione unitaria ha pari efficacia in tutti gli Stati Membri partecipanti, così come l’esaurimento

► Cessione, Revoca, Limitazione, Decadenza è uniforme in tutti gli stati

► Una licenza può essere concessa relativamente a tutti o parte dei territori degli stati

Title of the presentation | Date |20Brevetto Unitario: tasse di rinnovo

► Singola, annuale, post-rilascio, progressiva

► Pagate all’EPO

► Possibile riduzione per SME

► Equivalenti al livello della tassa di rinnovo da pagare per la copertura geografica media dell’attuale Brevetto Europeo

► L’EPO trattiene il 50% e distribuisce il resto fra gli Stati Membri

Title of the presentation | Date |21Brevetto Unitario: entrata in vigore

► In vigore dal 1°gennaio 2014 o dall’entrata in vigore del trattato sul Tribunale Unificato, se successiva

► Ritardi nella ratifica della convenzione sul Tribunale potrebbero ritardare il brevetto Unitario

► In alcuni paesi è previsto il ricorso al referendum

► Disponibile per ogni Brevetto Europeo rilasciato a partire dalla data citata

Title of the presentation | Date |22Il Brevetto Unitario: tutela

dei brevetti dopo l’attuazione

►Brevetto Europeo Standard

►Brevetto Unitario

►Brevetto Unitario + validazioni negli Stati contraenti dell’EPC che non sono Stati Membri partecipanti (IT, ES, AL, BA, CH & LI, HR, IS, MC, MK, ME, NO, RS, SM, TR)

►Brevetti Nazionali

Title of the presentation | Date |23

Il Tribunale Unificato

Title of the presentation | Date |24Tribunale Unificato

► Convenzione Internazionale tra gli stati membri partecipanti

► Giurisdizione:- Brevetto Unitario - Brevetto EP Standard (esclusiva dopo un periodo

transitorio di 7 anni)- SPC (Certificato Supplementare di Protezione) (da Brevetto Unitario e Standard ma non dai brevetti nazionali?)

Title of the presentation | Date |25

(fonte EPO)

Tribunale Unificato

Title of the presentation | Date |26

Corte di Prima Istanza (CFI)► Divisione Centrale

- Parigi-Londra (cause relative a chimica, farmaceutica e biotecnologie)- Monaco (cause relative a meccanica)

Corte di Appello ► LussemburgoUfficio del Registro (Conserva gli atti di tutte le cause)► ParigiDivisioni Locali e Regionali

Tribunale Unificato

Title of the presentation | Date |27

Successivamente a:

► Ratifica di 13 Stati, inclusi i 3 Stati nei quali era in vigore il maggior numero di Brevetti Europei nell’anno precedente (DE, FR, UK)

► Se entra in vigore dopo il 1°gennaio 2014, introdurrà anche il Brevetto Unitario

Tribunale Unificato: entrata in vigore

Title of the presentation | Date |28

► Biforcazione: il giudizio su contraffazione e validità può essere separato

► Costi

► Giudici

► Le regole della procedura

► Certificato Complementare di Protezione

Brevetto Unitario e Tribunale Unificato: questioni aperte

Title of the presentation | Date |29Costo medio di un brevetto Europeo 1)

Costo totale ca. EUR 32.000

Rappresentanza Professionale EPO: ca EUR 10.000• pre-deposito EUR 4.000• esame EUR 5.400• traduzione rivendicazioni EUR 600

Percentuale del totale: 31%

Tasse e costi dirinnovo nazionali: ca. EUR 10.000

•tasse di rinnovo (5 - 10) EUR 4.700•costi pagamento tasse EUR 5.300

Percentuale del totale: 32 %

1) 18 pagine, 6 stati, 10 anni, esclusi costi preparazione domanda, valori arrotondati (fonte EPO)

Validazione negli stati designati: ca. EUR 7.000• mandatario EUR 3.000• costi 4 traduzioni EUR 3.600• tasse pubblicazione EUR 400

Percentuale del totale: 22 %

Tasse EPO: EUR 4.600

• tasse procedurali EPO• tasse di rinnovo 3 e 4 anno

Percentuale del totale: 14 %

Title of the presentation | Date |30Il Brevetto UnitarioComparazione costi di brevettazione

Corte Brevettuale Unica

Fonte: Commissione Europea

  BrevettoEuropeo27 Stati

Brevetto Europeo5 Stati(DE, FR, UK, IT, ES)

BrevettoUnitario25 Stati

Traduzione 23.375 3.910 5.610Pubblicazione 2.987 308 308Rappresentanza 5.750 500 500Totale 32.112 4.718 6.418

Il costo prevedibile del nuovo UP sarà pari all’attuale brevetto EP nazionalizzato in 5-7 stati

Title of the presentation | Date |31Il Brevetto UnitarioVantaggi: una possibilità in più

► L‘obiettivo è quello di avere un 'brevetto europeo con effetto unitario' che, nel tempo, possa diventare l'opzione preferenziale per i paesi che vi partecipano.

► Mentre rimarrà possibile selezionare un 'fascio' di brevetti europei, la selezione di un brevetto unitario sostituisce tale fascio con un brevetto unico per gli stati partecipanti.

► E‘ importante sottolineare, che tutti i titolari di brevetti beneficeranno ugualmente dell’UP, non importa se si tratta di residenti in paesi all'interno o all'esterno della cooperazione rafforzata.

Title of the presentation | Date |32Il Brevetto UnitarioVantaggi: minori costi

Vantaggi: una possibilità in più

► Con le tasse di rinnovo ed i costi di traduzione ridotti , l'ottenimento di un brevetto unitario sarà meno costoso per i richiedenti, anche se non in tutti i casi.

► Questo vantaggio deve essere valutato rispetto allo svantaggio strategico di avere un unico diritto legale che copre gran parte dell'Unione europea. Può essere un vantaggio o uno svantaggio a seconda se ci si trovi nella condizione di attore o convenuto.

► Sia i titolari sia i concorrenti che intendono invalidare un brevetto unitario avranno bisogno di iniziare un solo procedimento, la cui riuscita eliminerà la protezione da gran parte dell'Europa.

Title of the presentation | Date |33Il Brevetto UnitarioSvantaggi: maggiori costi

► I costi di deposito ed esame saranno simili alle attuali domande di brevetto europeo, si prevede che le tasse di rinnovo saranno comprese tra 5 e 7 tasse di rinnovo in corso, da suddividere tra tutti gli uffici nazionali all'interno del sistema.

► Il costo per tutta la durata di un brevetto unitario, che prima si sarebbe convalidato ad es. solo in GB, FR e DE può aumentare di oltre il 50%, mentre per i richiedenti che depositano regolarmente in tutti o quasi tutti gli stati dell’EP, i costi di esercizio possono essere molto meno.

► Questo sarà compensato da oneri di servizio più bassi (vi sarà bisogno di fare un solo pagamento, non 5-7) e da una compensazione parziale a favore delle PMI dei costi di traduzione (ancora da definire).

Title of the presentation | Date |34Il Brevetto Unitario

Chi guadagna e chi perde?

► Quali implicazioni per i richiedenti in termini di costo di brevettazione, assoluto e relativo?- Aumento delle tasse di rinnovo in assoluto, ma per un mercato più ampio di protezione- Diminuzione del costo di brevettazione relativo- Diminuzione dei costi indiretti

► Quale impatto complessivo sulle altre parti interessate, tra cui imprese, traduttori, mandatari e avvocati?- Guadagno per le imprese, soprattutto le grandi aziende

che depositano un brevetto in un gran numero di paesi EU - Perdita per lavori di agenzia

► Quali conseguenze di bilancio in termini di reddito dalle tasse di rinnovo per gli uffici brevetti (EPO e NPOs)?- EPO e la maggior parte dei NPOs in realtà potrebbero

► guadagnare dall’UP se le tariffe sono ben distribuite

Title of the presentation | Date |35Tribunale UnificatoVantaggi

► Sistema giurisdizionale unificato A differenza di altri diritti unitari (esempio CTM), discussi davanti ai tribunali nazionali, l’UPC propone un sistema giurisdizionale unificato con una serie standardizzata di procedure, di rimedi e di diritto sostanziale dei brevetti. Un cambiamento notevole rispetto alla posizione attuale, in cui i brevetti sono oggetto di cause a livello nazionale. ► Decisioni più prevedibili e meno costose Questo dovrebbe portare risparmi sui costi rispetto a cause transnazionali e meno rischio di decisioni contraddittorie.► Minore forum shopping Il titolare di un EP/UP avrà un minor numero di scelte su dove avviare un procedimento in quanto vi sarà un numero limitato di tribunali e regole univoche per determinare la sede in cui dovrà essere avviata la procedura. Questo può essere un vantaggio o uno svantaggio a seconda della situazione.► Lunghezza dei processi► Livello dei danni riconosciuti

Title of the presentation | Date |36

► A causa di certi compromessi politici, il sistema giudiziario proposto sarà complesso: con divisioni centrali, regionali e locali, ed esistono ancora notevoli incertezze nella stesura della legislazione, ad esempio:

- contraffazione e validità saranno decisi insieme dallo stesso tribunale? - competenza divisioni locali e regionali? - quale legge sarà applicabile per questioni quali ad esempio la responsabilità accessoria, l’eccezione dell’uso sperimentale/per ricerca e controversie in materia di FRAND (fair, reasonable, and non-discriminatory)?

► In caso di azione di nullità, una dichiarazione di nullità sarà emanata centralmente (attacco centrale), il che rappresenta un maggior rischio con una giurisprudenza dell’UPC non ancora consolidata.

Tribunale Unificato Svantaggi: sistema articolato ma effetti centrali

Title of the presentation | Date |37

Mediazione fra sistemi differenti

►Il nuovo sistema di Tribunali non ha una esperienza pratica e dovranno essere messe insieme e mediate esperienze giuridiche molto diverse.

►In particolare nei procedimenti di contraffazione i Tribunali dei diversi stati valutano spesso in modo diverso: come si svilupperà la giurisprudenza del Tribunale unificato?

►Questo può rendere meno prevedibile, almeno in una fase iniziale abbastanza lunga, l’esito del procedimento.

►Infatti, il collegio di giudici è formato mediante il sistema della rappresentanza proporzionale in modo che molti giudici del collegio giudicante provengono da paesi in cui vi sono pochissime cause di contraffazione di brevetti

Tribunale Unificato Svantaggi: scarsa prevedibilità iniziale

Title of the presentation | Date |38

► E‘ difficile stabilire se sia consigliabile prendere la via del brevetto unitario, del brevetto europeo "standard« o dei brevetti nazionali. Sicuramente la strategia più adeguata va decisa caso per caso.

► Per un certo periodo di transizione, il brevetto europeo "standard» dovrebbe essere preferito rispetto al brevetto unitario.

► La possibilità di presentare domande di brevetto nazionale resta una valida opzione, soprattutto per i nuovi depositi e per le domande PCT correnti.

► Per i titolari di brevetti che designano molti stati, può essere da subito più conveniente chiedere un UP, e per gli altri sarà necessario valutare esattamente quali siano i costi prima di decidere una strategia che tenga conto di altri fattori quali l'incertezza per quanto riguarda il contenzioso.

Strategie?

Title of the presentation | Date |39

► L'accordo UPC prevede che i titolari del brevetto EP ‘classico’ possano scegliere di dissociarsi dal regime UPC durante almeno i primi 7 anni, e forse fino a 14 anni, sarà consentito comunque di rientrare.

► Non ci sono al momento regole su come si opta fuori o dentro, o se sarà dovuta una tassa, ma può essere vantaggioso per i proprietari di brevetti importanti,

dissociarsi nel primo giorno disponibile.

► Questo farà sì che un brevetto valido non sia esposto alla possibilità di revoca centrale, mentre allo stesso tempo mette in grado di scegliere di rientrare di nuovo (a meno che non siano stati avviati procedimenti nazionali) al fine di citare in giudizio davanti all’UPC ad una data successiva, se questo dovesse diventare desiderabile.

Strategie?

Title of the presentation | Date |40

► Quindi, adottando un tale approccio, i titolari di brevetti avranno più opzioni per il contenzioso rispetto ad ora, pur limitando le opzioni dei potenziali avversari.

► Sembra opportuno valutare subito se non vi sia alcun motivo per non dissociare tutto l’attuale portafoglio EP dall’UPC, o almeno garantire che tutti i brevetti importanti siano identificati per l’opting out.

► Un problema correlato è quello di individuare eventuali brevetti della concorrenza che sarebbe conveniente cercare di revocare centralmente prima che il titolare li dissoci dall’UPC.

► Avendo a disposizione uno strumento di ampia copertura territoriale a basso costo sarà opportuno promuovere ancora di più una strategia di licensing

► Lo strumento del monitoraggio dei brevetti dei concorrenti e dell’opposizione davanti all’EPO diventa ancora più strategico ed efficace

Strategie ?

Title of the presentation | Date |41

Diego Pallini Gervasi

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