1 Internet e Tutela del Marchio di Impresa Seminario Software & Internet Tutela nella Proprietà...

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Internet e Internet e Tutela del Marchio di ImpresaTutela del Marchio di Impresa

Seminario “Software & Internet Tutela nella Proprietà Seminario “Software & Internet Tutela nella Proprietà Industriale”Industriale”

Reggio Emilia – Camera di CommercioReggio Emilia – Camera di Commercio

10 ottobre 2012 10 ottobre 2012

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Sommario

Di che cosa parleremo…

• La violazione del marchio nel web

• Pratiche di concorrenza sleale nel web

• Azioni per prevenire la contraffazione del marchio in rete

• Azioni per reprimere la contraffazione del marchio in rete

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LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEBLA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

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• Cos’è un “nome a dominio” (“domain

name”)?è il nome che identifica un sito web ed è parte di un indirizzo URL (indirizzo di una pagina Internet)

http://www.bugnion.it


Dominio di primo livello (Top Level

Domain - TLD), (ccTLD)

Dominio di secondo livello (Second Level

Domain – SLD)

Dominio di terzo livello o

sottodominio

Protocollo livello applicazione

Lettura da destra a sinistra

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• Cos’è un “marchio” (di impresa)?

è un segno che ha la funzione di distinguere i prodotti o servizi di una certa impresa dai prodotti o servizi della concorrenza


• Cos’è il “brand”?

è uno stadio evolutivo del marchio: il passaggio da semplice strumento di differenziazione ad asset immateriale dotato di autonomo valore economico

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Abbiamo individuato almeno 7 violazioni di marchio realizzate in Internet e con Internet

Quali funzioni del marchio vengono maggiormente violate?

• Funzione distintiva (identificazione della fonte di provenienza del prodotto) effetto: confusione

• Funzione suggestiva o pubblicitaria (marchio notorio / di rinomanza / famoso) conseguenza: vantaggio indebito (“traffic diversion”) e/o danno alla capacità distintiva / rinomanza


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1) Presenza all’interno di un sito web di prodotti o servizi di terzi identici o affini, recanti marchi identici o simili con conseguente rischio di confusione

Il titolare del marchio ha il diritto di vietare al terzo (…) di usare nell’attività economica (…) un segno identico o simile al marchio

registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione

fra i due segni (art. 20, co. 1, lett. b cpi)


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2) Nome a dominio contenente parola uguale o simile al marchio anteriore altrui per identificare un sito con cui viene svolta la stessa (o analoga) attività economica

E' vietato adottare come nome a dominio di un sito usato nell’attività economica un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa

dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un

rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (art. 22, co. 1 cpi)

alegrasucchi.it per vendita di succhi di frutta


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3) Nome a dominio contenente parola identica o simile ad un marchio anteriore altrui dotato di rinomanza, per un sito con cui viene svolta una diversa attività economica

Il divieto si estende all'adozione come nome a dominio di un sito usato nell’attività economica, di un segno uguale o simile ad un marchio

registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre

indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (art. 22, co. 2 cpi)

Es: apple-shoes.com


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4) Registrazione in malafede del dominio corrispondente al marchio altrui (“cybersquatting” o “domain grabbing”)

Scopo della registrazione:

- impedire la registrazione del dominio da parte del concorrente;

- trarre un corrispettivo dalla vendita del dominio al titolare del marchio

Regole generali di correttezza e buona fede art. 1175 e 1375 c.c.,

art. 19, co. 2, cpi (registrazione del marchio in malafede)


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5) Uso del marchio altrui come meta-tag nell’ambito di un servizio di ricerca Internet (es: Google)

I motori di ricerca utilizzano per l’indicizzazione dei siti:• il nome del sito• il titolo della pagina• i metatag description e keywords• il testo della pagina• frequenza e posizionamento delle parole chiave nel testo della pagina• i link• la “link popularity” (link presenti nella pagina e link ricevuti dalla pagina, c.d.

“google bombing”)


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Cosa sono i meta-tag?

I meta-tag sono “etichette nascoste” (tag ovvero “marcatori”) all’interno del codice HTML, che

forniscono informazioni sul contenuto della pagina web

Scopo: facilitare l’indicizzazione del contenuto di una pagina web da parte dei motori di ricerca che usano,

per tale scopo, programmi denominati “spiders”


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L’uso del marchio del concorrente come meta-

tag raramente ha lo scopo di creare

confusione con l’attività del sito del terzo

(confusione che comunque si verifica nella fase “pre-

vendita”)

Lo scopo principale è di sviare traffico

internet dal sito del marchio (notorio) altrui al proprio aumentando

così il numero di accessi al proprio

sito e il valore del sito


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L’uso del marchio altrui come meta-tag può assumere rilievo sotto un duplice

profilo

contraffazione di marchio

(art. 20, co. 1, lett. b e c cpi)

concorrenza sleale (art. 2598 n.

3 c.c.)


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6) Uso del marchio altrui come Internet keyword nell’ambito del servizio di posizionamento AdWords di Google

Tale servizio (a pagamento) consente, mediante la scelta di parole chiave (key-words), di far apparire il

proprio annuncio come “link sponsorizzato” ogni volta che, con il motore di ricerca, si ricerca quella/e key-

words


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.. Un esempio di annunci pubblicitari con AdWords

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L’uso del marchio altrui come key-word può assumere rilievo sotto un duplice

profilo

contraffazione di marchio

(art. 20, co. 1, lett. b e c cpi)

concorrenza sleale (art. 2598 n.

3 c.c.)


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Sentenza del Tribunale di Milano del 11.03.2009

il caso ha visto coinvolte, come attrici, le società Avis e Sixt, concorrenti nel settore del noleggio di auto, contro la condotta di terzi che, nell’interesse ma all’insaputa di Sixt, avevano utilizzato come keyword il marchio “Avis”

per l’attivazione del link sponsorizzato Sixt. “Avis” compariva inoltre nell’annuncio stesso cliccando il

quale si veniva reindirizzati al sito di Sixt

È stata riconosciuta sia la contraffazione di marchio (ex art 20 cpi) che la concorrenza sleale (ex art 2598 n. 3 c.c.)


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Il caso Interflora vs Marks & Spencer (CGE, sentenza 22.09.11, caso C-

323/09)

Vendita e consegna di fiori a domicilio

Utilizzo di “Interflora” come keyword per pubblicizzare il proprio annuncio relativo a vendita e consegna di

fiori a domicilio


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Il caso Interflora vs Marks & Spencer (2)

Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente l’uso del proprio marchio nell’ambito del “key-word advertising” quando tale uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio.

Viola la funzione di indicazione di origine quando la pubblicità non consente (o consente solo difficilmente) all’utente di sapere se i prodotti o servizi menzionati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio (o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo) oppure, al contrario, da un terzo.


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Siffatto uso non viola la funzione di pubblicità del marchio.

Viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in modo sostanziale l’utilizzo, da parte del titolare in questione, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.


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Il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente l’uso del proprio marchio da parte di un terzo nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione).


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Un annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà (diluizione), in particolare, ove contribuisca a trasformare la natura di tale marchio rendendolo un termine generico.


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Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare del marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio.


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7) Altri usi illeciti di utilizzo del marchio altrui

Scopo:

“traffic diversion”, ossia deviare / dirottare traffico Internet


.. nel testo della pagina web

.. nelle didascalie di immagini

.. come link

.. come “username” per l’account (es: facebook.com/bugnion)

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8) Uso del marchio altrui a scopo di critica / condanna all’interno di forum, blogs, siti il cui nome a dominio comprende il marchio (“gripe site”, es: ABCsucks.com)

Uso illecito?

Contemperamento di opposti interessi

Libertà di espressione e di libera manifestazione

del pensiero

(diritto costituzionalmente garantito)

Tutela del marchio e della sua reputazione

(interesse privatistico)


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PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEBNEL WEB

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PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEBPRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB

Linking: Collegamento ipertestuale che consente di passare da un sito ad un altro

In genere il “surface linking”, ossia il collegamento con la home page di un altro sito, è lecito in quanto non genera alcuna confusione.

Per contro, il “deep linking” (collegamento ad una pagina interna del sito altrui) crea maggiori problemi: per essere lecito, il cambio di sito deve essere riconoscibile (ad esempio predisponendo l’apertura di una nuova finestra del browser)

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FRAMING

Attraverso tale sistema, l'utente che si collega ad un dato sito e su di esso utilizza un link, verrà collegato ad una pagina di un altro sito, ma detta pagina verrà visualizzata all'interno della cornice (frame) del primo sito: pertanto gli avvisi pubblicitari posti su questo continueranno a circondare la pagina agganciata ed ogni pagina successiva che gli utenti intenderanno visualizzare


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Il framing è una pratica tendenzialmente illecita sotto il profilo della concorrenza sleale confusoria (art. 2598 n. 1 c.c.) in quanto induce gli

utenti a ritenere sussistente un associazione tra le due entità ed eventualmente a sviarli e comporta altresì uno sfruttamento

parassitario dell'attività altrui


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Il Typosquatting (in inglese, “typo”: refuso tipografico e “squatting”, occupazione abusiva) è la registrazione di un nome di dominio del tutto simile ad un marchio noto ma

contenente un refuso.

Lo scopo è quello di intercettare traffico internet derivante da errori di battitura nell’URL (sfruttamento parassitario del

traffico internet dirottato)

Contraffazione di marchio

e concorrenza sleale


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Mousetrapping: apertura continua di pop-up (finestre) anche quando si cerca di chiudere la pagina o di tornare indietro.

Scopo: far sì che le pagine web siano visitate dal maggior numero di persone; più il sito è visitato, più aumenta il valore economico dello

stesso in quanto maggiore è il prezzo di vendita delle inserzioni pubblicitarie offerte per quel sito


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Page-jacking

il page-jacker copia la pagina di un sito web noto e lo inserisce in un nuovo sito web che sembra autentico e, attraverso un sapiente uso dei meta-tag, cerca di manovrare i motori di ricerca affinché tali siti vengano raggiunti dal maggior numero di utenti che crederanno di leggere le autentiche pagine web.

concorrenza sleale confusoria;

possibile violazione del diritto d’autore


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AZIONI PER PREVENIRE LA AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETECONTRAFFAZIONE IN RETE

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Oltre ai domini generici .com, .biz, .org, .info, .asia, e ai domini nazionali .it e .eu, un’azienda italiana che opera all’estero dovrebbe preoccuparsi di registrare i domini:

dei paesi dove realizza i fatturati più consistenti, dei paesi dove è prossima una espansione, dei paesi dove dispone di un distributore, dei paesi per i quali non è prevista la procedura di

riassegnazione (es: .ru, .com.tr, .by, .ge, .ar, .eg).

AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETEAZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE

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• Registrazione dei domini frutto di “mistyping” (errori di digitazione) nelle principali estensioni (es: roccobaroco.com)

• Registrazione dei domini “difensivi” (varianti del dominio principale) nelle principali estensioni (es, a fronte di imperialfashion, fashionimperial, fashion-imperial e imperial-fashion).


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Registrazione dello “user name” aziendale per l’account in Facebook (es: www.facebook.com/furla) e Twitter (es: @furla) ecc… per le proprie pagine personali, paragonabili a veri e propri siti Internet.

Internet e social networkInternet e social network


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La sorveglianza domini (domain watch)La sorveglianza domini (domain watch)

• Scopo: venire a conoscenza dei domini identici / simili registrati da terzi• Sorveglianza annuale (rinnovabile)• Monitoraggio costante dei diversi registri domini, sia gTLD che ccTLD• Ricerca di identità e di similitudine• Report mensili

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La sorveglianza domini (domain watch)La sorveglianza domini (domain watch)

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Consente di venire a conoscenza periodicamente di usi non consentiti del proprio marchio nella rete Internet quali:

uso improprio (es: quando il proprio marchio viene utilizzato in modo generico o descrittivo),

brand identity / commenti dispregiativi (quando il marchio è citato in un contesto positivo oppure è oggetto di critiche, giudizi negativi o commenti offensivi all’interno di blogs o social networks),

uso non autorizzato (es: nel caso un terzo che senza essere licenziatario mette in vendita prodotti recanti il marchio in questione),

marchi confondibili (esistenza di marchi simili nello stesso canale commerciale).


La sorveglianza del marchio nel web (web watch)La sorveglianza del marchio nel web (web watch)

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IMPOSTAZIONE DELLA STRATEGIA DI MONITORAGGIO (QUERY DI RICERCA): ammessi tutti gli operatori di ricerca (and, or, IMPOSTAZIONE DELLA STRATEGIA DI MONITORAGGIO (QUERY DI RICERCA): ammessi tutti gli operatori di ricerca (and, or, “”)“”)

Frequenza: occasionale o setimanaleFrequenza: occasionale o setimanale

Limitato a:Limitato a: newsnews

blogsblogsvideovideo

discussionidiscussionilibrilibri


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ESEMPIO DI MONITORAGGIO SU GOOGLE ALERT: QUERY DI RICERCA “BUGNION”, TIPO DI RISULTATO: TUTTOESEMPIO DI MONITORAGGIO SU GOOGLE ALERT: QUERY DI RICERCA “BUGNION”, TIPO DI RISULTATO: TUTTO


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AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE

DEL MARCHIO IN RETEDEL MARCHIO IN RETE

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Utilizzo degli strumenti messi a disposizione Utilizzo degli strumenti messi a disposizione dagli Internet Service Providersdagli Internet Service Providers

AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETEAZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE

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Il Programma VeRO di eBay Il Programma VeRO di eBay

eBay mette a disposizione eBay mette a disposizione un programma denominato VeRO mediante il quale il titolare di un diritto di proprietà industriale può segnalare a eBay un’inserzione che viola un proprio diritto, es. di

marchio di impresa.

eBay si impegna a rimuovere tempestivamente l’inserzione

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Recupero dei domini registrati da terziRecupero dei domini registrati da terzi

1.1. Ricerca approfondita sul titolare del dominioRicerca approfondita sul titolare del dominio

2.2. Contatti confidenziali (attraverso società fiduciarie terze, per non destare sospetti) per accertare le reali intenzioni (e per eventualmente Contatti confidenziali (attraverso società fiduciarie terze, per non destare sospetti) per accertare le reali intenzioni (e per eventualmente ottenere una prova di malafede)ottenere una prova di malafede)

3.3. Negoziazioni per il trasferimento del dominioNegoziazioni per il trasferimento del dominio

4.4. Lettera di diffidaLettera di diffida

5.5. Procedura di riassegnazioneProcedura di riassegnazione

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La Procedura di RiassegnazioneLa Procedura di Riassegnazione

Non è un procedimento giudiziario, bensì amministrativo

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy)

La WIPO di Ginevra è il più importante UDRP provider per il .com

Vantaggi: velocità (in media occorrono 2 / 3 mesi per arrivare alla decisione) e costi (circa dai 3.000 ai 6.000 euro)

Svantaggi: non è previsto un rimborso spese, né tantomeno un risarcimento danni

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Tre condizioni da provare (art. 4 UDRP):

• il nome a dominio contestato identico o simile al marchio anteriore del ricorrente;

• il titolare del dominio (assegnatario) non deve avere alcun diritto o titolo ad utilizzare il nome a dominio contestato;

• la registrazione del dominio deve essere avvenuta in malafede.

Solo in presenza di tutti e tre i requisiti, si parla di registrazione abusiva

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Diritti o legittimi interessi dell’assegnatario del dominio

Il resistente deve provare:

che prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi.

di essere conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio.

che sta facendo un uso non commerciale del nome a dominio, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

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La Procedura di RiassegnazioneLa Procedura di RiassegnazioneProva della malafede:

1. scopo principale di vendere, licenziare o comunque trasferire il dominio al titolare del marchio per una cifra molto maggiore rispetto al costo diretto della registrazione;

2. scopo di impedire al titolare del marchio registrare il dominio corrispondente al proprio marchio;

3. scopo principale di danneggiare gli affari di un concorrente;

4. scopo di attrarre, a scopo di lucro, gli utenti del web, creando confusione con il marchio del ricorrente

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Mediaset S.p.A., titolare di altri domain names come “mediaset.it”, “mediaset.net” e “mediaset.info”, dimentica di rinnovare la registrazione relativa a quello www.mediaset.com


Il dominio finisce all’asta ed è regolarmente acquistato dal sig. Didier Madiba, proprietario della società Fenicius LLC of Wilmington (Delaware, USA), che lo utilizza per vendere i propri prodotti (come detto, dispositivi di elettronica ovvero media-sets).

La Procedura di Riassegnazione: il caso Mediaset (1)La Procedura di Riassegnazione: il caso Mediaset (1)

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Mediaset si rivolge all’Arbitration and Mediation Centre della World Intellectual Property Organization (WIPO) ed invocando l’applicazione della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Case No. D2011-1954: Mediaset S.p.A. v. Didier Madiba, Fenicius LLC).

Secondo la ricostruzione della fattispecie concreta offerta dai legali di Mediaset S.p.A., il domain name “mediaset.com” è identico a marchi registrati Mediaset, il sig. Didier Madiba non avrebbe avuto alcuno specifico diritto sul nome a dominio e, soprattutto, avrebbe registrato ed utilizzato lo stesso in mala fede. .



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Il Panel della WIPO ha ritenuto assolutamente insussistente il presupposto della mala fede sottolineando in particolare come Mediaset S.p.A. non sia riuscita a dimostrare in alcun modo la presenza degli elementi di fatto (Evidence of Registration and Use in Bad Faith”) che avrebbero dovuto far ritenere sussistente la mala fede dell’assegnatario

Il Panel ha posto l’accento sull’acquisto legittimo del nome a dominio all’asta e sulla genericità della dicitura “media set”, indicante in lingua inglese proprio l’oggetto dell’attività d’impresa dell’assegnatario



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Mediaset deposita ricorso cautelare dinnanzi alla magistratura ordinaria italiana

La nona sezione del Tribunale civile di Roma, con ordinanza pronunciata nel procedimento d’urgenza n. 1193/12, riconosce che la registrazione del dominio mediaset.com da parte della Fenicius LLC “è stata compiuta con finalità di agganciamento del noto marchio Mediaset” e, pertanto, risulta illecita in quanto contraffattoria del medesimo.

Sulla base di tale presupposto, alla Fenicius LLC è stato ordinato di cessare l’uso del dominio con fissazione di una penale di 1.000 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.



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Grazie per l’attenzione

Paolo Di Mella

[email protected]

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