Salone della Proprietà Industriale · Stati contraenti dell’Accordo di Madrid e del Protocollo...

Salone della Proprietà IndustrialepLa tutela dei marchi all’estero:

come, dove, quando

Avv. e RA Mattia Dalla Costa

bAvv. Barbara Sartori

30/09/2013Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it

La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quandoArgomenti trattati

- Cos’è il marchio-a cosa serve – come si protegge

Argomenti trattati

- Principali contratti aventi ad oggetto un marchio – profili internazionali – limitiderivanti dal TFUE e dal Regolamento sulle Restrizioni Verticaliderivanti dal TFUE e dal Regolamento sulle Restrizioni Verticali

- La gestione delle controversie transfrontaliere (in UE) in materia di marchio

- ADR (mediazione, arbitrato, arbitraggio)

- La tutela cautelare del marchio in Germania

- Le importazioni parallele: caso pratico

- L’allerta doganale

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Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it

La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quandoCosa si intende per marchio?

Il marchio è il più importante dei segni distintivi dell’impresa e ne contraddistingueprodotti e servizi

Cosa si intende per marchio?

prodotti e servizi.Possono essere marchi: parole, segni, lettere, suoni, forme prodotto, tonalitàcromatiche suscettibili di essere riprodotti graficamente e a condizione che siano attia distinguere i prodotti/servizi di un’impresa da quelli delle altre imprese.ESEMPI • marchi composti da parole, lettere,

numeri o combinazioni di tali elementi

• marchi figurativi, comprendenti o meno parole, marchi figurativi a colori

• colori o combinazioni di colori

• marchi tridimensionali


• marchi sonoriRelazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it

La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quandoA cosa serve il marchio e come si protegge?

A cosa serve il MARCHIO?

A cosa serve il marchio e come si protegge?

A cosa serve il MARCHIO?- a distinguere i prodotti e i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese

a garantire un insieme di valori/qualità- a garantire un insieme di valori/qualità- a comunicare, veicolare messaggi (pubblicità)

Come si protegge?- registrazione;registrazione;- previsioni contrattuali;- contenziosi:

* ADR (Alternative Dispute Resolutions);* Autorità giudiziaria ordinaria;g ;

- dispositivi anticontraffazione/allerta doganale.



Come si protegge un marchio?La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quandoCome si protegge un marchio?

LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO attribuisce diritti esclusivi di uso del segno registrato in relazione ai prodotti

i i i di io servizi rivendicati.(NB nel deposito del marchio si segue il sistema di ripartizione in classi merceologiche stabilito dalla normativa in vigore nelterritorio di deposito. Il sistema di classificazione adottato dalla maggior parte dei paesi è quello previsto dall’Arrangement diNizza del 15 giugno 1957 e successive modifiche)Nizza del 15 giugno 1957 e successive modifiche)

Principali rischi in caso di mancata registrazione:Principali rischi in caso di mancata registrazione: - uso da parte di concorrenti (confusione, diminuzione capacità distintiva,

perdita investimenti);p );- assenza di valorizzazione del marchio come asset aziendale;- rischio di dover abbandonare il marchio in conseguenza della registrazione

da parte di terzi o dover acquistare il marchio dal registrante.



Protezione del marchio sui diversi livelliLa tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando

Tipologie di registrazioni di marchio

Protezione del marchio sui diversi livelli

p g g

• Registrazione del Marchio al livello nazionale (ItaliaRegistrazione del Marchio al livello nazionale (Italia,Germania, Francia etc.).

• Registrazione del Marchio comunitario: marchio unitariolid i t tti i P i d ll UEvalido in tutti i Paesi della UE.

• Registrazione internazionale: iter unitario. Si ottengonotanti marchi quanti i paesi oggetto di registrazione (per gliStati contraenti dell’Accordo di Madrid e del Protocollodi Madrid richiesti dal registrante): c.d. «fascio di

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marchi».Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it

La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quandoLa tutela contrattuale del marchioLA PROTEZIONE DEL MARCHIO ATTRAVERSO LE PREVISIONI CONTRATTUALI Dal 1992 il marchio può essere «trasferito» individualmente, a prescindere dall’azienda (o dal

La tutela contrattuale del marchio

p p (suo ramo), purchè non ne derivi inganno a terzi circa la qualità dei prodotti e servizi marchiati(art. 2573 c.c. e 23 c.p.i.)

Oggi il marchio costituisce un asset (immateriale) che può generare profitti.

Consigli pratici prima della sottoscrizione di un contratto (due diligence):

Ricerche di anteriorità

Decadenza per non uso

Estensione territoriale e merceologica (classi)

E t l i d ll i t iEventuale rinnovo della registrazione



La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quandoTipologie di contratti

TIPOLOGIE PRINCIPALI DI CONTRATTO

Tipologie di contratti

CESSIONE: trasferimento, anche parziale (in relazione a prodotti/servizi e/o territori) dellatitolarità del marchio.

LICENZA: concessione ad un terzo di alcuni diritti d’uso del marchio per un certo tempo, inun determinato territorio e per determinati beni o servizi. La licenza può essere parziale (soloper certi beni o servizi e/o solo per un certo territorio), esclusiva/non esclusiva.

FRANCHISING: il franchisor concede al franchisee la disponibilità verso corrispettivo di uninsieme di diritti di proprietà industriale ed intellettuale quali marchi, know howproduttivo/commerciale, ecc., al fine di commercializzare beni o servizi secondo un modello dibusiness di successobusiness di successo.

MERCHANDISING: è una licenza in ambiti merceologici diversi e meno noti rispetto aquelli in cui il marchio è noto.

C.D. ALLEANZE DI MARCA (esempi): joint advertising: pubblicità congiunte tra due o piùmarchi; joint promotion: promozioni congiunte tra due o più marche



Clausole contrattualiLa tutela dei marchi all’estero: come, dove, quandoClausole contrattuali

Focus: LA LICENZA ALL’ESTERO

• Preliminare verifica che il marchio sia registrato per tutte i prodotti/servizi oggetto dilicenza e in tutti i Paesi in cui la licenza sarà efficace;

• Limiti all’esclusiva territoriale o di clientela (Reg. UE 330/2010): in caso di esclusiva illicenziante non può promuovere vendite nel territorio concesso in licenza.Il licenziatario non può promuovere le vendite fuori dal territorio licenziatoIl licenziatario non può promuovere le vendite fuori dal territorio licenziato

In UE sono sempre ammesse le vendite passive. [vendita attiva: es. apertura di punti vendita nelt it i i t l li i t i h l tti ità di i i t ttterritorio riservato al licenziatario e anche qualunque attività di comunicazione, contatto opropaganda diretta nei confronti di un consumatore individuale o di un gruppo specifico];

• sia dal lato del licenziante che dal lato del licenziatario non possono essere vietate lec.d. «vendite passive»: la soddisfazione di richieste non sollecitate provenienti da singoliconsumatori dell’UE.



La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quandoClausole contrattuali

- commercializzazione a mezzo internet: non è vendita attiva. Una clausola contrattuale

Clausole contrattuali

che impone di non utilizzare internet per vendere il bene/servizio all’interno della UE,costituisce una restrizione vietata ex art. 101 TFUE [C-439/09 CGCE].

- Canali di vendita: e-commerce: vendite on-line. Cautele ammesse: possibilità diimporre quantitativi minimi di prodotti o di fatturato venduti off-line; Si possono imporrestandard qualitativi ai siti internet del licenziatario.

- In UE: divieto di imporre prezzo di rivendita (solo prezzo massimo o consigliato).Eccezioni: lancio nuovi prodotti/campagne promozionali temporaneeEccezioni: lancio nuovi prodotti/campagne promozionali temporanee

- Legge applicabile: ampia libertà rimessa all’autonomia delle parti. Limiti: a) c.d. “normeimperative o di applicazione necessaria”; b) dalle norme inderogabili proprie della legge diimperative o di applicazione necessaria ; b) dalle norme inderogabili proprie della legge diquel paese al quale si riferiscano tutti gli “altri” dati del contratto.

- Soluzione delle controversie: a) ADR (Alternative Dispute Resolutions); b) salvi i casi didivieto di deroga del Foro, libertà rimessa all’autonomia delle parti sull’autorità giudiziariacompetente a decidere sulle controversie nascenti dal contratto.



La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quandoClausole contrattualiClausole contrattuali

Esempi di clausole vietate in ambito UE (ex art. 101 TFUE):

Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che abbiano peroggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenzall'i t d l t d i ti l lli i t ti lall'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizionidi transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per) pp , pp g , p

prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nellaconcorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti die) subordinare la conclusione di contratti all accettazione da parte degli altri contraenti diprestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbianoalcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto

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Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

11Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it

La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando

LA GESTIONE DELLELA GESTIONE DELLE CONTROVERSIECONTROVERSIE

TRANSFRONTALIERE IN MATERIA DI P.I.

IN U.E.



La gestione delle controversie transfrontaliereLa tutela dei marchi all’estero: come, dove, quandoLa gestione delle controversie transfrontaliere

Regolamento (CE) n. 44/2001 (cd. Bruxelles I)

G S OGIURISDIZIONE

a) Diritto “primario”: principio della territorialitàa) Diritto primario : principio della territorialità

FORO ESCLUSIVO ex art. 22, co.1, n. 4 (art. 16, co.1, n. 4C i ll 1968) i i di i i i i i à diConvenzione Bruxelles 1968): in materia di registrazione o di validità dimarchi è competente il giudice dello Stato membro in cui il marchio èstato depositato /registratostato depositato /registrato

v. Sentenza CGCE 13 luglio 2006 «GAT» : competenza esclusiva in casodi i i i di idi azione sia in caso di eccezione»

v. Sentenza CGCE 12 luglio 2012 «Solvay»: deroga quando la questione


v. Sentenza CGCE 12 luglio 2012 «Solvay»: deroga quando la questionedi invalidità sia sollevata nell’ambito di un procedimento cautelare



b) Diritto “secondario” (diritti di utilizzazione/contraffazione)b) Diritto “secondario” (diritti di utilizzazione/contraffazione)

- Foro generale: Domicilio del convenuto ex art. 2

- Foro speciale: luogo in cui si è verificato (o può verificarsi) l’evento dannoso ex art 5 3dannoso ex art. 5.3

- In caso di pluralità di convenuti: dinanzi al foro generale di uno di essi ex art 6




Giurisdizione in materia di provvedimenti cautelariGiurisdizione in materia di provvedimenti cautelari

Art. 31 Regolamento (CE) 44/2001Art. 31 Regolamento (CE) 44/2001

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Statomembro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forzadel presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito èriconosciuta al giudice di un altro Stato membroriconosciuta al giudice di un altro Stato membro.

Per l'ordinamento italiano il rinvio opera all'art. 10 l. n. 218 del 1995, chelegittima l'esercizio della giurisdizione nazionale quando il provvedimentoprovvisorio o cautelare deve essere eseguito in Italia, oltre che nelle ipotesiin cui il giudice italiano abbia giurisdizione nel meritoin cui il giudice italiano abbia giurisdizione nel merito.




Regolamento (CE) 864/2007 (cd. Roma II)

LEGGE APPLICABILE

Lex loci protectionis

A ti l 8 Vi l i d i di itti di i tà i t ll tt lArticolo 8: Violazione dei diritti di proprietà intellettuale1. La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da

una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paesep p q pper il quale la protezione è chiesta.

2. In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazionedi di itt di i tà i t ll tt l it i tt it idi un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario,la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa laviolazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumentop q pcomunitario.

3. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presenteti l d i i d ll’ ti l 14


articolo con un accordo ai sensi dell’articolo 14.



Riconoscimento delle decisioni di uno stato Membro negli altri stati membri è automatico ex artt. 33. Reg. 44/2001

i iEccezioni:a) Violazione dell’ordine pubblicob) Vi l i d l di itt di difb) Violazione del diritto di difesac) Contrasto tra decisionid) Vi l i d ll h l l td) Violazione delle norme che regolano la competenza

Esecuzione: le decisioni emesse in uni stato Membro e iviEsecuzione: le decisioni emesse in uni stato Membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro stato membro dopo essere ivi dichiarate esecutive su istanza di parteessere ivi dichiarate esecutive, su istanza di parte.

Se la misura coercitiva emessa non è prevista


Se la misura coercitiva emessa non è prevista dall’ordinamento richiesto:esecuzione per equivalente


La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quandoLa gestione delle controversie transfrontaliere

Corte di Giustizia, 12 aprile 2011, C-235/09, DHL

La gestione delle controversie transfrontaliere

“una misura coercitiva, quale ad esempio una penalità coercitiva(astreinte) disposta da un tribunale dei marchi comunitari in applicazione(astreinte), disposta da un tribunale dei marchi comunitari in applicazionedel proprio diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto di un divieto,da esso emesso, di prosecuzione di atti costituenti contraffazione ominaccia di contraffazione, produce effetti negli Stati membri diversida quello cui detto giudice appartiene — ai quali si estende la portataterritoriale di un divieto siffatto — alle condizioni previste dal capo IIIterritoriale di un divieto siffatto alle condizioni previste dal capo IIIdel regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001(…)Nel caso in cui il diritto nazionale di uno di questi altri Stati membri nonpreveda alcuna misura coercitiva analoga a quella disposta dal suddettotribunale, l’obiettivo cui si dirige tale misura dovrà essere perseguito daltribunale competente del diverso Stato membro interessato facendotribunale competente del diverso Stato membro interessato facendoricorso alle pertinenti disposizioni della propria legislazione internaidonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto


pronunciato”.18


La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quandoLa gestione delle controversie transfrontaliereLa gestione delle controversie transfrontaliere

NOVITA’

Uno sguardo al prossimo futuroUno sguardo al prossimo futuroReg. UE 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni

Il Reg. UE 1215/2012 del 12 dicembre 2012 (c.d. Bruxelles I bis) è destinato asostituire il Reg. CE 44/2001 a partire dal 10 gennaio 2015g p g

- Abolizione exequatur anche a fini esecutivi, ma è possibile agire per il diniegodel riconoscimentodel riconoscimento

Riconoscimento ed esecutività automatica anche dei provvedimenti cautelarii dit lt t hè il di t tifi t iinaudita altera parte, purchè il provvedimento venga notificato primadell’esecuzione.



La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quandoSoluzione delle controversieSoluzione delle controversie

ADR (Alternative Dispute Resolutions) [fonte WIPO]

Mediazione: nella procedura di mediazione, un intermediario in posizione neutrale dettoMediatore aitua le parti a raggiungere una soluzione consensuale della controversia insorta tral i L’ i h l i i i à i ll l ile parti. L’esperienza mostra che spesso le controversie in tema proprietà intellettuale siconcludono con un accordo tra le parti. La mediazione pertanto può essere uno strumentoefficiente in termine di costi/benfici e potrebbe anche consentire la continuazione dei rapportitra le partitra le parti.

Arbitrato: è una procedura attraverso la quale la controversia viene affidata, per accordo tra leparti, ad uno o più soggetti qualificati “arbitri” I quali emetteranno una decisione vincolante perle parti. In sostanza, scegliendo l’arbitrato le parti selgono di ricorrenre all’autorità giudiziariacomponendo così privatamente la controversia insorta. Tuttavia la decisione resa non priva le

i d l di i di i ll’ i à i di i iparti del diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria

Perizia c.d. “Expert determination”: è un procedura attraverso la quale una controversia e/ouna divergenza tra le parti viene sottoposta, d’accordo tra le parti, ad uno o più esperti cherendono una perizia sulla materia che gli viene sottoposta. La perizia è vincolante a meno chele parti non abbiano concordato diversamente.



La tutela del marchio in caso di violazione: l’esempio GermaniaLa tutela dei marchi all’estero: come, dove, quandoLa tutela del marchio in caso di violazione: l esempio Germania

• Tutela del marchio in via cautelare

− L’azione in via cd. cautelare o di urgenza− La cd. Schutzschrift

Quali sono le misure per fare opposizione al provvedimento?− Quali sono le misure per fare opposizione al provvedimento?

All t d l l t• Allerta doganale ex regolamento europeon. 1383/2003 e/o allerta doganale nazionale tedesco, §§ 146 segg.Markengesetzg


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Tutela del marchio in via cautelare in Germania (I)La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quandoTutela del marchio in via cautelare in Germania (I)

L’azione in via cd. cautelare o di urgenza:

Con il ricorso viene solitamente richiesta

• una misura inibitoria (Unterlassungsanspruch) diretta avietare al presunto contraffattore l’ulteriore fabbricazionevietare al presunto contraffattore l ulteriore fabbricazione,promozione e vendita del prodotto che si ritiene inviolazione dei propri diritti fondati sul marchio eviolazione dei propri diritti fondati sul marchio e

l’i f ti i l’ i i l t di t ib ti d l• l’informativa circa l’origine e la rete distributiva delprodotto in contestazione (Auskunftsanspruch).


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Tutela del marchio in via cautelare in Germania (II)La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quandoTutela del marchio in via cautelare in Germania (II)

• L’urgenza (Eilbedürftigkeit des Antrags) viene valutata nel casoconcreto e comunque si deve rispettare, per procedere, il terminedi 1 mese decorrente dalla conoscen a della iola ionedi 1 mese decorrente dalla conoscenza della violazione.

I l i d h di d ll i i li l• In questo le corti tedesche divergono dalle corti italiane, per lequali si presume che il requisito dell´urgenza sia rispettato anchequalora siano trascorsi sino a 6 8 mesi dalla conoscenza dellaqualora siano trascorsi sino a 6-8 mesi dalla conoscenza dellaviolazione.

• La cd. Schutzschrift: Qualora si tema di subire un azionecautelare di urgenza si può depositare presso i tribunali tedeschicautelare di urgenza, si può depositare presso i tribunali tedeschiuna propria memoria anticipatoria delle proprie difese, diretta adostacolare l´emissione del provvedimento cautelare.


p

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Tutela del marchio in via cautelare in Germania (III)La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quandoTutela del marchio in via cautelare in Germania (III)

Quali sono le misure per fare opposizione al provvedimento?

l (W d h) i i d l § 924 ZPO• reclamo (Widerspruch) ai sensi del § 924 ZPO

ll (B f ) i i d i §§ 925 511 ZPO• appello (Berufung) ai sensi dei §§ 925, 511 ZPO

• domanda di inizio della causa di merito (Antrag auf Erhebung der• domanda di inizio della causa di merito (Antrag auf Erhebung derHauptsacheklage) ai sensi del § 926 ZPO

• revoca del provvedimento cautelare per intervenuta modifica dellecircostanze (veränderte Umstände) ai sensi del § 927 ZPO, ad es.:− cambio della legge o della giurisprudenza− nuove prove


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IMPORTAZIONI PARALLELE SEEIMPORTAZIONI PARALLELE SEE (l’art. 101 Tratt. FUE)

Regola: «Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi traimprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordateche possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggettoche possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggettoe per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'internodel mercato comune»Tali accordi e decisioni sono nulli di pieno diritto.




Importazioni parallele da paesi UE; Principio dell’esaurimento comunitario, opposizione p p p ; p , ppdel titolare del marchio per “motivi legittimi “ (Direttiva 2008/95/CE art. 7)

Nello SEE vige il principio dell’esaurimento comunitario:g p p

Art. 7 n. 1 della D. 2008/95/CE: «Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette altitolare dello stesso di vietare l’ uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercionella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso»

Eccezione: Art. 7.2): no esaurimento se sussistono motivi legittimi all’ ulteriorei li i d i d i i i l d l d i d i di icommercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o

alterato dopo la loro immissione in commercio»

Alt i M ti i l itti i di t di i i it ti 1) i t t di di t ib iAltri Motivi legittimi: presenza di tre condizioni concomitanti: 1) esistenza rete di distribuzioneselettiva; 2) Il prodotto commercializzato e marcato deve esser un articolo di lusso o diprestigio; 3) esistenza di un pregiudizio, effettivo o potenziale, all’ immagine di lusso o diprestigioprestigio

Importazioni parallele da paesi extra UE - Opposizione del titolare del marchioIl titolare di un marchio ha il diritto di far valere i suoi diritti e di opporsi all’introduzione


Il titolare di un marchio ha il diritto di far valere i suoi diritti e di opporsi all introduzionenell’Unione Europea dei prodotti che riportano il marchio di cui egli è titolare, anche se questisono stati immessi legittimamente in commercio nel mercato extra UE da lui o col suoconsenso (D. 2008/95/CE; C. Giustizia UE , caso Silhouette C-355/96 del 16.97.1998 )



Importazione parallele in USA: criticità e soluzionip p

a) Tariff Act (sec 526): consente al titolare americano di un marchio americano di impedire l’ingresso nel mercato americano di un prodotto recante il marchio del titolare immesso g psenza il proprio consenso, ancorchè originale.

b) Lenhan Act (sec 42 e 32/a): il titolare del marchio può impedire l’ingresso nel mercato americano di un prodotto che, ancorchè originale, sia immesso in USA senza il consenso del titolare solo se sussistono «material differences» tra il prodotto immesso con il consenso del titolare ed il prodotto parallelo.

l i i il k i di d i i li i ( i )Soluzioni per contrastare il grey market in USA di prodotti italiani (es. vino)- Implementazione tracciabilità + impegno contrattuale a cascata a non vendere fuori da

UE/SEEI t d i di diff ll’ ti h tt l k i d ti t li USA i tt- Introduzione di differenze nell’etichetta e nel packaging destinato agli USA rispetto a quello europeo

- Registrazione dell’etichetta destinata al mercato americano come copyrightContenzioso USA contro importatore per acquisizione prove- Contenzioso USA contro importatore per acquisizione prove

- Contenzioso USA contro fornitore europeo



Allerta Doganale ex Regolamento Europeo n. 1383/2003 (I)La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando

(relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare talunidiritti di proprietà e alle misure da adottare nei confronti di merci che violino tali diritti)

Allerta Doganale ex Regolamento Europeo n. 1383/2003 (I)

p p f )

L´autorità doganale procede ex art. 4 ad un blocco delle merci per un periodo di 3 giornilavorativi prorogabile al massimo di 10 giorni lavorativi al termine del quale la merce vienelavorativi, prorogabile al massimo di 10 giorni lavorativi al termine del quale la merce vienedistrutta qualora sia in violazione dei diritti di un titolare di:• un marchio (sia un marchio nazionale di uno Stato membro dell’UE, un marchio

comunitario o anche un marchio internazionale di uno Stato membro dell’UE)comunitario o anche un marchio internazionale di uno Stato membro dell UE)• un diritto d'autore o dei diritti connessi• un disegno o modello comunitario• un brevetto• un modello di utilità (Reg. 608/2013)• un certificato protettivo complementarep p• una topografia per semiconduttori (Reg. 608/2013)• una privativa per ritrovati vegetali

d i i d' i i t tt• una denominazione d'origine protetta• un'indicazione geografica protetta• una denominazione commerciale (Reg. 608/2013)


• un dispositivo che consente elusione di misure tecnologiche (Reg. 608/2013)

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Allerta Doganale ex Regolamento Europeo n. 1383/2003 (II)La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quandoAllerta Doganale ex Regolamento Europeo n. 1383/2003 (II)

Ai fini di predisporre l´allerta è necessario fornire, i.a.:

• copia autenticata dei titoli di privativa (marchi brevetti modelli ecc )• copia autenticata dei titoli di privativa (marchi, brevetti , modelli ecc.)• descrizione dettagliata dell’originale, compresi foto, descrizione dell’imballaggio

(dei segni distintivi apposti sullo stesso)• documenti accompagnatori (foglio illustrativo, manuale d’uso, certificato di

garanzia, etichetta) e dei segni distintivi (marchio, logo ecc.) apposti sul packaging• indicazione del canale di distribuzione nel territorio tedesco• indicazione del canale di distribuzione nel territorio tedesco• il prezzo di vendita dell’originale ed il prezzo minimo al di sotto del quale si possa

presumere che l’articolo in contestazione non sia non originale• indicazione di un distributore, rivenditore e/o agente in Germania che sia in grado

di verificare gli esemplari sospettati di contraffazione e di un avvocato inGermaniaGermania

• fideiussione emessa da una banca di circa 10.000 Euro per le spese di distruzioneed eventuali danni


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Allerta Doganale ex Regolamento Europeo n. 608/2013 (III)La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando

In vigore dal 1.1.2014Il Reg 1383/2003 prevedeva che ogni Stato potesse introdurre un sistema di

Allerta Doganale ex Regolamento Europeo n. 608/2013 (III)

Il Reg. 1383/2003 prevedeva che ogni Stato potesse introdurre un sistema di distruzione nazionale accellerato, poi attuato in modo differente dai vari Stati.

Ora l´art. 23 prevedeprocedimento accellerato comune di distruzione per i vari Stati:

i prodotti possono essere distrutti senza preventiva decisione giudiziaria se ili prodotti possono essere distrutti senza preventiva decisione giudiziaria, se iltitolare IP conferma la violazione e lo spedizioniere non si oppone

Art. 26 prevedeuna procedura di distruzione per merci oggetto di piccole spedizioni:spedite con la posta massimo 3 esemplari o meno di 2 Kg di pesospedite con la posta, massimo 3 esemplari o meno di 2 Kg di peso.

possibile distruzione direttamente dalle auotrita doganali senza consultazionedel titolare IP. Il detentore della merce può fare opposizione entro 10 giorni


>> il titolare IP deve quindi avviare un procedimento giudiziale30


Avv. e Rechtsanwalt Mattia Dalla CostaAvv. Barbara Sartori

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