Marchi collettivi e di certificazione

nella prassi dell’EUIPO

Maria Luce CAPOSTAGNO

Servizio Contenzioso

(Dipartimento Cooperazione Internazionale e Questioni Giuridiche - ICLAD)

EUIPO

5 Dicembre 2019 - Genova

DI COSA PARLEREMO

Marchi COLLETTIVI

e di CERTIFICAZIONE/GARANZIA

nella prassi

EUIPO

➢ QUADRO GIURIDICO e FONTI DI INFORMAZIONE

➢ DATI STATISTICI

➢ ANALISI SPECIFICA di ciascuna categoria (definizioni, requisiti,

obiezioni piú frequenti, esempi pratici)

➢ CONCLUSIONI e SPUNTI DI RIFLESSIONE

2

QUADRO GIURIDICO

e

FONTI DI

INFORMAZIONE

3

QUADRO GIURIDICO: MARCHI COLLETTIVI

➢A LIVELLO EUROPEO:

Artt. 74 - 82 Reg. (UE) 2017/1001 del 14.06.2017 (RMUE) +

Art. 16 Reg. (UE) 2018/626 del 05.03.2018 EU (REMUE)

Sin dal 01.04.1996 (Reg. 40/94): ‘categoria’ di marchio dell’UE con

carattere unitario (insieme a marchio individuale)

➢A LIVELLO NAZIONALE:

Artt. 27(b), 29-36 Dir. (UE) 2015/2436 del 16.12.2015 (nuova Dir. Marchi)

Trasposizione entro 14.01.2019

Introduzione obbligatoria4

QUADRO GIURIDICO: MARCHI DI CERTIFICAZIONE (o GARANZIA)

➢A LIVELLO EUROPEO:

Artt. 83 - 93 Reg. (UE) 2017/1001 del 14.06.2017 (RMUE) +

Art. 17 Reg. (UE) 2018/626 del 05.03.2018 EU (REMUE)

Dal 01.10.2017: nuova ‘categoria’ di marchio dell’UE con carattere

unitario (che si aggiunge* a marchio individuale e marchio collettivo)

➢A LIVELLO NAZIONALE:

Artt. 27(a) - 28 Dir. (UE) 2015/2436 del 16.12.2015 (nuova Dir. Marchi)

Trasposizione entro 14.01.2019

Introduzione opzionale

5

FONTI DI INFORMAZIONE

GUIDELINES EUIPO (new da gennaio 2020!!)

➢ Parte B, Esame, Sezione 2, Formalitá

➢ Parte B, Esame, Sezione 4, Motivi Assoluti di Rifiuto:

Cap. 15 - Marchi Collettivi

Cap. 16 - Marchi di Certificazione

➢ Parte D, Annullamento, Sezione 2, Norme sostanziali

https://guidelines.euipo.europa.eu/1004936/923554/direttive-di-

marchi/introduzione

6

...FONTI DI INFORMAZIONE

SITO EUIPO

➢Apposita sezione con info e templates dei Regolamenti d’Uso* (da

gennaio 2020, anche per marchi collettivi) :

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/certification-and-collective-

marks#23

➢Webinars (EUIPO Academy):

https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month

7

DATI

STATISTICI

8

ALCUNI NUMERI dei primi 2 ANNI (dati al: 28.11.2019)

MARCHI DI CERTIFICAZIONE

Domande ricevute247

(217 MUE + 30IRs)

Registrati 67

Ritirati 21

Rifiutati 17

Opposti 2

Oggetto di Appello 6

9

ALCUNI NUMERI dei primi 23 ANNI (dati al: 28.11.2019)

MARCHI COLLETTIVI

Domande ricevute 2613

Registrati e pubblicati 1692

Rifiutati 134

Opposti 8

Cancellati 6

10

MARCHI DI

CERTIFICAZIONE:

ANALISI

11

MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE

DEFINIZIONE

Marchio dell’UE atto a distinguere

P/S certificati dal titolare del marchio (direttamente, ma anche

solo sotto il suo controllo e supervisione)

in relazione, inter alia, a:

materiale, procedimento di fabbricazione prodotti o prestazione

servizi, qualità, alla precisione o altre caratteristiche, a eccezione

della provenienza geografica*

da P/S non certificati

Garantisce la presenza di caratteristiche specifiche

dei P/S recanti il marchio 12

MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE

…DEFINIZIONE

NO certificazione della PROVENIENZA GEOGRAFICA

UE: NO (sistema di protezione sui generis = DOP/IGP)

Stati Membri: a discrezione del singolo Stato, ma in

ogni caso non diritti esclusivi sul termine geografico

13

MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE

TITOLARITÀ

Ogni persona fisica o giuridica (tra cui istituzioni,

autorità e organismi di diritto pubblico) purché non

svolga un'attività che comporta la fornitura di P/S del

tipo certificato

Obbligo di neutralità

14

MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE

FORMALITÀ

Espressamente depositato in quanto marchio di certificazione

Regolamento d’uso* (al momento del deposito della domanda o entro 2

mesi)

TASSE

• 1ª classe: €1500 se e-filing (altrimenti €1800)

• 2ª classe: € 50

• Dalla 2ª classe in poi: € 150 ciascuna classe aggiuntiva

15

MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE

IMPEDIMENTI alla REGISTRAZIONE:

Art. 85 RMUE

GENERALI: Art. 7 RMUE

SPECIFICI: Artt. 83,84 e 85 RMUE

Esame:

Expert Group

16

MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE

IMPEDIMENTI alla REGISTRAZIONE

SPECIFICI

REGOLAMENTO D’USO:

• Mancato deposito (Art. 84(1)RMUE)

• Contenuto erroneo o incompleto (Art. 84(2)RMUE)

• Contrarietà a ordine pubblico o buon costume (Art. 85(1)RMUE)

ALTRI:

• Certificazione dell’origine geografica (Art. 83(1)RMUE)

• Titolare fornitore P/S del tipo certificato (Art. 83(2)RMUE)

• Carattere ingannevole del marchio (Art. 85(2)RMUE)17

MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE

18

REGOLAMENTO D’USO

CONTENUTO

(Art. 84(2)RMUE + Art. 17 REMUE):

• Nome del TITOLARE*

• DICHIARAZIONE del titolare su obbligo di neutralità e imparzialità ex

Art. 83(2)RMUE:

▪ non fornitura P/S

▪ non rapporto economico con fornitori dei P/S

▪ non uso del marchio

Buona fede presunta da EUIPO

Se trasferimento: nuovo titolare stessi obblighi

* Non richiesto che dimostri di essere competente in materia di certificazione (v. Direttiva)

MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE

19

REGOLAMENTO D’USO

…CONTENUTO

• RAPPRESENTAZIONE del Marchio di certificazione:

perfetta identità tra quello indicato nella domanda e

quello indicato nel Regolamento d’Uso

• Elenco dei P/S rivendicati:

- chiarezza e precisione ex Art. 33RMUE

- perfetta identità tra quello indicato nella domanda

e quello indicato nel Regolamento d’Uso (anche in caso

di modifiche successive)

MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE

20

REGOLAMENTO D’USO

…CONTENUTO

• CARATTERISTICHE da certificare:

▪ indicate con chiarezza e precisione, in particolare

collegamento caratteristica-P/S chiaro e diretto

▪ informazioni generali sono sufficienti (riferimento a fonti

ufficiali o generalmente accessibili: in allegati o link a siti

web)

▪ la caratteristica deve applicarsi a tutti i P/S indicati;

▪ se più P/S: gli standard devono essere indicati

specificamente per ciascun differente tipo di P/S

▪ no origine geografica: segno (DOP/IGP: obiezione sempre;

indicazione geografica semplice: obiezione se percepita

come particolare origine geografica dei P/S indicati),

regolamento d’uso, lista P/S

MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE

21

REGOLAMENTO D’USO

…CONTENUTO

• CONDIZIONI D’USO del marchio (posizione, dimensioni, se e’ previsto

il pagamento di una tassa) e SANZIONI per il mancato rispetto delle

condizioni d’uso

• PERSONE AUTORIZZATE A USARE il marchio:

- ogni persona che risponda agli standard richiesti

- specifica categoria di persone (chiara indicazione di criteri

oggettivi)

• Modalità di VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE e di

SORVEGLIANZA DELL'USO del marchio (specificazione dei metodi di

verifica, anche in cooperazione con verificatori esterni più

specializzati*; anche test campione e non necessariamente su tutti i

P/S certificati e su tutte le persone autorizzate)

* Ma obbligo di neutralità sempre in capo al titolare

MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE: DECADENZA

22

Art. 91 RMUE

➢ Motivi ex Art. 58RMUE

+

➢ Motivi specifici:

• Titolare non soddisfa più i requisiti di cui all’Art. 83(2)RMUE

• Non misure ragionevoli per evitare uso marchio non

compatibile con regolamento d’uso

• Uso ingannevole da parte del titolare

• Modifica regolamento d’uso iscritta in contrasto con Art. 88

RMUE

MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE: NULLITA’

23

Art. 92RMUE

➢ Motivi ex Art. 59-60 RMUE

+

➢ Non conformità a Art. 85 RMUE

(cioè motivi di rifiuto specifici, riguardanti natura delsegno, neutralità del titolare, regolamento d’uso, ecc.)

MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE: ACCETTATI

24

MUE No 172779721

Titolare: Stanislao Porzio

Classe: 30 (Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati,

preparati da forno e lieviti; Pandoro; Panettone; Prodotti da forno)

MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE: ACCETTATI

25

MUE No 17938679

Titolare: Allergy Standards Limited

Classi: 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 20, 24, 28 (Pitture e tinte; Prodotti per

la pulizia; Macchine per sotto vuoto e Lavatrici; Filtri dell'aria;

Materassi; Biancheria; Giocattoli)

MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE: ACCETTATI

26

MUE No 17936559

Titolare: MateWorks Kft.

Classe: 43 (Alloggi temporanei; Alberghi, ostelli e pensioni, alloggi

per vacanze e per turisti; Servizi di pensione per animali domestici;

Servizi d'assistenza diurni per cani; Pensioni per animali domestici)

MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE: ACCETTATI

27

MUE No 17870740

Titolare: Chest Pain Unit Certified by The German Cardiac Society

Classe: 44 (Servizi medici, in particolare servizi medici e trattamenti

medici offerti da cliniche e ospedali, in particolare nel campo della

cardiologia e della cardiochirurgia; Realizzazione di test medici

inerenti diagnosi e trattamento di malattie cardiache…)

MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE: RIFIUTATI

28

MUE No 17285421

‘MANUKA HONEY’

Titolare: Manuka Honey Appellation Society Incorporated (New Zealand)

Classe: 30 (miele)

Motivi di rifiuto: Articolo 7(1)(b) e (c) RMUE

Obiezione iniziale relativa a origine geografica (‘intended to distinguish

goods that are certified by the applicant in respect of geographical origin’)

ritirata in seguito a modifiche apportate al Regolamento d’uso.

Rifiuto : ‘MANUKA HONEY’ (‘manuka’ in Dizionari di inglese: albero della

Nuova Zelanda dalle foglie aromatiche) descrittivo e non distintivo ex Art.

7(1)(b)(c) in territori di lingua inglese (Irlanda, Malta, UK)

APPELLO PENDENTE

(R-1410/2019-5)

MARCHI di CERTIFICAZIONE NEL RMUE: RIFIUTATI

29

MUE No 17282211

Titolare: Borsa del Cotone di Brema

Classi:17, 18, 22, 23, 24, 25, 27

Motivi di rifiuto: Articolo 7(1)(b) RMUE

APPELLO PENDENTE :

Caso rimesso alla Commissione allargata

(R1650/2018-2, interim decision del 15.02.2019)

Articolo 7(1)(b) RMUE in caso di marchi di certificazione:

stessa interpretazione rispetto a marchi individuali

o standard di distintivitá piú basso?

MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE: RIFIUTATI

30

MUE No 17596917

Titolare: Dyrenes Beskyttelse i Danmark

Classi: 29, 30, 31 (pesce, carne, formaggio, latte, yogurt etc.)

Motivi di rifiuto: Artt. 83(1) e 85(1) RMUE

Rifiuto: “…intends to certify the geographical origin, namely that the products

concerned originate from animals which have been bred according to certain

specifications, among which a necessary link to Denmark or the Danish area

is required.”

MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE: RIFIUTATI

31

MUE No 17277245

Titolare: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark

Classe: 29 (olii e grassi)

Motivi di rifiuto: Art. 83(1) RMUE

Rifiuto: il marchio contiene una DOP registrata nel 1996 e, quindi,

automaticamente certifica l’origine geografica (Article 7(3) non applicabile

in tale situazione)

marchio individuale annullato

marchio di certificazione rifiutato

domanda di marchio collettivo pendente…

MARCHI COLLETTIVI:

ANALISI

32

MARCHI COLLETTIVI NEL RMUE

DEFINIZIONE (Art. 74 RMUE)

Marchio dell’UE atto a distinguere P/S*

dei membri dell’associazione titolare da quelli di altreimprese

Qualifica la particolare origine commerciale collettiva

* Art. 74(2)RMUE: c.d. deroga geografica (deroga a Art.7(1)(c)RMUE: provenienzageografica OK)(Stati Membri: a discrezione del singolo Stato, ma in ogni caso non diritti esclusivi sultermine geografico)

33

MARCHI COLLETTIVI NEL RMUE

TITOLARITÁ (Art. 74 RMUE)

➢ Associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o

commercianti aventi la capacità di essere titolari di

diritti/obblighi, stipulare contratti, compiere atti giuridici, stare

in giudizio

➢ Persone giuridiche di diritto pubblico*

NO: persone fisiche o società private

* Anche solo struttura interna di natura associativa (R-1007/2011-2, 10.05.2012,Représentation d'un Drapeau avec des Étoiles, fig.)

34

MARCHI COLLETTIVI NEL RMUE

35

FORMALITÁ

Espressamente depositato in quanto marchio collettivo

Regolamento d’uso* (al momento del deposito della domanda o entro 2

mesi)

TASSE

• 1ª classe: €1500 se e-filing (altrimenti €1800)

• 2ª classe: € 50

• Dalla 2ª classe in poi: € 150 ciascuna classe aggiuntiva

MARCHI COLLETTIVI NEL RMUE

36

IMPEDIMENTI alla REGISTRAZIONE

Art. 76 RMUE

GENERALI: Art. 7 RMUE

SPECIFICI: Artt.74,75 e 76RMUE

Esame:

Expert Group

MARCHI COLLETTIVI NEL RMUE

37

IMPEDIMENTI alla REGISTRAZIONE

SPECIFICI

REGOLAMENTO D’USO:

• Mancato deposito (Art. 75(1)RMUE)

• Contenuto erroneo o incompleto (Art. 75(2)RMUE)

• Contrarietà a ordine pubblico o buon costume (Art. 76(1)RMUE)

ALTRI:

• Carattere ingannevole del marchio (Art. 76(2)RMUE)

MARCHI COLLETTIVI NEL RMUE

38

REGOLAMENTO D’USO

CONTENUTO (Art. 75(1)RMUE + Art. 16 REMUE):

• Nome del TITOLARE

• OGGETTO dell’ASSOCIAZIONE (o della PERSONA GIURIDICA DI DIRITTO

PUBBLICO TITOLARE)

• SOGGETTI AUTORIZZATI a RAPPRESENTARE l’ASSOCIAZIONE (o la PERSONA

GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO TITOLARE) e CONDIZIONI ASSOCIAZIONE

• RAPPRESENTAZIONE del Marchio

• PERSONE AUTORIZZATE A USARE il marchio

• CONDIZIONI D’USO del marchio e SANZIONI per il mancato rispetto delle

condizioni d’uso

• Elenco dei P/S rivendicati

MARCHI COLLETTIVI NEL RMUE: DECADENZA

39

Art. 81RMUE

➢ Motivi ex Art. 58RMUE

+

➢ Non misure ragionevoli per evitare uso marchio noncompatibile con regolamento d’uso

➢ Uso ingannevole da parte del titolare

➢ Modifica regolamento d’uso iscritta in contrasto con Art.79 RMUE

MARCHI COLLETTIVI NEL RMUE: NULLITA’

40

Art. 82RMUE

➢ Motivi ex Art. 59-60 RMUE

+

➢ Non conformità a Art. 76 RMUE

(cioè motivi di rifiuto specifici, riguardanti natura delsegno, titolarità, regolamento d’uso, ecc.)

CONCLUSIONI

e

SPUNTI di RIFLESSIONE

41

‘CATEGORIE’ DI MARCHI nel SISTEMA EUROPEO

42

Marchio

INDIVIDUALE

Marchio

COLLETTIVO

Marchio di

CERTIFICAZIONE

Definizione

(e funzione

essenziale)

Distinguere p/s di una

impresa da quelli di altre

imprese (origine

commerciale)

Distinguere p/s dei

membri di una

associazione da quelli di

altre imprese (origine

commerciale collettiva)

Distinguere p/s

certificati dal titolare del

marchio da quelli non

certificati (conformita’

schema di

certificazione)

Titolarita’

(e uso)

Ogni persona fisica o

giuridica

(Titolare, licenziatari)

Associazione + persone

giuridiche di diritto

pubblico

(Membri associazione o

ente titolare)

Persona fisica o

giuridica (anche

pubblica) che non

produca P/S

(Utilizzatori autorizzati

deo P/S certificati; non

titolare del marchio)

Formalita’ Se non depositato come

collettivo o di

certificazione

Esplicitamente

depositato come tale +

Disciplinare

(Regolamento d’uso)

Esplicitamente

depositato come tale +

Regolamento d’uso

Esame Requisiti assoluti ex Art.

7 RMUE

Requisiti ex Art. 76

RMUE (assoluti ex Art. 7

RMUE + specifici ex Artt.

74-76 RMUE)

Requisiti ex Art. 85

RMUE (assoluti ex Art. 7

RMUE + specifici ex

Artt. 83-85 RMUE)

‘CATEGORIE’ DI MARCHI nel SISTEMA EUROPEO

43

Modifiche alla CATEGORIA

(tra marchio collettivo, di certificazione o individuale)

➢ Marchi già registrati al 01.10.2017: modifiche (esempio

da ‘collettivo’ in ‘certificazione’) NON possibili!!

➢ Marchi depositati dopo il 01.10.2017:

successivamente al deposito, modifica possibile

soltanto se PALESE ERRORE nella selezione ex Art.

49(2)RMUE: analisi caso per caso

SPUNTI di RIFLESSIONE

44

FUNZIONE ESSENZIALE DIFFERENTE delle 3 categorie

(impatto sull’uso effettivo, rischio di decadenza, ecc.)

TERMINI GEOGRAFICI (marchi di certificazione:

trattamento non uniforme tra MUE e Marchi nazionali;

marchi collettivi: deroga geografica, ma v. AG Kokott;

marchi individuali/collettivi: interferenza con

DOP/IPG…)

45

C-689/15, Gözze (marchio individuale usato come ‘quality label’)

C-673/15, ‘Darjeeling’ (differenze marchio collettivo e IG)

C-514/18 P, ‘Steirisches Kürbiskernöl’ (marchio individuale usatocome IG)

T-253/17, (appeal C-143/19 P) ‘Der Grüner Punkt’ (uso in relazione alla

funzione per tutti i P/S)

T-328/17, (appeal C-766/18 P) ‘HALLOUMI’ (MUE Collettivo vs EUTM -

EUIPO and GC: NO LOC; AG KOKOTT)

T-825/16, (appeal C-608/18 P) ‘HALLOUMI’ (Marchio anteriore di

certificazione UK)

...SPUNTI di RIFLESSIONE

46

Per ogni informazione supplementare:

Maria.capostagno@euipo.europa.eu