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Trarre utili dai brevetti: oltre allo sfruttamento industriale,

le licenze e le cessioni Trieste, 25 settembre 2014

q  L’utilizzo strategico e l’uso negoziale del brevetto nel mercato della

tecnologia. q  Le principali opzioni di sfruttamento: cessioni e licenze.

q  La negoziazione e la stipula di contratti di licenza

Sommario

Prima parte

L’utilizzo strategico e l’uso negoziale del brevetto nel mercato della tecnologia

Exploitation in the core business (manufacturing)

Invention disclosures

Utilizzo strategico e utilizzo negoziale della proprietà intellettuale

Evaluation Protection Maintenance

Abandon

Licensing ‘Carrot’ licensing

‘Stick’ licensing

Spin-off and start-ups

Existing companies

Generation and maintenance stage

Direct (industrial) use

Indirect (contractual) use

L’utilizzo dei brevetti e il loro valore

q  il 36% dei brevetti europei non è mai utilizzato ne a fini industriali

ne a fini negoziali

q  solo il 13% dei brevetti è utilizzato a fini commerciali (ci sono molti

“sleeping patents”)

q  il valore economico dei brevetti è asimmetrico: una piccola

porzione dei brevetti ha ritorni economici molto elevati

* from PatVal EU Report

L’utilizzo dei brevetti e il loro valore

Fondamenti normativi dello sfruttamento negoziale

Art. 66 (Codice della Proprietà Industriale) Diritto di brevetto

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. 2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Concetti elementari dello sfruttamento per via negoziale

q  Distinzione tra mercato del prodotto e mercato della tecnologia

q  Brevetto come input intermedio di processi produttivi

q  Possibili forme di sfruttamento per via negoziale: •  accordo cooperativo di ricerca e sviluppo •  cessione •  licenza •  material transfer agreement (MTA)

LICENZE Contratti a prestazioni corrispettive per mezzo dei quali il titolare di un diritto di proprietà intellettuale (licenziante) concede, dietro un corrispettivo, ad un soggetto utilizzatore (il licenziatario), l’uso delle proprie tecnologie protette. CESSIONI Contratti a prestazioni corrispettive per mezzo dei quali il titolare di un diritto di proprietà intellettuale cede a titolo definitivo ad altro soggetto la titolarità del diritto e, con esso, tutte le possibilità di utilizzo, per un compenso (determinato o variabile). ACCORDI DI RICERCA E SVILUPPO Contratti atipici di collaborazione (anche JV) per lo svolgimento di attività di ricerca su un campo, contenenti la disciplina del c.d. foreground. Accordi atipici per lo scambio di materiale e/o informazioni per finalità di ricerca e rispetto ai quali non sussiste una cooperazione tra i ricercatori e non si intende attribuire diritti di proprietà intellettuale.

Le tipologie principali di accordo.

MTA

Rischi che incidono sul successo dell’operazione di trasferimento tecnologico: q  rischio tecnologico (il prodotto funzionerà?)

q  rischio commerciale (il prodotto si venderà?)

q  rischio legale (il prodotto sarà copiato?)

Gestire proprietà intellettuale significa gestire rischio

RICERCA MERCATO

IDEA SVILUPPO SOLUZIONE PROTOTIPO PRODOTTO VENDITA

RISCHIO TECNOLOGICO RISCHIO COMMERCIALE

RISCHIO LEGALE

L’andamento dei rischi

CATENA DI PRODUZIONE DELL’INNOVAZIONE

Strumenti negoziali e gestione del rischio

q  Trasferimento totale del rischio: cessione

q  Gestione del rischio tecnologico: accordo di cooperazione tecnologica

(R&D oppure R&D&I agreement; CRADA)

q  Gestione del rischio di mercato: licenza (sharing agreement) con

remunerazione variabile

q  Gestione dei rischi legali: accordo per la gestione delle controversie

Strumenti negoziali di governo della relazione tra le parti (prima e dopo l’accordo)

q  Gestione della confidenzialità

•  NDA prima del deposito della domanda di brevetto

•  Accordo di riservatezza (CA; NDA)

•  NDA dopo il deposito della domanda di brevetto

•  per tutelare conoscenza implicita e know-how segreto connessi

all’oggetto del brevetto

•  per mantenere l’opzione di tutela del segreto durante la fase di

segretezza della domanda

q  Gestione di alcuni eventi successivi alla conclusione dell’accordo

Ulteriori strumenti negoziali di governo della relazione tra le parti (prima e dopo l’accordo)

q  Eventi successivi rispetto alla conclusione della licenza che incidono

sul rischio:

§  contenzioso

§  dannosità del prodotto

§  eventi di dissesto del licenziatario

Seconda parte

Le principali opzioni di sfruttamento: cessioni e licenze.

La cessione

q  Trasferimento della tecnologia a titolo definitivo. q  Sono ipotizzabili quattro modelli di cessione:

i.  cessione dell’invenzione concepita ma non (ancora) brevettata

ii.  cessione dell’invenzione non ancora realizzata (futura) iii.  cessione della domanda di brevetto iv.  cessione del brevetto concesso

q  Può essere previsto un corrispettivo di tipo royalty.

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q  Licenza esclusiva

q  Licenza non-esclusiva

q  Sole license

q  Licenza e sub-licenza

q  Grant-back (contratto o clausola) e licenza incrociata

Le principali tipologie di licenza

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Tempo

Spazio

Rivendicazioni

(Prodotto o processo)

Variabili determinanti della licenza come operazione economica. Limiti del diritto, opportunità del titolare

Come è protetta la tecnologia? Sono noti tutti i campi

d’uso?

Qual è la durata massima della

protezione? Quale la vita utile? Quale la

previsione del mercato?

In quali Paesi è protetta

l’innovazione?

q Rimborso delle spese di protezione q Accollo delle spese di manutenzione annuale q Corrispettivi da opzione q Downpayment iniziali q Milestone fees q Running royalties q Minimum royalties q  Flat royalty rates/Tiered royalty rates q Sublicensing fees q Equities (per licenze a start up e spin off) q Contribuzioni in natura (in kind consideration)

I corrispettivi

Terza parte

La negoziazione e la stipula dei contratti di licenza

Interessi delle parti nella negoziazione

LICENZIANTE LICENZIATARIO

Durata

Estendere il flusso di entrate Massimizzare le entrare prima della scadenza Includere nella licenza know-how o altri diritti per estendere la durata della licenza oltre la scadenza del brevetto

Accorciare i termini entro i quali pagare le royalties Differire/ritardare i pagamenti

Corrispettivi

Aumentare i pagamenti di royalties Incoraggiare le sub-licenze Essere pagato per assistenza tecnica

Ridurre il pagamento di royalties Ottenere l’esclusiva Ottenere la massima protezione territoriale

Rischio

Stabilire milestone Trasferire i costi di sviluppo interamente al licenziatario Licenziare non in esclusiva

Evitare pagamenti di somme fisse e di grande ammontare

Adattato e tradotto da Smith e Parr (2005)

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PROTEZIONE DELLA

INNOVAZIONE

PERIODO DI PRELAZIONE O

TERMINE DELL’OPZIONE

MANCATO ESERCIZIO

O RIFIUTO

NESSUN DIRITTO DI SPONSOR

FALLIMENTO DEL NEGOZIATO

MARKETING TECNOLOGIA

IDENTIFICAZIONE DEL

LICENZIATARIO

FIRMA DEGLI ACCORDI DI RISERVATEZZA E

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SFRUTTAMENTO

NEGOZIATO CONCLUSIONE DELL’ACCORDO

DI LICENZA

DIRITTO DI PRELAZIONE O

OPZIONE DELLO SPONSOR

OVVERO

CESSIONE IN CASO DI RICERCA

COMMISSIONATA

INIZIATIVE DI MARKETING

DELLA TECNOLOGIA

Il marketing della tecnologia in modalità push

Le fasi del negoziato e i relativi strumenti

q  Accordi di riservatezza

q  Firma di lettere di intenti, memorandum of understanding, term-sheet

q  Contratto di opzione

q  Checklist

q  Documenti di due diligence

q  Puntuazioni delle negoziazioni

q  Firma del contratto

Quarta parte

La negoziazione e la stipula di contratti di licenza: le clausole contrattuali

Comportamenti e circostanze che richiedono monitoraggio e strumenti di coazione (sanzione non monetarie conservative)

q  Inadempimenti contrattuali q  Under-reporting q  Inventing e patenting around

q  Eventi di dissesto del licenziatario q  Acquisizione ostile e/o da parte del concorrente

Rimedi a livello contrattuale: q  Conversione della licenza q  Clausole di gradimento q  Clausole di best efforts q  Clausole di audit q  Termination/diritto di recesso (non ad nutum) q  Clausole risolutive espresse q  Condizioni sospensive o risolutive q  Royalties minime

Termination e monitoraggio del licenziatario

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La disciplina delle garanzie contrattuali

TIPOLOGIA RACCOMANDATA NOTE

Garanzia sulla titolarità SI

Garanzia sulla validità dei brevetti NO

per i casi di cessione e licenza di brevetti già concessi

Garanzia sulla futura concessione dei brevetti NO

per i casi di brevetti non ancora concessi o concessi soltanto in

alcuni stati

Garanzia sull’idoneità della tecnologia all’uso NO

Garanzia sulla contraffazione attiva e passiva LIMITATAMENTE

garanzia relativa alla freedom of operation

q  Perfezionamenti della tecnologia licenziata ottenuti in costanza del contratto.

q  È sempre opportuno stabilire a priori: a. titolarità b. condizioni di accesso di chi non è titolare c. gestione dell’eventuale co-titolarità

q  Clausola di grant back

I miglioramenti della tecnologia

Altre clausole contrattuali

q  Disciplina delle vendite passive

q  Divieti specifici sull’uso della tecnologia licenziata in combinazione

con altre tecnologie (cd. tainting)

q  Uso dei nomi e dei marchi connessi con la tecnologia (licenze OEM)

q  Obblighi di manleva e assicurativi

q  Disciplina del rapporto in caso di scioglimento anticipato

(smaltimento scorte e altro)

q  Legge applicabile e contenzioso

Clausole che incidono sulla valutazione degli accordi dal punto di vista della disciplina antitrust

Non consentono l’automatica esenzione di blocco per un accordo di licenza, anche se sussistono i requisiti basati sulle quote di mercato – cd. black list – ex Reg. 772/2004. q  Obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere licenza esclusiva

al licenziante (o ad un terzo designato) per i perfezionamenti separabili o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza (grant-back esclusivo)

q  Obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di cedere, in tutto o in parte, al licenziante (o ad un terzo designato) i perfezionamenti separabili o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza

q  Obbligo, diretto o indiretto del licenziatario di non contestare la validità dei d.p.i. detenuti dal licenziante nel mercato comune (no-challenge clause), fatta salva la facoltà di prevedere che l’accordo cessi qualora il licenziatario contesti la validità di uno o più d.p.i. sotto licenza.

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Letture consigliate

q  Rivette, Kevin G., Kline, David, Rembrandts in the Attic, Boston, Harvard Business School Press, 2000

q  Chesbrough, Henry, Open. Modelli di business per l’innovazione, a cura di A. Di Minin, Milano, Egea, 2008

q  Fosfuri, Andrea, The licensing dilemma: understanding the determinants of the rate of technology licensing, 27 Strat. Mgmt. J. 1141 – 1158 (2006)

q  Davis, Julie L., Harrison, Suzanne S., Edison in the Boardroom: How Leading Companies Realize Value from Their Intellectual Assets, New York, John Wiley & Sons, 2002

q  Piccaluga, Andrea, La valorizzazione della ricerca scientifica. Come cambia la ricerca pubblica e quella industriale, Milano, Franco Angeli, 2001

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Letture selezionate

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