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GLI STRUMENTI PER LA TUTELA DEI MARCHI E DEI BREVETTI: PROCEDURE DI OPPOSIZIONE ED AZIONI DI NULLITÀ

Federico Corradini

Camera di Commercio di Reggio Emilia

5 giugno 2014

ING. C. CORRADINI & C. S.r.l.

REGGIO EMILIA, 42124 – Via Dante Alighieri, 4 - telefono 0522 440344 - fax 0522 436270 MILANO, 20124 – Piazza Luigi Di Savoia, 24, - telefono 02 67072580 - fax 02 67385793

e-mail: brevetti@corradini.it - marchi@corradini.it - www.corradini.it

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CHE COSA E’ UN MARCHIO DI IMPRESA

Il marchio è un segno che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un’impresa

produce o mette in commercio.

In base all’Articolo 7 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà

Industriale:

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni

suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi

di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di

esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o

i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

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PRINCIPIO DI SPECIALITA’ - PRODOTTI E SERVIZI

Visto che il marchio è un segno utilizzato in ambito commerciale per distinguere i

prodotti/servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, al momento del deposito di una

domanda di registrazione di marchio devono essere rivendicati i prodotti e/o i servizi per i

quali si intende ottenere la protezione del marchio.

A questo proposito ci si deve attenere alla Classificazione Internazionale dei prodotti e dei

servizi ai fini della registrazione dei marchi istituita dall’Accordo di Nizza del 1957.

La classificazione prevede 45 classi, 34 di prodotti e 11 di servizi.

Questa classificazione ha una valenza fiscale e amministrativa, nel senso che per ogni

classe si paga un tassa. Prodotti diversi possono essere compresi nella stessa classe così

come prodotti affini possono appartenere a classi diverse.

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REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

Affinché uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario

che soddisfi i seguenti requisiti:

capacità distintiva

liceità

novità

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Capacità distintiva

Articolo 13 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale.

La capacità distintiva è la capacità del segno di distinguere i prodotti o servizi che

un’impresa produce o mette in commercio.

Sono privi di capacità distintiva e non possono costituire oggetto di registrazione come

marchio d’impresa i segni:

che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente

o negli usi costanti del commercio;

costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da

indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio

possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore,

la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della

prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

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Liceità

Articolo 14 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale.

La liceità è la conformità alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, Il marchio non

deve inoltre ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura

o sulla qualità dei prodotti o servizi.

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni:

contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla

natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o

altro diritto esclusivo di terzi.

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Novità

Articolo 12 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale.

Si tratta della diversità che il marchio deve presentare rispetto ad altri segni distintivi, vale

a dire l’assenza del rischio di confusione con un segno distintivo anteriore uguale o simile,

per contraddistinguere prodotti o servizi uguali o affini.

Non sono nuovi e quindi non possono costituire oggetto di registrazione come marchi di

impresa, i segni che

siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti

o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici

o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i

prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può

consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del

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segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non

toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio,

anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la

registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o

del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale,

insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo

adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o

affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il

marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che

può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del

segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non

toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante

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causa non è di ostacolo alla registrazione;

siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello

Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data

anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza

per prodotti o servizi identici;

siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia

nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data

anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza

per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e

dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di

confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i

due segni;

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In sintesi, i principali casi in base ai quali un segno non è nuovo alla data di deposito della

domanda sono:

1) il segno è identico o simile a segno già noto (in tutto il territorio nazionale o parte

rilevante di esso) come marchio per prodotti o servizi identici o affini → rischio di

confusione/associazione

2) il segno è identico o simile a segno già noto (in tutto il territorio nazionale o parte

rilevante di esso) come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nome a

dominio per prodotti o servizi identici o affini → rischio di confusione/associazione

3) il segno è identico a marchio registrato per prodotti o servizi identici (non è richiesto il

rischio di confusione/associazione);

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4) il segno è sia identico o simile a marchio registrato per prodotti identici o affini →

rischio di confusione/associazione;

Si deve aggiungere che, nel caso in cui il marchio o il segno distintivo anteriore godano di

rinomanza, essi privano del requisito della novità il marchio o segno distintivo successivo

con riferimento a prodotti o servizi anche non affini, quando l'uso di quello successivo

senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla

rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio allo stesso.

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In merito alla novità è importante segnalare l’Articolo 22 del Decreto Legislativo n.

30/2005 – Codice della Proprietà Industriale che sancisce il principio della Unitarietà dei

segni distintivi

È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio

di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile

all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari

di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un

rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di

associazione fra i due segni.

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DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE

Articolo 20 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale.

La registrazione di un marchio conferisce, a colui che l'ottiene, un diritto esclusivo di

utilizzazione del marchio stesso per contraddistinguere i prodotti fabbricati e/o messi in

commercio e i servizi forniti, per i quali il segno è stato registrato e per i prodotti e servizi

affini.

In particolare, il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:

un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato

registrato;

un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini,

se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o

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servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere

anche in un rischio di associazione fra i due segni;

Quindi la registrazione di marchio è un titolo in forza del quale viene conferito un diritto

di esclusiva che

comporta un uso esclusivo del segno da parte del titolare o da parte di terzi con il suo

consenso (es. licenze);

permette di vietare ad altri di usare il segno

Il titolare di un marchio registrato può inoltre vietare ai terzi l'uso di marchi identici o

simili al proprio per prodotti o servizi non affini, se il proprio marchio gode di rinomanza

e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal

carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio allo stesso.

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In base a quanto sopra, il titolare del marchio può vietare ai terzi di apporre il segno sui

prodotti o sulle loro confezioni, di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di

detenerli a tali fini, di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso, di

utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

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OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO NAZIONALE

Articoli 174 - 184 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale.

La procedura di opposizione ai marchi è stata introdotta in Italia nel 2005 dal Decreto

Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale ed è disciplinata dal Decreto 13

gennaio 2010, n. 33. - Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale,

ma è di fatto rimasta inattiva fino al 2011, a causa dalla mancata previsione di un sistema

di pubblicazione delle domande di marchio in un Bollettino Ufficiale dei Marchi.

La procedura di opposizione è divenuta operativa a seguito della pubblicazione del

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 maggio 2011, che ha definito le

modalità operative concernenti la procedura di opposizione amministrativa nei confronti

delle domande di marchio nazionali e internazionali.

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La procedura di opposizione alla registrazione di un marchio nazionale è una procedura

amministrativa che si svolge di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e che,

in presenza di determinati presupposti, permette di ottenere il rifiuto della registrazione di

un marchio italiano o della validazione in Italia di una Registrazione Internazionale di

marchio.

Con l’opposizione si fanno valere i cosiddetti impedimenti relativi alla registrazione,

ovvero gli impedimenti che possono essere rilevati solo da determinati soggetti, e

precisamente dai titolari di diritti anteriori che sarebbero violati per effetto di un’eventuale

registrazione del marchio contestato.

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Soggetti legittimati all'opposizione

Sono legittimati a depositare un’opposizione:

il titolare di un marchio già registrato o con efficacia da data anteriore in Italia

(Marchio Italiano, Marchio Comunitario, Registrazione Internazionale di marchio

designate l’Italia).

il soggetto che ha depositato in Italia una domanda di registrazione di un marchio in

data anteriore o avente effetto in Italia da data anteriore in forza di un diritto di priorità

o di una valida rivendicazione di preesistenza;

il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;

le persone, gli enti e le associazioni che vantano dei diritti anteriori su:

• nomi e/o ritratti di persone;

• segni notori usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo;

• denominazioni, sigle ed emblemi di manifestazioni, enti ed associazioni non aventi

finalità economiche.

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Diritti anteriori su cui basare l’opposizione

Con l'opposizione possono farsi valere

� gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'Articolo 12, comma 1,

lettere c) ed d), del CPI vale a dire

marchio anteriore registrato o in stato di domanda identico al marchio oggetto della

opposizione e registrato o depositato per prodotti o servizi identici a quelli del

marchio opposto

marchio anteriore registrato o in stato di domanda identico o simile al marchio

oggetto della opposizione e registrato o depositato per prodotti o servizi identici o

affini a quelli del marchio opposto, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni

e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di

confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione

fra i due segni

per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione,

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� e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui

all’Articolo 8 del CPI, cioè dai soggetti che vantano dei diritti anteriori su:

nomi e/o ritratti di persone;

segni notori usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo;

denominazioni, sigle ed emblemi di manifestazioni, enti ed associazioni non aventi

finalità economiche.

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É importante notare che non vi è piena simmetria con quanto previsto dall’Articolo 12 in

tema di novità, infatti l’opposizione non può basarsi su

un segno anteriore identico o simile al marchio pubblicato già noto come marchio o

segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri

per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e

dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di

confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i

due segni.

un segno anteriore identico o simile al marchio pubblicato già noto come ditta,

denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività

economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o

somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi

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esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un

rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di

associazione fra i due segni.

un marchio o un segno distintivo anteriore che gode di rinomanza identico o simile al

marchio pubblicato, registrato con riferimento a prodotti o servizi non affini a quelli

tutelati dal marchio pubblicato, quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo

trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno

anteriore o recherebbe pregiudizio allo stesso.

Non possono quindi costituire diritti su cui basare l’opposizione, i diritti derivanti da

marchi che godono di rinomanza, o da segni distintivi diversi dal marchio registrato, ivi

inclusi i marchi non registrati.

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Marchi oggetto dell’opposizione

È possibile presentare opposizione alla registrazione dei:

marchi nazionali italiani

marchi internazionali designanti l'Italia

I termini per il deposito dell’atto di opposizione

L’opposizione deve essere depositata presso l’UIBM entro:

3 mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione sul “Bollettino dei

marchi d’impresa” pubblicato dall’UIBM, per i marchi nazionali;

3 mesi dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la

pubblicazione della registrazione sulla “Gazzetta dei Marchi Internazionali

dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale”, per i marchi internazionali

designanti l’Italia

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Svolgimento della procedura di opposizione

La procedura di opposizione alla registrazione di un marchio nazionale, è articolata in tre

fasi successive:

fase di controllo formale della domanda ed accoglimento dell’opposizione;

fase istruttoria;

fase di merito/decisionale.

Durante la prima fase, da concludersi entro due mesi dalla scadenza del termine per

depositare le opposizioni, l’UIBM verifica se l’opposizione ricevuta rispetta tutti i requisiti

formali richiesti dalla legge, il pagamento dei diritti di opposizione e ne decide

l’ammissibilità.

Svolte tali verifiche, l'UIBM invia l'atto di opposizione al richiedente il marchio opposto e

informa le parti sulla facoltà di procedere a un accordo di conciliazione.

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L'accordo di conciliazione deve essere concluso entro 2 mesi dalla data di ricevimento

della comunicazione effettuata dall'UIBM. Tale termine non è perentorio, in quanto le

parti possono estenderlo dietro richiesta congiunta, con comune istanza di proroga da

presentare prima della scadenza, fino al massimo di 1 anno a decorrere dalla data della

ricezione della prima comunicazione dell’UIBM.

Nel caso in cui sia raggiunto l'accordo, l'opposizione si estingue.

Se invece, al termine del periodo utile per il raggiungimento dell'accordo di conciliazione,

la domanda di registrazione di marchio non è ritirata o limitata ai prodotti / servizi non

contestati, l'opponente, entro il termine perentorio di 2 mesi dalla data di scadenza per

raggiungere l'accordo, deve inviare all'UIBM:

copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata

l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la

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documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza, nonché la loro

traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata

rivendicata in relazione a domanda o a registrazione di marchio comunitario

ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti

la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione,

qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall'UIBM

Il richiedente che abbia ricevuto l’atto di opposizione e la documentazione depositata

dall'opponente, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento di tale

documentazione, può presentare le prime deduzioni in merito, sostenendo la propria

posizione con qualsiasi fatto, argomento e prova che ritenga necessari per confutare le tesi

dell'opponente.

Il richiedente può inoltre, entro lo stesso termine, eventualmente depositare l'istanza per la

prova d'uso, con la quale chiede all'opponente di dimostrare l'uso effettivo del marchio.

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Se espressamente richieste, la mancata presentazione delle prove d’uso entro 60 giorni,

comporta che il marchio il cui uso non è stato dimostrato non è più considerato come base

della opposizione.

Terminata la fase istruttoria, durante la fase di merito sarà facoltà dell’UIBM richiedere

alle parti, in ogni momento, la presentazione di ulteriori documenti, deduzioni ed

osservazioni e di concedere a ciascuna un congruo termine per rispondere.

Al termine del procedimento sopra descritto, l’UIBM dispone di un periodo di 24 mesi

dalla data di deposito dell’opposizione, che può prolungarsi in caso di sospensioni, per

svolgere la fase decisionale che potrà terminare

con l’accoglimento, totale o parziale, dell’opposizione e conseguente rifiuto della

registrazione del marchio opposto

con il rifiuto dell’opposizione e conseguente registrazione del marchio opposto.

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Nella decisione di rigetto o di accoglimento dell’opposizione, l’UIBM stabilisce se la parte

soccombente debba rimborsare, in tutto o parzialmente all’altra parte, i costi sopportati

relativi al diritto di opposizione (€ 250) nonché, entro il limite di € 300, le spese di

rappresentanza professionale nel procedimento.

Contro il provvedimento dell’UIBM, la parte soccombente potrà proporre ricorso alla

Commissione dei Ricorsi dell’UIBM, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della

comunicazione da parte dell’UIBM stesso.

Sarà ovviamente sempre possibile, a seguito della conclusione della procedura di

opposizione con il rilascio del marchio contestato, l’esperimento di un’autonoma azione

civile volta a far dichiarare la nullità del marchio medesimo.

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La sospensione e l’estinzione della procedura di opposizione

Il procedimento di opposizione viene sospeso in presenza di determinate circostanze,

come ad esempio:

a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di

conciliazione;

b) se l’Opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale

marchio;

c) se l’Opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano

scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un’Opposizione avverso la

registrazione di tale marchio avanti alla WIPO, ovvero si siano conclusi i relativi

procedimenti di esame o di opposizione;

d) se l’Opposizione è proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in

seguito al deposito di Osservazioni, fino a quando si sia concluso il relativo

procedimento di riesame;

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e) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza in relazione al marchio sul quale si

fonda l’Opposizione, ovvero un giudizio relativo alla spettanza del diritto alla

registrazione, fino al passaggio in giudicato della sentenza, a patto che il Richiedente

depositi apposita istanza di sospensione;

f) negli altri casi previsti dal Regolamento di Attuazione.

Si ha invece l’estinzione del procedimento nel casi in cui:

a) il marchio sul quale si fonda l’Opposizione sia stato dichiarato nullo o decaduto con

sentenza passata in giudicato;

b) le parti abbiano raggiunto un accordo;

c) l’Opposizione sia stata ritirata;

d) la domanda o la registrazione, oggetto di Opposizione, sia stata ritirata, o rigettata

dall’Ufficio con decisione definitiva;

e) chi ha presentato l’Opposizione cessi di essere legittimato.

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Richiesta di prove d’uso del marchio anteriore

Il richiedente il marchio opposto, può chiedere che l'opponente che sia titolare di marchio

anteriore registrato da almeno cinque anni fornisca i documenti idonei a provare che tale

marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e

servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano i

motivi legittimi per la mancata utilizzazione.

In mancanza di tale prova, il marchio il cui uso non è stato dimostrato non è più

considerato come base della opposizione. Pertanto, se l’opposizione è basata solo su

questo marchio, la stessa è respinta.

Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio

anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera

registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.

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Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l’uso del marchio sono

costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura

dell’utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato

e sui quali si fonda l’opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di

documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture,

documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni

scritte e mezzi similari.

USO DEL MARCHIO

Articolo 24 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale.

L’utilizzazione del marchio è obbligatoria e condiziona gli effetti e la conservazione del

diritto di esclusiva conferito dalla registrazione.

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In particolare il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il

suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla

registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni,

salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

L’uso del marchio deve essere effettivo e generalmente per uso del marchio si intende

l’uso sui prodotti, loro confezioni ed imballi, sui prodotti destinati all’esportazione, sul

materiale pubblicitario e in pubblicità di qualunque genere, su tutto quanto concerne lo

svolgimento dei servizi e sugli stampati amministrativi (fatture, ecc.) e sulla

corrispondenza commerciale, qualora vi sia menzione del marchio.

I marchi figurativi o di forma devono essere usati con la stessa immagine o con la stessa

forma con la quale sono registrati.

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Valutazione del rischio di confusione

L’esame sul rischio di confusione consiste in una contemporanea comparazione dei marchi

e dei prodotti/servizi secondo un sistema di interdipendenza di tali criteri di valutazione.

Il rischio di confusione

Affinché vi sia un rischio di confusione ci deve essere

identità o somiglianza tra segni

identità o affinità tra prodotti o servizi.

La valutazione della confondibilità tra i segni.

Si deve effettuare una valutazione globale e sintetica, un esame relativo al complesso degli

elementi grafici, visivi e fonetici che compongono i segni, considerando l’impressione

generale fornita dai segni e valutando la forza o debolezza dei segni.

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In merito alla forza o debolezza di un segno, cioè al suo potere distintivo, si è soliti fare la

distinzione fra marchi forti e marchi deboli:

marchi forti: si tratta di segni che non hanno alcuna attinenza concettuale con il

prodotto o servizio contraddistinto

marchi deboli: si tratta di segni dotati di un significato che richiama il prodotto o

servizio contraddistinto o una sua caratteristica

Si ritiene che i marchi deboli siano tutelati solo nel caso di una integrale riproduzione e di

una imitazione molto prossima, mentre i marchi forti sono tutelati nel loro nucleo

ideologico.

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La valutazione dell’identità o affinità tra prodotti/servizi.

La giurisprudenza tradizionalmente afferma che debbono essere giudicati affini i prodotti

che per la loro intrinseca natura e per la destinazione alla soddisfazione degli stessi bisogni

siano diretti alla medesima clientela.

Secondo una diversa tesi il concetto di affinità deve riferirsi alla possibilità che, nella

opinione dei consumatori, i prodotti, ancorché merceologicamente diversi, possano essere

attribuiti ad una medesima impresa (in coerenza con la funzione di indicazione di

provenienza del marchio).

In breve, il consumatore può ragionevolmente pensare che i prodotti provengono dalla

medesima impresa.

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Per esempio, sono stati ritenuti affini:

vino e olio

biscotti/prodotti di pasticceria e paste alimentari

cibi confezionati per animali e cibi confezionati per alimentazione umana

biscotti e liquori

Non sono invece stati ritenuti affini, ad esempio:

vino e gelati

prodotti cosmetici e prodotti di erboristeria

formaggi e salumi

oli alimentari e bevande gasate

É comunque importante tenere presente che l’appartenenza di due prodotti ad una stessa

classe non significa necessariamente che si tratta di prodotti affini, così come

l’appartenenza di due prodotti a due classi differenti non significa che non sono affini.

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NULLITA’ DEL MARCHIO

Articoli 25 e 27 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale.

Le cause di nullità di un marchio sono varie, fra queste vi sono

la mancanza di uno dei requisiti previsti dall’Articolo 7 (oggetto della registrazione)

la mancanza del requisito della novità (Articolo 12)

la mancanza del requisito della capacità distintiva (Articolo 13)

la mancanza di uno dei requisiti previsti per i marchi di forma (Articolo 9)

la mancanza di liceità del marchio (Articolo 14)

Se i motivi di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti

o servizi per i quali il marchio è registrato, la nullità riguarda solo questa parte dei prodotti

o servizi.

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In base all’Articolo 25

1. Il marchio è nullo:

a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti

previsti dall'articolo 12;

b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2;

c) se è in contrasto con il disposto dell'articolo 8;

d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).

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DECADENZA DEL MARCHIO

Articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale.

Le cause di decadenza di un marchio registrato sono:

la volgarizzazione

l’illiceità sopravvenuta

il non uso

Se i motivi di decadenza di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei

prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza riguarda solo questa parte

dei prodotti o servizi.

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Volgarizzazione (Articolo 13, comma 4)

La registrazione di marchio decade e quindi si perdono i diritti esclusivi sul marchio, se,

per il fatto dell'attività (uso da parte del titolare del marchio in funzione descrittiva) o

dell'inattività del suo titolare (non impedire che il marchio sia usato in modo descrittivo),

sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia

comunque perduto la sua capacità distintiva.

Illiceità sopravvenuta (Articolo 14, comma 2)

Il marchio d'impresa decade:

a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura,

qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene

utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;

b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

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Non uso (Articolo 24)

Per mantenere il proprio potere distintivo il marchio deve essere usato con continuità.

In particolare il marchio deve formare oggetto di uso effettivo per i prodotti o servizi per i

quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere

sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.

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AZIONI DI DECADENZA E DI NULLITA’

Articoli 120, 121, 122 e 123 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà

Industriale.

L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di

proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa

d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all’articolo 70 del codice di procedura civile

l’intervento del pubblico ministero non è obbligatorio.

L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di

diritti anteriori oppure perché l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto

di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio

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costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione

del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto

dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto.

L'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in

contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in

quanto titolari di esso.

Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di proprietà industriale

sono annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia

nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.

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Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di

concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la

cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di

contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può

essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla

domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in

data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del

processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il

processo deve proseguire.

Le azioni si propongono davanti alle sezioni specializzate dei Tribunali territorialmente

competenti individuati avendo riguardo al luogo in cui il convenuto ha la residenza o il

domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Quando

il convenuto non ha residenza, né domicilio né dimora nel territorio dello Stato, le azioni

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sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il

domicilio. Qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza,

domicilio o dimora è competente l'autorità giudiziaria di Roma.

L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione e annotata nel

registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della

competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità

giurisdizionali ordinarie o amministrative.

L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in

ogni caso a chi impugna il titolo.

La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo

comprese le presunzioni semplici.

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CONVALIDAZIONE

Articolo 28 del Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale.

Le azioni a tutela dei propri diritti consentono di evitare che le registrazioni ottenute dai

soggetti terzi possano, nel tempo, convalidarsi, vale a dire divenire incontestabili

Il titolare di un marchio d'impresa anteriore e il titolare di un diritto di preuso che importi

notorietà non puramente locale, che ha, durante cinque anni consecutivi, tollerato,

essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non

può domandare la nullità del marchio posteriore ne' opporsi all'uso dello stesso per i

prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio e' stato usato sulla base del proprio

marchio anteriore, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala

fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla

continuazione del preuso.

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VANTAGGI DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE E CONSEGUENZE A

LIVELLO PRATICO

L’introduzione della procedura di opposizione alla registrazione dei marchi nazionali

mette a disposizione un nuovo ed efficace strumento per tutelare i diritti di uso esclusivo

di segni distintivi.

La nuova procedura di opposizione comporta, infatti, il vantaggio di impedire la

registrazione di un titolo lesivo dei propri diritti di marchio anteriori attraverso un

procedimento amministrativo, senza la necessità di dover instaurare una causa di nullità di

marchio presso la competente Sezione Specializzata del Tribunale territorialmente

competente.

È comunque sempre possibile richiedere la nullità di un marchio attraverso il citato

procedimento giudiziario.

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In particolare i principali vantaggi rispetto ad una azione di nullità innanzi all’autorità

giudiziaria sono:

costi minori;

tempi certi e più brevi. La decisione deve essere resa nell’arco di ventiquattro mesi al

massimo, salvi i periodi di sospensione richiesti dalle parti congiuntamente;

disponibilità di una fase di riflessione che favorisce il raggiungimento di un accordo tra

le parti.

l’opposizione permette di prevenire l’attività contraffattoria essendo azionabile contro

marchi in via di registrazione e quindi solitamente non ancora presenti sul mercato

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Per poter adeguatamente sfruttare la procedura di opposizione, occorre

controllare di avere un marchio protetto (registrato / in stato di domanda) in Italia in

relazione a tutti i prodotti o servizi di interesse attuale o potenziale.

Non è possibile basare un’opposizione su un marchio semplicemente utilizzato ma non

depositato o registrato e non sono ammesse opposizioni nei confronti di domande di

registrazione di marchi nelle quali non siano designati prodotti o servizi identici o

affini a quelli designati nelle registrazioni o domande degli opponenti.

attivare un servizio di sorveglianza attivo per quanto concerne l’Italia in relazione a

tutti i marchi importanti e a tutti i prodotti/servizi di interesse attuale o potenziale.

Tale servizio permette di monitorare le domande nazionali e internazionali di nuova

pubblicazione rilevare con tempestività l’esistenza di eventuali domande lesive di

propri diritti anteriori e valutare quindi la possibilità di procedere alla presentazione di

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un’opposizione nei confronti delle stesse.

L'attivazione della sorveglianza consente al titolare del marchio posto sotto

sorveglianza di venire a conoscenza di depositi di marchi potenzialmente confondibili

con il proprio, dandogli in tal modo la possibilità di attivarsi in difesa del proprio

marchio sia in via amministrativa, mediante il deposito di opposizioni, sia in via

stragiudiziale e/o giudiziale, tramite l'invio di diffide e/o la notifica di atti giudiziari.

aggiornare la titolarità delle registrazioni e domande aventi effetto in

Italia, diversamente l'opposizione verrà considerata inammissibile.

nel caso di licenziatario esclusivo di un marchio, verificare che il contratto consenta di

presentare opposizione.

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archiviare la documentazione attestante l’uso dei propri marchi in modo tale da essere

in grado di esibire, durante una procedura di opposizione, le prove d’uso dei propri

segni distintivi registrati.

Per uso del marchio si intende l’uso sui prodotti, loro confezioni ed imballi, sul

materiale pubblicitario e in pubblicità di qualunque genere, su tutto quanto concerne lo

svolgimento dei servizi e sugli stampati amministrativi (fatture, ecc.) e sulla

corrispondenza commerciale, qualora vi sia menzione del marchio.

Infine, l’introduzione della procedura di opposizione rende ancora più opportuno lo

svolgimento di adeguate ricerche di anteriorità, al fine di valutare i rischi di una possibile

opposizione da parte di terzi in sede di registrazione di nuovi marchi.

53

Si deve tenere anche presente che in caso di deposito di un Marchio Internazionale, la

Registrazione Internazionale di marchio è dipendente dal marchio nazionale

precedentemente depositato in Italia per una durata di 5 anni a decorrere dalla data di

registrazione del marchio internazionale.

Pertanto, se durante questi 5 anni, il marchio italiano è invalidato, tutto o in parte, anche a

seguito di una opposizione, anche il Marchio Internazionale perde la propria efficacia in

modo corrispondente.

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DIFFERENZE TRA L’OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO

NAZIONALE E L’OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO

COMUNITARIO

La procedura di opposizione nazionale, che si svolge di fronte all’UIBM, è stata sviluppata

sulla falsariga della procedura di opposizione alla registrazione dei Marchi Comunitari che

si svolge di fronte all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI).

Ciononostante, le due procedure presentano alcune differenze sostanziali e procedurali.

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La basi per una opposizione ad un marchio comunitario sono

marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio

comunitario, tenuto eventualmente conto del diritto di priorità che per essi può essere

invocato:

• marchi comunitari registrati o in stato di domanda;

• marchi nazionali registrati o in stato di domanda validi in uno Stato membro

• marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia all’interno della

Comunità Europea;

• marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio

comunitario, sono notoriamente conosciuti o godono di rinomanza in uno Stato

membro.

• marchi non registrati o altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale e di

portata non puramente locale, se e in quanto, conformemente a una normativa

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comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione

della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di

priorità invocato per presentare la domanda di marchio comunitario;

b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio

successivo.

Inoltre, in seguito all’opposizione del titolare del marchio, un marchio è del pari escluso

dalla registrazione se l’agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la

domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o

rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.

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Da un confronto tra le due procedure di opposizione emerge che nell’opposizione contro

un Marchio Comunitario

è possibile basare l’opposizione su un diritto anteriore ottenuto mediante l’uso di un

segno distintivo non registrato (marchio di fatto / denominazione o ragione sociale).

è possibile basare l’opposizione su un marchio notoriamente conosciuto o che gode di

rinomanza.

non è possibile basare l’opposizione su uno dei seguenti diritti anteriori

a) del diritto al nome;

b) del diritto all’immagine;

c) del diritto d’autore;

d) del diritto di proprietà industriale.

che possono essere fatti valere solo in una Azione di Nullità.

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Dal punto di vista procedurale nell’opposizione contro un Marchio Comunitario

il periodo conciliazione può essere esteso fino ad un massimo di 24 mesi.

è possibile chiedere una sospensione della procedura di opposizione anche dopo la

scadenza del periodo di conciliazione

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MOTIVI DI DECADENZA DEL MARCHIO COMUNITARIO

Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda

presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione:

a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un

uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi

sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il

titolare è decaduto dai

suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della

domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l’utilizzazione effettiva del marchio;

peraltro, l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi

precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione

che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di

60

cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si

effettuino preparativi per l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio solo dopo che

il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere

presentata;

b) se, per l’attività o l’inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione

abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato;

c) se, in seguito all’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i

prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il

pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali

prodotti o servizi.

Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il

marchio comunitario è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o

servizi di cui trattasi.

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MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA DEL MARCHIO COMUNITARIO

Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per

contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché:

a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 in tema di Impedimenti

assoluti alla registrazione;

b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.

Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo

1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo

la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato

registrato.

Se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il

marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i

prodotti o servizi di cui trattasi.

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MOTIVI DI NULLITÀ RELATIVA DEL MARCHIO COMUNITARIO

Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per

contraffazione il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché:

a) esiste un marchio anteriore registrato o in stato di domanda valido nella comunità

europea, o un marchio anteriore registrato o in stato di domanda notoriamente conosciuto

o che gode di rinomanza in uno Stato membro.

b) se l’agente o il rappresentante del titolare del marchio registra il marchio a proprio

nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non

giustifichi il suo modo di agire.

c) esiste marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi

commerciale e di portata non puramente locale

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Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per

contraffazione il marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se la sua utilizzazione può

essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore in base alla normativa comunitaria o al

diritto interno che ne disciplina la protezione, in particolare:

a) del diritto al nome;

b) del diritto all’immagine;

c) del diritto d’autore;

d) del diritto di proprietà industriale.

Se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il

marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i

prodotti o servizi di cui trattasi.

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Grazie