S CUOLA DI D OTTORATO DI S CIENZE L A PROTEZIONE della PROPRIETÀ INDUSTRIALE a cura di Raffaello...

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE

L A PROTEZIONE della

PROPRIETÀ INDUSTRIALE

a cura di

Raffaello Nemni

LE INNOVAZIONI

Protezione Proprietà Industriale a.a. 2008/2009

Scoperte Scientifiche

• Si definiscono scoperte scientifiche:

il riconoscimento e la rivelazione di fenomeni già esistenti.


Invenzioni

• Si definiscono invenzioni:

le acquisizioni della conoscenza di nuovi rapporti causali per l’ottenimento di un determinato risultato riproducibile indefinitamente con la dominabilità dei fenomeni finalizzati ad uno scopo empirico. Non è richiesta la sussistenza di una spiegazione scientifica delle dinamiche operanti


Applicazioni Industriali

• Invenzioni brevettabili, prima del deposito o non depositate;

• Formula di chiusura per indicare tutte le conoscenze che attengono al procedimento produttivo, anche modeste.


IL

SEGRETO INDUSTRIALE


Nozione di Segreto

• E’ la notizia relativa a certi fatti o cose che deve restare circoscritta ad una ristretta cerchia di persone o ad una persona soltanto. Tali situazioni rappresentano la singolare caratteristica del segreto che non è una cosa o un fatto, bensì una relazione tra un soggetto e la conoscenza di notizie (cose, fatti, documenti, avvenimenti, ecc.).


Art. 623 c.p. Rivelazione di Segreti Scientifici ed Industriali

• Chiunque venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

• Il delitto è punito a querela della persona offesa.


Riconoscibilità del Segreto

• Criterio soggettivo formale: l’esistenza del segreto è determinata dalla volontà del titolare della notizia ad attribuire tale carattere di segretezza ad essa;

• Criterio obiettivo: per esserci segreto si dovrà individuare un interesse legittimo del soggetto alla cui sfera gli eventi o le situazioni si riferiscono. Tale interesse non potrà essere meramente soggettivo.


Oggetto del

Segreto Industriale


1. Scoperte Scientifiche2. Invenzioni

3. Applicazioni Industriali


Soggetti Attivi del Reato

• Tutti i soggetti che vengono a conoscenza delle notizie segrete a causa o grazie al proprio stato professionale o di lavoro.


Applichiamo insieme i principi appresi• Il dottor Sotuttoio lavora per la società SLOW

produttrice di macchine per il confezionamento dei biscotti.

• Il dottor Sotuttoio ha individuato una metodica per ridurre le rotture dei biscotti che vengono confezionati.

• La società SLOW ritiene non opportuno brevettare la metodica individuata da Sotuttoio


Le soluzioni del dott. Sotuttoio(tra loro alternative)

1. Bagnare con acqua demineralizzata i biscotti prima del confezionamento

2. Aumentare la temperatura della scatola al momento del confezionamento;

3. Adottare una confezione con una specifica ondulatura e grammatura della carta.

4. Rallentare la velocità del nastro che porta i biscotti di 1,5 centesimi di secondo


Sotuttoio lascia la SLOW

• Può il dott. Sotuttoio impiegare la metodica in un’altra impresa?


Un caso PraticoIn tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.), il concetto di notizia destinata al segreto va elaborato, sotto l'aspetto soggettivo, con riferimento all'avente diritto al mantenimento del segreto stesso (il titolare dell'azienda) e, sotto l'aspetto oggettivo, all'interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi (di progettazione, produzione e messa a punto dei beni prodotti) che caratterizzano la struttura industriale e, pertanto, il cosiddetto "know-how", vale a dire quel patrimonio cognitivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione di un apparato industriale; ne consegue che oggetto della tutela penale del reato in questione deve ritenersi il segreto industriale in senso lato, intendendosi per tale quell'insieme di conoscenze riservate e di particolari "modus operandi" in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione. (Fattispecie relativa alla condotta di due dipendenti di una azienda operante nel campo della realizzazione di progetti software che, abbandonato l'impiego, erano passati alle dipendenze di altra ditta, cui avevano conferito le loro specifiche conoscenze per la realizzazione di un macchinario a raggi X destinato all'industria alimentare, realizzato con modalità e caratteristiche essenziali analoghe a quello prodotto nella prima azienda).

• Cass. pen. Sez. II, 09/12/2003, n. 6567


Art. 622 c.p.Rivelazione di segreto professionale

• Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte,

di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito se

dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da

Euro 30 a Euro 516.


Art. 621 c.p.Rivelazione del contenuto di documenti segreti

• Chiunque essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto che debba rimanere segreto di altrui atti o documenti, pubblici o privati, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da € 103 a €1.032.


Art. 621 c.p.(segue)Rivelazione del contenuto di documenti segreti

• Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi.

• Il delitto è punibile a querela della persona offesa.


La Formazione Professionale

• Il lavoratore subordinato e l’ex lavoratore non può considerare quale proprio bagaglio professionale le notizie segrete (cfr. par. NOZIONE DI SEGRETO) acquisite durante l’attività lavorativa.


Le informazioni aziendali

vs

Segreto Industriale


Art. 98 CPIRivelazione di informazioni aziendali

• 1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

• a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

• b) abbiano valore economico in quanto segrete; • c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo

sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

.


Art. 98 CPI (segue)Rivelazione di informazioni aziendali

• 2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche


Applichiamo insieme i principi appresi

• Il dott. Sotuttoio vuole lasciare la società SLOW per andare a lavorare alla società F.lli Cunning.

• Può il dott. Sotuttoio informare Tom Cunning del tipo di carta usato dalla SLOW per la soluzione al problema dei biscotti rotti? (si ipotizza che la SLOW abbia adottato la soluzione della specifica ondulatura e grammatura della carta)


Caso Pratico• L'art. 98 c.p.i. si riferisce a tutto ciò che può rientrare nella

nozione di know-how; quindi: informazioni di natura tecnica o commerciale (a tal fine apparendo indifferente la natura, potendo trattarsi di esperienze aziendali tecnico-industriali o informazioni di carattere commerciale, o, ancora, informazioni relative alla organizzazione, o, infine, informazioni finanziarie, di gestione o di marketing); tali informazioni devono essere relative ad un processo tecnico produttivo o distributivo o organizzativo di attività economica, il cui valore è dato dal risparmio realizzato dall'imprenditore con la sua utilizzazione; invero tali informazioni potranno pure essere singolarmente accessibili al pubblico con una attività non inventiva, giacché è la loro combinazione ad attribuire loro valore e renderle appetibili ai terzi.


Caso Pratico (segue)• Conseguentemente, data una informazione di tale natura, le condizioni cui il

legislatore subordina la loro tutela sono: 1) che siano soggette al legittimo controllo del detentore, sia esso l'ideatore delle stesse, sia esso colui che è autorizzato ad utilizzarle con il consenso del titolare; 2) che siano segrete: in tal senso non occorre che siano assolutamente inaccessibili, ma è necessario che la loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca; esse devono altresì essere state accumulate con un lavoro intellettuale di progettazione individuale; 3) che abbiano valore economico, in quanto sia stato necessario anche uno sforzo economico per ottenerle, mentre analogo sforzo economico sarebbe stato richiesto presumibilmente per duplicarle; 4) che siano sottoposte a misure di segregazione, con particolare riferimento sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.

• Trib. Bologna Ord., 27/05/2008



Il segreto Industriale

vs

Il brevetto


• Le caratteristiche che sono ricavabili dall’esame del prodotto non sono tutelabili come segreto industriale.

• Il brevetto è la sola tutela per quelle caratteristiche

Il Brevetto


Quali invenzioni sono brevettabile

E’ brevettabile trovato o processo che:

• sia suscettibile di applicazione industriale

• sia nuova

• coinvolga un salto inventivo


La novità brevettuale

Una invenzione sarà considerata nuova se essa non è parte dello stato dell’arte alla data di deposito dell’invenzione come domanda di brevetto


Lo stato dell’arte

Lo stato dell’arte comprende ogni notizia, informazione …. messa a disposizione del pubblico per mezzo di descrizione orale, scritta, uso, o qualsiasi altro modo anteriormente alla data di deposito della domanda di brevetto


Le ricerche brevettuali

Le Banche Dati più usate

• http://ep.espacenet.com

• www.epoline.org/portal/public/registerplus


http://www.epoline.org/portal/public/registerplus



L’ATTIVITA’ INVENTIVA

• Patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.

• An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art (art. 56 EPC)


Person skilled in the artThe "person skilled in the art" should be presumed to be an ordinary practitioner in a field of technology aware of what was common general knowledge in the art at the relevant date. He should also be presumed to have had access to everything in the "state of the art", in particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the normal means and capacity for routine work and experimentation. If the problem prompts the person skilled in the art to seek its solution in another technical field, the specialist in that field is the person qualified to solve the problem. The assessment of whether the solution involves an inventive step must therefore be based on that specialist's knowledge and ability (see T 32/81, OJ 6/1982, 225). There may be instances where it is more appropriate to think in terms of a group of persons, e.g. a research or production team, than a single person. This may apply, for example, in certain advanced technologies such as computers or telephone systems and in highly specialized processes such as the commercial production of integrated circuits or of complex chemical substances. (fonte EPO)


Obviousness

• Thus the question to consider, in relation to any claim defining the invention, is whether before the filing or priority date valid for that claim, having regard to the art known at the time, it would have been obvious to the person skilled in the art to arrive at something falling within the terms of the claim. If so, the claim is not allowable for lack of inventive step. The term "obvious" means that which does not go beyond the normal progress of technology but merely follows plainly or logically from the prior art, i.e. something which does not involve the exercise of any skill or ability beyond that to be expected of the person skilled in the art. In considering inventive step, as distinct from novelty, it is fair to construe any published document in the light of subsequent knowledge and to have regard to all the knowledge generally available to the person skilled in the art the day before the filing or priority date valid for the claimed invention. (fonte EPO)


PROBLEM SOLUTION APPROCHE

1. What is the closest prior art

2. What is the differences, in term of the claimed technical features, between the claimed invention on the one and the prior art on the other

3. What technical effedct is caused by the differences

4. What, therefore, is the objective technical problem underling the claimed invention

5. Would the skilled person solve the problem in the manner indicated on the basis of the totally of the prior art, without at any stage employing any inventive step (fonte EPO)


L’INTERPRETAZIONE DELLE INVENZIONI BREVETTATEL’ambito di protezione del brevetto è definita dalle rivendicazioni interpretata in base alla interpretazione:

• Letterale

• secondo la dottrina degli equivalenti


INTERPRETAZIONE LETTERALE

• Delineare l’invenzione in base alle rivendicazioni• Analizzare le caratteristiche delle rivendicazioni• Confrontare lo scopo del trovato alle

caratteristiche delle rivendicazioni

Nota:L’interpretazione non deve essere filologica ma in base al senso che l’invenzione ha da un punto di vista tecnico, considerando il testo brevettuale


DOTTRINA DEGLI EQUIVALENTI

• La variante considerata ha un effetto sostanziale per la soluzione oggetto dell’invenzione

• La variante considerata era ovvia per un esperto del ramo alla data di pubblicazione del brevetto

• Dalla lettura del testo brevettuale si deve concludere che la soluzione indicata nel brevetto è caratteristica essenziale per l’invenzione


UN CASO PRATICO

• Macchine curva tubi


IL TITOLARE DEL BREVETTO

La Società

L’inventore


LE STRATEGIE

• Selettiva (nazione di produzione dei concorrenti)

• Mercati di Sbocco ( mercati nei quali si opera o si vuole operare)


LA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE

• Domanda (descrizione rivendicazioni disegni)

• L’Esame di brevettabilità

• Le annualità


LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

• La Priorità

• PCT (Patent Cooperation Treaty)

• EPC (European Patent Convention)


Caso Pratico



LA REDAZIONE D’UN TESTO BREVETTUALE

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