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MONOGRAFIA L'ABC DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE. BREVETTI, MARCHI, DISEGNI E MODELLI,

DIRITTO D'AUTORE

INTRODUZIONE La dizione “Proprietà Intellettuale”, o Intellectual Property (IP) com’è comunemente indicata secondo l’acronimo della definizione inglese, è un termine in crescente utilizzo, ma ancora poco compreso.

Per molti rimane un oscuro concetto legale di scarsa rilevanza nella vita quotidiana. Al contrario l’IP è spesso uno dei beni più importanti sia delle grandi società per azioni, sia per le società di medie e piccole dimensioni per le quali un buon portafoglio Brevetti può aumentare notevolmente il valore dell’impresa stessa.

La mancanza di conoscenza dell'IP è comprensibile perché, in passato, era un campo legale dominio esclusivo di specialisti tecnici ed avvocati esperti in diritti societario.

Tuttavia, i tempi sono cambiati: la rivoluzione nelle tecnologie dell'informazione e il crescente ritmo, impatto e rilevanza di invenzioni e innovazioni, collegati a una rapida globalizzazione, hanno portato l'IP al centro della scena.

Un argomento dinamico Dall'essere un argomento statico, essa è oggi diventato un dinamico fattore chiave nelle decisioni politiche da parte dei governi e nella pianificazione strategica da parte delle imprese industriali, pubbliche e private.

Quindi la premessa, dimostrata e dimostrabile, è che l'IP sia uno "strumento di potere" per lo sviluppo economico che non è ancora stato utilizzato al meglio in tutti i paesi, in particolare in Italia.

Essa può offrire in generale la possibilità di crescita e di sviluppo economico: la conoscenza, l'accettazione e il corretto utilizzo degli strumenti dell’IP può fare la differenza fra imprese vincenti e imprese che soccombono nel sempre più competitivo mercato globale.

La protezione della creatività e dell'innovazione

La storia del genere umano è una storia di applicazione dell'immaginazione, o di innovazione e creatività su una conoscenza di base esistente al fine di risolvere problemi: è stata l'immaginazione dei creatori mondiali ad avere permesso all'umanità di progredire agli odierni livelli di progresso tecnologico.

La creatività alimenta il progresso della scienza, così come delle arti. Proprietà Intellettuale (IP) è il termine che descrive le idee, le invenzioni, le tecnologie, le opere di Design e i

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nomi dei prodotti commerciali che sono immateriali al momento della creazione, ma acquistano valore in forma materiale come prodotti.

La monografia fornirà delle brevi definizioni e una spiegazione delle forme classiche di IP, Brevetti, Diritto d'autore, Marchi d’impresa. Tuttavia, per le finalità di questa introduzione, è sufficiente affermare che l'IP è l'applicazione commerciale del pensiero creativo per risolvere una sfida tecnica (o artistica). Non è il prodotto stesso, bensì l'idea unica e particolare dietro di esso, il modo in cui l'idea è espressa, e il modo distintivo in cui essa è denominata e descritta.

La parola "proprietà" è utilizzata per descrivere questo valore, perché il termine si applica soltanto a invenzioni, opere e nomi per i quali una persona o un gruppo di persone rivendica la proprietà. La proprietà è importante perché l'esperienza ha dimostrato che un potenziale guadagno economico fornisce un potente incentivo all'innovazione.

È anche importante sottolineare che l'IP scaturisce da un'innovazione in base a una conoscenza già esistente. Essa è il risultato di miglioramenti creativi rispetto a ciò che ha funzionato bene in passato, o di nuove espressioni creative di concetti e idee già note.

Un tema di attualità Recentemente, il termine "Proprietà Intellettuale" è diventato di attualità e, talvolta, controverso. È facile reperire articoli che descrivono eventi recenti correlati all'IP. Alcuni critici attaccano l’IP in quanto forza negativa di appropriazione di beni comuni; altri affermano che essa ostacoli la creatività. Queste convinzioni errate sono diventate delle leggende popolari e hanno acquisito negli ambienti non interessati a comprendere realmente la portata della questione, un impatto negativo.

La monografia potrà contribuire a spiegare perché queste leggende siano false e perché l'IP sia oggi di estrema importanza, particolarmente nei paesi industrializzati.

La proprietà industriale nella vita quotidiana Come altro punto di partenza, occorre riconoscere che, per la maggior parte delle persone, l’IP è un termine sconosciuto o frainteso.

Malgrado la tecnologia pervada la società moderna, in realtà pochi realizzano che la loro esistenza quotidiana è circondata da prodotti e idee sui quali l’IP genera ogni tipo di diritti legali.

Pochi semplici esempi: i Brevetti, scaduti e non, sono onnipresenti nella nostra vita e riguardano prodotti come quelli relativi all’illuminazione elettrica (Brevetti di Edison e Swan), alle materie plastiche (Brevetto di Baekeland), alle penne a sfera (Brevetti di Biro), e ai microprocessori (Brevetti della Intel).

La Proprietà Intellettuale è fondamentale in ogni settore delle attività umane: per l'agricoltura come per i segnali analogici, per le cure mediche come per la microbiologia e per i protocolli di trasferimento di files.

Costruire una consapevolezza del ruolo dell'IP è basilare per il rispetto di essa e del sistema che la promuove e protegge e perché le parti interessate possano godere dei vantaggi e dei benefici che questa garantisce.

La struttura della monografia La monografia è imperniata su una serie di sezioni che corrispondono ai principali aspetti in cui si articola il tema della tutela della proprietà intellettuale (brevetti, marchi, ecc.).

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Ogni sezione è introdotta da una presentazione e si concretizza in un ampio insieme di ‘FAQ’, e quindi di risposte ai quesiti che più spesso ci si può porre su questa materia.

Alla fine vengono menzionati i link ritenuti utili per eventuali approfondimenti.

Indice • Brevetti • Marchi • Disegni e modelli • Diritto d'autore • Le tutele • Link utili • Monografia completa (.pdf)

Contatti La monografia è curata dall'Area Mercato e Impresa (Fabrizio Lain, e-mail fabrizio_Lain@assolombarda.it, tel. 0258370.237), in collaborazione con i seguenti Studi di consukenza in Proprietà intellettuale: Bugnion, Modiano & Partners, Notarbartolo & Gervasi, Studio Legale Mainini e Associati.

Aggiornamento La monografia è aggiornata al 9 marzo 2010.

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BREVETTI Introduzione Abraham Lincoln era un maestro di aforismi, esprimendo pensieri complessi in termini semplici.

Nel 1861 commentando la recente introduzione negli Stati Uniti della legge Brevetti fece la sua famosa affermazione: «The patent system added the fuel of interest to the fire of genius» - «Il sistema dei Brevetti ha aggiunto il combustibile dell'interesse alla fiamma del genio».

La metafora è valida in quanto suggerisce un processo dinamico in cui vengono innescate forze potenti. Tale processo inizia con la concessione ad un inventore di un Brevetto, un diritto esclusivo, legalmente protetto, di realizzare, usare o vendere prodotti che incorporano la propria invenzione per un periodo di tempo limitato.

Quindi, il sistema dei Brevetti fornisce all'inventore l'opportunità di ottenere guadagni su tre livelli: • l'inventore può recuperare i costi sostenuti nello sviluppo dell'invenzione: di solito

capitale, tempo, attrezzature e lavoro; • il sistema brevettuale rende più probabile che l'inventore realizzi un profitto (un ritorno

dell'investimento) dalle singole vendite dei prodotti che incorporano l'invenzione. La capacità di ottenere questo profitto, attraverso un più alto volume di vendite o prezzi più alti di quanto il rivenditore di un prodotto simile avrebbe ottenuto altrimenti, dipende dal fatto che l'invenzione migliori effettivamente la desiderabilità dei prodotti e se esistano possibili alternative all'invenzione e ai relativi prodotti;

• il sistema brevettuale dà la possibilità di ottenere ricavi dalla concessione in licenza o dalla cessione del Brevetto ad altri, che lo sfrutteranno in mercati in cui l'inventore altrimenti non desidera o non può entrare, usando reti di distribuzione che l'inventore non ha. Coloro che hanno acquistato licenze pagano delle royalties (pagamenti sotto forma di partecipazione agli utili delle vendite) ed altri compensi all'inventore.

La ricompensa dell'inventore è il guadagno economico che solo il Brevetto gli può garantire, ed egli è motivato a ripetere di nuovo il processo, investendo parte del guadagno in nuova ricerca e sviluppo per ottenere nuove invenzioni.

Questo processo diviene un ciclo dinamico che genera cambiamenti anche in altre aree. Infatti, non solo la ricerca e sviluppo genera nuove invenzioni, ma è anche verosimile che stimoli altre conseguenze economiche quali maggiore occupazione, formazione e una più alta competitività fra prodotti correlati.

Affermare che il sistema brevettuale è uno strumento per garantire un semplice diritto esclusivo ad un inventore è una semplificazione riduttiva. I diritti esclusivi garantiti da un Brevetto sono validi solo per una durata limitata (in genere, 20 anni). Inoltre, essi sono limitati e validi solo nel paese o nella giurisdizione che ha concesso il Brevetto. Nel resto del mondo, in tutti i paesi in cui l'invenzione non è protetta da un Brevetto, l'invenzione può essere usata liberamente.

In altre parole, il Brevetto dà all'inventore una protezione temporanea dalla concorrenza del mercato: si tratta di una protezione limitata ai termini precisi delle rivendicazioni del suo Brevetto, ma robusta e duratura per molti anni.

All’interno di questa protezione, l'inventore può commercializzare le sue invenzioni senza timore che il proprio investimento venga spazzato via o copiato, da concorrenti che

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potrebbero avere prezzi più bassi non avendo sostenuto gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo.

Senza questa protezione l'inventore non avrebbe incentivi a realizzare nuove invenzioni e ad avviare nuovamente il processo.

I Brevetti però vengono concessi solo quando l'invenzione soddisfa gli stretti requisiti di brevettabilità, secondo i quali, generalmente, l'invenzione deve essere nuova, applicabile industrialmente e non ovvia.

Che differenza c'è tra un Brevetto e un Marchio? Il Brevetto ed il Marchio sono due forme di protezione molto diverse tra di loro e riguardano oggetti distinti. Non si tratta di fare una scelta tra l'una e l'altra, ma in base al tipo di soluzione messa a punto sono possibili in forma alternativa o cumulativa.

Se si mette a punto un nuovo prodotto questo può essere validamente protetto solo con il deposito di una domanda di Brevetto che ha proprio lo scopo di impedire che altri possano realizzare la stessa invenzione.

Il Marchio è invece il nome che viene dato al prodotto, ma non serve a proteggere la soluzione tecnica, bensì solo a renderla riconoscibile sul mercato. Così, ad esempio, se si inventa un nuovo tipo di scooter è possibile brevettare le caratteristiche tecniche che lo rendono nuovo ed originale e solo in questo modo si può impedire ad altri di poterne costruire uno uguale. Se poi si sceglie di chiamare questo veicolo "PLUTO” è possibile registrare questo nome come Marchio. Facendo ciò si impedisce a chiunque di chiamare un qualsiasi veicolo "PLUTO", ma senza Brevetto non si può impedire ad altri di realizzare un veicolo simile chiamandolo in modo diverso.

Come si deposita una domanda di Brevetto? Per depositare una domanda di Brevetto occorre predisporre una relazione tecnica molto dettagliata che descriva l'invenzione sia dal punto di vista costruttivo che dal punto di vista del funzionamento. Per fare questo, occorre preparare dei disegni tecnici che facciano vedere l'oggetto nel modo in cui deve essere realizzato, descrivere le sue varie parti e soprattutto gli elementi che lo caratterizzano e che lo distinguono da altri oggetti similari già in produzione. La parte più difficile del lavoro riguarda la stesura delle "rivendicazioni" cioè di quella parte della domanda di Brevetto nella quale si elencano in modo completo e sintetico le caratteristiche innovative per le quali si richiede l'esclusiva della produzione e del commercio. Normalmente, ma soprattutto se l'oggetto da proteggere è complesso, è consigliabile rivolgersi ad un esperto che possa preparare tutta la relazione tecnica e la documentazione necessaria in modo completo. Le domande di Brevetto devono essere presentate presso le Camere di Commercio dove vi sono uffici appositi che si occupano di ricevere le domande di Brevetto e di Marchio oppure inoltrate all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che ha sede presso il Ministero dello Sviluppo a Roma.

E’ possibile proteggere un’invenzione senza un Brevetto Il Brevetto è lo strumento principe e l'unico che offra una garanzia di protezione per l'idea che in esso è contenuta. Deve essere ben chiaro che non valgono a sostituirlo né il deposito di atti presso notai né altri espedienti che non consentono al titolare del Brevetto di poter chiedere alcun compenso per la sua attività creativa. Tuttavia, quando viene messa a punto una particolare tecnologia, che non si può o non si vuole brevettare, è possibile riuscire a commercializzarla utilizzando i così detti "contratti di know-how" tramite i quali viene trasferito o dato in licenza l'insieme delle conoscenze tecniche che consentono di raggiungere un certo risultato o di produrre un certo oggetto.

Questi contratti sono possibili solo a due condizioni: primo, che il know-how ovvero l'insegnamento che venga fornito sia innovativo, secondo che esso sia segreto. Un limite di

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notevole importanza è che mentre con il Brevetto si possono fare valere i propri diritti verso chiunque copi l'invenzione, se si firma un contratto si possono avanzare delle pretese solo verso l'altro contraente, ma non indistintamente verso tutti, per cui se altri iniziassero a produrre per caso un oggetto con la nostra stessa tecnologia, non si potrebbe avanzare alcuna pretesa.

Che garanzie di segretezza ci sono nei mesi successivi al deposito di un Brevetto? Gli effetti della domanda di Brevetto nei confronti dei terzi contraffattori si producono dal momento in cui la domanda diventa pubblica e ciò accade normalmente dopo 18 mesi dal deposito della domanda a meno che non venga espressamente richiesta l'anticipata accessibilità al pubblico dopo 90 giorni.

In questo periodo di segretezza bisogna essere piuttosto cauti nel contattare altre aziende e fare sempre sottoscrivere quelli che si chiamano "no disclosure” o “secrecy agreement" oppure lettere di segretezza per evitare che il nostro interlocutore possa negare di aver avuta notizia dell'esistenza del Brevetto o, peggio, depositare un Brevetto analogo.

Se qualcuno deposita all'estero una uguale domanda di Brevetto nel periodo di segretezza, potrebbe non essere semplice annullare il suo Brevetto. Se invece in questo periodo qualcuno copia il Brevetto occorre seguire una procedura un po' particolare per fermarlo, ma è comunque possibile farlo. Occorre tenere presente che le contraffazioni che avvengono nel periodo di segretezza sono ritenute lecite e che pertanto si potrà fermare il plagio solo dal momento in cui il Brevetto diventa pubblico chiedendo solo a partire da quel momento l'eventuale risarcimento danni.

Posso brevettare qualcosa da solo o devo rivolgermi ad un esperto? La legge consente ad ogni inventore di poter depositare la propria domanda di Brevetto preparando tutta la documentazione da solo, senza doversi rivolgere per forza ad un esperto ed il Brevetto che viene concesso, se tutte le procedure sono state seguite correttamente, è valido a tutti gli effetti di legge.

Tuttavia, spesso chi si muove da solo rischia di commettere degli errori, anche in buona fede, perché non ha competenza ed esperienza in merito. L’errore più frequente è quello di descrivere dettagliatamente l'invenzione, per poi dimenticare di formulare le "rivendicazioni" che sono la parte essenziale del Brevetto. E' per questo motivo che il 90% dei Brevetti concessi a privati che hanno seguito la pratica da soli, pur essendo astrattamente validi, non sono difendibili in un eventuale giudizio di contraffazione, e questo per diversi motivi: • perché l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non svolge una ricerca di novità e, quindi, può

rilasciare un Brevetto anche per una invenzione che magari esiste già; • perché vengono concessi Brevetti anche per invenzioni descritte male o

sommariamente. Gli unici esperti abilitati a rappresentare terzi in tutte le procedure davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sono le persone iscritte all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

A che cosa bisogna far particolarmente attenzione al momento del deposito della domanda di Brevetto? Al momento del deposito della domanda per l'ottenimento di un Brevetto d'invenzione occorre tener conto, in linea generale, dei seguenti aspetti importanti: • non pubblicare l'invenzione prima del deposito della domanda di Brevetto né presentarla

in occasione di esposizioni o in altro modo; • depositare quanto prima la domanda di Brevetto, assicurandosi così anche la data di

priorità da cui partono i diritti sull’invenzione; • sfruttare il periodo di priorità di un anno per chiarire quali siano le possibilità di

commercializzare l'invenzione in maniera vantaggiosa;

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• se le possibilità di commercializzazione sono buone, è consigliabile depositare ulteriori domande di Brevetto all’estero.

Quanto dura un Brevetto? La durata del Brevetto varia in base al tipo di Brevetto: un Brevetto per Modello di utilità dura 10 anni, mentre un Brevetto per invenzione industriale dura 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda iniziale. Nel momento in cui si deposita una domanda di Brevetto vengono anticipate subito le tasse per 3 annualità se si tratta di un'invenzione o per 5 annualità se si tratta di un Modello di utilità. Conseguentemente per 3 o 5 anni, a seconda del tipo di Brevetto che si deposita, non sono più dovute altre tasse. Scaduto questo termine, per l'invenzione inizia a decorrere dal quarto anno l'onere di pagare una tassa annuale che aumenta di anno in anno fino ad arrivare ad un massimo dal quindicesimo anno al ventesimo.

Nel caso del Modello di utilità le tasse dovranno invece essere pagate in un'unica rata per il secondo quinquennio allo scadere del primo. C'è da tenere presente che, in linea di massima, le tasse non sono dovute fino alla concessione del Brevetto, per cui si potrebbe sospendere il loro pagamento fino a quando non perviene una risposta dal Ministero e dal momento della risposta ci sono 4 mesi di tempo per pagare le annualità arretrate.

Quali sono i motivi per i quali un Brevetto può cessare la sua validità? • Se non vengono pagate le tasse annuali; • se il Brevetto è revocato a seguito di una procedura di opposizione; • se il giudice stabilisce la nullità del Brevetto; • se il titolare vi rinuncia per iscritto.

Quali sono le invenzioni che possono essere oggetto di Brevetto per invenzione industriale? Possono essere brevettate le invenzioni che abbiano i requisiti della novità, dell’attività inventiva, vale a dire che presentino un determinato livello di originalità nei confronti dello stato dell’arte, e che siano atte ad avere un’applicazione industriale, intesa in senso lato, cioè qualsiasi genere di “industria”, compresa quella agricola.

Che cosa non è possibile proteggere con un Brevetto? Non è brevettabile tutto ciò che non costituisce la soluzione di un problema tecnico, come le idee, i sistemi di lotterie o di contabilità e i "moti perpetui" (in quanto violano il primo e il secondo principio fondamentale della fisica) e tutto ciò che non è applicabile industrialmente, i metodi di trattamento terapeutico, chirurgico o diagnostico. Sono parimenti escluse dal brevetto le razze animali, le varietà vegetali e le invenzioni la cui applicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

E’ possibile brevettare un’invenzione che sia già stata utilizzata o divulgata? Uno dei requisiti fondamentali per la brevettabilità di un’invenzione è la novità. Un’invenzione non è più brevettabile una volta che il suo contenuto sia stato reso disponibile in qualsiasi forma e modo a terzi. Dunque, la commercializzazione o la descrizione, per esempio su una pubblicazione scientifica, di un nuovo ritrovato ne pregiudicano la brevettabilità. Anche se si riuscisse ad ottenere un Brevetto, questo vizio originario potrebbe in qualsiasi momento essere segnalato, e chiunque potrebbe richiedere la nullità del Brevetto per mancanza di novità.

Dovendo brevettare un’invenzione in Italia è sufficiente controllare che non sia stato brevettato nulla del genere in Italia o occorre prendere qualche altra precauzione? Prima di effettuare il deposito di una domanda di Brevetto, è consigliabile controllare che l’invenzione per la quale si chiede la tutela sia effettivamente nuova. Anche se una tale indagine non è assolutamente obbligatoria, dato che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non

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effettua alcun tipo di controllo sulla novità, è spesso opportuno effettuarla. La ricerca di novità, però, deve essere effettuata non solo a livello italiano, ma estesa a tutto il mondo anche nel caso in cui si decida di effettuare il deposito solo in Italia. Infatti affinché un Brevetto sia valido, è indispensabile che l’invenzione oggetto del Brevetto non sia mai stata descritta in nessuna parte del mondo, sia sotto forma di altro Brevetto, sia come pubblicazione scientifica o di altro genere, sia commercializzata.

Si può effettuare il deposito della domanda di Brevetto direttamente all'estero? Chiunque sia residente nel territorio dello Stato Italiano non può "senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri la propria domanda di Brevetto, né depositare presso tali uffici prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data di deposito in Italia o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione".

La ragione del divieto risiede nel fatto che tutti i Brevetti vengono vagliati preventivamente dal Ministero della Difesa che potrebbe decidere di acquistare quelli di suo interesse: questo non si applica alla registrazione di disegni o modelli in quanto le forme non sono rilevanti per la difesa nazionale.

Se il cittadino, per sue ragioni, non vuole depositare il Brevetto in Italia può comunque chiedere un'autorizzazione in tal senso e dopo 90 giorni potrà depositarlo dove vuole. Viceversa, è comunque possibile depositare direttamente un Brevetto europeo o un Brevetto internazionale designando, oltre l'Italia, anche altri stati contemporaneamente: in questo caso l'unico obbligo è quello di effettuare il deposito presso il Ministero a Roma, allegando anche una traduzione in italiano del testo del Brevetto. E' bene tenere presente che la violazione di questa norma costituisce un reato che, salvo siano ravvisati reati più gravi, è punito con l'ammenda non inferiore a € 77,47 o con l'arresto, mentre se la violazione è commessa quando è stata negata l'autorizzazione si applica l'arresto non inferiore ad un anno.

Per depositare un Brevetto è necessario avere realizzato anche il prototipo? Il prototipo, pur essendo spesso molto utile in fase di sperimentazione di un’invenzione, non è assolutamente necessario per depositare una domanda di Brevetto. Quest’ultima contiene infatti una descrizione dell’invenzione, delle sue funzionalità e di come viene realizzata, accompagnata da disegni illustrativi.

Il Brevetto si ottiene su quello che viene descritto e rivendicato in questa documentazione che costituisce l’unico metro di paragone e di giudizio da parte dell’esaminatore: se anche esistesse un prototipo, questo non viene minimamente considerato, restando attinenti solo al testo della domanda.

Dal secondo punto di vista, in pratica, nessuno controlla che il sistema funzioni o meno, salvo che non si richieda un Brevetto su un oggetto palesemente impossibile da realizzare. Ad oggi le uniche domande di Brevetto che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi rifiuta, pressochè automaticamente, sono quelle relative al “moto perpetuo” ed ai congegni che consentirebbero di ottenerlo. Il compito dell’esaminatore è quello di accertare se sussistano i requisiti di brevettabilità e non anche di controllare se sia davvero possibile realizzare un certo oggetto in un certo modo o se un un’invenzione consenta di ottenere i vantaggi descritti. Questo tipo di “controllo” viene fatto solitamente dall’inventore con il prototipo o, come nel caso di specie, dall’impresa interessata a produrre l’invenzione stessa. Pertanto è buona regola accertarsi di progettare un oggetto in modo che possa funzionare e se si è nell’impossibilità di realizzare il prototipo occorrerà rimandare l’esame del suo funzionamento al momento in cui sorgerà un interesse alla sua produzione.

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Che valore hanno le rivendicazioni, e sono davvero necessarie? Le rivendicazioni sono la parte fondamentale della domanda di Brevetto e rappresentano la dichiarazione di volontà manifestata dall'inventore di voler ottenere una tutela su determinati aspetti del prodotto che vengono indicati in seguito. Secondo la legge, addirittura, il testo della descrizione ed i disegni dovrebbero servire ad interpretare le rivendicazioni che sono, pertanto, elemento essenziale di un Brevetto. Detto questo, il Brevetto privo delle rivendicazioni è spesso ritenuto nullo, in quanto mancante della parte sostanziale del suo contenuto, ma questa opinione non è del tutto pacifica, in quanto alcuni giudici ritengono che la domanda possa comunque essere integrata e quindi possano essere aggiunte in seguito le rivendicazioni, che comunque non possono andare oltre il contenuto della domanda iniziale.

Dunque, nel caso di domanda incompleta è consigliabile integrare il testo o, ancora meglio, presentare una domanda di Brevetto europeo o internazionale, rivendicando il diritto di priorità dato dalla domanda italiana, ed aggiornare il testo aggiungendo le rivendicazioni che non erano state inizialmente previste. Un tale procedimento, se effettuato entro l'anno dal deposito in Italia, è del tutto legittimo e consente di non perdere i diritti acquisiti e di poter vendere il Brevetto con tranquillità.

Quali sono i diritti conferiti dal deposito di una domanda di Brevetto? • Il diritto di utilizzare in modo esclusivo l’invenzione descritta nel Brevetto, di cederne la

proprietà o l’uso; • l diritto di impedire a terzi di brevettare un'invenzione uguale o simile alla propria, se

precedentemente depositata, o di farne uso senza il proprio consenso. Chi può depositare un Brevetto? Chiunque può depositare un Brevetto. Non è necessario avere la Partita IVA o essere titolare di un’impresa. La domanda di deposito di un Brevetto può essere presentata anche da una persona fisica che, se non desidera utilizzarlo direttamente, può concederlo in uso a terzi, in genere dietro pagamento di un corrispettivo. Si ricorda comunque che il mancato utilizzo del Brevetto, anche tramite la licenza d’uso, per un periodo ininterrotto di cinque anni è causa di decadenza.

Si può intestare il Brevetto ad una persona che non sia l’inventore? Se si, esistono delle condizioni particolari? La domanda di Brevetto può essere intestata anche a persona diversa dall’inventore, a condizione che ne sussistano i presupposti. Un caso abbastanza classico di intestazione a persona diversa è quello relativo all’invenzione del lavoratore dipendente assunto per realizzare attività di ricerca.

In questo caso, tutto ciò che viene inventato nel corso del rapporto di lavoro viene brevettato a nome dell’azienda. Ciò non toglie che possano esserci casi diversi in cui questo si verifica, quali, ad esempio, accordi particolari tra le parti e cessione del diritto sull’invenzione. Anche quando si pattuisce che il Brevetto venga intestato a una persona diversa dall’inventore, cosa che ovviamente avviene dietro compenso, è opportuno che nella domanda sia indicato come “inventore” il vero ideatore della soluzione tecnica e non, come spesso si fa, lo stesso titolare. Da un punto di vista della “proprietà” del Brevetto non cambia niente, ma si mantiene il rispetto del diritto morale dell’inventore ad esserne riconosciuto tale. Viceversa, se l’intestazione del Brevetto a persona diversa da chi lo ha realizzato avviene in modo arbitrario ed in mala fede da parte del titolare, allora l’inventore può agire in giudizio per chiedere che sia riconosciuto il suo diritto e che quindi il Brevetto gli sia trasferito. Questo comportamento, se tenuto al di fuori delle previste disposizioni di legge, è infatti illecito e viene espressamente sanzionato.

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Entro quale termine deve essere pagata una tassa annuale? Le tasse annuali, per ogni domanda di Brevetto e per ogni Brevetto, devono essere pagate anticipatamente ogni anno a partire dal quinto anno dopo il deposito della domanda. Le tasse scadono, ogni anno, l'ultimo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda di Brevetto. Esse devono essere pagate entro i sei mesi successivi alla scadenza; se il pagamento viene effettuato negli ultimi tre mesi, è riscossa una soprattassa.

Un trasferimento dei diritti deve essere iscritto nel registro dei Brevetti? No. Affinché sia valido, il trasferimento della domanda di Brevetto e del Brevetto stesso mediante negozio giuridico necessita la forma scritta. Non vi è però alcun obbligo di registrazione. Tuttavia, in mancanza di un'iscrizione, le azioni previste nella legge sui Brevetti possono essere promosse contro il precedente titolare del Brevetto e i diritti dei terzi non iscritti nel registro non sono opponibili a chi abbia acquistato in buona fede diritti sul Brevetto.

Cosa si può brevettare in campo biotecnologico? In questo settore il confine tra invenzione e semplice scoperta scientifica (come tale non brevettabile) è molto labile e la linea di demarcazione è come sempre segnata dalla risposta alla domanda che permette di identificare l'invenzione: la scoperta che risolve un problema tecnico? Per esempio permette di realizzare un kit diagnostico più preciso o meno costoso o fornisce un polipeptide utile come farmaco? Se la risposta è positiva, oltre a rappresentare una possibilità, depositare un Brevetto diventa anche una opportunità.

Come si può tutelare un software? I programmi per elaboratore possiedono una doppia natura: strumentale e descrittiva. La natura strumentale è legata alla struttura del programma, cioè agli aspetti funzionali ed alle idee alla base dei programmi che permettono di ottenere gli scopi e le funzioni previste ( ad es. per elaborare un segnale video). E' riconosciuto che la protezione corretta di tale aspetto sia quella brevettuale, dato che esso riguarda proprio la sostanza, vale a dire il concetto alla base del programma.

La natura descrittiva dei programmi è invece legata alla sua formulazione, cioè alla particolare forma espressiva scelta. Di conseguenza si è deciso di proteggere l'aspetto descrittivo tramite la normativa sul diritto d'autore.

I due differenti tipi di protezione non si autoescludono, ma sono fra loro complementari. In base alla legge italiana i programmi non sono brevettabili solo quando sono fini a se stessi e se ne richiede quindi la protezione "in quanto tali".

E’ possibile depositare un Brevetto che abbia valore in tutto il mondo? Se si, quali sono le procedure? Più che parlare di un Brevetto valido in tutto il mondo, è più corretto dire che esiste una procedura con la quale è possibile “prenotare” il Brevetto praticamente in tutti i paesi industrializzati ed in molti paesi africani, asiatici e dell’America Latina. Si tratta della procedura PCT che prende il nome dal Patent Cooperation Treaty, il trattato internazionale che l’ha istituita. Non si tratta di un Brevetto unico valido in tutto il mondo, ma di un modo, relativamente economico, per poter depositare un’unica domanda di Brevetto come se venisse depositata contemporaneamente in tutti i paesi indicati. La domanda PCT si può depositare immediatamente o entro un anno dal deposito in Italia di un corrispondente Brevetto nazionale, a Ginevra presso la sede della WIPO, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. Da quel momento in poi l’ufficio informa tutti gli stati contraenti del deposito della domanda ed esegue una ricerca di novità obbligatoria a seguito della quale fornisce al richiedente un rapporto con la copia dei Brevetti che sono o sembrano simili al suo. Se dalla ricerca risultano dei documenti preoccupanti, è possibile richiedere un esame preliminare, facoltativo, con il quale l’ufficio fornisce un parere sul grado di possibilità che il Brevetto ha di essere accolto. Questa fase internazionale dura al massimo 30/31 mesi dal

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deposito della domanda, dopo di che occorre passare alle fasi nazionali, ovvero chiedere ad ogni stato che interessa il rilascio del Brevetto stato per stato.

Come si può ottenere una protezione all'estero? Se il titolare di un titolo di protezione desidera la protezione in più stati, dovrà acquisirla separatamente in ciascuno di essi. La Convenzione di Parigi prevede che, sulla base di una prima domanda depositata in uno degli stati contraenti, il depositante può chiedere, entro un determinato termine, la protezione in tutti gli altri stati contraenti; queste domande successive saranno quindi valutate come se fossero state depositate alla data della prima domanda (diritto di priorità). In tutti i settori della Proprietà Industriale sono oramai stati creati sistemi internazionali che permettono di ottenere, godendo di formalità agevolate, una protezione in diversi stati. Alcuni esempi: Design (Convenzione dell'Aia), Marchi (Sistema di Madrid), Brevetti (PCT e CBE Convenzione sul Brevetto Europeo).

Un titolo di protezione italiano è valido anche all'estero e, viceversa, un Brevetto estero è valido anche in Italia? Generalmente le leggi nazionali sulla Proprietà Industriale riguardano soltanto azioni compiute nello stato che le ha emanate (imitazione, contraffazione, messa in vendita, pubblicità, importazione, esportazione o alienazione). Di conseguenza, un Brevetto, una registrazione di un Marchio o il deposito di un Design sono validi unicamente nello stato la cui autorità nazionale ha provveduto al rilascio o alla registrazione. L'effetto non si estende ad altri stati.

In quali casi è consigliabile scegliere la procedura nazionale? Di regola, le procedure nazionali sono preferibili quando si vuole usufruire della protezione soltanto in singoli stati. Esse sono peraltro l'unica possibilità di ottenere la protezione in quei (pochi) paesi che non hanno aderito né alla Convenzione europea sui Brevetti (CBE, 35 Stati al 1° gennaio 2009) né al Trattato di Cooperazione Internazionale in materia di Brevetti (Patent Cooperation Treaty, PCT, 138 Paesi). Le procedure nazionali comportano lo svantaggio che, in caso di necessità di protezione in più stati, il richiedente è costretto a prendere contatto con numerosi uffici nazionali e a effettuare in modo parallelo le onerose procedure di rilascio.

Quali sono i vantaggi di una domanda di Brevetto europea? Con una domanda europea (EP) è possibile ottenere un Brevetto europeo valido per tutti quegli stati contraenti della Convenzione Europea sui Brevetti (CEB) che sono designati nella domanda. Questa procedura offre il grande vantaggio che gli esami necessari (esame al momento del deposito ed esame della forma, ricerca, esame relativo al contenuto) vengono effettuati una sola volta, in maniera centralizzata, e che il rilascio del Brevetto è automaticamente vincolante per tutti gli stati contraenti designati.

E quali sono i vantaggi di una domanda internazionale (PCT)? Con la domanda internazionale secondo il Patent Cooperation Treaty (PCT) è possibile depositare invenzioni per gli stati contraenti definiti nella domanda (138 Paesi al 1° gennaio 2009). In questo caso si tratta tuttavia unicamente di una procedura di deposito centralizzata che comprende la ricerca. Per quanto riguarda invece l'esame relativo al merito e la concessione del Brevetto sono in seguito competenti gli uffici nazionali o regionali definiti nella domanda, per esempio l'Ufficio europeo dei Brevetti. Contrariamente a un'idea molto diffusa, non esiste quindi alcun Brevetto internazionale o mondiale. Esiste unicamente la possibilità di depositare una domanda internazionale.

In quali casi è consigliabile scegliere una via piuttosto che l'altra? Il modo di procedere più opportuno dipende fortemente dalla situazione specifica del singolo caso. Non possiamo quindi che limitarci a suggerire alcuni criteri decisionali: • Quali benefici offre concretamente la protezione del Brevetto, a livello finanziario e non

solo ideale?

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• È sufficiente la protezione in Italia o vale la pena depositare una domanda di Brevetto anche in altri stati (produzione, concessione di licenza, esportazione, imposizione del diritto)?

• Quanto può essere investito per l'ottenimento di Brevetti all'estero? • È opportuno depositare una domanda di Brevetto per un'invenzione soltanto a titolo di

protezione preventiva, ossia per sbarrare alla concorrenza una strada che per il momento non si vuole percorrere?

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MARCHI Introduzione I Marchi rappresentano, oggi più che mai, preziose risorse immateriali dell'azienda, in quanto si sono dimostrati, quali sinonimo della qualità e dell'origine dei prodotti che contrassegnano, perni sempre più cruciali per lo sviluppo e la crescita di moltissime attività. Infatti, pur essendo privi di consistenza fisica immediata, il loro sfruttamento industriale ed economico porta svariati benefici all'impresa che li sfrutta in modo consapevole e li valorizza come fattori di accrescimento della competitività. Dall'inizio del ventesimo secolo molte aziende che hanno creduto nel proprio Marchio hanno raggiunto posizioni di rilievo nella scena economica mondiale rispetto soprattutto a quelle aziende che, non gestendo adeguatamente il loro nome o il loro brand, non hanno sfruttato i correlati possibili vantaggi, retrocedendo così dalle scene che contano. In relazione a questa accresciuta rilevanza, emerge, con sempre maggiore frequenza, la necessità di valorizzare tali risorse sia in un’ottica interna (capire meglio qual è il valore degli asset che si possiedono) che esterna (le trattative per cedere o dare in licenza tali risorse). L'investimento di forti somme di denaro per valorizzare il proprio Marchio fa inevitabilmente emergere la necessità della protezione di quest'ultimo. Il modo più efficace per la corretta tutela e valorizzazione del proprio Marchio è certamente la registrazione, che permette di godere di un diritto di esclusiva grazie al quale l'impresa può da un lato proteggere e valorizzare la sua immagine e dall'altro generare profitti.

A questo proposito è importante ricordare che i Marchi non creano solamente un valore di immagine all'impresa, bensì garantiscono un valore economico calcolabile attraverso complessi sistemi di variabili, iscrivibile in stato patrimoniale come asset aziendale al pari dei valori materiali. Questo tipo di valore va anche a determinare quel "valore d'uso" derivante dalle transazioni di licenza e cessione. La registrazione del Marchio porta dunque, oltre che vantaggi immediati di tutela dell'attività e di miglioramento in termini di immagine aziendale, anche riscontri in termini economici, a patto che si sappia riconoscere le potenzialità del diritto derivante dalla registrazione del proprio Marchio.

Chi può depositare un Marchio? Il Marchio può essere depositato da qualunque persona fisica e giuridica che abbia interesse alla registrazione e, nella maggior parte dei paesi, ha una durata nel tempo di 10 anni, rinnovabile illimitatamente con una procedura di rinnovo della domanda di registrazione originaria. La maggior parte dei Marchi si riferisce a Marchi individuali, cioè Marchi che hanno lo scopo di collegare un prodotto od un servizio ad una determinata impresa. E' prevista tuttavia anche un'altra categoria di Marchi; si parla, ad esempio in Italia, di Marchi collettivi la cui caratteristica risiede nell'essere destinati ad un uso da parte di una pluralità di imprenditori (es. consorziati) diversi dal titolare (consorzio). Tali Marchi svolgono principalmente una funzione di garanzia qualitativa in quanto garantiscono che il prodotto o il servizio contraddistinti abbiano una determinata origine, natura, qualità: in vista di tali funzioni i Marchi collettivi poggiano su un proprio regolamento d'uso. Analoghe fattispecie sono previste anche da altre legislazioni estere.

Che cosa è registrabile come Marchio? Può costituire oggetto di registrazione come Marchio qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare: parole o combinazioni di parole, immagini, figure, simboli, grafici e disegni, lettere, cifre e relative combinazioni, tonalità cromatiche, suoni, ecc., purché siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre.

Come scegliere un Marchio? La scelta di un Marchio dipende primariamente dalla sua capacità di distinguere il bene a cui esso si riferisce, sia esso prodotto o servizio, dagli altri beni simili presenti sul mercato.

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A seconda del loro potere di individualità si usa distinguere i Marchi tra forti e deboli. È forte un Marchio che ha spiccata originalità e notevole capacità distintiva (ad esempio se non ha attinenza con il prodotto o servizio a cui si riferisce). È, invece, debole un Marchio che presenta una minore originalità (ad esempio per una diretta relazione con il prodotto o servizio che contraddistingue) pur mantenendo una minima capacità distintiva necessaria per differenziarlo e permetterne la tutela. Il Marchio, inoltre, non deve essere ingannevole nei confronti del consumatore. Un Marchio debole potrebbe rafforzarsi a Marchio forte: ad esempio, il nostro legislatore ha previsto che un Marchio originariamente debole possa accumulare forza distintiva in virtù di un uso intenso e di una vasta propaganda e pubblicità.

Quali sono i requisiti che un Marchio deve possedere? Il Marchio deve possedere: • capacità distintiva: non possono essere registrati segni costituiti da denominazioni

generiche di un prodotto o un servizio o descrizioni e segni che indicano qualità intrinseche del prodotto o del servizio;

• novità: non deve essere stato usato/depositato in precedenza da altri come Marchio, ditta, insegna, ecc. per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui se ne richiede la registrazione;

• liceità: non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. • Che tipi di Marchio ci sono? I Marchi si caratterizzano a seconda della loro composizione, ad esempio: • denominativi, ovvero marchi costituiti da parole; per parole si intendono anche insieme

di fonemi privi di significato e parole per così dire inventate; • figurativi, ovvero marchi costituiti da figure/loghi; per figure si intendono disegni,

composizioni grafiche, composizioni astratte; • misti, ovvero marchi costituiti da parole e figure; • atipici, ovvero marchi tridimensionali, sonori, di colore, ecc.

In particolare, il deposito del Marchio denominativo tutela il Marchio in qualsiasi carattere e dimensione. Il deposito del Marchio figurativo o misto, tutela il Marchio nella veste grafica e negli elementi che compongono il Marchio; se depositato in una versione in bianco e nero, garantisce tutela per l'uso in qualsiasi colore e/o combinazione di colore.

Il Marchio è valido per qualsiasi tipologia di bene? Un Marchio si registra per le classi di prodotti e servizi di interesse e tutela l'esclusività dell'uso del segno distintivo limitatamente alle classi scelte. Alla scelta del Marchio si accompagnerà quella delle Classi più opportune per la sua tutela secondo le classi di prodotti o servizio che si vogliono coprire. Nella scelta delle classi da rivendicare all'atto del deposito, fra le 45 correnti classi previste dalla Classificazione Internazionale dei beni e dei servizi, è consigliabile prendere in considerazione le classi relative ai prodotti/servizi di attuale interesse e quelle di un prossimo futuro.

Se dopo qualche anno dal deposito il Marchio ha subito un restyling? Se negli anni la versione grafica o figurativa ha subito modifiche o se si è titolari solo di un Marchio di parola ma in realtà il segno viene utilizzato in una veste caratterizzante, è sempre consigliabile valutare con il proprio consulente la versione aggiornata del Marchio allo scopo di vagliare se si è sufficientemente protetti o se sia necessario integrare la tutela con nuovi depositi.

Se nel tempo il titolare ha ampliato la propria produzione o commercializzazione? L'elenco dei prodotti e dei servizi rivendicati all'atto del deposito dovrebbe essere costantemente monitorato onde valutare l'idoneità della protezione e, se del caso, effettuare nuovi depositi al fine di ottenere tutela per i nuovi settori di espansione della propria produzione e commercializzazione.

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Se in capo alla titolarità del Marchio sono intervenute modifiche, cessioni, mutamenti? Ogni cambiamento in capo alla titolarità di un Marchio (cessioni, fusioni, cambio nome, trasferimento di sede, ecc) dovrà essere trascritto presso i locali Uffici Brevetti e Marchi ove il marchio gode di protezione.

Quando il Marchio è nullo? Un Marchio è nullo ad esempio se: • manca uno dei requisiti necessari elencati al punto 4; • si è accertato che il diritto alla registrazione spetta ad un soggetto diverso da chi abbia

depositato la domanda di registrazione; • per volgarizzazione, cioè se è divenuto denominazione generica (in merito, l'uso del

Marchio nella veste grafica depositata e l'apposizione del simbolo di Marchio registrato costituiscono comportamenti da parte dell'imprenditore volti ad esplicare una conservazione ed una difesa del proprio Marchio);

• per mancato utilizzo dello stesso per una durata uguale o superiore ad anni 5. Qual è la copertura territoriale di un Marchio? Ogni Marchio ha validità nazionale o per ambiti territoriali . In altre parole, non esiste un unico Marchio che possa essere valido in tutto il mondo. In Italia il deposito viene effettuato presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sede a Roma), che provvede ad effettuare un esame formale e, in caso positivo, a registrare il Marchio. Se si intende registrare un Marchio in più nazioni è necessario depositare lo stesso in ogni nazione o ricorrere a Convenzioni internazionali che permettono di ottenere una protezione in un'area geografica maggiore attraverso procedure di deposito semplificate. Ad esempio, è possibile effettuare un deposito secondo i seguenti metodi:

Il Marchio comunitario La tutela giuridica del Marchio comunitario è valida per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea ed è ottenuta con un'unica procedura di deposito e registrazione.

Il Marchio internazionale Il Marchio internazionale non è un Marchio mondiale. Tuttavia, tramite il Marchio Internazionale è possibile estendere la protezione del proprio Marchio in uno o più paesi aderenti alle Convenzioni sul Marchio Internazionale (Accordo o Protocollo di Madrid). Ad oggi hanno aderito oltre 80 paesi, tra cui l'Unione Europea, Stati Uniti, Cina, Russia, Giappone, e i principali stati.

I depositi nazionali esteri In ogni caso, è sempre possibile ottenere una protezione nei singoli paesi di interesse commerciale attraverso delle procedure di deposito a livello nazionale.

Una volta effettuato un deposito nazionale - come primo deposito in assoluto - c'è un limite di tempo per estendere il Marchio ad altri paesi? Secondo la Convenzione d' Unione di Parigi, una volta effettuato un deposito - come primo deposito in assoluto - in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione (quasi tutti i paesi del mondo) è possibile depositare il medesimo Marchio (fra i paesi aderenti) entro sei mesi facendo retroagire i diritti alla data di deposito della domanda di base.

Ad ogni buon conto, scaduti i sei mesi concessi dalla priorità unionista il Marchio può essere depositato in qualsiasi momento.

Quali sono i diritti che scaturiscono dal deposito di un Marchio? Il Marchio garantisce al proprietario il diritto di impedire a terzi di depositare un Marchio successivo uguale o simile al proprio, per classi di prodotti o servizi identiche o affini, o di

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farne uso senza il consenso del titolare. Ciò permette al titolare di distinguere i propri prodotti in modo chiaro e inconfondibile agli occhi del consumatore rispetto a quelli delle aziende concorrenti.

E’ possibile verificare preventivamente l’esistenza di un Marchio? L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non effettua ricerche di anteriorità prima di concedere la registrazione. Perciò è opportuno che il richiedente, prima di depositare la domanda, si accerti che non esistano Marchi uguali o simili depositati/registrati a quello che intende depositare per prodotti identici o affini, per evitare eventuali future contestazioni. La ricerca è anche consigliabile in caso di deposito ed esportazione all'estero, per verificare che non vi siano impedimenti alla registrazione o all'ingresso dei prodotti marchiati a causa di diritti locali anteriori.

Quanto dura la tutela di un Marchio? Il Marchio ha una durata nel tempo di 10 anni, rinnovabile illimitatamente con una procedura di rinnovo della domanda di registrazione originaria.

Che differenza c'è tra Marchio depositato e Marchio registrato? Il Marchio inizia la sua vita attraverso il deposito di una domanda di registrazione all'Ufficio competente. Una volta superato positivamente l'esame di validità, esso viene registrato. Gli esami di validità sono differenti da una nazione all'altra. In Italia, ad esempio, il Marchio subisce solo un esame formale, al contrario di molti altri paesi in cui gli esami di validità sono anche di merito. Durante la fase di esame possono sorgere obiezioni da parte degli esaminatori ufficiali, alle quali è possibile replicare attraverso memorie legali apposite volte al superamento delle obiezioni sollevate e all'ottenimento della concessione del Marchio da parte dell'Autorità competente. La protezione di un marchio decorre in Italia, e nella maggior parte dei paesi esteri, dalla data della domanda.

Quando è possibile mettere la “R” di registrato? La regolamentazione della "R" nel cerchietto varia da paese a paese. In Italia, il cerchietto con la “R” di registrato si può mettere solo dopo che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha rilasciato l’attestato di registrazione. L'aggiunta del simbolo ® accanto al Marchio serve a ricordare che si tratta di segno distintivo registrato: non è quindi permesso l'utilizzo del simbolo ® accanto ad un Marchio solamente depositato. In attesa dell'effettiva registrazione è possibile accostare al Marchio il simbolo ™ (dall'inglese Trade Mark).

In attesa dell’attestato di registrazione il Marchio può essere attivato contro possibili contraffattori? Sì, perché i diritti di esclusiva del Marchio e le relative tutele vengono conferite con la registrazione, ma hanno effetto dalla data del deposito.

In che modo è possibile venire a conoscenza della nascita di eventuali contraffattori? Dopo il deposito è molto importante attivare un servizio di sorveglianza del Marchio (cioè essere aggiornati su eventuali depositi di Marchi uguali o simili, depositati da terzi) per poter difendere i propri diritti, eventualmente anche per vie legali.

In che modo far valere i diritti di un Marchio in caso di contraffazione? Registrare un Marchio è fonte di vantaggio competitivo, poiché permette di impedire a terzi di assumere atteggiamenti sleali: il deposito di un Marchio garantisce al titolare un presunzione di validità. In caso di contraffazione, spesso è sufficiente rendere nota al contraffattore l'esistenza di un diritto di esclusiva per farlo desistere dal continuare la sua attività illecita. Nel caso in cui la diffida non fosse sufficiente, è possibile azionarsi legalmente sulla base del Marchio depositato, chiedendo al Tribunale di ordinare l'interruzione immediata dell'attività illecita. Molte leggi nazionali nonché il regolamento comunitario hanno introdotto la possibilità per i titolari di diritti di Proprietà Intellettuale di

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presentare una Domanda di intervento preventiva che permette una temporanea sospensione dello sdoganamento delle merci sospette al fine di consentire al titolare del diritto leso di accertare la natura contraffatta dei beni , e nel caso, di agire nei confronti del contraffattore. A seconda delle normative applicabili, che dipenderanno dal luogo e dalla dogana presso cui verranno individuati i beni sospetti, si potrà ottenere la distruzione delle merci anche senza azioni in giudizio.

Il Marchio registrato ha un valore economico? I Marchi non creano solamente un valore di comunicazione, bensì garantiscono un valore economico calcolabile attraverso complessi sistemi di variabili, iscrivibile in stato patrimoniale come asset aziendale al pari dei valori materiali. Questo tipo di valore determina anche quel "valore d'uso" derivante dalle transazioni di licenza e cessione del Marchio. E' consigliabile che il valore sia determinato con la collaborazione di un consulente in Marchi specializzato in questa tipologia di valutazioni, che effettuerà la stima sulla base di variabili quali l'uso e la notorietà del Marchio, la validità dello stesso e la relativa anzianità di registrazione.

Cosa si intende con il termine" licenza" di un Marchio? Con il termine "licenza" il titolare del Marchio concede ad un terzo il diritto di uso del Marchio stesso, mantenendone la proprietà. Infatti, la licenza, a differenza della cessione del Marchio, non trasferisce la titolarità del diritto. I contratti di licensing possono prevedere anche altri diritti per il licenziante, ad esempio il diritto del licenziante di controllare la qualità dei prodotti sui quali il Marchio è apposto, o la strategia di business e di comunicazione del Marchio stesso.

Da questo principio nasce il merchandising che consiste nello sfruttamento di un Marchio in settori diversi da quello in cui il Marchio originariamente si era sviluppato, sia da parte del titolare del Marchio che di terze parti, attraverso opportune licenze.

Che legame c'è tra il Marchio e un Nome a dominio su Internet? Il Nome a dominio è a tutti gli effetti la traslazione su Internet del Marchio e rappresenta l'unica forma di tutela dello stesso nel mondo del web. Pertanto, una corretta strategia di tutela del proprio Marchio deve prevedere la registrazione del Marchio anche come Nome a dominio, nell'estensione geografica (cfr. capitolo 4 sui Nomi a dominio) corrispondente al paese in cui il Marchio è stato registrato.

Chi può registrare un Nome a dominio? La registrazione è regolamentata dalle diverse Autorità competenti per ciascuna estensione. Ci possono essere registrazioni aperte, senza particolari restrizioni (come per i .COM o .NET), oppure registrazioni soggette a dei vincoli come la presenza locale in un determinato territorio. Per i domini .IT ad esempio, ciascun soggetto appartenente a uno dei paesi membri dell’Unione Europea può registrare domini .IT. Per i soggetti privati è necessario essere maggiorenni.

Si può prenotare un Nome a dominio? I Nomi a dominio non si possono prenotare. Per arginare il fenomeno del cybersquatting però, da alcuni anni le nuove estensioni mettono a disposizione il cosiddetto Sunrise Period, una fase che precede la totale liberalizzazione delle registrazioni dei domini (General Registration) durante la quale solo i titolari di Marchi possono richiedere la registrazione dei Nomi a dominio.

Come vengono assegnati i Nomi a dominio? I Nomi a dominio vengono solitamente assegnati secondo il principio "first come, first served" che esaudisce le richieste di registrazione in base all'ordine cronologico del loro arrivo.

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Quanto dura la registrazione di un Nome a dominio? Un Nome a dominio registrato nel ccTLD (Country Code Top Level Domain) "IT" ha una scadenza annuale, che decorre dalla data di registrazione o dell'ultima modifica (cambio provider/maintainer o cambio dell'assegnatario del Nome a dominio). La durata può differire in base all'estensione del dominio (alcuni ccTLD hanno una durata minima di due anni).

Come si verifica se un Nome a dominio è già stato registrato? Inserire Consultando i registri nazionali dei Paesi di pertinenza dell'estensione geografica d'interesse che sono ad accesso libero.

Come ci si può tutelare da registrazioni di Nomi a dominio simili? La registrazione di un Nome a dominio non costituisce una garanzia contro registrazioni simili. Tuttavia, ferma la tutela prevista dall'Ordinamento Giuridico, il Regolamento di assegnazione e gestione dei Nomi a dominio consente la possibilità, a chi subisca la lesione di un diritto dall'assegnazione ad altri di un Nome a dominio, di introdurre la procedura di opposizione. Oggi, con il divulgarsi dei sopracitati fenomeni di speculazione, l'unico modo per opporsi tempestivamente è attivare un servizio di sorveglianza sui Nomi a dominio che vengono registrati e osservare un monitoraggio costante di quei domini registrati che potrebbero ospitare contenuti a scopo contraffattivo o per sviamento dei contatti (c.d. traffic diversion).

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DISEGNI E MODELLI Introduzione Gran parte del successo dell’imprenditoria italiana nel mondo è data dallo stile e dal gusto “italiano” che contraddistinguono i prodotti delle nostre aziende per i particolari pregi estetici.

Alla peculiarità dello stile italiano è riconosciuto ovunque un grande valore e le aziende italiane investono in modo cospicuo al fine di proporre prodotti sempre più accattivanti che incontrino il gusto e soddisfino le esigenze di un pubblico sempre più attento ed esigente in tutti i settori ed a tutti i livelli.

La normativa sulla tutela del Design si pone come uno strumento essenziale per gli imprenditori che non vogliano vedere vanificati gli sforzi e gli ingenti investimenti fatti per conquistare il mercato.

Lo strumento messo a disposizione dell’imprenditore tramite la normativa a tutela del Design non è patrimonio solo di grandi aziende operanti nel settore della moda e del lusso, ma di tutte le aziende e gli imprenditori che conferiscono ai loro prodotti un aspetto esteriore peculiare.

Lo strumento della tutela del Design consente di tutelare l’aspetto esteriore di un prodotto (indipendentemente dal livello estetico-ornamentale conferito al prodotto) consentendo al titolare una difesa più agevole della propria creatività e dei propri investimenti.

Cosa si intende per Disegno o Modello? Per Disegno o Modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Lo stesso Codice di Proprietà Industriale (art. 31 c.p.i.), precisa poi che per “prodotto” si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. Il Modello o Disegno tutela dunque qualsiasi elemento visibile dell’aspetto di un prodotto (nella sua interezza o in una sua parte).

Perché tutelare un Disegno o Modello? Il Disegno o Modello o la forma di un prodotto contribuisce a differenziare ed a caratterizzare l’immagine di un’azienda rappresentando un fondamentale valore economico e concorrenziale in un mercato in cui, sempre più spesso, le forme ed i modelli rimangono impresse nella mente del consumatore come identificative di una determinata azienda. La registrazione del Disegno o Modello è in realtà l’unico strumento veramente efficace per potersi garantire un’esclusiva sui diritti derivanti da risultati uno sforzo creativo innovativo a livello estetico, ed è soprattutto l’unico strumento validamente azionabile contro gli imitatori.

Come tutelare un Disegno o Modello? Mediante il deposito di un’apposita domanda di registrazione di un Disegno o Modello che, a seconda dell’estensione territoriale richiesta, andrà depositata presso i singoli Uffici nazionali, presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel mercato interno (UAMI) o l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI). Con che estensione territoriale tutelare il proprio Modello? Deposito di Modello nazionale, comunitario o internazionale?

La registrazione di un Disegno o Modello può essere richiesta:

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• a livello nazionale (mediante singole domande nei vari Paesi e nel rispetto delle singole normative nazionale);

• a livello comunitario (un’unica registrazione presso l’UAMI valida in tutti i 27 Paesi della Comunità Europea);

• a livello internazionale (ai sensi dell’Accordo dell’Aia è possibile, ottenere protezione a livello nazionale in più Paesi depositando un’unica domanda presso l’OMPI con designazione dei singoli Paesi a cui estendere la protezione).

In tale ultima ipotesi, però, l’OMPI, una volta esaminata la domanda sotto un profilo meramente formale, trasmetterà la stessa ai singoli uffici nazionali designati nella domanda che effettueranno l’esame sostanziale secondo le proprie normative. I singoli Uffici avranno dunque la facoltà di notificare rifiuti o rilievi (che l’OMPI a sua volta notificherà al titolare). A differenza di quanto avviene per i Disegni o Modelli comunitari, dunque, non si avrà un unico titolo di privativa ma un fascio di diritti nazionali (con il vantaggio, però, di aver sfruttato un’unica disciplina di deposito). L’Accordo dell’Aia dunque è un sistema che conferisce una protezione a livello nazionale attraverso la deposizione di un’unica domanda presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

Quali sono i vantaggi di un deposito a livello comunitario rispetto a singoli depositi nazionali? Il deposito comunitario consente, con un’unica domanda ed un’unica procedura, di estendere la protezione del modello per l’intera Comunità Europea (con eventuale successiva automatica estensione della protezione stessa ad ogni successivo ampliamento dell'Unione Europea). Di conseguenza ai Disegni e Modelli comunitari si applicherà un unico sistema giuridico con relativa semplificazione delle formalità richieste. I vantaggi sono facilmente percepibili già considerando che tale tipo di deposito consentirà un’unica domanda, un’unica lingua di deposito, un unico centro amministrativo, un unico fascicolo da gestire, un unico pagamento.

Quando richiedere la protezione dei propri Disegni e Modelli? È sempre consigliabile procedere al deposito prima di divulgare il Disegno. Tuttavia è possibile usufruire, sia a livello nazionale che comunitario, di un periodo di tolleranza che consente di immettere sul mercato il proprio prodotto durante i dodici mesi che precedono il deposito della domanda, senza che ciò faccia venir meno il requisito della “novità” del Disegno o Modello. Al contrario, qualora per ragioni strategiche/concorrenziali si voglia tutelare il proprio Disegno ma non renderlo immediatamente pubblico, sarà possibile procedere ad un deposito con "richiesta di differimento della pubblicazione".

Infatti, sia a livello italiano che comunitario, è prevista la facoltà del richiedente chiedere, all'atto del deposito della domanda, che la pubblicazione di detto Disegno o Modello comunitario registrato sia differita per un periodo di trenta mesi a decorrere dalla data di deposito.

In tal caso l'Ufficio effettua la registrazione del Disegno o Modello comunitario registrato, ma la rappresentazione del Disegno o Modello e il fascicolo relativo alla domanda non possono essere oggetto di pubblica consultazione (verranno soltanto rese note le informazioni che permettano di identificare il titolare del Disegno o Modello comunitario registrato, la data di deposito della domanda).

Quanto dura la protezione derivante dalla registrazione di un Disegno o Modello? La protezione di un Disegno o Modello, sia italiano che comunitario, ha una durata di cinque anni dalla data di deposito e può essere rinnovata per ulteriori periodi di cinque anni, fino a un massimo di 25.

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Quale è la differenza tra un Marchio tridimensionale ed un Modello? Le differenze fondamentali consistono nei diversi requisiti richiesti ai fini di ottenere la protezione e nella durata della protezione stessa (fino ad un massimo di 25 anni per i Modelli; durata illimitata, previo rinnovo, per i Marchi tridimensionali). Un Disegno per essere registrato deve essere nuovo e deve avere carattere individuale mentre il Marchio tridimensionale deve essere un segno nuovo e deve essere idoneo a distinguere i prodotti del richiedente da quelli di un altro concorrente che operi nel medesimo settore.

Ne consegue che un Disegno, per accedere anche alla più ampia tutela dei Marchi dovrà possedere una propria ed autonoma capacità distintiva.

Quale è la differenza tra la portata di protezione di un Modello comunitario registrato e un Modello comunitario non registrato? Inserire Il Disegno o Modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzo e di vietare la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione, l’utilizzo o la detenzione per tali fini di prodotti che incorporano il Disegno o Modello e che non producono una differente impressione complessiva.

Al contrario, la protezione conferita ad un Disegno o Modello comunitario non registrato conferisce esclusivamente il diritto di opporsi all’utilizzo commerciale del Disegno soltanto in caso di utilizzo di Modello identico (copia).

I Modelli non registrati sono dunque azionabili solo avverso l’esatta imitazione mentre la protezione dei Modelli registrati si estende anche alle imitazioni simili. A differenza di un Disegno o Modello comunitario registrato, non è necessario depositare una domanda per proteggere un Disegno o Modello non registrato (appunto cd. “di fatto”). Tale semplicità nell’ottenere protezione si scontra però con l’inconveniente di non poter facilmente precostituire prove documentali (con relativa data certa) da utilizzare, in caso di controversie, per dimostrare la sussistenza del diritto. Ulteriore differenza è riscontrabile in relazione alla durata della protezione in quanto, un Disegno o Modello comunitario registrato ha una durata di cinque anni dal deposito, rinnovabili fino a un massimo di 25 mentre la protezione conferita ai Disegno o Modello comunitario non registrato dura tre anni dalla data in cui lo stesso è stato divulgato.

Quanti Modelli/Disegni si possono tutelare con un’unica domanda? A livello italiano e comunitario non è previsto un numero massimo di Modelli che possono essere ricompresi nella medesima domanda multipla. Unica condizione richiesta è che i prodotti ai quali si applicano i Disegni o Modelli appartengano alla stessa classe di Locarno, ossia che facciano parte dello stesso tipo di prodotti.

Per i Disegni o Modelli internazionali sussiste, invece, il limite massimo di 100 Modelli per ciascuna domanda.

Design e Diritto d’autore La forma di un prodotto può trovare tutela anche nel Diritto d’autore a condizione che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico. Tale protezione (che durerà tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte) potrà essere cumulata, a determinate condizioni con la tutela offerta dalla normativa sui Disegni o Modelli.

Infatti, ai sensi dell’art. 2 n. 10) della legge sul Diritto d’autore (L. 633/1941) introdotto dal D.lgs. 95/2001, sono protette attraverso il Diritto di autore le “opere del Disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

Tale tipologia di tutela, di per sé applicabile in forma autonoma, sarà anche cumulabile con quella prevista dal Codice di Proprietà Industriale per la tutela dei Disegni e Modelli.

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L’art. 44 del Codice della Proprietà Industriale stabilisce infatti che i “diritti di utilizzazione economica dei Disegni e Modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori”.

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DIRITTO D'AUTORE Introduzione La normativa sul Diritto d’autore è lo strumento messo a disposizione della capacità creativa di ogni essere umano.

Tutte le opere create dall’ingegno dell’uomo trovano spazio all’interno di tale normativa, che concepita per tutelare opere dell’arte figurativa, della musica, letterarie, cinematografiche, teatrali, radiofoniche, ecc. si è negli anni adeguata all’evoluzione dei tempi fino a ricomprendere ad oggi le creazioni più attuali quali cataloghi, siti web, software, opere di Design.

La forte evoluzione tecnologica che ha caratterizzato gli ultimi anni ha, infatti, amplificato le problematiche relative al Diritto di autore, rendendo al contempo necessario un rapido adeguamento della disciplina alle nuove fattispecie che nel tempo si sono delineate, al fine di fornire utili gli strumenti normativi a disposizione dei titolari delle creazioni intellettuali per la tutela dei propri diritti.

L’esigenza di adattare ed espandere la tutela garantita dal Diritto d’autore a nuove e meno “tradizionali” tipologie di opere è facilmente ricollegabile all’avvento dei c.d. nuovi media. Basti pensare ad internet ed alla facilità con cui, attraverso tale strumento, sia oggi possibile diventare “autori” di un opera.

Allo stesso tempo e con la stessa “facilità” aumenta il rischio che tali opere, immesse nella rete, possano essere riprodotte, copiate, indebitamente oggetto di altrui appropriazione. La tradizionale normativa dettata per il Diritto d’autore (basata su altrettanti tradizionali cardini, quali ad esempio limiti "territoriali" o la presenza di un "supporto utilizzato per la fissazione dell’opera") si trova dunque oggi a confronto con una nuova tipologia di opera"‘smaterializzata", priva di delimitati limiti "territoriali".

A livello nazionale, la disciplina sul Diritto d’autore è rintracciabile prevalentemente nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 (LDA) e successive modificazioni, e nel Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile.

Cosa si intende per Diritto d’autore Il Diritto d’autore consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela degli interessi e della personalità dell'autore, delle opere dell’ingegno di carattere creativo.

Il diritto d’autore è dunque quell’insieme di norme che disciplinano l'attribuzione di varie di facoltà a colui che realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo, volte alla concessione di diritti morali ed economici.

Cosa è possibile tutelare tramite il Diritto d’autore? Il Diritto d’autore tutela in generale le opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema, i programmi per elaboratore, le banche dati, le opere del disegno industriale (anche se non esiste una limitazione circa il genere di opere che è possibile tutelare con il Diritto d’autore). Rientrano inoltre in tale ambito di tutela anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.

I programmi per elaboratore e le banche di dati sono stati ricompresi nell’elencazione sopra riportata a seguito del recepimento delle direttive 96/9/CE e 91/250/CEE. Di tali opere il Diritto d’autore tutela “la forma espressiva”. La tutela offerta dalla normativa sul diritto

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d’Autore (che in Italia è istituita dalla Legge speciale 22 aprile 1941, n. 633) prescinde da valutazioni o apprezzamenti relative al valore “artistico” dell’opera. In altre parole, tali opere sono protette dunque a prescindere dal loro valore intrinseco o dalla loro utilità pratica. L'importante è che l'opera abbia un sufficiente carattere di creatività o di originalità che può anche essere dato dal modo personale dell'autore di esporre argomenti già noti o di rielaborare opere preesistenti (ad esempio dal riadattamento di un romanzo in un’opera cinematografica). Qualsiasi opera dell’ingegno, purché di carattere creativo, è tutelabile mediante Diritto d’autore. Ovviamente l’opera per poter godere di questo tipo di protezione, oltre ad avere un certo grado di creatività, deve essere nuova.

Cosa non tutela il Diritto d’autore? Il Diritto d’autore non tutela le idee che sono alla base di un’opera ma soltanto la forma (qualsiasi essa sia) in cui queste vengono realizzate ed esposte. Infatti, oggetto della tutela non è l’argomento di un testo (scientifico, letterario, giornalistico ecc.), ma il modo, la forma, in cui lo stesso viene trattato ed esposto (medesimi argomenti potranno essere liberamente trattati se espressi in forma diversa).

Quando nasce il Diritto d’autore? Ai sensi dell'art. 6 LDA il titolo originario dell'acquisto del Diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. La titolarità di un’opera si acquisisce, dunque, automaticamente con la sua creazione ed estrinsecazione (in qualsiasi forma ciò avvenga). Non è dunque richiesta alcuna formalità amministrativa, alcun deposito (ad esempio, presso la SIAE), registrazione o di pubblicazione dell'opera (a differenza di quanto avviene, con efficacia costitutiva, nel caso dei Brevetti, Marchi o Modelli e Disegni), affinché sorgano in capo all’autore i Diritti d’autore e la relativa protezione. Tuttavia, tali forme di "pubblicazione" costituiscono utile strumento probatorio al fine di poter facilmente dimostrare ed attribuire la paternità dell’opera (soprattutto in caso di controversie). In ogni caso, dunque, queste forme di pubblicità non hanno la funzione di dare vita al Diritto di autore, ma rivestono solo finalità di controllo o valore a fini di prova dell'avvenuta pubblicazione dell'opera e della paternità dell'autore.

Quale è la durata dei Diritti d’autore? Come regola generale, i Diritti d’autore durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dalla sua morte. Se si tratta di opere in comunione e quelle composte, i 70 anni decorrono dalla morte dell'ultimo coautore sopravvissuto. Alla scadenza di tale periodo, l'opera cade in pubblico dominio ed è liberamente riproducibile (fatti ovviamente salvi i diritti morali che restano in capo all’autore). Nelle opere collettive la durata dei diritti relativi alle singole parti si calcolerà in relazione ad ogni singolo autore. Nelle opere anonime o pseudonime la durata sarà di 70 anni dalla pubblicazione (salvo che l’autore si riveli).

A chi spetta la titolarità dei Diritti d’autore? Ai sensi dell'art. 2580 del codice civile, il Diritto d'autore spetta all'autore e ai suoi aventi causa, nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.

Nel caso di un'opera individuale, il titolare del Diritto d'autore (sia patrimoniale che morale) è, in via originaria, l'autore (cioè al soggetto cui è imputabile la creazione dell'opera dell'ingegno) in quanto creatore dell'opera.

Nel caso di opere in collaborazione, i titolari del Diritto d'autore sono, in via originaria, i coautori.

Qualora invece si tratti di un opera anonima (priva cioè del nome o con pseudonimo sconosciuto), i Diritti di autore potranno essere fatti valere da colui che la abbia rappresentata, eseguita o comunque pubblicata (ad esempio editore o produttore). Ai sensi dell’art. 8 LDA, si ritiene autore dell'opera, salvo prova contraria, colui che è in essa

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indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa.

Trattasi comunque di una presunzione semplice di paternità dell'opera, nel senso che sarà comunque sempre ammessa la prova contraria da parte del vero autore.

Ai fini di prova della qualità di autore sono equiparati l’utilizzo di pseudonimo, nome d'arte, ecc. purché questi siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero e dunque purché sia comunque possibile associare in modo non equivoco tali diciture alla persona dell'autore.

Quale è la differenza tra diritti morali e patrimoniali? I diritti morali, c.d. diritti della personalità, proteggono l’espressione personale creativa dell’autore contenuta nell’opera e, per tale motivo, spettano esclusivamente all’autore che non vi può rinunciare e non ne può disporre (sono, infatti, diritti inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili - artt. 2577 c.c. e 22 l.d.a.).

Principali diritti morali sono il diritto alla paternità, all’integrità dell’opera, il diritto di pubblicazione e il diritto di ritiro dal commercio (c.d. Dir. di pentimento).

Più nel dettaglio, il primo è il diritto di rivendicare nei confronti di chiunque la paternità dell'opera; di opporsi a modificazioni o deformazioni dell'opera e ad ogni altro atto posto in essere a danno dell'opera che arrechi pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (artt. 2577 c.c. e 20 l.d.a.); di decidere di non pubblicarla (diritto d'inedito) o di pubblicarla con il proprio nome o in anonimo. L'autore può inoltre ritirare l'opera dal commercio qualora ricorrano gravi ragioni morali e previo indennizzo nei confronti di quanti avessero acquistato i diritti di utilizzazione economica (artt. 2582 2 142 l.d.a.).

I diritti patrimoniali consistono nei diritti di sfruttamento economico dell’opera (nelle molteplici forme possibili); in particolare la legge attribuisce il diritto esclusivo di utilizzazione economica, totale o parziale, dell'opera "in ogni forma e modo, originale o derivato" (art. 12 l.d.a.).

La stessa legge prosegue poi (artt.13-18 l.d.a.) con una minuziosa elencazione delle varie facoltà ricollegabili ai diritti patrimoniali (diritto di riproduzione, trascrizione, diffusione, messa in commercio, traduzione ecc.).Tali diritti hanno durata limitata, sono rinunciabili, trasmissibili a terzi, possono essere esercitati sull’intera opera o su una sua parte e sono indipendenti uno dall’altro. E’ libera l’utilizzazione di un’opera caduta in pubblico dominio? Fatti salvi i diritti morali, l’opera caduta in pubblico dominio (allo scadere del settantesimo anno dopo la morte del suo autore) è liberamente riproducibile da chiunque.

Cosa si intende per “diritti connessi” al Diritto d’autore? I “diritti connessi” al Diritto d’autore sono quei diritti, collegati a vario titolo all’opera, che la legge riconosce non all’autore di un’opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini. Principali diritti connessi (disciplinati nel dettaglio dal titolo II della legge sul Diritto D’Autore) sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive, quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive. Ancora si parla di diritti connessi in relazione ad opere che, non presentando i requisiti per assorgere a vere e proprie “opere dell’ingegno”, godranno di questo tipo di tutela più “debole” rispetto al Diritto d’Autore. E’ il caso, ad esempio, dei bozzetti di scene teatrali, delle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, degli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del Diritto d’Autore ecc. La durata di questo tipo di diritti è limitata a 50 anni dalla divulgazione dell’opera.

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Esiste un diritto sul “titolo” di un’opera? La legge sul Diritto d’autore conferisce il diritto di vietare la riproduzione del titolo sopra altra opera del medesimo genere o specie, salvo il caso in cui l’autore abbia dato il proprio consenso. I titoli di giornali e di pubblicazioni periodiche in genere possono essere riprodotti su altre opere della medesima specie solo una volta che siano trascorsi due anni dalla cessazione della pubblicazione originaria.

In particolare, nel disciplinare tale specifica ipotesi L'articolo 100 della legge sul Diritto d'autore distingue tra "titolo dell'opera" e " titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche".

Nel primo caso la legge riconosce all'autore dell'opera il diritto di sfruttamento del titolo e, di conseguenza, di vietare che altri ne facciano un uso contro il proprio volere. Il comma 1 dell'art. 100 riconosce all'autore il diritto di vietare la riproduzione del titolo sopra altra. Unica eccezione, si avrà nel caso in cui si tratti di opere “che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione” (comma 2 art.100 l.d.a.). Per quanto invece riguarda il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, non rileva la capacità del titolo di identificare un'opera specifica, ma ai fini della lecita riproducibilità, rileva il fatto che la pubblicazione di cui si vuol riprodurre il titolo sia stata pubblicata da oltre due anni (art. 100 comma 4).

Come, e tramite quali convenzioni, viene disciplinato a livello internazionale il Diritto d’autore? La principale normativa a livello internazionale è dettata dalla Convenzione di Berna del 1886 che garantisce sotto il profilo della reciprocità una tutela minima comune per tutti i cittadini dei Paesi firmatari autori di opere dell'ingegno. In base a tale accordo i Paesi contraenti sono tenuti a garantire agli autori una serie di diritti a decorrere dalla prima pubblicazione dell'opera nel paese di origine, indipendentemente dalla normativa nazionale; trattasi in particolare del diritto alla paternità dell’opera, il diritto di riproduzione/pubblicazione, di rappresentazione ed esecuzione pubblica, recitazione, radiodiffusione. La Convenzione garantisce altresì una durata minima di 50 anni dalla morte dell’autore (i singoli Paesi hanno facoltà di concedere una protezione superiore).

Come avviene il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell’opera? Il Diritto d’autore può essere oggetto di trasferimento tramite atti di disposizione inter vivos quali, ad esempio, un contratto di edizione con il quale l’autore concede all’editore , dietro compenso, il diritto di pubblicare l’opera (diritto di sfruttamento economico della stessa) e l’editore si impegna a pubblicare e vendere l’opera ad un prezzo pattuito.

Altro tipico esempio di trasferimento dei Diritti d’autore è il contratto di rappresentazione per le opere teatrali, cinematografiche ecc. con il quale l’autore, sempre a fronte di un corrispettivo pattuito, concede la facoltà di eseguire rappresentare l’opera in pubblico.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2581 c.c. e 110 Lda, la cessione dei diritti d’autore deve risultare da un atto scritto tra le parti.

Ciò significa che per il trasferimento dei diritti di utilizzazione di un’opera la legge richiede la forma scritta necessaria ad probationem e non ad substantiam. Ciò significa che il documento di cessione rileva solo ai fini probatori, mentre per la validità dell'atto di trasferimento potrà essere concordato in qualsiasi forma, anche orale.

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LE TUTELE Introduzione La tutela delle proprie idee, della propria inventiva e del proprio patrimonio intellettuale costituisce un elemento di vitale importanza per tutte le imprese che investono su ricerca e innovazione.

La registrazione di Marchi, Brevetti, Disegni e Modelli è peraltro fondamentale per poter disporre agevolmente delle diverse forme di tutela apprestate dal nostro ordinamento giuridico in quanto, conferendo al titolare dei diritti la facoltà di agire sia in sede civile che penale, potrà essere ottenuta la tutela che l’ordinamento giuridico espressamente riconosce.

Al contrario, la tutela concessa alle cosiddette “privative di fatto”, oltre a invertire l’onere della prova, trova applicazione solo in sede civile.

La tutela successiva alla lesione non è l’unica via esperibile, parendo opportuno, ottenuta la registrazione dei propri diritti, monitorare preventivamente i propri titoli e ciò non solo con un servizio di sorveglianza da delegare ai propri Consulenti, ma anche mediante controllo Doganale, volto alla repressione di illecite pratiche che si traducono nell’importazione di merci contraffatte.

È risaputo, infatti, che la contraffazione, in particolare quella relativa agli accessori moda, ma che riguarda tutti i settori, ha raggiunto cifre vertiginose; tale circostanza è confermata dal fatto che almeno un italiano su cinque ha acquistato un prodotto contraffatto nell’ultimo anno e che l’Italia è il primo Paese europeo per acquisto di prodotti contraffatti.

Ciò accade perché i prodotti di marca sono recepiti dal pubblico come un oggetto ricercato, speciale, in cui innovazione, originalità, design, affidabilità e sicurezza, si fondono determinando l’elevata qualità del prodotto.

La consapevolezza acquisita dai consumatori, a fronte di ingenti sforzi da parte dei produttori, rischia tuttavia di essere vanificata ogni volta che il prodotto originale viene sostituito, nell’acquisto, da quello contraffatto.

Ancora oggi, troppo spesso, vengono acquistati da consumatori consapevoli - agli angoli delle strade o sulle spiagge - prodotti contraffatti e di pessima qualità, sottovalutando gli elevati rischi che un simile comportamento reca sia all’industria nazionale che, spesso e volentieri, alla salute.

Condizione essenziale per le diverse forme di tutela apprestate dal nostro ordinamento giuridico è la registrazione di Marchi, Brevetti, Disegni e Modelli.

La registrazione infatti permette al titolare dei rispettivi diritti di agire sia in sede civile che penale al fine di tutelare pienamente il proprio prodotto.

Al contrario, la tutela concessa alle c.d. “privative di fatto” oltre che a invertire l’onere della prova, trova applicazione solo civile.

Tutela civile Dal luglio 2003 la tutela della Proprietà Intellettuale, è stata devoluta alla competenza di Dodici Sezioni Specializzate presso Tribunali italiani (Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo).

I provvedimenti che si possono ottenere in ambito civile sono:

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• provvedimenti inibitori: in casi di urgenza, è prevista la possibilità di ottenere un intervento del giudice volto ad inibire alla controparte di persistere nella propria illegittima condotta;

• descrizioni giudiziali: descrizione resa giudizialmente al fine di ottenere la prova della contraffazione utile nel successivo giudizio;

• sequestri. Tutela penale La tutela penale, particolarmente efficace nelle fiere, ove ad eccezione delle azioni penali è possibile unicamente la descrizione civile, è azionabile in tutti i casi di violazione di privative industriali, siano essi Marchi , Brevetti per invenzione, Disegni e Modelli (registrati).

I Marchi sono specificatamente protetti da tre norme contenute nel codice penale e precisamente: • l’art. 473, primo e terzo comma (rubricato “Contraffazione, alterazione o uso di segni

distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali”); • l’art. 474 (“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”); • l’art. 517 (“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci e falsa o fallace

indicazione”). I Disegni e modelli godono della tutela penale di cui all’art. 473 c.p. comma 2 e, in via alternativa dall’art. 127 del nuovo Codice della Proprietà Industriale.

I Brevetti per invenzione sono infine tutelati dall’art. 127 del nuovo Codice della Proprietà Industriale.

Tutela doganale La tutela doganale costituisce un’importante aiuto nella prevenzione alla circolazione di prodotti con Marchi contraffatti (quanto a Modelli e Brevetti la tutela doganale, pur possibile, appare ad oggi ancora inidonea): si tratta di un meccanismo finalizzato ad esercitare una tutela dei diritti di Proprietà Industriale a soglia anticipata, che decorre sin dal momento della introduzione nello Stato di prodotti di cui si sospetta la contraffazione.

A tal fine, il titolare del diritto, deve redigere una istanza contenente tutte le informazioni necessarie e sufficienti ai funzionari doganali per identificare, nel corso delle loro attività di controllo, le merci sospettate di violare i diritti di proprietà industriale.

Tutela in fiera La tutela immediata riconosciuta nell’ambito di un’esposizione fieristica è regolata dal nuovo Codice di Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005) e, in particolare, dall’art. 129, comma 3 che sancisce: “salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di Proprietà Industriale, finché figurino nel recinto di un’esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima”.

Pertanto, a parte le azioni penali sempre possibili in Fiera, in sede civile resta esclusivamente possibile chiedere una descrizione del presunto prodotto in violazione dei diritti di privativa industriale (di cui all’art. 128 Codice della Proprietà Industriale).

Di particolare evidenza è la recentissima modifica introdotta dal DDL 11/95 del 9 luglio 2009 (con entrata in vigore prevista per la data del 1.01.2010) dal Pacchetto sicurezza appena emanato, il quale oltre che ad inasprire le sanzioni a carico di chi si rende responsabile di violazioni di altrui diritti di privativa ha espressamente ridisegnato la normativa in materia di repressioni delle false o fallaci indicazioni, non consentendo più la regolarizzazione delle merci una volta che queste sono state immesse in libera pratica.

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Quali sono i diversi tipi di tutela per Marchi, Brevetti e Modelli registrati? Le tutele messe a disposizione dall’ordinamento giuridico italiano a salvaguardia dei Diritti di Proprietà Intellettuale ed Industriale sono menzionate nelle tutela civile ed la tutela penale.

Accanto ad esse, invocabili una volta che l’illecito si è già consumato, è possibile affiancarne una terza, ovvero la tutela doganale, finalizzata ad individuare l’importazione, con successiva immissione nel nostro territorio di merci in violazione di un altrui diritto di privativa, prima che il prodotto si “polverizzi” nel territorio dello Stato.

La registrazione di un Marchio, Modello o Brevetto, costituisce il presupposto necessario per agire sia in sede civile che penale nei confronti dei soggetti terzi che hanno posto in essere comportamenti o azioni che ledono un valido diritto di privativa. È altresì possibile, ma solo in sede civile, tutelare i propri Marchi o Modelli di fatto - e quindi non registrati – fornendo tuttavia la dimostrazione dell’effettivo uso degli stessi e quindi di fatto invertendo “l’onere della prova”.

Quali sono le diverse tutele civili? Dal luglio 2003 la tutela della Proprietà Intellettuale è stata devoluta alla competenza delle Sezioni Specializzate presso 12 Tribunali italiani (Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo). Il titolare di un diritto di privativa può optare per l’instaurazione di un giudizio ordinario oppure richiedere l’adozione di particolari misure “cautelari”, qualora ne sussistano i presupposti.

Gli strumenti di tutela del Marchio sono regolati dagli artt. 124-134 del Codice della Proprietà Intellettuale.

Nel caso di contraffazione gli strumenti a disposizione sono: • inibitori, ovvero quei provvedimenti finalizzati a bloccare la contraffazione nonché la

continuazione della contraffazione; • ripristinatori, che mirano invece a ripristinare lo stato di fatto anteriore alla

contraffazione; • risarcitori, finalizzati a ripristinare la situazione patrimoniale del titolare di un diritto

anteriore prima della contraffazione. Quali misure cautelari posso richiedere? Sia prima dell’instaurazione del giudizio ordinario che in pendenza dello stesso, il soggetto titolare di un valido diritto che ritiene di essere stato danneggiato dall’illecito comportamento altrui, potrà ottenere, attraverso il deposito del relativo ricorso al Tribunale competente, l’emissione di provvedimenti finalizzati a limitare i pregiudizi subiti, ovvero i danni arrecati dalla contraffazione/usurpazione in attesa che il Giudice ordinario emetta la sentenza. Tali provvedimenti sono: • descrizione: misura cautelare diretta ad acquisire la prova della violazione del proprio

diritto di Proprietà Industriale da utilizzare nel successivo procedimento ordinario; tale prova si acquisisce attraverso l’intervento di un ufficiale giudiziario designato a compiere, con l’ausilio di un consulente tecnico, la descrizione di quei prodotti asseriti contraffatti mediante l’impiego di mezzi fotografici o altri mezzi tecnici di accertamento;

• sequestro: strumento attraverso il quale viene sottratta al presunto contraffattore la disponibilità dei prodotti da lui utilizzati in violazione di un precedente diritto di privativa. È lo strumento che impedisce la prosecuzione di tutte le attività illecite denunciate dal legittimo titolare di un Marchio, Modello, Brevetto;

• inibitoria: strumento finalizzato ad imporre al presunto contraffattore il divieto di iniziare, proseguire, riprendere la fabbricazione o il commercio ovvero l’uso di quei prodotti che costituiscono violazione di un diritto di Proprietà Industriale ed Intellettuale. Con l’inibitoria potrà essere fissata altresì la corresponsione di una somma di denaro per

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ogni successiva violazione dell’ordine disposto dal giudice o per ogni ritardo nella sua esecuzione.

Il giudice che dispone i provvedimenti sopra riportati potrà, se richiesto, fissare sanzioni accessorie, quale una penale a carico del presunto contraffattore da corrispondersi per ogni successiva violazione dell’ordine di inibizione o per ogni ritardo nella sua esecuzione nonché la pubblicazione dell’ordinanza, anche solo nel dispositivo, su quotidiani a tiratura nazionale.

E il giudizio ordinario in sede civile? Oggi, la maggior parte delle controversie civili hanno una definizione a seguito del procedimento cautelare (precedente al rito ordinario e diverso). Per quanto riguarda il giudizio ordinario, il titolare di un diritto di privativa registrato, o in corso di registrazione, potrà instaurare un giudizio di contraffazione davanti al Tribunale territorialmente competente al fine di far cessare l’illecito posto in essere ad opera di un terzo soggetto. Tale azione sarà rivolta non solo ad ottenere la cessazione dell’illecito subito ma anche al risarcimento dei danni patiti per effetto della contraffazione subita.

Tale azione sarà pertanto finalizzata a: • accertare la contraffazione del titolo di Proprietà Industriale ed Intellettuale; • ottenere un provvedimento che inibisca ulteriori violazioni successive all’emanazione

della sentenza, anche unitamente alla statuizione di una penale per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del provvedimento;

• ottenere un provvedimento di assegnazione in proprietà dei prodotti oggetto di violazione;

• ottenere un provvedimento di distruzione dei prodotti contraffatti; • ottenere la fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della

sentenza o per ogni violazione commessa successivamente; • ottenere la pubblicazione della sentenza su quotidiani a tiratura nazionale; • ottenere un congruo risarcimento del danno causato dalla contraffazione.

Quale tutela penale? Esiste la tutela penale per reprimere la contraffazione con sanzioni che incidono direttamente sulla persona e sul patrimonio del contraffattore, mediante irrogazione di una multa unitamente all'arresto. La contraffazione dei suddetti titoli viene identificata come reato contro la fede pubblica (artt. 473-474 c.p.), ovvero contro l’industria ed il commercio (art. 517 c.p.) nell’ipotesi di immissione in commercio di prodotti recanti false o fallaci indicazioni (made in).

È bene ricordare che dallo scorso 15 agosto, per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della L. n. 99 del 23 luglio 2009 (che ha dato attuazione al DDL n. 1195 - B approvato il 9 luglio 2009, dal titolo “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”) le pene per coloro che si rendono responsabili dei reati contro la fede pubblica sono state notevolmente inasprite, sia per quanto riguarda la durata della detenzione che in relazione all’applicazione delle relative multe. La tutele penali, nonostante ancora oggi sia oggetto di numerose discussioni nonché diverse interpretazioni, conferiscono al titolare di un valido diritto di privativa la possibilità di ottenere concreti risultati nei confronti dei contraffattori.

Quale tutela penale a favore dei titolari di Marchi, Brevetti, Modelli e Disegni? I titolari di Marchi, Brevetti, Modelli e Disegni, possono contare, alla luce della normativa vigente, tanto sull’applicazione di misure detentive quanto di multe, la cui entità varia a seconda che si tratti di contraffazione o alterazione, di introduzione nel territorio dello stato o di detenzione, nel modo che segue: • la contraffazione, ovvero l’uso di Marchi o segni contraffatti e/o alterati è punita con la

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.500,00 a 25.000,00;

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• l’introduzione nel territorio dello stato di prodotti industriali con Marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, è punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 3.500,00 a 35.000,00;

• la detenzione, da ultimo, finalizzata alla vendita o la messa in circolazione di prodotti industriali con Marchi contraffatti o alterati, è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000,00;

• infine la contraffazione, l’alterazione o l’uso di Modelli, Disegni o Brevetti contraffatti o alterati, è punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 3.500,00 a Euro 35.000,00.

Come può essere instaurato un procedimento penale per la salvaguardia di un titolo di Proprietà Intellettuale? Un soggetto, il cui diritto di privativa sia stato violato dall’altrui attività illecita, potrà adire la competente autorità penale al fine di ottenere, preliminarmente al dibattimento, il sequestro e quindi la confisca delle cose che sono servite a commettere il reato, con la conseguente distruzione, il risarcimento dei danni patiti per effetto della contraffazione.

L’azione penale può essere instaurata mediante il deposito di una denuncia, o querela, direttamente nelle mani della Guardia di Finanza territorialmente competente la quale, valutati i titoli di privativa nonché la documentazione allegata, provvederà ad operare il sequestro per poi trasmettere la relativa notizia di reato alla competente Procura. Il procedimento penale potrà altresì instaurarsi senza l’impulso del soggetto leso, bensì in sede di sdoganamento delle merci o di controlli eseguiti presso le aziende da parte della Guardia di Finanza. In ogni caso, una volta convalidato il sequestro penale ad opera del Pubblico ministero incaricato e conclusesi le indagini preliminari, verrà emesso nei confronti del presunto contraffattore (salva l’ipotesi dell’archiviazione del procedimento penale) il decreto di citazione a giudizio con l’indicazione della relativa data di udienza. Il soggetto leso, giunti a questo punto, avrà la facoltà di costituirsi, attraverso il proprio legale, parte civile all’interno del procedimento penale al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti per effetto della contraffazione. Tale azione, solitamente celere, non fa venire meno la possibilità di instaurare un successivo giudizio civile che, basandosi anche sulla sentenza resa in sede penale, permetterà di ottenere il risarcimento dei danni non liquidati nel giudizio penale.

Quali sono le tutele doganali? La tutela doganale consente al titolare di un valido titolo di Proprietà Industriale ed Intellettuale di prevenire l’entrata nel territorio europeo e nazionale di prodotti contraffatti. Ciò avviene attraverso il deposito presso gli uffici dell’Agenzia Centrale delle Dogane di una domanda di intervento, europea o nazionale, relativa a merci contraffatte e usurpative. Tale domanda, correlata dagli attestati di registrazione dei propri diritti di privativa, consente di monitorare l’illecita immissione nel territorio nazionale di prodotti contraffatti prima che questi vengano messi sul mercato.

In sede di immissione in libera pratica, l’Agenzia delle Dogane eserciterà il proprio potere di intervento secondo le modalità previste dagli artt. 4 e 9 del Reg. 1383/2003, sospendendo lo svincolo o procedendo al blocco delle merci ritenute sospette, proprio in forza della domanda presentata.

A seguito del fermo doganale, il titolare del diritto, opportunamente informato dall’Autorità Doganale, avrà la facoltà, nei dieci giorni successivi, di verificare la genuinità delle merci sospese (tre quanto non è stata presentata la domanda di intervento). Qualora dal controllo esercitato le stesse risultassero contraffatte, il personale incaricato delle dogane sospenderà la svincolo delle merci dando immediata comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica territorialmente competente che, per effetto della convalida del sequestro determinerà l’instaurazione di un procedimento penale. Il titolare del legittimo titolo avrà quindi la possibilità, una volta emesso il relativo decreto di citazione a

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giudizio, di costituirsi parte civile nei confronti dell’imputato per ottenere il ristoro di tutti i danni patiti per effetto della contraffazione.

La tutela preventiva si è rivelata di grande efficacia, soprattutto per quelle società nazionali che hanno diversi concorrenti che realizzano prodotti identici o simili al di fuori dello Stato italiano.

Quale ulteriore attività di controllo sulle merci viene posta in essere dalla Dogana? La Dogana svolge altresì una fitta attività di monitoraggio, finalizzata alla repressione delle false e fallaci indicazioni di origine o provenienza. In particolare la stessa ha facoltà, in occasione della presentazione della domanda di immissione in libera pratica delle merci importate, di accertarne la corretta etichettatura. Qualora i prodotti dovessero risultare non conformi alle disposizioni di legge, verranno sottoposti a relativo fermo con conseguente comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica competente.

A tal proposito è opportuno osservare che per effetto dell’entrata in vigore della L. 135/2009 le pene applicate alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci – segnatamente recanti false o fallaci indicazioni – sono state inasprite. Nell’ipotesi sopra contemplata è prevista la reclusione fino a 2 anni (1 anno prima dell’entrata in vigore della presente Legge) unitamente all’irrogazione di una multa fino a Euro 20.000,00 (multa che precedentemente era alternativa alla reclusione).

A ciò si deve necessariamente aggiungere che l’uso di Marchi con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che la merce sia di origine italiana (ad esempio Bell’Italia, ItalBianchi o altri marchi simili) senza che gli stessi siano accompagnati da precise ed evidenti indicazioni sull’origine o sulla provenienza estera (o comunque sufficienti ad evitare un qualsiasi fraintendimento sulla provenienza della stessa) comporteranno l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra Euro 10.000,00 ed Euro 250.000,00. Tale sanzione verrà comminata in ogni caso, anche qualora si dovesse provvedere a regolarizzare le informazioni circa l’origine o la provenienza estera dei prodotti.

Quale tutela è conferita al Marchio di fatto? Il titolare di un Marchio di fatto può ottenere la medesima tutela riconosciuta dal legislatore al titolare di un Marchio registrato a condizione che lo stesso sia dotato di tutti i requisiti (novità, liceità e capacità distintiva) dalla legge previsti per i Marchi registrati.

Elemento costitutivo dei diritti scaturenti dal Marchio di fatto è l’uso, attuale e continuativo, che dello stesso viene fatto per contraddistinguere i prodotti o servizi che vengono offerti.

Altro elemento fondamentale è un utilizzo non meramente locale, tale da consentire al suo legittimo titolare di agire nei confronti di colui che successivamente ha registrato un segno identico o comunque idoneo a creare un rischio di confusione tra i due segni, per ottenere la dichiarazione di nullità del Marchio successivamente registrato.

Quali sono le tutele più efficaci tra i diversi generi? Tutte le tutele sono egualmente efficaci. Tuttavia, quanto a celerità, il sequestro delle merci operato da parte della GdF, a seguito del deposito di una denuncia, è solitamente immediato e suscettibile di convalida nelle successive 48 ore da parte del Pubblico Ministero designato. Tale strumento va utilizzato esclusivamente di fronte alla pedissequa copia o riproduzione del proprio diritto, sia esso Marchio, Modello o Brevetto al fine di non mettere inutilmente in moto la macchina giudiziaria.

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Quali sono i tempi dei diversi tipi di tutela? Le tempistiche a seconda del tipo di tutela invocata possono essere sinteticamente così riassunte: • procedimento cautelare:

− inaudita altera parte: entro 1 mese; − sentite le parti:

. con CTU cautelare: oltre i 6 mesi;

. senza CTU cautelare: entro 3 mesi; • causa di Merito:

− importanza della scelta del foro; − rito ordinario, Milano: entro 3 anni:

. CTU tecnica: dai 6 ai 9 mesi;

. CTU contabile: circa 6 mesi; • procedimento penale:

− convalida del sequestro operato dalla Guardia di Finanza da parte del Pubblico Ministero: circa 48 ore;

− indagini con successiva archiviazione/decreto di citazione a giudizio: tra 6 e 18 mesi; − processo: non inferiore ad 1 anno.

Posso ottenere un risarcimento del danno in caso di contraffazione dei miei diritti di Proprietà Intellettuale? È sempre possibile ottenere il ristoro dei danni patiti per effetto della contraffazione di un valido diritto di Proprietà Intellettuale ed Industriale sia in sede civile che in sede penale.

In sede civile: il risarcimento del danno da contraffazione presuppone: • che vi sia un illecito (danno ingiusto ex art. 2043); • che l'autore della violazione abbia agito con dolo o con colpa; • che vi sia un rapporto di causalità tra contraffazione e danno subito dal titolare del

Marchio. Dalla contraffazione di valido titolo di privativa possono infatti derivare: • un danno emergente (perdita patrimoniale), inteso quale perdita di una parte del

patrimonio del titolare del diritto leso per effetto della contraffazione (spese sostenute per la promozione, la realizzazione del prodotto, per accertare la contraffazione nonché per limitarne i danni);

• un lucro cessante (mancato guadagno), inteso quale utile che il titolare del diritto avrebbe potuto ottenere se non vi fosse stata la contraffazione, che può riassumersi nella consistente riduzione delle vendite, degli utili o del fatturato, delle royalties che sarebbero state corrisposte in presenza di valido contratto di licenza, nonché nei benefici conseguiti dall’autore della contraffazione;

• un danno morale, conseguente la perdita di immagine subita per effetto della contraffazione.

In sede penale: • come già indicato al punto 6, la parte lesa dal reato di contraffazione ha la possibilità di

costituirsi parte civile all’interno del procedimento penale chiedendo il ristoro di tutti i danni patiti per effetto del reato come sopra riportati. È altresì possibile, in tale sede, ottenere la corresponsione di una provvisionale immediatamente esecutiva (commisurata in un importo compreso tra il 20% e il 40% del danno richiesto) da escutere, qualora non corrisposta spontaneamente dall’imputato, mediante l’instaurazione di una procedura esecutiva.

Come posso tutelare i miei prodotti contraffatti all’interno di una Fiera? La tutela immediata riconosciuta nell’ambito di un’esposizione fieristica, regolata dal nuovo Codice di Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005), prevede che ferma restando la possibilità di esercitare una azione penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti gli oggetti nei confronti dei quali si ravvisi la violazione di un diritto di Proprietà Industriale, e

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ciò finché permangono all’interno del recinto di un’esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato.

Pertanto, a parte le azioni penali sempre possibili in Fiera, in sede civile è esclusivamente possibile chiedere una descrizione del presunto prodotto in violazione dei diritti di privativa industriale.

Penalmente, al contrario, è possibile procedere con la redazione di un atto di denuncia da depositare nelle mani della Guardia di Finanza che, dopo averne appreso i contenuti e designato un ausiliario di Polizia Giudiziaria incaricato di individuare correttamente i Marchi, Modelli o Brevetti dichiarati contraffatti, procederà con il sequestro immediato delle merci presenti all’interno dello stand per poi trasmettere la comunicazione della notizia di reato al magistrato designato presso la Procura della Repubblica competente per la successiva convalida del sequestro operato.

Esistono metodi di risoluzione stragiudiziale per la Proprietà Intellettuale? Accanto alle azioni civili e penali esperibili dal titolare di un diritto di privativa, che ne afferma la violazione da parte di un terzo soggetto, è possibile, meglio se per mezzo di un legale o comunque uno studio di consulenti in Proprietà Intellettuale o Industriale, inoltrare al presunto contraffattore una diffida. La stessa dovrà essere finalizzata al ritiro dal mercato di quei prodotti in violazione della vostra privativa con ulteriore formale impegno a non porre più in essere atti lesivi di altrui diritti. Contestualmente potrebbe altresì essere richiesta una somma a titolo di risarcimento, anche simbolica, dei danni patiti e, confidando nel buon senso del soggetto diffidato a cessare tali illecite attività, la controversia potrebbe risolversi in via del tutto stragiudiziale.

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LINK UTILI Global & Regional Intellectual Property Organizations

1. World Intellectual Property Organization (WIPO) http://www.wipo.int/portal/index.html.en 2. International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) http://www.upov.int/index_en.html 3. World Trade Organization (WTO) Intellectual Property Gateway Page http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e.htm 4. European Patent Office (EPO) http://www.epo.org/ 5. Eurasian Patent Organization (EAPO) http://www.eapo.org/rus/ea/index.html 6. Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) - European Trademarks and

Designs http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do 7. European Community Plant Variety Office (CPVO) http://www.cpvo.europa.eu/main/en 8. Benelux Office for Intellectual Property http://www.boip.int/index.html 9. African Intellectual Property Organization (AIPO/OAPI) http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/index.htm 10.African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) http://www.aripo.org/

National Intellectual Property Offices

1. U.S. Patent and Trademark Office http://www.uspto.gov/ 2. Japan Patent Office http://www.jpo.go.jp/ 3. German Patent and Trade Mark Office http://www.dpma.de/ 4. United Kingdom Intellectual Property Office http://www.ipo.gov.uk/ 5. French Industrial Property Office http://www.inpi.fr/ 6. Swiss Federal Institute of Intellectual Property https://www.ige.ch/index.php?id=1&L=3 7. Canadian Intellectual Property Office http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/Home 8. IP Australia http://www.ipaustralia.gov.au/ 9. Italian Patent and Trademark Office http://www.uibm.gov.it/it/ 10.Korean Intellectual Property Office http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.eng.main.BoardApp

Courts and other Tribunals

1. U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit official site http://www.cafc.uscourts.gov/ 2. European Patent Office Boards of Appeal Decisions: Search Decisions from 1979-

(http://www.epo.org/patents/appeals/search-decisions.html), Browse Decisions

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from 1999- (http://www.epo.org/patents/appeals/new.html) 3. Court of Justice of the European Communities (ECJ): Reports of Cases in the Court of

Justice (1954-) and the Court of First Instance (1989-) http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm 4. Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM): Trade Marks and Designs

Decisions (1994-): Trademark Decisions (http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/caseLaw/decisionsOffice.en.do), Design Decisions (http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/caseLaw/decisionsOffice/decisionsOffice.en.do)

5. World Trade Organization TRIPS Dispute Settlement Decisions (1996-) 6. WIPO Internet Domain Name Arbitration Decisions (2000-) http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel5_e.htm 7. Decisions of the Boards of Appeal of the European Patent Office http://www.epo.org/patents/appeals.html

Professional, Trade and Rights Management Organizations

1. American Bar Association Section of Intellectual Property Law http://www.abanet.org/intelprop/ 2. German Patent Attorneys Association http://www.patentanwalt.de/ 3. Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA) (U.K.) http://www.itma.org.uk/ 4. Chartered Institute of Patent Agents http://www.cipa.org.uk/pages/home 5. Japan Patent Attorneys Association (JPAA) http://www.jpaa.or.jp/english/ 6. American Intellectual Property Law Association (AIPLA) http://www.aipla.org/ 7. International Trademark Association (INTA) http://www.inta.org/ 8. International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) https://www.aippi.org/ 9. Institute of Professional Representatives Before the European Patent Office (EPI) http://www.patentepi.com/ 10.International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI) http://www.ficpi.org/ 11.Association of Patent and Trademark Attorneys in Italian Industry http://www.aicipi.it/

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12.Licensing Executives Society International (LES)

http://www.lesi.org/Article/Home.html 13.European Communities Trade Mark Association (ECTA) http://www.ecta.org/?lang=en 14.Association of European Trade Mark Owners (MARQUES) http://www.marques.org/

Studi di consulenza che hanno collaborato alla predisposizione della monografia

1. Bugnion http://www.bugnion.it/ 2. Modiano e Partners http://www.modiano.com/ 3. Notarbartolo e Gervasi http://www.ngpatent.com/ 4. Studio Legale Mainini e Associati http://www.maininieassociati.it/XFM_Portale/IndexPortale.asp?S=50