Società  Italiana  Breve0  Aprile  Maggio  2014  ©  

PROGETTO GEN HORT

Lezione XIV: Gestire le invenzioni

Stefano Borrini

Società Italiana Brevetti

Art. 65 CPI […] 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore. 

Contratti a monte: ricerca commissionata

Ricerca commissionata Contratti di sviluppo e

Contratti di ricerca Ricerca cooperativa

Convenzione quadro che fornisce lo schema di riferimento della collaborazione tra impresa finanziatrice e università - Indirizzo del programma di ricerca cui seguono i contratti attivativi

Accordo realizzato quando l’impresa esprime la volontà di presidiare alcune conoscenza specifiche. Convenzione regola la condivisione del personale strutture e laboratori. In genere sostenuta da finanziamenti nazionali e comunitari. Lungo periodo

Accordi di ricerca commissionata ma prevedono sviluppo di una tecnologia già protetta. Si hanno quando una impresa è interessata a una tecnologia ma richiede lo sviluppo ulteriore prima di sottoscrivere una licenza. Impresa finanzia e si garantisce i risultati attraverso un opzione.

Contratti di ricerca o consulenza conto terzi Finanziamento privato

Titolarità disciplinata dal contratto:

- titolarità del finanziatore

- diritto di accesso dell’EPR

Compenso:

- per l’attività di ricerca

- ulteriore in casi di brevettabilità del risultato

- ancora ulteriore in caso di sfruttamento commerciale di brevetti o know-how

Contratti di ricerca o consulenza conto terzi

Riconoscimento diritto morale degli inventori

No al divieto assoluto di pubblicazione ma

- limitato nel tempo in funzione delle reali esigenze

- non oltre un determinato periodo dalla cessazione degli effetti del contratto

Obbligo del committente di comunicare il deposito di domande di brevetto

Finanziamenti pubblici, ampi programmi di ricerca, programmi quadro, convenzioni. Caratteristica principale Condivisione iniziale di conoscenze, di diritti IP, di competenze, strumentazione, apparecchiature, rischi.   Definire: Regimi di titolarità e utilizzo delle conoscenze pregresse (background), conveniente: procedere ad un censimento (opt-in / opt-out / opt-in in busta sigillata) al fine di

evitare dispute su cosa sia background e cosa foreground evitare appropriazione da parte dei contraenti di informazioni pregresse dell’altro contraente gestire in fase commerciale la dipendenza e capire chi debba concedere diritti all’accesso; evitare conflitti in caso di ricerche parallele

estendere ai c.d sideground conoscenze relative al proprio background sviluppate nel corso del progetto di ricerca ma parallelamente e indipendentemente da esso Regimi di titolarità dei risultati conseguiti (foreground) (fonti di finanziamento / modelli predisposti da associazioni e finanziatori)

Attribuzione della titolarità nei rapporti tra istituzioni Attribuzione della titolarità nella istituzione

Ricerca cooperativa

Contratti di sviluppo Collaborazione inventore – EPR mette a disposizione laboratori, apparecchiature

Titolarità al committente ma EPR deve essersi preventivamente fatta cedere diritti da inventore

Durata

Verifiche periodiche

Esonero dell’EPR da responsabilità per mancata brevettazione o non idoneità del prodotto o danni a terzi

Corrispettivi calcolati in base ai giorni di ricerca – royalties per la commercializzazione del prodotto.

Pubblicazioni - Confidenzialità

1. La società P ha maturato una profonda esperienza nel settore della produzione di proteine umane d’interesse farmaceutico attraverso espressione in organismi geneticamente modificati: piante.

Esempi di contratti di ricerca tra privati e università

2. Nell’ottica dello sviluppo e commercializzazione delle molecole prodotte, P ha stipulato un accordo di ricerca con una certa Università (U) per lo scale up del metodo con produzione in campo, la purificazione delle proteine prodotte ed i test clinici necessari al rilascio di una AIC.

© Studio Legale SIB 2014    

Esempio

3. La collaborazione inizia regolarmente e termina dopo un certo numero di anni.

1.  Premessa: Definizione delle Parti e delle rispettive competenze e/o campi di attività ed interessi;

2.  Oggetto del contratto: Definizione veloce delle finalità delle attività commissionate.

3.  Definizione dettagliata del Programma di ricerca, normalmente descritto in allegato.

4.  Aspetti economici: Corrispettivi pagati dal Committente privato all’Amministrazione pubblica che esegue la ricerca e modalità e tempistica di pagamento.

Contratti di ricerca

5. Background: Conoscenze, Materiali e Strumenti di ricerca. 6. Material Transfer Agreement (MTA) e/o licenze d’uso

dell’informazione brevettata. 7. Proprietà delle conoscenze maturate, dei risultati della ricerca, della

documentazione. 8. Protezione I.P.: definizione dei diritti e titolarità. 9. Invenzioni di perfezionamento ed invenzioni derivate

10. Diritti/Doveri dell’inventore 11. Segretezza/confidenzialità, durata del vincolo di segretezza; 12. Utilizzazione/pubblicazione dei risultati. 13. Eventuali corrispettivi all’Università 14. Durata del contratto; durata del vincolo post contrattuale e

Recesso. 15. Foro competente.

Contratti di ricerca

Il contratto definirà: Durata di validità del contratto o e quindi della cooperazione privato/pubblico.

Durata del periodo dopo la fine del contratto, entro il quale valgono ancora dei vincoli per le parti, vuoi di segretezza, vuoi di sfruttamento delle conoscenze maturate durante la cooperazione.

1. Durata del contratto; durata dei vincoli post contrattuali:

La definizione dei vincoli post contrattuali è di fondamentale importanza per ricerche in settori ove la realizzazione concreta di un’invenzione può richiedere anni.

È questo il caso di piante transgeniche per le quali il passaggio tra la sperimentazione a livello di laboratorio o impianto pilota e la produzione industriale in campo necessita almeno di 2-3 anni.

1. Durata del contratto; durata dei vincoli post contrattuali:

Il contratto dovrebbe contenere una clausola che vieti all’Università, per un periodo da definire (1, 2 o 3 anni) dalla fine del contratto, di sfruttare autonomamente le conoscenze maturate durante la cooperazione per produrre invenzioni derivate o di perfezionamento brevettate, se non

(i) previa autorizzazione del Finanziatore Privato, (ii) e concessione di una licenza d’uso (gratuita) non esclusiva sulla

nuova invenzione.

1. Durata del contratto; durata dei vincoli post contrattuali:

Finanziatore privato già possedeva una competenza scientifica profonda, brevettata nella realizzazione di piante transgeniche capaci di produrre proteine umane di interesse farmaceutico. Trasferiva:

•  licenza d’uso sul brevetto relativo alle piante transgeniche brevettate,

•  il know how necessario per la miglior realizzazione dell’invenzione brevettata,

•  linee di piante transgeniche

•  loro semi e

•  cassette di espressione

•  La definizione del materiale biologico stesso ivi comprese la progenie, i materiali derivati, i materiali modificati;

•  Gli obblighi del Fornitore e del Ricevente;

•  I diritti di proprietà nascenti dal materiale e sui derivati visti sopra (deposito m.o.);

•  I diritti di proprietà intellettuale;

•  I vincoli di segretezza; le garanzie, le responsabilità ed il termine del contratto.

Material Transfer Agreement 

• Il programma di ricerca non produrrà solamente risultati o materiali o invenzioni brevettabili, ma produrrà prima di tutto nuova conoscenza scientifica, la cui titolarità va indicata.

• La titolarità sulla conoscenze sviluppate dovrà valere anche oltre i termini temporali contrattuali per evitare al termine del contratto lo sfruttamento autonomo di invenzioni derivate o di perfezionamento basate su tali conoscenze.

4. Titolarità sulle conoscenze maturate, sui risultati della ricerca, sulla documentazione

•  lI Finanziatore Privato del programma sarà normalmente indicato come titolare unico di tutti i diritti.

• Tuttavia le Parti potranno stabilire attraverso clausole specifiche nel contratto una ripartizione differente della titolarità ed i termini entro i quali i diritti possono essere esercitati.

4. Titolarità sulle conoscenze maturate, sui risultati della ricerca, sulla documentazione

Il contratto dovrà definire il diritto del ricercatore ad essere riconosciuto come inventore.

6. Diritti/doveri dell’inventore

•  Ma anche prevedere il dovere dell’inventore a sottoscrivere qualsiasi documento possa rendersi necessario affinché il Finanziatore Privato possa validamente acquisire la titolarità dell’invenzione brevettata, là dove la legge nazionale riconosca l’inventore come titolare del brevetto. Per esempio negli Stati Uniti.

•  Ancora prevedere l’impegno dell’inventore a fornire tutte le informazione tecniche necessarie per una valida brevettazione

6. Diritti/doveri dell’inventore

Il contratto dovrà definire le condizioni alle quali il ricercatore/Università potrà pubblicare le nuove conoscenze scientifiche e risultati conseguiti nell’ambito del programma di ricerca.

8. Utilizzazione/pubblicazione dei risultati

Normalmente ogni divulgazione pubblica: •  scritta (articoli, poster, abstract), •  orale (conferenze, lezioni) •  in Internet, o •  come tesi di laurea,

dovrà essere preventivamente sottoposta ed autorizzata dal Finanziatore Privato e non dovrà creare pregiudizio al deposito di una domanda di brevetto e alla validità del successivo brevetto concesso.

7. Segretezza – confidenzialità: parti vincolate e confidenzialità

Con il termine Informazioni si intende qualsiasi segreto industriale, know-how, informazione tecnica, scientifica, finanziaria o commerciale, messe a disposizione

Materiale Originale

Progenie ogni discendenza del Materiale Originale, ovvero ogni prodotto ottenuto da un evento di replicazione del Materiale Originale.

Derivazione Non Modificata ogni sostanza o elemento scoperto o ottenuto dal Ricevente nell’Attività di Ricerca (come di seguito definita) e che consiste in una parte o prodotto del Materiale Originale o della sua Progenie come ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, proteine, plasmidi, vettori, DNA, RNA.

Modificazione ogni sostanza, elemento, cellula o microrganismo scoperto o ottenuto nell’Attività di Ricerca (come di seguito definita) che comprenda

una parte del Materiale Originale o della Progenie o una Derivazione Non Modificata.

Nuove Informazioni qualsiasi segreto industriale, know-how, informazione tecnica, scientifica, finanziaria o commerciale, o qualunque altro tipo di informazione su diritti proprietari riguardante il Materiale Generale, le Informazioni, l’Attività di Ricerca e le Invenzioni, siano esse espresse in forma orale o scritta, registrate su supporto volatile, ottico o magnetico, di cui il Ricevente o i suoi collaboratori vengano in qualunque modo a conoscenza per il tramite dell’Attività di Ricerca stessa. Le Nuove Informazioni saranno e rimarranno di sola ed esclusiva proprietà del Fornitore.

Collaborare (talvolta crea problemi)

Usi della canapa

•  Produzione tessuti e carta

•  Bioedilizia (plastiche e compensato di canapa)

•  Oli di semi di canapa e derivati (biodiesel)

•  Usi medici (antiemetico, controllo spasticità in sclerosi multipla)

delta-9-tetraidrocannabinolo

Material transfer agreement

Definire esattamente

a) il materiale che viene trasferito

b) il motivo per cui viene trasferito

c) i prevedibili (e possibilmente anche gli “imprevedibili”) sviluppi brevettuali futuri

Domande Lezione XIV 1.Il diritto ad essere nominato inventore può essere negoziato in un contratto di ricerca? E La possibilità di inserire limitazioni riguardo tempi e modi delle pubblicazioni scientifiche?

2 Qual è un impegno che viene fatto spesso sottoscrivere ai ricercatori in un contratto di ricerca e che ha a che fare con la procedura brevettuale?

3. Quali sono tre importanti aspetti da definire in un MTA?