Il marchio di forma

Diritto industriale

Gabriele ConniA.A. 2013/2014

Università Cattolica del Sacro Cuore

Il punto di partenzaIl caso “Omer s.p.a.” vs “Pogliani & Rivolta

s.p.a.”Ricorrente: Omer s.p.a.Resistente: Pogliani e Rivolta s.p.a.

ponti sollevatori, montauto e sistemi di parcheggio automatico per autoveicoli.

Pogliani (nonostante un impegno contrattuale del 2008 lo impedisca) vende prodotti del tutto identici a quelli di Omer:

= dimensioni, = soluzioni tecniche (non necessarie) = soluzioni estetiche = libretto di istruzioni.

Secondo Omer:•i suoi segni distintivi non registrati (= forma del prodotto tutelata da imitazione servile) sono stati contraffatti mediante imitazione pedissequa (senza nessuna variante innocua) di tutti gli elementi comprese le varianti arbitrarie univocamente distintive.

•Uso + diffusione dei suoi prodotti tali da evocare secondary meaning = rischio di confusione associativa e sfruttamento rinomanza.Si dispone: presentazione scritture contabili, descrizione dei

prodotti Pogliani, inibitoria cautelare importazione, commercializzazione e pubblicizzazione, sequestro prodotti.

P., confrontando i prodotti O. con quelli già prima presenti sul mercato, contesta: 1. tratti distintivi sollevatori O. = assenza tratti distintivi tali da essere

qualificati come marchio di forma di fatto.

2. secondary meaning Pogliani produce un’indagine Doxa: emerge che gli operatori del settore non collegano i ponti di O. ad uno specifico produttore.

3. capacità distintiva attribuita da O. a forme meramente funzionali (anche se non necessitate).

O. resiste ribadendo: perfetta identicità dei prodotti raggiungibilità medesima funzione tramite altre forme (?)

•Schema geometrico bracci pantografi• piastre di protezione cilindri idraulici• pedane mobili • barra di torsione fissa

Le forme che, secondo O., hanno capacità distintiva di marchio di forma di fatto, riguardano componenti dei suoi prodotti; tali parti incorporano una soluzione tecnica e concorrono al raggiungimento di un risultato tecnico. Essendo, inoltre, realizzati in forme banali e standardizzate cui pare estranea ogni arbitrarietà estetica, si esclude che O. sia titolare di una privativa di fatto sulla forma dei prodotti in oggetto.

diritto all’uso esclusivo del marchio acquisibile anche tramite uso del marchio da parte dell’impresa, a prescindere da ogni registrazione.

Uso notorietà nazionale titolare può impedire ai terzi registrazione marchio corrispondente, come se esistesse un precedente marchio registrato valido.

IL MARCHIO DI FATTO (marchio non depositato/non registrato)

segni costituiti: • dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto• dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico• dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Ratio: evitare monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie = impedire che i concorrenti siano impossibilitati a sviluppare prodotti aventi le stesse soluzioni tecniche o utilitarie.

Impedimenti alla registrabilità delle forme come marchi art. 3 direttiva 89/104/CEE

= obiettivo di interesse generale: una forma le cui caratteristiche essenziali svolgono funzione tecnica, è di pubblico dominio = se le caratteristiche funzionali essenziali della forma di un prodotto sono attribuibili solo al risultato tecnico la registrazione del segno costituito da una forma è escluso.

= imitazione pedissequa dei prodotti di un concorrente.deve generare confusione agli occhi dell’acquirente illecite solo imitazioni degli aspetti esteriori - forma - del prodotto = direttamente “percepibili”. (vd. Aspetti esteriori non particolarmente rilevanti) Forma protetta solo se presenta caratteristiche individualizzanti  attraverso il suo aspetto esteriore il prodotto è riconducibile ad una determinata impresa. Originalità e riconoscibilità sul mercato. (vd. indagine Doxa)

“In ogni caso non si può attribuire carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto. Pertanto, la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche del tutto inessenziali alla relativa funzione”

Imitazione servile

forme banali, forme necessitate dalla funzione del prodotto stesso assenza di tutela (vd. Pantografo)

Il caso Wunderbaum

Corte di Giustizia CE (sentenza del 7.9.2006): c’è confondibilità anche se i marchi denominativi e la grafica sono diversi perché la forma del prodotto è corrispondente dal punto di vista visuale e concettuale a quella registrata come marchio tridimensionale da Wunderbaum.

Arbre Magique (Wunderbaum) ha fatto opposizione alla registrazione come marchio di forma di un deodorante per ambienti simile.

Il punto di arrivo: la problematica generale e la disciplina

• Direttiva 89/104/CE del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa norme poi trasposte nel regolamento CE n. 40/94 sul marchio comunitario (v. ora il Reg. CE n. 207/2009 che lo ha sostituito) •R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (la c.d. legge marchi), nella versione antecedente al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, di recepimento della citata Dir. 89/104/CE, non conteneva disposizioni esplicite sul marchio di forma discussa ammissibilità. •artt. 7 del CPI e 4 del RMC, registrabilità come marchio di impresa di tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, ivi inclusi quelli costituiti dalla forma del prodotto o della sua confezione, purché siano atti a distinguere prodotti e servizi.

• gli artt. 9 CPI e 7, paragrafo 1, lettera e), RMC, prevedono gli impedimenti alla registrazione.

Le fonti

Le Direttive UAMI proteggono la forma o l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte:• Packaging • Simboli grafici • Caratteri tipografici• Pattern di tessuti (es. Burberry)• Oggetti di Industrial design• Vestiti, accessori • Oggetti di arredamento• Bottiglie di profumi o di bevande•Forma del prodotto stesso

(Opposizione Burberry per mancanza novità)

Condizioni di

registrabilità

Condizioni negative (impedimenti assoluti):1. Segni costituiti solo dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto affinchè esso appartenga alla sua categoria …

Tessuto di cuoio intrecciato (NO)… o relativa alla materia prima con cui vengono realizzati i prodotti finali. nullo il marchio di forma per borse, scarpe, accessori in pelle costituito dalla rappresentazione di una lavorazione di strisce di cuoio intrecciate.

Saponetta Procter & Gamble concava e arrotondata (SI’)

La forma è imposta dalla natura stessa del prodotto? No, perché in commercio esistono saponette non aventi queste caratteristiche distintive.

2. Segni costituiti solo dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (brevettabile come modello ornamentale– durata 25 anni)forma il cui pregio incide sostanzialmente sul valore del prodotto

Bang & Olufsen (NO)

• impedire contrasti con le norme relative ai brevetti per modello d'utilità o per modello ornamentale che prevedono dei limiti di durata dell'esclusiva sui segni dotati di pregio estetico. principio di alternatività delle tutele.

Ovetto Kinder (NO)

• Reg. 6/2002/CE, artt. 31 e seg. CPI = viene meno confine tra modelli e marchi = coesistenza in capo ad una medesima forma di differenti titoli di proprietà industriale = doppia tutela alla forma come marchio e come modello. principio del cumulo.

Ammissibile tutela della forma dell’automobile “Smart”, sia come modello registrato sia come marchio comunitario: è diversa la funzione e l’estensione delle due privative ed è diverso il pubblico di riferimento, il consumatore medio per i marchi, il ben più

attento utilizzatore informato per i modelli.

Smart (SI’) Autovettura Hummer (NO)

“la forma della fibbia è un elemento aggiuntivo del prodotto, non fa parte della sua struttura, non ne costituisce in via esclusiva l’ornamento. Il suo apporto ornamentale non accredita il prodotto di un valore esclusivo, determinante”.

Le forme da sole sono in grado di determinare la scelta dei consumatori: il valore attrattivo del prodotto risiede esclusivamente nella sua forma, attribuendo al titolare un vantaggio competitivo significativo.

Gancino quadrato calzature Ferragamo (SI’)

Borse Hermes (NO)

3. forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico

(forme brevettabili come invenzione o modello – durata 20 anni);“Omer vs Pogliani”: non registrabili come segni distintivi

(nemmeno di fatto) le forme di ponti elevatori che incorporano soluzioni tecniche e che sono prive di arbitrarietà estetica, apparendo banali e standardizzate. Philips vs Remington

(NO)

Registrabili solo forme non funzionali e arbitrarie, gratuite, capricciose = non banali, ovvie, standard.

Toblerone (SI’)

Mattoncino Lego (NO)

Bottiglia Coca-Cola (SI’)

Ulteriori condizioni di registrabilitàSe un segno di forma supera i precedenti impedimenti alla registrazione, si dovrà accertare se tale forma sia dotata di capacità distintiva, secondo la disciplina generale sui marchi.

• Forma e confezione sono intrinseci al prodotto difficile accertare capacità distintiva• principio della parità di trattamento di tutti i marchi in ambito comunitario = no criteri più restrittivi• percezione del consumatore è diversa rispetto al marchio figurativo o denominativo• il consumatore medio non presume l’origine del prodotto a partire dalla forma dello stesso in assenza di elementi denominativi o figurativi

Scostamento dalla norma o dalle abitudini del settore funzione d’indicatore d’origine del prodotto = capacità distintiva.

Non sufficiente rispetto degli impedimenti negativi: la gradevolezza della forma deve presentare quel minimo di

attrattività atto a incidere sul consumatore, influenzandone la memoria e le future scelte di

acquisto.

Distintività oggettiva: rispetto ai prodotti e servizi per i quali si chiede la registrazione.

Distintività soggettiva: rispetto alla percezione che ne ha il pubblico di riferimento (consumatore medio di quei prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto).

Ci si chiede se il consumatore, guardando la forma di un prodotto, concluda che quest’ultimo provenga da una determinata impresa, per la presenza di peculiari caratteristiche idonee a differenziarlo dai prodotti di altre imprese. ruolo primario del consumatore e della sua percezione

Pastiglia per lavastoviglie Henkel (NO)

Alcuni casi

Torce tascabili Mag instrument (NO)

Coniglio di cioccolata Lindt (NO)

Bottiglia birra corona (NO)

Accendino bic (NO)

Bottiglia Almdudler

(NO)

Convertitore energia eolica Enercon (NO)

Liquore Cointreau (SI)

Vodka Van Hoo (SI)