Guida pratica alla TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE · Il marchio è un segno distintivo...

Guida pratica alla

Ufficio Brevetti Marchi& Innovazione Tecnologica

TUTELA DELLA PROPRIETÀINDUSTRIALE

Guida pratica alla

Edizione 2009

TUTELA DELLA PROPRIETÀINDUSTRIALE

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Progetto grafico: CeG MaxicomStampa: xxxxxxxxxxxxxxxx

Finito di stampare nel mese di Gennaio 2010

INDICE

Presentazione

1. Il Marchio: nozioni generali

2. La Domanda di Marchio Nazionale

3. La Registrazione di un Marchio all’Estero

4. Il Marchio Comunitario

5. Il Marchio Internazionale

6. Il Brevetto: nozioni generali

7. Il Brevetto Italiano

8. La Richiesta di Concessione di un Brevetto all’Estero

9. Il Brevetto Europeo

10. Il Brevetto Internazionale

11. I Disegni e Modelli

12. La Registrazione di un Disegno e Modello all’Estero

13. Il Deposito Internazionale di Disegni e Modelli

14. Il Design Comunitario

15. Il Diritto d’Autore Italiano: aspetti generali

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Nei due anni trascorsi dalla prima edizione lucchese della “Guida alla tutela della proprietà indu-

striale”, alcune novità di tipo legislativo, ma anche a livello di organizzazione del lavoro, sono in-

tervenute. Cambiamenti che riguardano, principalmente, la ricerca di anteriorità per le domande

d’Invenzione, da svolgersi a cura dell’Ufficio Europeo. La riduzione di alcune tasse per il Marchio

Comunitario ed, infine, la definitiva messa a punto, con notevole risparmio sul tempo di attesa,

dello Sportello Telematico. Come il precedente, questo libro, anche se rinnovato nella forma, e

rivisto in alcune parti, vuole essere un facile strumento di consultazione per le imprese, ma non

soltanto, interessate alla tutela della proprietà industriale. In tal senso, la Camera di Commer-

cio di Lucca, ha intenzione di continuare a svolgere un’attività di alfabetizzazione, iniziata anni

orsono. Consapevole del fatto che per creare sviluppo economico sia necessario individuare,

tutelare e valorizzare le idee immateriali dell’impresa. Le aziende che ragionano in questi termini,

godono, senza dubbio, di notevoli vantaggi competitivi. E’ quindi con molto piacere che presento

questo nuovo lavoro, dopo il lusinghiero successo ottenuto dal precedente, ormai esaurito, che

non vuole essere una parola definitiva sull’argomento, ma che può essere affiancata dal servizio

informazioni che l’utente può trovare presso l’Ufficio Brevetti, Marchi & Innovazione Tecnologica.

Il Presidente

Dr. Claudio Guerrieri

Lucca, 8 dicembre 2009

1. IL MARCHIO: NOZIONI GENERALI

1.1 COS' E' IL MARCHIO D'IMPRESA?Il marchio è un segno distintivo dell'impresa che serve a contraddistinguere i prodotti o i servizi che essa produce o mette in commercio.

1.2 PERCHE' UN’IMPRESA DEVE DISTINGUERE CON IL MARCHIO I PROPRI PRODOTTI/SERVIZI?Il marchio rende più facilmente individuabili sul mercato i prodotti delle aziende e consente al consumatore di riconoscere immediatamente la provenienza del prodotto/servizio che sta per acquistare.

1.3 COME E CON QUALI CARATTERISTICHE SI PUO’ COSTITUIRE UN MARCHIO?Proprio per la sua funzione distintiva, il marchio deve basarsi su elementi facilmente percepibili e rintracciabili: deve essere quindi suscettibile di essere rappresentato graficamente ed in parti-colare può' avere ad oggetto :

PAROLE (compresi i nomi di persone)DISEGNILETTERECIFRESUONILA FORMA DEL PRODOTTO O DELLA CONFEZIONE DELLO STESSOLE COMBINAZIONI O LE TONALITÀ CROMATICHE

purché questi siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese.

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1.4 COS'E' IL MARCHIO DI FATTO? CHE RISCHI CORRE L'IMPRENDITORE CHE UTILIZZA DI FATTO UN MARCHIO NON VALIDAMENTE REGISTRATO?Il marchio di fatto è quel segno distintivo che, pur non registrato, viene usato per contraddistin-guere i prodotti o i servizi di un imprenditore e diventa, per questo, noto al pubblico, di solito, in un’area geografica ristretta.Questa eventualità gode di una tutela minore rispetto a quella del marchio registrato: se infatti la notorietà è solo locale si corre il rischio che un altro imprenditore lo registri validamente a livello più ampio.In questo caso, il titolare di un marchio di fatto non potrà opporsi alla registrazione ed avrà diritto ad utilizzare detto marchio nei limiti in cui se ne è sempre servito, privandosi della possibilità di espandere l'attività contraddistinta dal marchio di fatto.

1.4 QUANDO REGISTRARE UN MARCHIO?Il marchio ha due funzioni distinte:• consente al consumatore di riconoscere immediatamente la provenienza del prodotto/servizio che sta per acquistare;• consente al produttore del prodotto/servizio di distinguersi da altri produttori di analoghi prodotti/servizi;

Pertanto, come indicazione generale:• se ciò che si va a commercializzare è particolarmente innovativo, sarà prioritario difendere il prodotto con tutela brevettuale ed eventualmente tutelarne la denominazione in un secondo momento, dato che proprio il carattere di novità renderà facilmente riconoscibile il prodotto stesso e chi lo commercializza.• se ciò che si va a commercializzare appartiene alla categoria di prodotti tradizionali già conosciuti nel mercato, il marchio o il suo particolare design, saranno discriminanti per riuscire ad attrarre l’attenzione degli eventuali acquirenti

1.5 QUALI SONO I VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE?Con la registrazione di un marchio si ottiene la tutela contro eventuali registrazioni successive dello stesso marchio o di marchi simili per prodotti o servizi uguali o simili.Come detto in precedenza, in caso di marchio non registrato si incorre nel rischio di dover “tol-lerare” che un altro imprenditore registri il segno e lo utilizzi, approfittando in alcuni casi della eventuale notorietà acquisita dal marchio di fatto.Inoltre, il marchio di fatto è più difficilmente difendibile in caso di conflitto con un marchio succes-sivamente registrato, in quanto il primo sarà costretto a dimostrare in giudizio sia l'uso anteriore

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rispetto al marchio registrato (preuso), sia la notorietà acquisita presso il pubblico.Va inoltre considerato che il marchio d'impresa è un bene dell'impresa che, con il passare del tempo, può' aumentare di valore; come tale è pertanto cedibile o sfruttabile alla stregua di un qualsiasi altro bene dell'azienda, rappresentando in alcuni casi un vero e proprio capitale.

1.7 CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO REGISTRARE UN MARCHIO D’IMPRESA? Puo’ ottenere una registrazione per marchio d’impresa chiunque lo utilizzi o si proponga di uti-lizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. I ri-chiedenti possono essere persone fisiche, giuridiche oltre alle associazioni non riconosciute. Anche le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono chie-dere ed ottenere la registrazione di un marchio.

1.8 QUALI SONO I DIRITTI DEL TITOLARE DI UN MARCHIO D’IMPRESA?

La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo sul marchio. Il titolare del marchio regi-strato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l’utilizzo da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini.Questo diritto è strettamente connesso alla natura “forte” o “debole” del marchio registrato.

1.9 COSA SI INTENDE PER “MARCHIO FORTE” E PER “MARCHIO DEBOLE”?

Ogni marchio può avere una maggiore o una minore capacità distintiva (ossia capacità direndersi nettamente distinguibile dagli altri marchi presenti sul mercato) a seconda di quanto è originale la sua composizione grafica o letterale. Si definiscono normalmente “marchi deboli” quei segni o quelle denominazioni il cui significato si avvicina alla natura del prodotto o servizio contraddistinto. Esempio: Caffetteria della Stazione (pubblico esercizio), Divani e Divani (arredamento), La Camiceria Lucchese (abbigliamento).

Normalmente i marchi deboli sono strettamente connessi a terminologie tecniche o di uso co-mune e bastano lievi modifiche o aggiunte da parte dei concorrenti per escludere un’eventuale confondibilità.Ai “marchi deboli” si contrappongono i cosiddetti “marchi forti”, in cui l’originalità della grafica o della denominazione è tale da attribuirgli un’elevata capacità distintiva. Questi marchi sono nor-malmente dotati di particolare originalità tale da colpire maggiormente l’attenzione dei consuma-tori. Sono normalmente marchi di pura fantasia e, in quanto “forti”, caratterizzati da una protezione

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molto intensa; a seguito dei diritti acquisiti dalla registrazione possono, infatti, essere interdette tutte quelle variazioni o modifiche che lasciano presumere una certa affinità con il marchio stesso. Esempio di marchio forte: Caffè Noir (calzature), Rolex (orologi), Due Limoni (profumeria) Va da sé che, nella ricerca di un segno che contraddistingua i propri prodotti o servizi, la scelta sia indirizzata all’ottenimento di un marchio forte, che consenta di raggiungere gli obiettivi di visi-bilità nei confronti dei consumatori, e distintività rispetto ai concorrenti e, non ultimo, l’assoluta difendibilità.

1.10 COSA SI INTENDE PER MARCHIO COLLETTIVO?Il marchio collettivo, diversamente dal marchio individuale, si presta soprattutto ad una funzione di garanzia perché mira ad accertare che il prodotto/servizio offerto presenti un’origine, una qualità, una natura ben specifica . Proprio per questo, nel marchio collettivo, la registrazione non viene richiesta dal singolo imprenditore ma dai soggetti o dall’ente che si occupano di dover garantire gli standard qualitativi stabiliti dai regolamenti, al fine di concederne l’uso a produttori e commercianti.

1.11 QUAL’E’ LA DURATA DI TUTELA DI UN MARCHIO REGISTRATO?I diritti del marchio durano per dieci anni dalla data di presentazione della domanda. La re-gistrazione può essere rinnovata per periodi decennali, purché la domanda venga presentata entro lo scadere dei dieci anni o nei sei mesi successivi, con conseguente applicazione di una sopratassa.

1.12 QUALI TIPOLOGIE DI MARCHIO POSSONO ESSERE REGISTRATE?I marchi si suddividono in:• Marchio di fabbrica: quando sono adottati dall’industria per contraddistinguere i propri prodotti; si deve ricordare che un marchio di fabbrica qualora venga apposto dal produttore, non può essere mai soppresso dal commerciante.

• Marchio di commercio: quando sono adottati dall’ente commerciale per contraddistinguere le merci vendute attraverso le proprie linee commerciali, siano esse anche solo negozio o magazzino.

• Marchio di servizio: quando sono destinati a contraddistinguere le prestazioni che un’impresa rende a terzi.

I marchi possono essere:• Marchi denominativi I marchi denominativi sono quelli costituiti da parole di fantasia, nomi patronimici, nomi geogra-

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fici, denominazioni sociali, sigle, lettere dell’alfabeto, numeri, ecc. Esempio: Armani, Geox

• Marchi figurativi I marchi figurativi sono quelli costituiti da emblemi e colori fino a rappresentazioni più elaborate, quali vignette, etichette, ritratti, ecc.

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• Marchi complessiI marchi complessi sono quei marchi costituiti sia da elementi figurativi che da elementi denominativi.

ESEMPIO

• Marchi sonori I marchi sonori sono ad esempio le sigle dei programmi radiotelevisivi. La registrazione di tali marchi avviene depositando il relativo pentagramma.

• Marchi di forma o tridimensionali I marchi di forma o tridimensionali sono le forme dei prodotti e le loro confezioni. E’ importante ricordare che un marchio di forma può essere registrato esclusivamente quando si tratta di forma non consueta, arbitraria o di fantasia. La particolare struttura tridimensionale non deve essere caratterizzata da finalità funzionali o estetiche. Infatti se la particolare forma consente una maggiore utilità dell’oggetto (ad es. una particolare impugnatura di una forbice che rende più agevole l’azione del tagliare) o estetica (ad es. una particolare fantasia di un tessuto), allora questa potrà essere tutelata solo ed esclusivamente con un brevetto per modello di utilità o invenzione, nel caso di maggior funzionalità, o con modello industriale (design) nel caso di un particolare carattere estetico.

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La bottiglia della bevanda Coca-Cola (marchio registrato), la forma del dolce Viennetta (marchio registrato), alcune confezioni di yogurt, rappresentano illustri casi di marchi tridimensionali registrati.

• Marchi olfattivi Sono validamente registrabili come marchi olfattivi solo quelli riproducibili graficamente. Pertanto si deve dubitare della possibilità di proteggere i marchi olfattivi, a meno di non riuscire a tutelarli attraverso la loro formula chimica.

1.12 QUALI SONO I REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO?Novità’: che consiste nell’assenza sul mercato di prodotti o servizi contrassegnati da marchi identici o simili a quello che ci proponiamo di registrare. La novità non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di marchio collettivo) o sia decaduto per non uso quinquennale.Prima di depositare una domanda di registrazione marchio è opportuno svolgere una ricerca di anteriorità che verifichi non solo l’eventuale esistenza di marchi identici, ma anche di tutte le similitudini con cui si può entrare in conflitto.Gli esiti della ricerca potrebbero infatti confermare la validità del marchio o, al contrario, sconsi-gliarne non solo il deposito (rischio di nullità), ma anche l’uso stesso (rischi di contestazione da parte di terzi).La disciplina normativa, attualmente vigente, impone che la registrazione di un marchio non crei confusione o possibilità di associazioni con un marchio esistente. Molto spesso questo aspetto non viene considerato e vengono di conseguenza registrati marchi passibili di una pronuncia di nullità.Una prima verifica può essere fatta on line, utilizzando le banche dati marchi disponibili su Inter-net. L’Ufficio Brevetti Marchi & Innovazione Tecnologica della CCIAA di Lucca svolge, su richie-sta, una ricerca più approfondita utilizzando banche dati professionali, che permettono un livello di risultati più affidabile. (Vedi paragrafo 2).

Capacità distintiva: è l’attitudine del segno a distinguere il prodotto /servizio da quello di altri. Per questo motivo il marchio non può’ consistere in una parola, figura o segno di uso generico o in una denominazione o indicazione descrittiva del prodotto (non potremmo ad esempio regi-strare il marchio “materassi” per contraddistinguere i nostri prodotti che sono appunto materassi). Questo principio esclude pertanto la registrabilità sia di segni divenuti di uso comune nel linguag-gio corrente o negli usi costanti del commercio sia da segni costituiti esclusivamente dalle deno-minazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono.

Liceità e Veridicità: il marchio non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Inoltre non possono essere oggetto di valida registrazione i segni distintivi idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi rivendicati.

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1.14 QUANDO SI ESTINGUE UN MARCHIO?Le cause di estinzione di un marchio sono:il mancato rinnovo la rinuncia del titolareuna sopravvenuta contrarietà del segno alla legge, all’ordine pubblico o al buon costumela volgarizzazione, ossia la perdita del carattere distintivo nel corso degli anni: in questo caso il marchio diviene denominazione generica del prodotto o del servizio (es. Biro, Pre-maman, Cellophane etc.)i mancati controlli nel caso di marchio collettivola decadenza per mancato uso entro cinque anni dalla data di registrazione o la sospensione dell’utilizzo per un periodo di cinque anni.

1.15 COME SI RINNOVA UN MARCHIO?Il rinnovo consiste in un nuovo deposito del marchio da eseguire entro 10 anni dalla data della domanda di deposito oppure entro 6 mesi dalla scadenza del 10° anno con il pagamento di una sopratassa.Nel rinnovo sono consentite variazioni irrilevanti, che non siano apprezzabili dal pubblico, altrimenti non si ha rinnovo, ma deposito di un nuovo marchio.

1.16 IN COSA CONSISTE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE IN AMBITO NAZIONALE ITALIANO?Le domande di registrazione e/o rinnovazione per marchi d’impresa possono essere depositate, personalmente dal richiedente o dal suo mandatario, presso gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio.In alternativa, la domanda può essere inviata per posta al Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.Le domande depositate presso le Camere di Commercio vengono trasmesse entro 10 gg all’UI-BM di Roma che provvede ad esaminarle secondo un ordine cronologico. Il nuovo Codice della Proprietà Industriale prevede la possibilità di presentare osservazioni ed opposizioni, da parte di terzi interessati, indicando i motivi di non registrabilità del marchio.Al momento della stampa di questa guida la procedura non è stata ancora regolamentata.La domanda è sottoposta ad una verifica dei requisiti, ma non ad una esame di novità.Al termine della fase istruttoria, l’UIBM provvede al rilascio o al rifiuto del marchio. Contro le decisioni dell’UIBM è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro il termine perentorio di 60 gg. dal ricevimento del provvedimento.

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1.17 ESISTONO DEI SIMBOLI CHE VANNO APPOSTI A SEGUITO DELLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO?L’unico simbolo ufficialmente riconosciuto in Italia è quello relativo al diritto d’autore, vale a dire il simbolo © e, in materia di marchi di impresa, la legge Italiana cita esclusivamente le espressioni “Marchio depositato”, “Marchio Registrato” e “Marchio di fatto”.Sono tuttavia molto diffusi i simboli normalmente utilizzati per identificare un marchio registrato ® o un marchio depositato TM o TS. Attenzione: mentre in Italia c’è un uso indiscriminato e non avvalorato da particolari disposizioni normative dei simboli descritti, in numerosi Stati viene valu-tata attentamente la distinzione tra stato di marchio depositato e stato di marchio registrato.E’ importante sottolineare, inoltre, che la legge (art 127 codice della proprietà industriale), pu-nisce con sanzione amministrativa da 51,65 a 516,46 euro “chiunque appone , su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero , tendenti a far credere che l’oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contrad-distingue sia stato registrato”.

1.18 COSA FARE SE CI SONO VARIAZIONI DI RAGIONE SOCIALE, LICENZA O CESSIONE DEI DIRITTI SUL MARCHIO?Nel caso in cui vi sia stato un cambiamento successivo all’atto di deposito che non ha modificato i diritti relativi al marchio (ad es. variazione della ragione sociale, variazione della natura giuridi-ca, variazione di indirizzo) si dovrà presentare domanda di Annotazione presso l’Ufficio Brevetti e Marchi di qualsiasi Camera di Commercio Nazionale.Nel caso in cui invece vengano trasferiti o modificati i diritti relativi al marchio sia a titolo gratuito che a titolo oneroso (cessione, successione), gli atti relativi dovranno essere resi pubblici me-diante domanda di Trascrizione presso l’Ufficio Brevetti e Marchi di qualsiasi Camera di Com-mercio Nazionale. Nel caso in cui ci sia un trasferimento dei diritti esclusivamente attraverso un contratto di licenza, il citato contratto non è soggetto ad alcuna registrazione presso gli Uffici competenti. Nel caso di licenza d’uso, il licenziante continua infatti a mantenere la titolarità del diritto esclusivo del marchio.

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2. LA DOMANDA DI MARCHIO NAZIONALE NELLA PRATICA2.1 LA RICERCA DI ANTERIORITA’Prima di procedere con la domanda di registrazione di un marchio è opportuno svolgere una ricerca di anteriorità che vada a verificare non solo l’eventuale esistenza di marchi identici, ma anche di tutte le similitudini con cui si può’ entrare in conflitto.Gli esiti della ricerca potrebbero infatti confermare la validità del marchio o, al contrario, sconsi-gliarne non solo il deposito (rischio di nullità), ma anche l’uso stesso (rischi di contestazione da parte di terzi).La disciplina normativa attualmente vigente impone che la registrazione di un marchio non crei confusione o possibilità di associazioni con un marchio esistente. Molto spesso questo aspetto non viene considerato e vengono di conseguenza registrati marchi passibili di una pronuncia di nullità.

Una prima verifica può’ essere fatta on-line utilizzando le banche dati marchi disponibili su internet Ufficio Italiano brevetti e marchi http://www.uibm.gov.it/uibmdev

UAMI (marchio comunitario) http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchCTM.it.do

WIPO (marchio internazionale) http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct

L’ufficio Marchi e Brevetti offre un servizio di ricerca per marchi verbali.Per maggior informazioni: www.lu.camcom.it -->Marchi e brevetti -->cliccare sulla domanda “COME RICHIEDERE UNA RICERCA DI ANTERIORITA’ MARCHI?”

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2.2 COS’È LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI?Tutti i prodotti e/o servizi che possono essere fabbricati e/o commercializzati sono stati inseriti in una Classificazione (Classificazione di Nizza, IX edizione), riconosciuta a livello internazionale e contenente 45 differenti sezioni.Per effettuare il deposito di un marchio di impresa è indispensabile individuare a quale classe appartengono i prodotti o i servizi che il marchio andrà a contraddistinguere.Un marchio può essere depositato per più di una classe di prodotti e servizi.La versione completa e commentata della Classificazione di Nizza è stata inserita in allegato nella parte tascabile di questa Guida.

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3. REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO ALL’ESTEROSe si vuole registrare un marchio all’estero si può procedere in uno dei seguenti modi, applicabili a seconda dei casi specifici e a seconda delle necessità di tutela:

• si richiede la registrazione del marchio in ogni stato in cui si hanno interessi commerciali, tramite il supporto di un legale rappresentante per ogni Paese prescelto.• dopo aver depositato la domanda di marchio nazionale italiano, il titolare può chiedere all’Uf- ficio Italiano Brevetti e Marchi il deposito del marchio stesso presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Organization).• si procede alla registrazione del Marchio Comunitario, se si desidera ottenere la protezione del marchio all’interno dell’Unione Europea.

Dal 1º Ottobre 2004, come conseguenza dell’adesione della CE al Protocollo di Madrid, i titolari di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario registrato possono utilizzare tale domanda o tale registrazione come base per una domanda di marchio internazionale.

3.1 COS’E’ LA DATA DI PRIORITA’ E PERCHE’ RIVENDICARLA?La data di priorità è la data in cui si è presentata per la prima volta la domanda di registrazione del marchio in uno stato.Nei Paesi aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi è consentito chiedere l’estensione all’estero del proprio marchio rivendicando la data di priorità, ossia facendo decorrere i propri diritti a partire dalla data del primo deposito nazionale, purché tale rivendicazione avvenga entro e non oltre i sei mesi successivi alla data di priorità.Operando in tal modo si stabilisce una sorta di “diritto di precedenza” ai fini di una registrazione estera del proprio marchio.

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4. IL MARCHIO COMUNITARIO4.1 COS’È IL MARCHIO COMUNITARIO?Il marchio comunitario è un marchio unico, in quanto un unico deposito ha validità sull’intero territorio dell’Unione Europea.Esso conferisce al suo titolare un diritto esclusivo valevole in tutti gli Stati membri e si acquisisce con la registrazione sull’apposito registro tenuto dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (U.A.M.I - www.oami.europa.eu) che ha sede ad Alicante – Spagna.

4.2 QUALI SONO I DIRITTI DEL TITOLARE DI UN MARCHIO COMUNITARIO?Il marchio comunitario conferisce al suo titolare una protezione contro la riproduzione o l’imita-zione del suo marchio su tutto il territorio dell’Unione Europea.Il titolare del marchio può’ interdire a terzi l’utilizzo, senza il suo consenso di segni identici o simili tutelati dal suo marchio. La somiglianza è definita in funzione del rischio di confusione da parte del pubblico.

4.3 QUALI SONO I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO COMUNITARIO?Da un punto di vista pratico, il marchio comunitario rappresenta indubbiamente una soluzione interessante per un’azienda che intenda tutelare il proprio marchio in molti Paesi membri dell’UE, con il beneficio notevole di avere un’unica pratica da gestire.Da un punto di vista economico il vantaggio che questa convenzione offre è dato dal fatto che i costi, in termini di tasse, sono inferiori alla spesa totale che si dovrebbe sostenere per presentare una domanda di registrazione in ogni singola nazione appartenente all’Unione Europea.Tuttavia, secondo il regolamento vigente, se la domanda a seguito dell’esame non fosse accet-tata (ad es. se esistesse un marchio identico depositato o registrato anche solo in uno dei Paesi aderenti), detta domanda sarebbe rigettata per tutti i paesi dell’Unione Europea e il titolare del marchio si troverebbe a dover attivare la procedura di conversione, ossia presentare delle singo-le domande in ciascun paese di interesse, con conseguente notevole incremento dei costi.Anche in questo caso, come per la domanda di registrazione italiana, si consiglia di effettuare

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una verifica della eventuale pre-esistenza del marchio di cui si chiede la registrazione.

4.4 QUAL È LA DURATA DI PROTEZIONE PER UN MARCHIO COMUNITARIO?Come descritto per il marchio nazionale italiano, la protezione dura 10 anni dalla data del primo deposito ed è rinnovabile.

4.5 IN COSA CONSISTE LA PROCEDURA D’ESAME DA PARTE DELL’U.A.M.I?L’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (U.A.M.I.) verifica:• che la domanda di Marchio Comunitario soddisfi le condizioni richieste, necessarie per la sua regolarità (requisiti per la registrabilità descritti al paragrafo 1.11);• che siano state pagate le tasse previste; Parallelamente a questo esame formale si procede anche ad un controllo della novità. Anche in questo caso è fortemente consigliato, ai fini del buon esito della domanda di deposito, verificare l’eventuale pre-esistenza di un marchio in tutti gli stati facenti parte dell’Unione Europea. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale dei marchi comunitari, sia i titolari di un marchio comunitario come pure i titolari di marchi nazionali ed i titolari di marchi nazionali non registrati, ma effettivamente utilizzati (marchi di fatto), possono presentare opposizioni per similitudine o rischio di confusione con il marchio anteriore. Una volta registrato dall’U.A.M.I., il marchio viene governato in base al regolamento comunitario.

Il deposito di marchio comunitario copre i seguenti paesi:Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia , Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.Dal 1º Ottobre 2004, come conseguenza dell’adesione della C.E. al Protocollo di Madrid, è pos-sibile richiedere con un’unica designazione la tutela nei paesi attualmente aderenti alla C.E. attraverso la domanda di estensione internazionale del marchio (vedi capitolo 5 “Il marchio in-ternazionale”).

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5. IL MARCHIO INTERNAZIONALE5.1 COS’E’ IL MARCHIO INTERNAZIONALE?Il Marchio Internazionale è il risultato della Convenzione di Madrid, la quale ha introdotto una procedura unica che permette di registrare il marchio in più Paesi.Si tratta di fatto di una sorta di fascio di Marchi Nazionali, ciascuno dei quali è disciplinato nel Paese a cui appartiene in base alla normativa interna vigente.L’elenco completo dei paesi aderenti alla Convenzione (79 al Protocollo e 56 all’Accordo alla data del 30 settembre 2009) è reperibile al sito ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (www.wipo.int).

5.2 CHI PUÒ REGISTRARE UN MARCHIO INTERNAZIONALE?Condizione necessaria per ottenere la registrazione internazionale è che il richiedente sia cittadino di uno degli Stati membri contraenti, oppure abbia in tali Paesi la residenza o, in caso di società, che abbia la propria attività in uno degli stati aderenti alla Convenzione.Al contrario della procedura di domanda di marchio comunitario, per fare richiesta di un marchio internazionale è indispensabile essere titolari del deposito o della registrazione nazionale dello stesso marchio. Inoltre, dal 1º Ottobre 2004, come conseguenza dell’adesione della CE al Protocollo di Madrid, i titolari di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario registrato possono utilizzare tale domanda o tale registrazione come base per una domanda di marchio internazio-nale. A partire da tale data perciò, per chi volesse far richiesta di marchio internazionale, non è più indispensabile essere titolari di una domanda o di una registrazione nazionale ma è sufficien-te essere titolari di una domanda o di una registrazione comunitaria.Per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione internazionale la protezione risente del legame con il marchio nazionale di base, cioè qualsiasi modifica o accadimento attinente il marchio d’origine come, ad esempio, limitazione dei prodotti oppure rinuncia o mancato uso, incidono automaticamente sulla registrazione internazionale che sarà di conseguenza limitata ai prodotti effettivamente protetti oppure verrà ad estinguersi o a decadere.

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5.3 QUAL È LA DURATA DI TUTELA DI UN MARCHIO INTERNAZIONALE?Il Marchio Internazionale ha una durata di 10 anni dalla data di decorrenza della domanda e può essere rinnovato per periodi decennali.Il W.I.P.O. provvederà ad avvisare il titolare sei mesi prima della scadenza. Il rinnovo può essere richiesto anche nei sei mesi successivi alla scadenza, con l’applicazione di una sopratassa.Il titolare del marchio internazionale che intenda effettuare un rinnovo dovrà presentare tale do-manda direttamente all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale mediante la compi-lazione dell’apposito modello di rinnovo MM11 predisposto dal W.I.P.O., facendo riferimento alla prima registrazione internazionale, unitamente alla contabile del bonifico attestante il versamen-to delle tasse internazionali.Qualora la domanda di registrazione di un marchio internazionale venga depositata entro 6 mesi dal deposito di una domanda di marchio nazionale, l’estensione avrà la stessa decorrenza del marchio nazionale si potrà quindi rivendicarne la priorità ; in caso contrario (oltre i 6 mesi), l’estensione avrà come decorrenza quella del deposito del marchio internazionale.

5.4 IN COSA CONSISTE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO INTERNAZIONALE?L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ha il compito di effettuare un esame preli-minare della pratica trasmessa e successivamente inviarla alle singole amministrazioni nazionali per un esame più approfondito; le procedure, a questo punto, seguono l’iter nazionale di ciascun singolo paese designato.Il deposito della domanda di registrazione internazionale equivale al deposito della domanda di registrazione del marchio presso ciascuno dei paesi designati i quali, entro un anno o diciotto mesi (a seconda del paese designato) dalla data di registrazione del marchio internazionale, possono sollevare obiezioni in merito alla registrabilità di tale marchio nel loro Stato.Trascorso tale termine senza aver ricevuto rifiuti, il marchio può ritenersi accettato, fatti salvi eventuali diritti di terzi derivanti da marchi identici o simili antecedenti che possono essere fatti valere in sede giudiziaria.Come nei casi di marchio nazionale e di marchio comunitario, ai fini di un buon esito della procedura, si ritiene opportuno verificare un’eventuale pre-esistenza del marchio di cui si chiede la registrazione. Va inoltre sottolineato che se uno o più Stati rifiutano la registrazione del Marchio Internazionale nel proprio territorio, questo rimane comunque efficace negli Stati dove non si hanno contestazioni.

5.5 IN COSA CONSISTE L’ESTENSIONE TERRITORIALE TARDIVA? Una registrazione di Marchio Internazionale può essere successivamente estesa ad altri paesi membri di entrambi gli accordi.

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OTTENERE LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO

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6. BREVETTOSe i frutti di uno studio su un prodotto o su un procedimento si concretizzano in una soluzione innovativa, il primo obiettivo di chi l’ha condotto dovrebbe essere quello di difendere al meglio i diritti patrimoniali che ne derivano, recuperando possibilmente i capitali investiti nella ricerca e nello sviluppo di tale soluzione.Con una domanda di brevetto si acquisiscono dei diritti di esclusiva, elencati nel paragrafo se-guente, per un periodo definito di tempo e entro dei limiti territoriali, “a patto che” tutta la docu-mentazione relativa al procedimento o al prodotto innovativo venga divulgata attraverso una dettagliata relazione tecnica, mettendo così a disposizione del pubblico, concorrenti compresi, i risultati della propria ricerca.La procedura che porta al brevetto, pur comportando dei costi in termini di tasse e una procedura formale di richiesta al Ministero competente, è di per sé una domanda ufficiale di esclusiva che, una volta ottenuta, risulta maggiormente difendibile nei confronti di chi realizza o commercializza senza autorizzazione il proprio ritrovato.Talvolta la scelta sulle forme di tutela si orienta sul “segreto aziendale”, ossia una serie di com-plesse operazioni per cui non vengono rivelati gli studi fatti o le tecnologie utilizzate per ottenere un certo risultato innovativo.Il segreto industriale, se rimane tale, ha il vantaggio di non avere limiti né territoriali né tempo-rali, ma ha anche il notevole svantaggio di essere difficilmente difendibile nel momento in cui vengono rivelati, volontariamente o per studi effettuati da altri, i processi o le tecniche attraverso cui un prodotto viene ottenuto. Nel caso in cui il segreto dovesse venire meno è praticamente impossibile appellarsi a diritti di esclusiva in quanto questi non sono mai stati ottenuti attraverso una registrazione formale di un brevetto.

6.1 COS’E’ IL BREVETTO?Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato, oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di:realizzarlo disporne o farne oggetto di commercio

nonché di vietare a terzi di:produrlousarlometterlo in commerciovenderlo o importarlo

Nella pratica , se il brevetto riguarda un prodotto il titolare avrà il diritto esclusivo sulla produzione, l’uso, la messa in commercio, la vendita in Italia, nonché l’importazione del prodotto medesimo.

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Se invece oggetto del procedimento, il titolare del brevetto avrà il diritto esclusivo di applicarlo, nonché di mettere in commercio, vendere o importare il prodotto che è realizzato con tale pro-cedimento.Il diritto che deriva dal brevetto ha limiti:territoriali, ossia è tutelato all’interno dei confini del paese in cui viene concesso;temporali, in quanto la durata della tutela ha un termine massimo oltre il quale non è possibile rinnovarla.

6.2 QUALI TIPOLOGIE DI BREVETTO POSSONO ESSERE DEPOSITARE?Invenzione: è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.Modello di Utilità: trattasi del miglioramento di qualcosa di già esistente, di un trovato che fornisce a macchine o a parti di esse, a strumenti, utensili, od oggetti di uso in genere, particolare effica-cia o comodità di applicazione o d’impiego.Disegno o Modello: si intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento guida è stata dedicata una sezione a parte per la descrizione dei meccanismi di tutela di modelli e disegni.Nuova Varietà Vegetale: è una varietà vegetale nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti .Topografia di prodotti a semiconduttori: è una serie di disegni correlati rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un semiconduttore.

6.3 QUALI SONO I REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI UN BREVETTO?Novità:Il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica.Per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in Italia o all’estero prima della data di deposito della domanda mediante brevetto, descrizione scritta o orale o mediante qualsiasi altro mezzo.Attività inventiva o originalità:Un’Invenzione presenta il requisito dell’originalità quando non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica: la soluzione che l’invenzione presenta non deve cioè apparire ovvia ad una persona esperta del ramo cui l’invenzione attiene.Nel caso di Modello di Utilità l’originalità consiste nella “particolare efficacia o comodità di appli-cazione”.Nel caso di Disegno o modello l’originalità consiste nello “speciale aspetto tridimensionale”, “nell’essere stata creata in maniera indipendente”.

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E’ pertanto consigliabile, prima di effettuare il deposito di una domanda di brevetto o comunque prima di immettere nel mercato un prodotto innovativo, verificare che tale prodotto non sia tu-telato da privativa brevettuale altrui, allo scopo di evitare la possibilità di ledere i diritti acquisiti precedentemente da altri (usurpazione).

Applicazione industriale o industrialità:Il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione ed utilizzo in campo industriale.

Liceità:Il trovato non deve essere contrario all’ordine pubblico o al buon costume.

6.4 COSA NON SI PUÒ BREVETTARE?Non sono brevettabili :• le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico• i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori (software), essendo questi tutelati dal diritto d’autore• le presentazioni di informazioni (tabelle, formulari)• le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti

6.5 QUANDO VIENE CONSIDERATO NULLO UN BREVETTO?Il brevetto è nullo se:• è privo dei requisiti richiesti• rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità• la descrizione non è sufficientemente chiara e completa• l’oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale• il titolare non aveva diritto ad ottenerlo

6.6 QUANDO DECADE UN BREVETTO?Il brevetto decade se:• non vengono corrisposte le tasse entro i termini stabiliti, ove previste• se il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria

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6.7 QUALI SONO LE CAUSE DI ESTINZIONE DI UN BREVETTO?Il diritto si estingue :• alla scadenza del termine di tutela a partire dalla data di deposito della domanda di brevetto• per rinuncia del titolare, con atto annotato sul registro dei brevetti• per decadenza a causa della mancata o insufficiente attuazione dell’invenzione per un biennio dalla data di concessione della prima licenza• per decadenza a causa del mancato pagamento della tassa ove prevista.

6.8 A CHI SPETTANO I DIRITTI SUL RITROVATO?Dall’idea di un prodotto o processo innovativo scaturiscono due tipi differenti di diritti:

• Diritto morale: consiste nel diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione. E’ un diritto strettamente personale, inalienabile e privo di valore economico; in base ad esso l’inventore può pretendere che il suo nome compaia sul brevetto e sul registro dei brevetti.

• Diritto patrimoniale: consiste nel diritto di sfruttare economicamente la soluzione innovativa,compreso il diritto di brevettarla e di usufruire dei vantaggi derivanti dal brevetto stesso, compre-sa la licenza d’uso o la cessione.In linea di principio, acquisisce i diritti patrimoniali su un’invenzione o su un risultato innovativo chi mette a disposizione capitali e mezzi per il raggiungimento di tale risultato.La legislazione prevede delle indicazioni volte a determinare a chi spettino i frutti delle invenzioni, quando queste sono attuate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, fermo restando il diritto morale ed indisponibile dell’inventore a vedere riconosciuta la paternità dell’idea che sta alla base dell’invenzione.In un rapporto di lavoro subordinato si identificano:

• L’invenzione di servizio: caso in cui l’attività inventiva costituisce lo specifico oggetto della prestazione lavorativa dovuta dal dipendente, che per essa viene retribuito.In questo caso nulla è dovuto al dipendente, salvo il riconoscimento della paternità dell’idea e lo sfruttamento economico dell’invenzione spetta al datore di lavoro

• L’invenzione d’azienda: caso in cui l’invenzione è realizzata in adempimento o in esecuzio-ne del rapporto di lavoro, ma al lavoratore non spetta una specifica retribuzione a compenso dell’attività inventiva. In questo caso all’inventore spetta un equo premio in denaro mentre lo sfruttamento economico dell’invenzione spetta al datore di lavoro.

• L’invenzione occasionale: caso in cui l’invenzione attiene al campo di attività dell’azienda, ma l’inventore non è specificamente retribuito per svolgere attività inventiva e neppure ha realizzato l’invenzione in esecuzione del normale rapporto di lavoro.L’invenzione occasionale è riconducibile al genio ed alla intraprendenza del lavoratore, quindi il diritto ad ottenere il brevetto sull’invenzione spetta al lavoratore. La legge riconosce comunque al

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datore di lavoro un diritto di opzione (può cioè azionare questi specifici diritti a prescindere dalla volontà del lavoratore) per l’acquisto del brevetto, le eventuali licenze, o il diritto di brevettare all’estero.

6.9 IN COSA CONSISTE L’USURPAZIONE?Viene violata l’esclusiva brevettuale e si è in presenza di usurpazione nel caso in cui il brevetto venga sfruttato senza il consenso del legittimo titolare.

6.10 COS’È IL DIRITTO DI PREUSO?Come descritto all’inizio di questo capitolo, l’inventore può decidere di non brevettare il trovato, ma di utilizzarlo comunque nella propria azienda in regime di segreto senza rendere in alcun modo pubblico il risultato della propria ricerca.Operando in tal modo è estremamente elevato il rischio che avvengano fughe di notizie o che altri raggiungano lo stesso risultato innovativo in maniera autonoma, chiedendone la brevetta-zione.La Legge in questo caso prevede che chi abbia utilizzato un’invenzione non brevettata nel corso dell’anno precedente ad un’altrui domanda di brevetto, possa godere del diritto di preuso grazie al quale potrà continuare a sfruttare l’invenzione entro i limiti in cui se ne è sempre servito senza espandere l’uso stesso. La norma si applica esclusivamente se non vi è stata accessibilità al pubblico di tale invenzione: se vi fosse stata, infatti, la successiva domanda di brevetto sarebbe priva del requisito di novità e, quindi, non ammissibile.La tutela del preuso conferma comunque che un’invenzione o un prodotto innovativo non brevet-tato non gode di una reale protezione: infatti il “preutente” non può vantare diritti di esclusiva e quindi agire per usurpazione contro nessuno se non essere immune da un’azione di usurpazio-ne da parte di un successivo titolare di brevetto.

6.11 QUAL È LA DURATA DI UN BREVETTO?Brevetto per invenzione industrialel diritto di sfruttamento esclusivo conseguito a seguito della brevettazione dell’invenzione dura 20 anni, decorrenti dalla data di deposito della domanda di brevetto.Il limite ventennale è improrogabile, non è ammesso il rinnovo del brevetto in quanto si ritiene compensato lo sforzo inventivo ed acquisita l’invenzione alla libera disponibilità (anche di sfrutta-mento economico) della collettività.Modelli di utilitàLa durata del modello di utilità è di 10 anni decorrenti dalla data di deposito della domanda;non può essere rinnovato, la proroga non è consentita per i motivi sopra descritti.Disegni e modelliLa durata del modello di utilità è di 5 anni decorrenti dalla data di deposito della domanda e prorogabile per quattro volte fino ad un massimo di 25 anni. I disegni e modelli verranno trattati

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in maniera più approfondita al capitolo 11 della Guida.Prodotti farmaceuticiL’unica eccezione al limite di durata temporale è prevista per i brevetti per prodotti farmaceutici.Ciò è dovuto al fatto che la concessione dell’autorizzazione ministeriale spesso tarda ad arrivare, quindi la Legge concede ai titolari di brevetti per prodotti farmaceutici la possibilità di prolungare la normale protezione per un periodo pari al tempo intercorso tra la concessione del brevetto e la concessione dell’autorizzazione alla messa in commercio del farmaco relativo, senza che comunque il periodo di protezione ulteriore possa estendersi oltre i 5 anni. Se la durata dei certificati complementari di protezione supera questo limite, si applicherà dal 1° Gennaio 2004 una riduzione che nel 2004 sarà di sei mesi, mentre per ogni anno solare successivo di ulteriori sei mesi.

6.12 COSA FARE SE CI SONO VARIAZIONI DI RAGIONE SOCIALE, LICENZAO CESSIONE DEI DIRITTI?Nel caso in cui vi sia stato un cambiamento successivo all’atto di deposito che non ha modificato i diritti relativi al brevetto (ad es. variazione della ragione sociale, variazione della natura giuridi-ca, variazione di indirizzo) si dovrà presentare domanda di Annotazione presso l’Ufficio Brevetti e Marchi di qualsiasi Camera di Commercio Nazionale. Nel caso in cui invece vengano trasferiti o modificati i diritti relativi al marchio sia a titolo gratuito che a titolo oneroso (cessione, succes-sione), gli atti relativi dovranno essere resi pubblici mediante domanda di Trascrizione presso l’Ufficio Brevetti e Marchi di qualsiasi Camera di Commercio Nazionale.Nel caso in cui ci sia un trasferimento dei diritti esclusivamente attraverso un contratto di licenza, il citato contratto non è soggetto ad alcuna registrazione presso gli Uffici competenti.Nel caso di licenza d’uso il licenziante continua infatti a mantenere la titolarità del diritto esclusivo sul brevetto.

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7. IL BREVETTO NAZIONALE ITALIANOIl Brevetto per Invenzione Industriale viene rilasciato a seguito di un procedimento amministrati-vo svolto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.La concessione non è subordinata a decisioni discrezionali dell’amministrazione, che è tenuta solamente ad accertare la ricorrenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla legge.E’ pertanto consigliato, ai fini di un buon esito della domanda, verificare la validità dei requisiti richiesti, in particolare il requisito della novità del ritrovato.Ogni domanda è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90 giorni, assolutamente inderogabili, riservati all’autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato. Il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda, per cui, trascorsi i 90 giorni suddetti, ai quali non è possibile rinunciare, la domanda diventa visibile.La scelta sull’anticipata accessibilità al pubblico riguarda i brevetti per invenzione e per modello di utilità, viceversa il modello o design è reso immediatamente pubblico a meno che non vi sia una richiesta esplicita di mantenimento della segretezza per un periodo massimo di un anno.Una stessa domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né per più modelli, salvo che si tratti di un insieme di modelli o disegni destinati appartenenti alla medesima classe merceologica.

7.1 E’ POSSIBILE VERIFICARE L’ESISTENZA DI UN BREVETTO GIÀ DEPOSITATO PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA DI CONCESSIONE?Prima di procedere con la domanda di registrazione di un brevetto è opportuno verificare che lo stesso non sia oggetto di domanda di registrazione da parte di altri. Questa azione preventiva ha una doppia finalità in quanto:

• è fondamentale chiedere l’utilizzo esclusivo di un ritrovato che sia effettivamente innovativo e che quindi costituisca effettivamente un investimento remunerativo• è fondamentale chiedere l’utilizzo esclusivo di un ritrovato che non sia già esclusiva altrui per non commettere atto di contraffazione.

Presso l’Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di Lucca è possibile richiedere maggiori informazioni su come poter accedere alle informazioni brevettuali a livello nazionale e internazionale.Inoltre l’Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di Lucca ha messo a disposizione

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attraverso il sito www.lu.camcom.it , sezione “Brevetti e Marchi”, le istruzioni per l’istituzione della pratica di domanda di concessione e per la compilazione della modulistica prevista.

7.2 IN COSA CONSISTE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA?Per richiedere un brevetto per invenzione industriale è necessario presentare una domanda allegando una documentazione tecnica consistente in1. riassunto2. descrizione3. rivendicazioni 4. i disegni allegati, come documentI autonomI; 5. traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni (in alternativa è previsto il pagamento di una tassa).

DescrizioneLa descrizione è l’elemento fondamentale per la tutela brevettuale. La legge richiede che il trova-to sia descritto in modo chiaro e completo per consentire ad un esperto medio del settore di rea-lizzarlo. La descrizione deve per quanto possibile anche in relazione alla natura dell’invenzione:

a. specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento;

b. indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell’inventore, che sia utile alla comprensione dell’invenzione ed all’effettuazione della ricerca di novità, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;

c. esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;

d. descrivere brevemente gli eventuali disegni;

e. descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo esempi appro- priati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;

f. indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’inven zione, il modo in cui l’invenzione può essere utilizzata in ambito industriale. La descrizione è diretta ad un tecnico esperto del ramo per cui il testo deve contenere tutti quei riferimenti che servano a metterlo sulla giusta strada di interpretazione. Il grado di approfondi mento deve essere tale da consentirgli di realizzare il trovato senza ulteriori ricerche e studi, ma facendo solo ricorso alle sue normali conoscenze tecniche. Una descrizione che non soddisfa questo requisito è considerata insufficiente ed è motivo di nullità del brevetto.

RivendicazioniCostituiscono la parte del brevetto che delimita l’ambito della tutela brevettuale. Con esse dovran-

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no essere evidenziati i punti essenziali e nuovi del trovato che il richiedente intende proteggere.Esse definiscono le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si richiede la protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le seguenti formalità:

a. devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;

b. la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta (il richiamo dei disegni è consentito solo a scopo di maggiore chiarezza);

c. le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

DisegniDevono essere eseguiti a linee di inchiostro nero su fogli di carta bianca resistente e non brillan-te, nel formato A4, lasciando un margine di almeno 2,5 cm su ogni lato. Ogni tavola deve essere firmata dal richiedente o dal mandatario e numerata progressivamente.I disegni non devono contenere nessuna dicitura, ma eventuali numeri di riferimento per contrad-distinguere le varie parti dell’invenzione, e trovare corrispondenza con quanto specificato nella

ImpaginazioneNel caso di deposito cartaceo la descrizione, il riassunto, le rivendicazioni ed i disegni acclusi alle domande di brevetto devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stam-pa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo i margini superiore e inferiore ed i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Gli stessi formati devono essere rispettati nel caso in cui il testo ed i disegni siano allegati ad una domanda depo-sitata con il sistema telematico.Il testo è scritto con interlinea 1,5 e carattere le cui maiuscole corrispondano ad un’altezza mi-nima di 0,21 cm.I disegni possono anche essere eseguiti a mano, compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.

ProceduraL’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia all’Ufficio Europeo dei Brevetti la richiesta del rapporto di ricerca entro cinque mesi dalla data della domanda medesima e l’Ufficio Europeo dei Brevetti redige il rapporto entro nove mesi dalla data della suddetta domanda. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi può non assoggettare alla ricerca di anteriorità le domande di brevetto per invenzione industriale per le quali l’assenza dei requisiti di validità risulti assolutamente evidente, in base alle stesse dichiarazioni ed allegati del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio. Il richiedente viene informato prontamente e la comunicazione dell’esclusione della ricerca deve essere adeguatamente motivata. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare

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osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l’Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l’istanza è respinta in tutto o in parte.Il richiedente, prima che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.Dopo la ricezione del rapporto di ricerca e prima del termine di 18 mesi dalla data della domanda il richiedente, fermo restando quanto sopra, può inviare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi:

a. una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni;

b. argomentazioni sul rapporto di ricerca e precisazioni sulle sull’ammissibilità delle rivendicazioni emendate e sulla conformità delle stesse alle disposizioni dell’art. 76, comma 1, lettera c) del Codice della Proprietà Industriale;

c. una richiesta di presentazione di una o più domande divisionali.

L’opinione scritta è messa a disposizione del pubblico solo a titolo informativo.L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dopo la pubblicazione della domanda, provvede all’esame sulla base del rapporto di ricerca e della eventuale documentazione prodotta dal richiedente, nonché ad accertare che l’oggetto del brevetto non si estenda oltre il contenuto della domanda iniziale.L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, se rileva che per la domanda esaminata, tenuto conto del rapporto di ricerca e delle eventuali argomentazioni e modifiche apportate alle rivendicazioni ed al testo dal richiedente, non può essere concesso il brevetto, emette una lettera interlocutoria di rifiuto adeguatamente motivata, assegnando al richiedente il termine di due mesi per formulare eventuali osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l’Uffi-cio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda è respinta in tutto od in parte.Il richiedente, prima che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati. Il richiedente, su invito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, deve completare o rettificare la documentazione ove sia necessario per l’intelligenza del diritto di pro-prietà industriale o per meglio determinare l’ambito della tutela richiesta.Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un’invenzione o viceversa, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invita l’interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa la quale, tuttavia, ha effetto dalla data di presentazione originaria.Contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è ammesso ricorso di cui all’art. 135 del Codice della Proprietà Industriale.

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7.3 PRESENTAZIONE SIMULTANEA DI DOMANDE DI BREVETTOChi chiede il brevetto di invenzione può presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da fa valere nel caso in cui l’invenzione non sia accolta o sia accolta solo in parte. Tale domanda deve essere presentata lo stesso giorno e presso lo stesso Ufficio e sul modulo deve figurare l’apposita annotazione speciale. Se la forma o il disegnodi un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l’utilità, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e disegni orna-mentali che per modelli d’utilità, ma l’una e l’altra protezione non possono essere cumulate in un unico brevetto.

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8. RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN BREVETTO ALL’ESTEROSe si vuole estendere un brevetto all’estero si può procedere in uno dei seguenti modi:• si richiede la concessione del brevetto in ciascuno Stato in cui si ha interesse a tutelare il proprio prodotto o il proprio procedimento, tramite il supporto di un legale rappresentante per ogni Paese prescelto.• si procede al deposito della domanda di Brevetto Europeo, se si desidera ottenere la protezione del brevetto nei Paesi aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo.• si procede al deposito della domanda di Brevetto Internazionale.

8.1 COS’È LA DATA DI PRIORITÀ E PERCHÉ RIVENDICARLA?La data di priorità è la data in cui si è depositata per la prima volta la domanda di concessione del brevetto.Chiunque abbia depositato domanda di brevetto presso uno degli Stati aderenti alla Convenzio-ne di Parigi può presentare analoga domanda, presso un altro Stato aderente, ottenendo che la valutazione della novità sia fatta alla data di presentazione della prima domanda (Rivendicazione della priorità).La rivendicazione della priorità va effettuata contestualmente alla domanda di estensione bre-vetto o al massimo entro i due mesi successivi, purché non si eccedano i dodici mesi dalla data di priorità rivendicata.

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9. IL BREVETTO EUROPEO9.1 COS’E’ IL BREVETTO EUROPEO?Il brevetto europeo è un brevetto che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e rilascio.La procedura di concessione prevede un’unica domanda, redatta in una sola lingua (inglese, francese o tedesco) e permette, con un unico deposito, di designare i paesi che hanno aderito alla convenzione sul brevetto europeo.L’elenco completo e aggiornato dei Paesi che hanno aderito alla convenzione è disponibile al sito dell’Ufficio Europeo Brevetti (www.european-patent-office.org) o presso l’Ufficio Brevetti e Marchi della C.C.I.A.A. di Lucca .Va precisato che la procedura europea non fornisce un unico brevetto europeo valido in tutti i Pa-esi richiesti, ma piuttosto un fascio di brevetti nazionali corrispondenti a ciascuno stato designato durante le fasi della procedura di rilascio.Il brevetto europeo conferisce infatti al titolare negli Stati membri designati, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.

9.2 COME SI OTTIENE UN BREVETTO EUROPEO?Chiunque abbia depositato una domanda di brevetto presso uno degli Stati appartenenti all’Unio-ne di Parigi può, entro 12 mesi, depositare ulteriori domande per la stessa innovazione, rispon-dente ai requisiti di brevettabilità, in altri stati dell’Unione rivendicando la “priorità” della prima domanda.La domanda di brevetto europeo può essere depositata (fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza nazionale) presso:

• l’Ufficio Europeo dei Brevetti, nelle sedi di Monaco di Baviera, L’Aia o Berlino

• gli Uffici Brevetti nazionali degli Stati contraenti. Se si sceglie di effettuare il deposito in Italia le domande vanno presentate presso:

• l’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Roma, via Capitan Bavastro, 116 - 00154 Roma, oppure possono essere spedite (raccomandata con A.R) a:

• Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 - 00187 Roma Si precisa che esistono delle condizioni particolari per cui il deposito della domanda di brevetto

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europeo va inviata OBBLIGATORIAMENTE all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.Si consiglia pertanto di accertarsi sulla procedura contattando l’Ufficio Brevetti e Marchi della C.C.I.A.A. di Lucca.

9.3 FASI DELLA PROCEDURA EUROPEALa procedura per ottenere un brevetto europeo comprende due distinte fasi :

A) Deposito della domanda• esame delle condizioni formali• ricerca delle anteriorità• pubblicazione, dopo 18 mesi dal deposito della domanda Dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca, il richiedente ha sei mesi di tempo per decidere se proseguire o meno la procedura.

B) Esame di merito della domanda• concessione del brevetto• rigetto della domanda.

9.4 FASI A SEGUITO DELLA CONCESSIONE EUROPEA

Se il brevetto viene concesso, il richiedente può iniziare le procedure di convalida in tutti gli Stati da lui designati o solo in alcuni di essi.Se la lingua del brevetto non è una lingua ufficiale dello Stato designato, si dovrà provvedere al deposito della relativa traduzione, pena la non validità del brevetto in quello Stato.Una volta trasformato il brevetto a livello nazionale è obbligatorio versare le tasse annuali na-zionali di mantenimento in vita del brevetto, esigibili anticipatamente a partire dall’annualità suc-cessiva a quella in cui la concessione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo.Il mancato pagamento delle tasse nei termini è causa di decadenza del brevetto.

9.5 OPPOSIZIONEEntro nove mesi dalla data di concessione chiunque vi abbia interesse può depositare un’op-posizione contro un brevetto europeo, se ritiene che esso non soddisfi le norme di merito. Tale opposizione è valutata da un’apposita Divisione dell’Ufficio Europeo dei brevetti e la decisione dell’Ufficio Europeo ha effetto in tutti gli stati designati.E’ comunque possibile presentare ricorso contro tutte le decisioni dei vari organi dell’Ufficio Eu-ropeo dei Brevetti.

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10. IL BREVETTO INTERNAZIONALE10.1 COS’E’ UN BREVETTO INTERNAZIONALE?Il sistema del PCT (Patent Cooperation Treaty) è nato con la Convenzione di Washington del 1970, alla quale partecipano attualmente 133 Stati e tra questi i più avanzati dal punto di vista industriale, come gli Stati dell’Unione Europea, gli Stati Uniti, il Giappone, il Canada, l’Australia.Il PCT o Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (Patent Cooperation Treaty) è un trattato multilaterale gestito dal W.I.P.O. (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), che ha sede a Ginevra e consente di intraprendere una procedura unificata e semplificata per ottenere la protezione delle Invenzioni nei paesi membri del trattato stesso.Va sottolineato che il brevetto internazionale non dà luogo ad un diritto di privativa sovra-nazio-nale, ma consente ed agevola la possibilità di estendere la copertura brevettuale di un’innovazio-ne presso la quasi totalità dei paesi del mondo, ottenendo singoli brevetti nazionali.Diversamente dal brevetto europeo, quello internazionale non unifica la procedura di brevettazio-ne, ma semplifica ed accentra la fase iniziale del deposito di una domanda di brevetto, che potrà poi essere estesa ai Paesi di maggiore interesse.

10.2 COME SI OTTIENE UN BREVETTO INTERNAZIONALE?La procedura per la domanda di brevetto internazionale PCT si articola in due fasi:

Prima fase: internazionaleLa fase internazionale prevede:

A) Deposito della domanda• esame delle condizioni formali• ricerca delle anteriorità• pubblicazione, dopo 18 mesi dal deposito della domanda

Dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca, il richiedente ha sei mesi tempo per decidere se proseguire o meno la procedura.

B) Esame di merito della domanda• concessione del brevetto• rigetto della domanda.

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Di seguito al rapporto di ricerca internazionale il richiedente può decidere se– proseguire con la procedura modificando le rivendicazioni, nei limiti di quanto consentito dal PCT

– ritirare la domanda.

L’esito della domanda internazionale sarà pubblicato, unitamente alla domanda, decorsi diciotto mesi dalla data di deposito della domanda stessa o dalla data di deposito della domanda di brevetto rivendicata come “priorità”. Il rapporto di Ricerca Internazionale ha un valore orientativo in quanto durante le successive procedure d’esame nazionali ogni Paese provvederà ad una propria valutazione della domanda.Il richiedente entro 2 mesi dalla comunicazione del rapporto di ricerca sarà chiamato a scegliere una delle seguenti soluzioni :

• richiedere un esame preliminare internazionale sull’attività inventiva e l’applicabilità industriale dell’invenzione per valutare se introdurre o meno la propria domanda internazionale nei Paesi designati.

• intraprendere direttamente la seconda fase nazionale/regionale.

Seconda fase: nazionaleLa fase nazionale/regionale, obbligatoria, consiste nel formalizzare la domanda internazionale nei Paesi designati e prevede il pagamento delle Tasse nazionali, il deposito di traduzioni e la no-mina di mandatari che abbiano funzione di rappresentanza negli Stati laddove richiesto, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali dei singoli Paesi scelti.

10.3 CHI PUÒ CHIEDERE UN BREVETTO INTERNAZIONALE?Qualsiasi cittadino di un paese aderente al Patent Cooperation Treaty o uno straniero domiciliato in uno dei paesi aderenti può depositare la domanda di brevetto internazionale presso l’Uffi-cio Nazionale Brevetti e Marchi o, salvo diverse disposizioni, presso l’Ufficio Internazionale del W.I.P.O. di Ginevra.Come precedentemente descritto per il brevetto europeo, esistono delle condizioni particolari per cui il deposito della domanda di brevetto è da inviarsi obbligatoriamente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il richiedente che abbia depositato una domanda nazionale, ha dodici mesi di tempo per presen-tare una domanda internazionale, rivendicando la priorità della data di deposito nazionale.

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OTTENERE LA CONCESSIONE DI UN BREVETTO

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11. DISEGNI E MODELLIIn Italia, come all’estero, è possibile chiedere ed ottenere la tutela della particolare forma di un prodotto.

11.1 LA NUOVA LEGGE SUI MODELLI DI DESIGN: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 98/71/CEIl decreto legislativo 10 Febbraio 2005 n.30, entrato in vigore il 19 Marzo 2005, costituisce una sorta di riordino della normativa riguardante la proprietà intellettuale.Il citato decreto abolisce sia la Legge Modelli (Regio Decreto 25 Agosto 1940 n. 1411) sia ilde-creto legislativo 2 Febbraio 2001 n. 95, decreto che già aveva accordato a modelli e disegni una tutela pressoché identica a quella accordata ai brevetti per invenzione e utilità.

11.2 QUAL È LA DEFINIZIONE DI “DISEGNO” E “MODELLO”?In base all’art 31 del citato decreto per “DISEGNO” o “MODELLO” si intende «…l’aspetto dell’in-tero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento…».La definizione conferma la parte del decreto legislativo 02/02/2001 in cui si eliminava di fatto il riferimento al carattere ornamentale, richiesto dal vecchio Regio Decreto, ed estende la tutela-bilità oltre che all’intero prodotto anche a singole parti dello stesso, limitatamente comunque al loro aspetto esteriore.Rimane dunque vietato registrare con un brevetto per modello o disegno industriale un prodotto, o parti di esso, il cui aspetto esteriore risulti unicamente determinato dalla funzione tecnica che è destinato a svolgere: in questo caso infatti il carattere di funzionalità prevarrebbe sull’aspetto esteriore e pertanto la tutela ammissibile sarebbe quella del brevetto per modello di utilità.

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11.3 QUALI SONO I REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE DI DISEGNI O MODELLI?Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano:

• nuovi• dotati di carattere individuale.

Nel caso specifico di modelli e disegni, la novità non va intesa in senso assoluto e pertanto essa non è pregiudicata da eventi come:

• la conoscenza che gli ambienti specializzati del settore interessato possano dimostrare.• la rivelazione del disegno o modello ad un terzo sotto il vincolo della riservatezza• l’applicazione a favore dell’autore del disegno o modello di un «periodo di grazia», nei casi di pre-divulgazione avvenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione.• le divulgazioni abusive avvenute ai danni dell’autore nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione non vanno ad inficiare tale requisito.

Disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.Con l’espressione “carattere individuale” si intende l’effetto suscitato nell’utilizzatore informato (non nel consumatore ordinario): consiste nel carattere individuale dell’oggetto (o parte di esso) che si rende distinguibile rispetto ad altri oggetti (o parti di essi) agli occhi di un “esperto del ramo”.Pertanto, nota importante, i prodotti ai fini dell’ottenimento di un brevetto per modello industriale non necessitano di particolare carattere estetico (parere alquanto soggettivo), non devono es-sere solo particolarmente funzionali (se lo sono devono essere anche oggetto di domanda di brevetto per modello di utilità), ma devono essere unici nel loro aspetto tridimensionale.

11.4 QUALI TIPOLOGIE DI DISEGNI O MODELLI SONO REGISTRABILI?Sono registrabili gli oggetti industriali o artigianali, compresi i loro componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici ed i caratteri tipografici.La protezione non è estesa alle parti componenti di un prodotto complesso che non siano visibili durante la normale utilizzazione del prodotto o alle caratteristiche di una parte di esso che risul-tino invisibili quando essa sia montata.

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11.5 QUALI TIPOLOGIE DI DISEGNI O MODELLI NON SONO REGISTRABILI?Non sono registrabili le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono essere necessaria-mente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto di essere connesso o unito con un altro prodotto in modo che ciascuno di essi possa svolgere la propria funzione.Inoltre, contrariamente a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria, il Decreto Legislativo non prevede l’ammissibilità della tutela dei disegni sui pezzi di ricambio.

11.6 E’ POSSIBILE TUTELARE CONTEMPORANEAMENTE UN PRODOTTO CON UNA PARTICOLARE FUNZIONALITÀ E LA FORMA DEL PRODOTTO STESSO (CUMULO DELLA PROTEZIONE)?Se un disegno o modello è registrabile ai sensi della legge ed inoltre accresce l’utilità dell’og-getto al quale si riferisce, possono essere richiesti contemporaneamente il brevetto per modello d’utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l’una e l’altra protezione non possono venire cumulate in un’unica domanda.

11.7 UN DISEGNO O UN MODELLO PUÒ ESSERE TUTELATO CONTEMPORANEAMENTE DA BREVETTO E DA DIRITTO D’AUTORE?Fino alla recente introduzione del decreto legislativo 02/02/2001 in Italia vigeva il divieto assoluto di poter tutelare uno stesso modello sia con brevetto per modello che con la protezione derivante dal Diritto d’Autore.

Il citato Decreto Legislativo modificando l’art. 2 Legge sul Diritto d’Autore, di fatto eliminava il divieto di accumulo, prevedendo che siano comprese tra le opere protette “...le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico…”.Questa importante modifica è stata confermata nel nuovo codice dove secondo l’articolo 40 “se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l’utilità dell’oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello…”.Si ricorda che le opere creative sono tutelate da Diritto d’Autore nel momento stesso della loro realizzazione e che il Diritto nasce senza alcuna procedura ufficiale di registrazione o conces-sione, al contrario di quanto previsto per brevetti e marchi di impresa. Per certificare la data di creazione è possibile effettuare un deposito per copyright presso la Presidenza del Consiglio

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dei Ministri. In termini temporali, inoltre, la validità della tutela del Diritto d’Autore è di 70 anni a partire dalla data della morte dell’autore.

11.8 QUAL È LA DURATA DI TUTELA DI UN BREVETTO PER DISEGNO O MODELLO?I disegni o modelli registrati sono protetti per un periodo di 5 anni, rinnovabile di quinquennio in quinquennio fino a un massimo di 25 anni.La novità introdotta dall’attuazione della Direttiva Comunitaria 98/71/CE ha infatti ampliato la durata della tutela (da 15 anni a 25) prevedendo che l’estensione temporale venga concessa anche ai modelli depositati in passato e ancora validi alla data del 19 Aprile 2001.Viene inoltre concesso un periodo di “pre-divulgazione” grazie al quale si può decidere di esporre un nuovo prodotto in fiere, cataloghi, giornali, etc. prima di formulare la domanda di brevetto, purché detta richiesta venga formalizzata entro i 12 mesi successivi alla prima divulgazione.In questo caso la possibilità di pre-divulgare un prodotto caratterizzato da un suo particolare effetto tridimensionale dovrebbe consentire al designer di testare il mercato, garantendosi co-munque una tutela contro eventuali contraffazioni.Va tuttavia precisato che risalire e dimostrare una pre-divulgazione è piuttosto complesso in assenza di documentazioni ufficiali (quali cataloghi di fiere, atti notarili che certifichino la data di divulgazione etc): si consiglia pertanto di effettuare una domanda di deposito per modello possi-bilmente prima di esporre il proprio prodotto in un qualsiasi evento pubblico (in particolar modo fiere, esposizioni e mostre).

11.9 COME SI FORMALIZZA LA DOMANDA DI DEPOSITO DI DISEGNI E MODELLI IN ITALIA?Le domande di registrazione per disegno o modello possono essere depositate, dal richiedente o dal suo mandatario, presso gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.In caso di più disegni o modelli, con una sola domanda di deposito possono essere presentati più disegni purché si riferiscano a prodotti appartenenti ad una medesima classe.

11.10 COME TUTELARE I DISEGNI TESSILI?Sono compresi nella tutela di modelli o disegni anche i disegni tessili, la cui tutela può essere richiesta espletando le stesse formalità descritte nel paragrafo precedente.Come per i disegni o modelli, la durata minima della registrazione è di 5 anni con possibilità di proroga per altri quattro quinquenni fino ad un massimo di 25 anni.

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11.11 COME OTTENERE LA PROROGA PER I QUINQUENNI SUCCESSIVI AL PRIMO?

Il titolare di una registrazione per disegno o modello di utilità può richiedere la proroga della durata per i quinquenni successivi al primo, presentando apposita istanza, personalmente o tra-mite il suo mandatario, presso gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, ed Agricoltura.

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12. REGISTRAZIONE DI UN BREVETTO PER DISEGNO O MODELLO ALL’ESTEROCome descritto per i marchi di impresa e per i brevetti di invenzione e utilità, per estendere un modello o un particolare design all’estero si può procedere nei seguenti modi:

• si richiede la registrazione in ciascuno Stato di interesse• si procede alla domanda di Registrazione di design internazionale• dal 01/04/2003 è possibile, con un’unica domanda, chiedere la registrazione di Design Comu- nitario ottenendo, alla stregua del Marchio Comunitario, un unico Brevetto per modello o disegno la cui validità sarà riconosciuta all’interno di tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea.

12.1 COS’È LA DATA DI PRIORITÀ E PERCHÉ RIVENDICARLA?La data di priorità è la data in cui è stato effettuato il primo deposito di un modello o disegno.Anche per i disegni e modelli è possibile rivendicare la priorità di un deposito effettuato in uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Parigi, secondo le modalità previste per i brevetti per in-venzione industriale. La rivendicazione della data di priorità in un caso di richiesta di estensione estera consente che la valutazione del carattere di novità venga fatta alla data di presentazione della prima domanda.

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13. DEPOSITO INTERNAZIONALEDI DISEGNI E MODELLIIl 13 Giugno 1987 l’ Italia ha aderito all’Accordo dell’Aja sui disegni e modelli ornamentali; è quin-di possibile per i cittadini italiani chiedere, con un unico deposito, la tutela di disegni e modelli in più Stati purché tra quelli aderenti alla Convenzione sul Modello Internazionale.Un deposito di modello internazionale non deve obbligatoriamente essere preceduto da un cor-rispondente deposito nello Stato di origine del titolare.Solo le persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio, oppure una stabile organizzazione indu-striale o commerciale, in uno degli Stati membri, possono depositare una domanda internaziona-le per la protezione di disegni o modelli. Come descritto in merito alla Convenzione sul Brevetto Europeo e la Convenzione sul Brevetto Internazionale, alla fine della procedura di richiesta non si ottiene un unico brevetto per modello industriale, ma piuttosto un insieme di tanti brevetti na-zionali valido nei singoli Stati designati e soggetti alle normative nazionali vigenti in quei Paesi.

13.1 DOMANDA DI DEPOSITO INTERNAZIONALE DEL DISEGNO O MODELLOCome per la domanda nazionale italiana è possibile inserire, in un’unica domanda di Modello Internazionale, fino a 100 modelli diversi fra di loro purché rientranti in un’unica classe della specifica classificazione internazionale (Classificazione di Locarno).La domanda deve essere presentata in lingua inglese o francese presso l’Organizzazione Mondia-le per la Proprietà Intellettuale W.I.P.O. o presso l’ Ufficio Brevetti Nazionale (U.I.B.M. per l’ Italia).Se il deposito risulta formalmente regolare ’ Ufficio Internazionale registra la domanda e pubblica la notizia dell’avvenuta registrazione sul Bollettino dei Modelli e Disegni Internazionali.Entro sei mesi dalla data di pubblicazione, le amministrazioni nazionali possono sollevare obie-zioni sulla base delle specifiche leggi nazionali vigenti. Ogni Stato designato dal titolare può apporre il rifiuto alla registrazione. La durata di un modello internazionale è disciplinata dalle sin-gole leggi nazionali. Tutte le informazioni relative all’elenco dei Paesi aderenti alla Convenzione sul Design Internazionale, alla Classificazione di Locarno e alle tasse relativamente al deposito, sono reperibili al sito www.wipo.int o presso l’Ufficio Marchi&Brevetti di Lucca.

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14. IL DESIGN COMUNITARIOIl design si qualifica oggi non solo come il mezzo principale per difendere originalità e individua-lità dei propri prodotti, ma anche come indicazione di qualità e funzionalità. La protezione del de-sign assume pertanto grande importanza sia nei confronti dei consumatori che dei concorrenti.Il 12 Dicembre 2001 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il regolamento n. 98/71/CE sui disegni e modelli comunitari.

Il nuovo sistema istituisce un duplice regime di protezione:• i disegni e modelli comunitari non registrati• i disegni e modelli comunitari registrati

14.1 DISEGNI E MODELLI COMUNITARI NON REGISTRATIDal 6 Marzo 2002 sono protetti tutti i disegni e modelli comunitari non registrati.Si tratta di una protezione relativa ad un diritto che viene acquistato automaticamente in seguito alla semplice divulgazione, all’interno della Comunità, di prodotti in cui sono stati incorporati disegni o modelli (vale a dire, qualora il disegno o modello sia stato pubblicato, esposto, commer-cializzato o divulgato in modo da potersi ragionevolmente ritenere che gli specializzati del settore interessato siano venuti a conoscenza di tali eventi).Il diritto è limitato a tre anni proibisce l’uso di copie dei disegni o modelli originali, tuttavia esso costituisce ancora un valido strumento di protezione alternativo alla registrazione per tutte quelle industrie, come ad esempio quella della calzatura e dell’abbigliamento, che ad ogni stagione rinnovano le proprie collezioni. Pertanto i disegni e modelli saranno protetti contro contraffazioni e copie abusive senza formalità né costo alcuno in tutto il territorio dell’Unione.Unico “neo” della tutela l’onere della prova: nel caso in cui si rilevi la presenza di copie del pro-prio design sarà il titolare del diritto a dover provare che si tratta di una copia e sarà oltretutto lui stesso costretto a provare che tale copia è stata fatta in malafede.

14.2 DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATIDal 01 Aprile 2003 è possibile chiedere la registrazione comunitaria di un disegno o modello presentando domanda di registrazione comunitaria direttamente all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (U.A.M.I.).

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14.2.1 L’OGGETTO DELLA TUTELALa tutela investe l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte quale risulta da linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale, materiali e/o dal suo ornamento; per prodotto si intende un qualsiasi oggetto industriale o artigianale compresi l’imballaggio, i simboli grafici e i caratteri tipografici. Sono compresi anche i prodotti costituiti da più componenti che possono essere smontati e rimontati.

14.2.2 CHI PUO’ CHIEDERE LA REGISTRAZIONE?Qualsiasi persona fisica o giuridica di qualsiasi paese del mondo può depositare una domanda.

14.2.3 DURATAIl diritto sarà tutelato per un periodo di cinque anni, rinnovabile quattro volte (la protezione mas-sima sarà di 25 anni).E’ importante sottolineare che la richiesta di registrazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data della prima divulgazione pena la perdita della possibilità di richiesta della tutela.

14.2.4 AMBITO DI APPLICAZIONEUna registrazione di disegno o modello è valida in tutta la Comunità europea. La domanda e la conseguente registrazione si estende automaticamente ai 25 Stati membri della Comunità in modo indivisibile. È impossibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri. L’annullamento, l’esclusione o la scadenza della registrazione si applica necessaria-mente alla totalità della Comunità. La registrazione costituisce un titolo di proprietàunica: esso può essere trasferito solamente per l’intera Comunità europea e non per limita-tamente ad alcuni paesi. Sono tuttavia possibili licenze limitate a livello territoriale o, per altri aspetti, quand’anche si limitassero ad un particolare Stato membro.

14.2.5 I VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE (PERCHE’ REGISTRARE UN DISEGNO O MODELLO)Il diritto concesso godrà di maggior forza del disegno o modello non registrato, in quanto consen-tirà al titolare di proibire completamente l’introduzione sul mercato di qualsiasi disegno o modello che non desti un’impressione generale diversa, senza dover provare che quest’ultimo si basa su copie del proprio disegno o modello.Ulteriore caratteristica del Regolamento è la possibilità prevista per il richiedente il disegno o modello comunitario di differirne la pubblicazione fino a trenta mesi.Questo comporta che ideatori ed industrie possano richiederne la registrazione ed al tempo stes-

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so mantenere segreti i propri disegni o modelli fino a quando non siano lanciati sul mercato.I richiedenti hanno inoltre il diritto di riunire nell’ambito di un’unica richiesta molteplici varianti dello stesso disegno o modello.

14.2.6 LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE?L’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno, organo deputato alla registrazione dei disegni e modelli comunitari, si limiterà a verificare la correttezza formale della candidatura.Verrà effettuato, solo su richiesta di terzi, un accertamento relativo alla legalità sostanziale dei design comunitari, nell’ambito dell’eventuale procedimento di ricorso.La procedura di registrazione può essere cosi riassunta:

• i candidati possono presentare la domanda di registrazione presso l’ufficio di Alicante (la do-manda di registrazione può essere depositata elettronicamente mediante il sistema di e-filing disposto dall’ufficio e disponibile sul sito dell’U.A.M.I. o mediante compilazione ed invio dei mo-duli predisposti dall’ufficio stesso e ugualmente disponibili, anche in lingua italiana, sul sito dell’ U.A.M.I.).

• dopo aver ricevuto la candidatura, l’Ufficio effettua un esame formale e, se necessario, chiede al candidato di colmare eventuali lacune. Se queste non vengono colmate l’Ufficio rigetta la domanda.

In seguito alla registrazione il design viene pubblicato in un registro disponibile on-line e con-sultabile da chiunque vi abbia interesse. Se il candidato ha optato per un differimento dalla pubblicazione, la registrazione viene pubblicata nella versione semplificata (senza l’immagine dell’oggetto tutelato). Trascorsi i 30 mesi, o in qualsiasi momento compreso in questa scadenza, il titolare della registrazione può chiederne la pubblicazionenella sua totalità.

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14.2.7 COMPARAZIONE TRA IL DESIGN REGISTRATO E IL DESIGN NON REGISTRATO

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OTTENERE LA REGISTRAZIONE DI UN DISEGNO O MODELLO

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15. IL DIRITTO D’AUTORE ITALIANO:ASPETTI GENERALI15.1 PROPRIETA’ INTELLETTUALE E PROPRIETA’ INDUSTRIALELa proprietà intellettuale, detta anche proprietà letteraria ed artistica, si distingue dalla proprietà industriale per lo strumento a difesa della tutela: la prima è costituita quasi esclusivamente dai diritti d’autore, la seconda fa riferimento ai brevetti, ai marchi ed ai disegni e modelli.

15.2 LA DISCIPLINA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE IN ITALIALa recente riforma normativa del diritto della Proprietà industriale, culminata con l’emanazione del nuovo codice entrato in vigore il 19 Marzo 2005, non ha coinvolto il diritto d’autore in quanto le due discipline sono di competenza di due ministeri diversi.Oggi, in Italia, il diritto d’autore è regolato da una serie di disposizioni di cui la più importante è la legge 633 del 22 Aprile 1941. Il testo di legge si compone di 206 articoli racchiusi in 8 titoli.I punti fondamentali della disciplina riguardano:• il soggetto autore dell’opera• l’oggetto della tutela• il contenuto della tutela

15.3 IL SOGGETTOChi è autore dell’opera dell’ingegno?Il legislatore ha dato un’indicazione: è autore dell’opera chi è in essa indicato come tale.Questa è la regola generale. Si può dunque affermare che autore è la persona fisica che ha dato vita all’opera.In altri casi particolari valgono delle regole specifiche: ad esempio, nelle opere come la creazione di un dizionario, è autore chi dirige ed organizza la creazione dell’opera stessa.Le persone giuridiche private (esempio associazioni riconosciute), lo Stato, le Province ed i Co-muni possono essere autori quando si verificano determinate condizioni:

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• l’opera deve riportare il nome della persona giuridica quale autore• l’opera deve essere realizzata a spese della persona giuridica• l’opera deve essere pubblicata

15.4 L’OGGETTOL’oggetto del diritto d’autore riguarda un bene molto particolare che rientra nei beni immateriali,l’opera dell’ingegno, la quale deve appartenere ai seguenti campi:• scienze• letteratura• musica• arti figurative• architettura• teatro• cinematografia

La legge sul diritto d’autore del 1941 riporta, all’art.2, un elenco delle singole opere tutelate:si tratta, comunque, di una lista non tassativa. Le legge menziona alcune opere non tutelabili:i testi ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche (esempio le leggi).

Requisiti:In ordine all’oggetto bisogna dire che l’oggetto del diritto, perché possa essere tutelato, deve possedere 2 requisiti fondamentali: la forma concreta e l’originalità.In riferimento al primo requisito si può infatti asserire che il diritto d’autore non protegge le idee in quanto tali ma la loro realizzazione concreta; restano quindi esclusi dalla tutela i concetti ma-tematici, le procedure e le metodologie di operazione.Questo concetto trova conferma anche nel testo degli Accordi TRIPS ai quali l’Italia ha aderito il 15 Aprile 1994.Per quanto concerne l’originalità una posizione determinante la assume l’autore dell’opera che trasferisce in essa la sua personalità assumendo un ruolo decisivo nella creazione dell’opera stessa.La combinazione di questi requisiti consente al diritto d’autore di avere un ambito di applicazione su un numero molto rilevante di opere.

15.5 IL CONTENUTOPer finire, il contenuto del diritto riguarda le singole facoltà esercitabili dal titolare del diritto stesso.Il diritto d’autore comprende due classi di facoltà: i diritti patrimoniali ed i diritti morali.I primi consentono uno sfruttamento economico dell’opera, sono trasferibili come qualsiasi altro bene materiale e consistono nel diritto esclusivo del titolare di riprodurre l’opera e di divulgarla. Essi hanno una durata limitata nel tempo in quanto si estinguono 70 anni dopo la morte dell’autore.La seconda tipologia di diritti riguardano la difesa della personalità dell’autore: consistono nel

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diritto al riconoscimento della paternità dell’opera e nel diritto all’integrità dell’opera che permette all’autore di impedirne qualsiasi modifica o riutilizzazione. I diritti morali appartengono a quella sfera di diritti chiamati “inalienabili” in quanto non trasferibili in nessun modo e con nessun titolo. Per quanto riguarda la loro durata in Italia è previsto che essi si estinguano insieme ai diritti pa-trimoniali ma in alcuni paesi europei, come la Francia, sono perpetui.

15.6 FORMALITA’ PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL COPYRIGHTPer ottenere il riconoscimento del copyright sulla propria opera l’autore non deve seguire nes-suna procedura ufficiale: l’opera si considera protetta da copyright sin dal momento della sua creazione.In accordo con la Convenzione di Berna, alla quale l’Italia ha aderito il 5 Dicembre 1887, le opere sono protette senza nessuna formalità in tutti i paesi membri della convenzione.

15.7 LA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORILa SIAE è la Società Italiana degli Autori ed Editori. La sua funzione istituzionale è la tutela del diritto d’autore. La SIAE amministra le opere di circa 80.000 aderenti facendo sì che per ogni sfruttamento di un’opera sia corrisposto all’autore e all’editore un adeguato compenso.Di fatto, rappresenta uno sportello unico per la cultura. In un mondo caratterizzato da una sem-pre più vorticosa diffusione delle opere, la SIAE è, infatti, l’interlocutore per conto degli autori e degli editori di radio, televisioni, produttori discografici, organizzatori di concerti, impresari teatra-li, editori e di chi diffonde la cultura ad ogni livello e con ogni modalità. Di tutti coloro, insomma, che utilizzano le opere dell’ingegno, con lo scopo di assicurare il pagamento dei diritti d’autore a chi crea un’opera.La SIAE è, dunque, un punto di riferimento per gli autori e gli editori, ma anche per gli operatori dello spettacolo: un’unica società (nel linguaggio delle società d’autori si definisce “società gene-ralista”) che rilascia migliaia e migliaia di autorizzazioni per l’utilizzazione di ogni opera, facilitan-do così l’attività delle imprese per la corresponsione dei diritti e garantendo il lavoro degli autori.Vi aderiscono volontariamente autori, editori ed altri titolari di diritti d’autore, per tutelare econo-micamente le loro creazioni.Tramite la sua organizzazione capillare sul territorio, la SIAE verifica e controlla tutte le utilizza-zioni del repertorio tutelato (musica, teatro, cinema, ecc.) e facilita la definizione delle pratiche che prevedono il contatto con un ufficio SIAE.

L’attuale Rete territoriale si articola in:13 Sedi Regionali con funzioni di coordinamento e controllo in ambito regionale. Curano i rap-porti con le istituzioni e gli organismi locali, sia per la tutela dell’immagine aziendale che per lo sviluppo dei servizi offerti dalla SIAE e svolgono funzioni di sportello nella zona di competen-za territoriale. Presso alcune Sedi (Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Palermo,

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Roma) è anche operativo lo Sportello autori, dove gli associati possono depositare le proprie opere e dove gli interessati possono ottenere assistenza e tutta la modulistica che occorre per le pratiche di adesione;34 Filiali con funzioni di collaborazione con la sede regionale di appartenenza nello svolgimento delle attività di coordinamento e controllo del territorio regionale. Svolgono funzioni di sportello nella città dove si trovano e curano i rapporti con le istituzioni e gli organismi esterni;oltre 600 Circoscrizioni mandatarie con funzioni di sportello e di controllo del loro territorio.Altre informazioni sul Dritto d’Autore sono disponibili al sito: www.siae.it

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Per informazioni:

Camera di Commercio di LuccaPIC - Centro di informazione brevettualeCorte Campana 10 - 55100 LuccaTel. 0583.976401/ [email protected]

Guida pratica alla TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE · Il marchio è un segno distintivo...

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