GUIDA ALLA TUTELA DI INVENZIONI DISEGNI MODELLI E … · Le principali convenzioni internazionali...

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GUIDA ALLA TUTELA DIINVENZIONI DISEGNIMODELLI E MARCHI

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INDICE

INVENZIONI DISEGNI MODELLI1. CENNI STORICI

2. I DIRITTI DI ESCLUSIVA DEL TITOLARE DI UN BREVETTO2.1. La protezione contro la contraffazione2.2. Il trasferimento della tecnologia2.3. I brevetti di terzi2.4. Il brevetto come fonte di documentazione tecnica

3. NOZIONE DI BREVETTO3.1. Limite temporale e limite territoriale

4. BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI4.1. Concetto di invenzione4.2. Invenzione e scoperta4.3. Inventore e titolare4.4. Novità4.5. Attività inventiva4.6. Industrialità

5. BREVETTI PER MODELLI DI UTILITÀ5.1. Modelli di utilità e invenzioni

6. BREVETTI PER DISEGNI E MODELLI6.1. Disegni e modelli, marchio di forma e diritto d'autore

7. LA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE7.1. I soggetti del diritto7.2. La domanda di brevetto7.3. La descrizione dell'invenzione7.4. L’esame di validità7.5. La concessione del brevetto e i casi di nullità7.6. I requisiti per il mantenimento

7.7 L’importanza delle date

8. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI8.1. Convenzione d'Unione di Parigi8.2. Trattato di cooperazione in materia di brevetti8.3. Convenzione sul brevetto europeo

9. IL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE9.1. Le forme di trasferimento9.2. Concorrenza, licenze e Unione Europea

10. OBIETTIVI DI UNA STRATEGIA BREVETTUALE

11. ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI BREVETTI

12. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI BREVETTI

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12.1. Le misure cautelari12.2. Le sanzioni

13. CONCLUSIONI

14. LEGISLAZIONE14.1. Legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali14.2. Legislazione nazionale in materia di modelli industriali14.3. Le principali convenzioni internazionali

MARCHI

15. ORIGINI STORICHE

16. IL RUOLO DEL MARCHIO16.1. Valore economico e significato psicologico16.2. Protezione del marchio in Italia e all’estero

17. TIPOLOGIA DEI MARCHI

18. TITOLARITÀ

19. REQUISITI DI VALIDITÀ19.1. Novità19.2. Liceità19.3. Verità19.4. Capacità distintiva

MARCHIO DI FATTO

20. REGISTRAZIONE DEL MARCHIO20.1. La domanda20.2. Procedura di concessione e ricorsi20.3. Il Protocollo di Madrid sulla registrazione Internazionale dei marchi20.4. Rinnovo20.5. Cause di estinzione20.6. Cause di nullità

21. CIRCOLAZIONE E CONTITOLARITÀ21.1. Nota di trascrizione21.2. Contratti di cessione e licenza21.3. Istanza di annotazione

22. MARCHIO INTERNAZIONALE22.1. Procedura di registrazione

23. MARCHIO COMUNITARIO

24. PRIORITÀ DI DEPOSITI EFFETTUATI ALL'ESTERO

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25. LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI MARCHI25.1. L’azione di contraffazione25.2. Le misure cautelari25.3. Le sanzioni

26. ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI MARCHI

27. CONCLUSIONI

28. LEGISLAZIONE28.1. Legislazione nazionale in materia di marchi d’impresa28.2. Le principali Convenzioni internazionali

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INVENZIONI DISEGNI MODELLI

1. CENNI STORICI

Quando si parla di proprietà industriale ci si riferisce a diritti conferiti da brevetti, modelli, marchi,diritti ai quali nel corso dei secoli è stata riconosciuta, da quasi tutti gli Stati, una tutela giuridicasempre più ampia e particolareggiata, divenendo spesso strumento non solo di progresso edevoluzione delle nazioni, ma anche di conquista o quantomeno di supremazia delle nazioni piùevolute nei confronti delle altre.

L’Italia ha il merito e il vanto della più lunga tradizione legislativa nel settore della proprietàindustriale.La “Parte” (legge veneziana del 1474) è la prima legge nella storia a stabilire il diritto dell’inventoread ottenere un privilegio per la divulgazione della propria invenzione, ed è sorprendente comequest’antica legge contenga già tutti i principi delle leggi brevettuali moderne (novità, esclusiva,limiti territoriali, ecc.).

E’ interessante ricordare che uno dei primi beneficiari di questa legge brevettuale è stato GalileoGalilei, per un innovativo sistema di pompaggio delle acque ed irrigazione dei campi.

Come successive tappe nella nascita di un diritto delle invenzioni vanno considerate:♦ Lo “Statute of Monopolies” nel 1623, il quale attribuiva un’esclusiva di sfruttamento

dell’invenzione a favore del primo inventore;♦ il “Patent Act” americano del 10 aprile 1790, il quale riconosceva agli inventori il diritto di

ottenere una “patente” che attribuiva, per un periodo di 14 anni, la facoltà esclusiva difabbricare, usare e vendere l’oggetto dell’invenzione;

♦ la Convenzione d’Unione di Parigi del 20 marzo 1883, che ha evidenziato per la prima volta lanecessità di abbandonare l’applicazione del diritto internazionale privato, inadatto all’aperturadelle economie e allo sviluppo degli scambi internazionali;

♦ il Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (Patent Cooperation Treaty o PCT) del 1970 ela Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) del 1978;

♦ gli accordi TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), stipulati nel 1994 da114 Stati in sede di negoziati GATT che, per bloccare il fenomeno della contraffazione e dellapirateria intellettuale, stabiliscono dei requisiti minimi di protezione della proprietà intellettualecui tutti gli Stati devono attenersi.

In generale si può affermare che il moderno sistema internazionale dei brevetti risale allaConvenzione d’Unione di Parigi del 1883 nella quale viene per la prima volta stabilito il principiodi reciprocità, secondo il quale ciascuno Stato membro dell’Unione deve garantire ai cittadini deglialtri Stati membri la medesima protezione e i medesimi vantaggi concessi ai propri cittadini.

La sempre maggiore integrazione ed internazionalizzazione dei mercati, in cui le imprese si trovanoattualmente ad operare, frutto anche del crescente sviluppo dei mezzi informatici per ladistribuzione di beni e servizi, sta determinando un contesto sempre più uniforme a livellolegislativo e di richieste di mercato.

In tale ambito l’innovazione, intesa quale risultato dell’attività di ricerca e dello sviluppotecnologico, sta assumendo un ruolo essenziale nel processo produttivo, in quanto capace diassicurare, anche in periodi di recessione, il miglioramento delle posizioni di mercato, rispondendoa nuovi bisogni ed interessi.

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La creatività dell’impresa non può prescindere dall’esistenza di un’adeguata tutela (nazionale,europea, mondiale), in grado di garantire una adeguata protezione dei risultati, degli investimenti edil godimento esclusivo contro le imitazioni e le appropriazioni di terzi.

2. I DIRITTI DI ESCLUSIVA DEL TITOLARE DI UN BREVETTO

I brevetti svolgono, un ruolo importante ed a volte essenziale nell'ambito della ricerca. E, dunque,bisogna che l'imprenditore e il ricercatore impegnino il tempo e le risorse necessarie per gestire lostrumento brevettuale, sia per tutelare la propria tecnologia o il suo sfruttamento, sia per utilizzareal meglio il patrimonio di conoscenze e informazioni rappresentato dalla letteratura brevettuale.

La legge sulle invenzioni dice: "I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nellafacoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, ....Tale facoltàesclusiva si estende anche al commercio del prodotto cui l'invenzione si riferisce, ma si esaurisceuna volta che il prodotto stesso sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suoconsenso nel territorio dello Stato. ..."

Il diritto di esclusiva del titolare di un brevetto rappresenta, quindi, una delle caratteristicheessenziali del sistema brevettuale. Come vedremo, questo diritto è concesso dallo Stato comericompensa per la descrizione completa di un’invenzione brevettabile.

Il diritto di esclusiva copre determinati atti e con questo s’intende che ciascuno di questi atti puòessere realizzato legalmente solo dal titolare del brevetto o con la sua autorizzazione. In altre paroleciascuno di questi atti è protetto dalla legge in favore del titolare del brevetto.

Il brevetto pone il suo titolare in una posizione legale per cui è richiesta una sua autorizzazione perl'attuazione del brevetto da parte di terzi. Se una società o una persona diversa dal titolare delbrevetto vuole realizzare l'invenzione brevettata, è necessaria l'autorizzazione del titolare; senzaquest’autorizzazione ogni attuazione dell'invenzione è illegale.

Questo diritto del titolare di un brevetto di escludere altri dall’attuazione dell'invenzione brevettata,è chiamato diritto di esclusiva in quanto permette al titolare di escludere altri dall’attuazionedell’invenzione brevettata, e perché egli è l'unico autorizzato ad attuare l'invenzione, a meno dellaconcessione di autorizzazioni a terzi.

Questo diritto di esclusiva ha per il titolare di un brevetto due principali applicazioni pratiche:

♦ la protezione contro la contraffazione;♦ la possibilità di concedere licenze sul proprio diritto.

2.1. La protezione contro la contraffazione

Il primo aspetto del brevetto è che questo garantisce la protezione contro la contraffazione, che èuna realizzazione dell’invenzione brevettata non autorizzata dal titolare del brevetto.

La ragione principale per cui una ditta o una società desidera ottenere un brevetto è proprio perchéin questo modo è in grado di prevenire l’attuazione dell'invenzione da parte di persone nonautorizzate.

Se il titolare di un’azienda svolge attività di ricerca e decide di sfruttare l'invenzione brevettata perconto proprio, questo comporta considerevoli investimenti, in particolare per lo sviluppo

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dell'invenzione fino al suo sfruttamento commerciale, per cui il brevetto conferisce la possibilità direcuperare le spese e dare una remunerazione all’idea e alla capacità progettuale attraverso lavendita in regime di monopolio del prodotto nel quale si realizza l'invenzione.

Se altri fossero autorizzati ad attuare l'invenzione brevettata senza il consenso del titolare, essiavrebbero un vantaggio economico ingiustificato in quanto non hanno dovuto sopportare i costi peril raggiungimento dell'invenzione e per il suo sviluppo industriale né hanno avuto il merito diconcepire e di elaborare una nuova idea.

Il diritto del titolare del brevetto di escludere altri dalla realizzazione dell’invenzione ha quindisoprattutto lo scopo di permettergli il recupero delle spese e di difendere la propria posizione sulmercato nei confronti dei concorrenti.

2.2. Il trasferimento della tecnologia

Il secondo aspetto del diritto di esclusiva conferito dal brevetto è la possibilità offerta al titolare delbrevetto di concedere ad altri la possibilità di attuare l'invenzione .

Il titolare di un brevetto ha interesse ad utilizzare questa possibilità se non è in grado, o non haintenzione di attuare direttamente l'invenzione (o quantomeno di non attuarla completamente).

Una delle ragioni per attuare lo sfruttamento tramite terzi può consistere nel fatto che losfruttamento dell’invenzione richiede considerevoli investimenti, che il titolare non può o nonintende affrontare.

Un'altra ragione può essere che il titolare non ha il diritto o la possibilità di sfruttare l'invenzione inun determinato Paese e, quindi, deve cercare altri partners per lo sfruttamento dell'invenzione.

In situazioni particolari il titolare del brevetto può avere interesse a concedere lo sfruttamento diun’invenzione brevettata, in un ambito limitato, ad esempio per una limitata quantità di prodotti, perun limitato periodo o per un territorio limitato e non per altro. L’argomento del trasferimento ditecnologie sarà poi illustrato con maggiore ampiezza nel capitolo 9.

Altri due fattori sono estremamente interessanti in questa materia:

♦ l'esistenza di brevetti di terzi che possano ostacolare la produzione e la commercializzazione deipropri prodotti;

♦ la ricerca sui brevetti come fonte di documentazione tecnica.

2.3. I brevetti di terzi

Esistono in Italia diverse centinaia di migliaia di brevetti per invenzione, per modello di utilità emodello ornamentale, che sono in vigore. Considerando l’insieme dei Paesi industrializzati questonumero raggiunge sicuramente alcune decine di milioni.

Questo vuol dire che, prima di fare qualsiasi investimento, grande o piccolo, in un progetto diricerca è sempre opportuno verificare lo stato dell’arte in quello specifico settore per evitare i rischidi interferire con diritti di terzi.

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2.4. Il brevetto come fonte di documentazione tecnica

Con le più recenti possibilità offerte dalle banche dati brevettuali disponibili on-line, è possibileottenere in modo rapido e selettivo una notevole quantità di informazioni.

Alcuni esempi di ricerche, che possono essere effettuate utilizzando la letteratura brevettuale e chepresentano un interesse strategico per l'impresa, sono: 1) accertare lo stato della tecnica in un determinato settore, per verificare se esistono brevetti che

possano ostacolare la fabbricazione o la commercializzazione di un determinato prodotto odispositivo, o l'utilizzazione di un determinato processo industriale;

2) accertare lo stato della tecnica per orientare le ricerche e gli studi che s’intendono effettuare inun determinato settore tecnologico, evitando così di ricercare qualcosa che sia già stato inventatoda altri, oppure di seguire filoni di ricerca che siano già sbarrati dall'esistenza di brevetti di terzioppure infine per determinare quali soluzioni possano essere liberamente utilizzate, in quantooggetto di brevetti scaduti;

3) accertare in quale direzione si stia muovendo la concorrenza in uno specifico settore; infatti, ledomande di brevetto sono depositate molto prima dell'immissione sul mercato dei relativiprodotti e quindi un’indagine condotta sulla letteratura brevettuale permette di conoscere conanticipo quali sono le linee di tendenza seguite dalla concorrenza a livello internazionale(monitoraggio).

Questi sono solo alcuni esempi di come la documentazione brevettuale sia uno strumento prezioso,a volte unico, per raggiungere obiettivi anche vitali per una corretta pianificazione della politica edella strategia di un’impresa.Questa ricerca si può fare anche nella Camera di Commercio di Lucca, presso l’Ufficio Marchi eBrevetti, punto PIP (Patent Information Point – Punto Informazione Brevettuale).

3. NOZIONE DI BREVETTO

La parola brevetto deriva dal latino brevis, di corta durata, che nel latino medioevale aveva assuntoil significato di un documento redatto da un notaio per conservarne memoria e provare laconclusione di un negozio, dando origine al medioevale francese bref ed inglese brief, con il sensodi breve scritto, e infine agli attuali diminutivi brevet, in francese, e brevetto, in italiano.

L’etimologia della traduzione inglese di brevetto, patent, ha privilegiato invece l’altro aspettofondamentale di quest’istituto in quanto deriva dal latino patens, participio presente di patere, chesottolinea il fatto di essere aperto, accessibile al pubblico.

Il brevetto è un documento tecnico-legale, costituito sostanzialmente da una relazione tecnica, nellaquale viene descritto dettagliatamente quanto costituisce oggetto della protezione. Ha lo scopo diindividuare esattamente l’invenzione, di renderne pubblica la descrizione e di consentirne lariproduzione da parte di qualsiasi terzo interessato. La libera utilizzazione del brevetto da parte diterzi potrà avvenire comunque solo dopo la scadenza del termine di efficacia previsto per legge.

Il brevetto assicura all’inventore il diritto esclusivo di attuare quanto descritto nel documento e didisporne per un determinato periodo di tempo, nell’ambito del territorio dello Stato che loconcede.

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Più in particolare il diritto di esclusiva garantito dal brevetto consiste nel diritto di produrre,utilizzare, vendere e, in termini più ampi, di trarre in qualsiasi modo profitto da ciò che vienedescritto nel brevetto.

Con il termine brevetto nel linguaggio comune ci si riferisce solitamente al brevetto per invenzioneindustriale. In realtà l’ordinamento giuridico italiano prevede altri due tipi di brevetto: il brevettoper modello di utilità e il brevetto per modelli o disegni ornamentali.

Come vedremo meglio nel seguito l’ invenzione industriale è la soluzione nuova ed originale ad unproblema tecnico, il modello di utilità è una soluzione nuova che conferisce una particolareefficacia o comodità di impiego a macchine od oggetti già esistenti, il modello o disegnoornamentale presenta una caratteristica nuova, che conferisce un particolare e distintivo ornamentoad oggetti industriali.

3.1. Limite temporale e territoriale

Come appena visto, i limiti posti al brevetto sono due: temporale e territoriale.

Il brevetto ha un’efficacia limitata nel tempo:♦ 10 anni per i modelli di utilità;♦ 25 anni per i disegni e modelli;♦ 20 anni per le invenzioni industriali.

La durata del brevetto viene calcolata a partire dalla data di deposito della domanda di brevetto.

Il brevetto, contrariamente a quanto avviene per i marchi, una volta scaduta la sua durata nonpuò più essere rinnovato. Il limite temporale risponde alla necessità di consentire alla collettività illibero accesso all'invenzione, alla scadenza del termine di efficacia e quindi di promuoverecomunque lo sviluppo delle attività di ricerca ed il progresso tecnologico

L’unica eccezione a questo principio generale è costituita dai brevetti farmaceutici. Infatti, solo ladurata di brevetti che hanno per oggetto delle invenzioni farmaceutiche può essere prolungata perun periodo di tempo massimo di cinque anni oltre la normale durata ventennale del brevetto.

Il secondo limite posto al brevetto è il limite territoriale, in quanto il brevetto ha un’efficacialimitata al territorio dello Stato che lo ha concesso. Pertanto sarà necessario il rilascio di uncorrispondente brevetto da parte delle autorità di ciascuno Stato in cui si desidera beneficiare dellaprotezione brevettuale.

Allo scopo di semplificare le procedure di deposito delle domande, e di ottenimento dei brevettiall'estero, l'Italia ha sottoscritto numerose convenzioni internazionali, fra le quali vanno segnalateper la loro importanza il Trattato di cooperazione in materia di brevetti e la Convenzione sulbrevetto europeo che verranno meglio esaminate nel capitolo 8.

4. BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI

“Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, nuove, che implicano un’attività inventiva esono atte ad avere un’applicazione industriale” (art.12 Legge Invenzioni – L.I.)

La norma in esame introduce i requisiti di validità dell’invenzione, ulteriormente chiariti dallasentenza della Cassazione n.1454/72: «L'invenzione industriale si concreta nella soluzione di un

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problema tecnico non ancora risolto, atto ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale etale da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti».

4.1. Concetto di invenzione

Il legislatore fornisce solo un elenco esemplificativo, e non tassativo, di quanto non può costituireoggetto di brevetto, dal momento che dei limiti in senso positivo sarebbero solo contrari ai criterifunzionali ed alla ricettività illimitata del nostro sistema brevettuale.

Perciò non sono considerate come invenzioni nel nostro ordinamento:♦ le scoperte;♦ le teorie scientifiche e i metodi matematici;♦ i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco e per attività commerciali;♦ i programmi di elaboratori (software);♦ le presentazioni di informazioni (ad esempio il contenuto di un libro, mentre la sua «forma» è

tutelata dal diritto d'autore).

Sono inoltre esplicitamente esclusi dalla brevettabilità:♦ i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale;♦ i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;♦ le invenzioni la cui pubblicazione o la cui attuazione sarebbero contrarie all'ordine pubblico o al

buon costume;♦ le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.

Le invenzioni sono in genere classificate in tre categorie principali:

♦ invenzione di prodotto, la quale ha per oggetto un prodotto materiale (ad esempio una nuovamacchina o una parte di questa, una nuova molecola, una nuova composizione chimica, ecc.),realizzato con procedimenti tecnologici noti, oppure nuovi;

♦ invenzione di procedimento o processo, avente ad oggetto il processo per la fabbricazione diun prodotto nuovo o già noto;

♦ invenzione di nuovo uso, prevista dall'art.14.4 L.I. il quale non esclude “la brevettabilità di unasostanza o di una composizione di sostanze già nota nello stato della tecnica, purché in funzionedi una nuova utilizzazione”. In tale ambito si colloca il brevetto di secondo uso farmaceutico,vale a dire l'uso di una sostanza (o composizione di sostanze) già nota quale medicamento, dicui si chiede la tutela brevettuale, per la cura di differenti malattie.

4.2. Invenzione e scoperta

La definizione esatta di invenzione è importante perché permette di differenziare l’invenzione dallascoperta, la quale, come si è detto, è esclusa dalla brevettabilità.

Abbiamo prima visto che l’invenzione viene solitamente definita come la soluzione di un problematecnico.

Una scoperta invece si riferisce alla descrizione o all’interpretazione di un fenomeno o di unoggetto già esistente in natura. Per esempio la legge della caduta dei gravi o la legge delmovimento del pendolo furono scoperte da Galileo Galilei, ma non inventate.

L’identificazione della struttura elicoidale del DNA è stata una scoperta e non un’invenzione e cosìdella radioattività e delle onde elettromagnetiche: nessuna di queste grandi scoperte avrebbe potuto

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essere brevettata, mentre hanno potuto essere brevettate le numerosissime soluzione tecniche, leinvenzioni, che utilizzano queste scoperte.

Quindi, sono brevettabili solo quelle invenzioni che, oltre a presentare i requisiti di novità,attività inventiva e industrialità, non si limitano a dei risultati di natura conoscitiva o ideale,ma forniscono la soluzione ad un concreto problema tecnico.

4.3. Inventore e titolare del brevetto

La legge sulle invenzioni stabilisce che il diritto al brevetto, cioè il diritto di depositare la domandadi brevetto, spetta all’autore dell’invenzione ed ai suoi aventi causa.

Le uniche eccezioni previste vanno sotto il nome di “invenzioni dei dipendenti” e sono disciplinatedagli articoli da 23 a 26 della legge invenzioni.

La ragione di queste eccezioni risiede nel principio che è il datore di lavoro che sopporta i costi e irischi della ricerca, perciò ha il diritto di sfruttamento economico dei risultati raggiunti, ed è questa,come vedremo, la ratio che ispira l’intero sistema di attribuzione del diritto al brevetto.

Al riguardo, la legge invenzioni presenta tre diverse ipotesi.

a) La prima ipotesi, prevede il caso di un’invenzione industriale ottenuta nell’adempimento di uncontratto di lavoro o di impiego in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contrattoe a tale scopo retribuita. Quindi occorrono due condizioni: che l’invenzione sia ottenutanell’adempimento di un contratto di lavoro che preveda l’attività inventiva e che tale attività siaretribuita. Quest’ultimo requisito deve essere inteso come specificamente retribuita, vale a direcome un quid aggiuntivo rispetto alla retribuzione normale.

In questa prima ipotesi, i diritti derivanti dall’invenzione spettano al datore di lavoro, mentreall’inventore spetta solo il diritto morale di essere riconosciuto come autore dell’invenzione.

Un esempio di questo caso può essere quello di un’invenzione conseguita da un dipendente addettoad un laboratorio con esclusivo compito di ricerca.

b) La seconda ipotesi prevista è quella in cui non ricorre almeno uno dei due requisiti sopra indicati,quindi o l’attività inventiva non è prevista dal contratto di lavoro oppure per questa non èprevista una specifica retribuzione .

Un semplice esempio è quello del dipendente che abbia ottenuto un’invenzione nell’ambito diun’attività di ricerca, per la quale non gli veniva riconosciuto un compenso ulteriore e specifico.

Oppure, può benissimo capitare che l’attività inventiva non fosse contemplata e nemmeno retribuitae, quindi, che il dipendente abbia fatto qualcosa in più rispetto a quello che ci si aspettava da lui.

In questa seconda ipotesi i diritti di sfruttamento del brevetto spettano ancora, come nel casoprecedente, al datore di lavoro, ma all’inventore deve essere riconosciuto un’equa ricompensa.

c) Vi è poi la terza e ultima ipotesi, quella di un’invenzione conseguita su iniziativa deldipendente, senza nessun rapporto con le mansioni regolarmente svolte, anche se avvalendosi deimezzi forniti dal datore di lavoro e dell’esperienza acquisita durante il normale lavoro.

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In questo caso il diritto al brevetto spetta al dipendente.

Tuttavia, quando l’invenzione rientri nel campo di attività del datore di lavoro, a quest’ultimo spettaun diritto di opzione , secondo il quale entro tre mesi può chiedere di acquistare il brevetto, alprezzo di mercato, corrispondendo, quindi, qualcosa in più dell’equo premio che deve esserecorrisposto nel caso in cui l’attività di ricerca sia invece prevista dal contratto di lavoro.

La legge invenzioni contiene una presunzione , secondo la quale si considera conseguitanell’esecuzione del rapporto di lavoro l’invenzione per la quale sia stato chiesto un brevetto entroun anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda o ha cessato il rapporto con la strutturauniversitaria.

Un caso particolare è quello in cui l’inventore sia dipendente di una Ente Pubblico. Infatti quando ilrapporto di lavoro intercorre con una università o pubblica amministrazione avente fra i suoi scopiistituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzionebrevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti dalle università, delle pubblicheamministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivantidall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.L’inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all’amministrazione.Le università e le pubbliche amministrazioni nell’ambito della loro autonomia, stabilisconol’importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione, spettante allastessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonchéogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. In ogni caso, l’inventore ha diritto a non meno del 50%dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione. Nel caso in cui le università o leamministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui sopra, alle stesse compete il30 per cento dei proventi o canoni.Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l’inventore o i suoi aventi causanon ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendentidalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momentodell’invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttarel’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il dirittospettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.

4.4. Novità

“Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica” (art.14 L.I.). Doveper stato della tecnica deve intendersi tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territoriodello Stato o all’estero prima della data di deposito della domanda di brevetto.

Questo indipendentemente da limiti di tempo e luogo. Vale a dire, ad esempio, che se una certainvenzione era stata descritta in Russia nel 1917, questa non è più brevettabile in Italia nel 2000. Ladivulgazione esclude il brevetto.

Ma quando un’invenzione si può considerare divulgata e quindi non più brevettabile? Quandoquesta sia stata resa accessibile ad un numero indeterminato di persone.

Si ha divulgazione anche quando l’invenzione sia descritta in una pubblicazione scientifica, quandosia esposta in fiere o esposizioni ufficiali, quando venga rivelata durante una conferenza pubblicaoppure quando sia prodotto e messo in vendita l’oggetto in cui si realizza l’invenzione.

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In questo modo il frutto di anni di ricerche viene regalato alla comunità scientifica, e allaconcorrenza, senza che il legittimo inventore possa in alcun modo trarne beneficio. In assenza dibrevetto, e quindi di monopolio, sarà molto difficile ottenere il ritorno degli investimenti effettuatinell’attività di ricerca e sviluppo.

Inoltre va considerata reale divulgazione la comunicazione dell’invenzione, volontaria oinvolontaria, a persone esperte del settore in grado di attuarla in maniera completa. Invece, non si hadivulgazione se l'invenzione viene trasmessa in maniera incompleta o a persone incompetenti, o segli elementi rivelati non sono sufficienti alla sua attuazione da parte di una persona esperta delramo.

Ancora, non si ha divulgazione qualora i soggetti destinatari delle informazioni, o di quant’altroinerente l’invenzione, siano vincolati al segreto sia per obblighi di fedeltà previsti dal codice civilesia per la sottoscrizione di appositi accordi.

In relazione al requisito della novità è sempre indispensabile svolgere una valutazione della novitàdell’invenzione con sufficiente anticipo nel corso di un progetto di ricerca.

Le consultazioni tramite banche dati internazionali, oggi dotate di un notevole grado di affidabilità evelocità, possono consentire alle imprese di evitare di stanziare ingenti somme per progetti chehanno come obiettivo l’ottenimento di invenzioni non brevettabili o, peggio, già brevettate da altri.Queste ricerche si possono fare presso gli studi specializzati o presso le Camere di Commercio.

4.5. Attività inventiva

“Un'invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva, se per una persona esperta delramo, essa non risulta in modo evidente dello stato della tecnica” (art.16 L.I.).

E’ proprio il requisito dell’originalità (o attività inventiva), che permette di individuare tra leinvenzioni nuove, quelle meritevoli dell’attribuzione di un diritto esclusivo. Citando un’autorevoledottrina: “Tale requisito ha la funzione di selezionare tra tutto ciò che è nuovo, ciò che si differenziain maniera qualificata dallo stato della tecnica”.

L’originalità segna, dunque, la linea di confine tra ciò che appartiene all’evoluzione normale di ognisettore, e potrebbe essere realizzato da qualunque operatore, e ciò che è frutto di un’idea che superale normali prospettive di evoluzione del settore stesso, non essendo alla portata dei tanti che in essooperano. Solo in questo secondo caso sorge il diritto alla tutela brevettuale.

Quindi, saranno brevettabili solo quelle invenzioni, che si differenziano dallo stato della tecnica(cioè da quel patrimonio collettivo di conoscenze che si sviluppa progressivamente con l’apportodelle piccole innovazioni degli esperti del ramo), in quanto sono frutto di una reale attività creativa,e non di una semplice applicazione di principi noti e diffusi.

Infatti, l'invenzione brevettabile deve risolvere problemi insoluti (o risolvere in modo nuovo omigliore problemi già risolti) attraverso uno sforzo inventivo che supera la presumibile capacità deicontemporanei esperti di settore.

4.6. Industrialità

“Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può esserefabbricato o utilizzato in qualsiasi genere d’industria, compresa quella agricola” (art.17 L.I.).

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L’industrialità viene definita come possibilità di produzione industriale e artigianale (in quanto talerequisito individua l’attitudine dell'invenzione a fornire risultati utili ai fini di un'attività produttivadi beni o servizi) e come possibilità di uso industriale (in quanto tale requisito individua l’attitudinedell’invenzione ad essere appunto utilizzata in qualsiasi genere d’industria).

Possono essere compresi tra i possibili oggetti di un brevetto un utensile, un dispositivo meccanico,una macchina, uno strumento, un metodo o un processo di lavorazione industriale.

E’ importante evidenziare che il requisito della industrialità non fa in nessun modo riferimento alvalore economico dell’invenzione, in quanto la validità economica del trovato può variare neltempo, ad esempio in funzione del prezzo delle materie prime.

5. BREVETTI PER MODELLI DI UTILITÀ

“Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferireparticolare efficacia, o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse,strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolariconformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti...” (art.2 Legge Modelli -L.M.).

Questo tipo di brevetto è una particolarità dell’ordinamento italiano e sono pochi gli Stati chepossiedono questo istituto (tra i più importanti vi sono Cina, Germania, Giappone, Portogallo,Spagna), per cui l’inventore che volesse estendere all’estero un brevetto depositato in Italia comemodello di utilità, dovrebbe limitare tale deposito solo ai Paesi suindicati, oppure estenderlo comebrevetto per invenzione, dove la valutazione dei requisiti di brevettabilità lo consenta.

Dalla lettura dell’articolo appena citato si deduce che la tutela mediante brevetto per modello diutilità può essere ottenuta per quelle creazioni intellettuali che siano:♦ oggetti materiali;♦ nuovi;♦ in grado di apportare dei vantaggi rispetto agli oggetti preesistenti;♦ che questi vantaggi siano di natura tecnico-funzionale.

Quanto ai requisiti di brevettabilità per i modelli valgono, con i debiti adattamenti, gli stessiindicati ed esaminati per le invenzioni.

Il brevetto per modello di utilità tutela, dunque, le nuove forme, idonee a conferire ad un prodottoindustriale vantaggi di natura tecnico-funzionale, e in altre parole quella “particolare efficacia ocomodità di applicazione o di impiego” accennata.

5.1. Modelli di utilità e invenzioni

Dinanzi al problema della distinzione tra brevetto per invenzione e brevetto per modello di utilità,spesso la giurisprudenza si è espressa nei termini di escludere il brevetto di invenzione in presenzadi un miglioramento di un prodotto già esistente, e nell’ammetterne la sussistenza in caso di nuovoprodotto.

Nei fatti è difficile indicare quali forme soddisfino i requisiti di brevettabilità per modello e qualiper invenzioni. Tuttavia si può dire che, in linea di massima, restano escluse dalla protezione dei

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modelli di utilità, le invenzioni nel campo della chimica e dell'elettronica, in quanto le ipotesiriscontrate riguardano solo il campo della meccanica.

Potrebbe darsi che venga presentata una domanda di brevetto per invenzione, mentre si tratta di unmodello di utilità. La Legge 14 febbraio 1987 n. 60 ha risolto tale situazione d’incertezza, epenalizzante per il richiedente, introducendo l'istituto della conversione del brevetto nullo: «ilbrevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto, del quale contenga i requisiti divalidità, e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità.La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione delbrevetto nullo».

Con tale emendamento si consente al titolare di una domanda di brevetto per invenzione, carente deirequisiti necessari, sulla base del riscontro effettuato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi(UIBM), di ottenere la diversa tutela del modello mediante una semplice richiesta, e senza alcunaformalità. Sarà poi il giudice ordinario ad emettere una sentenza di conversione da brevetto perinvenzione a brevetto per modello.

6. DISEGNI E MODELLI

Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e i modelli che siano nuovi ed abbiano carattereindividuale.Per disegno o modello s’intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, inparticolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della strutturasuperficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.Per prodotto s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componentiche devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, isimboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. Prodotto complesso èquello formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed unnuovo montaggio del prodotto.Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormentealla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità,anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le lorocaratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale suscitata in tale utilizzatoreda qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione delladomanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.Il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto diregistrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti resopubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambientispecializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attivitàcommerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora sirivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.

Con una stessa domanda può essere richiesta la registrazione fino a 100 disegni e modelli, purchèdestinati ad essere attuati od incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe dellaclassificazione internazionale. formata ai sensi delle disposizioni di cui all’accordo di Locarnodell’ 8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n.348.

Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristichedell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodottostesso.

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La durata del titolo è quinquennale ed è prorogabile per quinquenni fino ad un massimo diventicinque anni.

Inoltre i disegni ed i modelli che presentino di per sé particolare carattere creativo e valore artisticopossono usufruire anche della tutela del diritto d’autore. Questa possibilità che era negata dallenorme precedenti, comporta un rafforzamento della protezione, in quanto il diritto d’autore siestingue 70 anni dopo il decesso del titolare del diritto stesso.

La registrazione del disegno o modello è l’unico strumento veramente efficace per potersi garantireun’esclusiva sui risultati di uno sforzo creativo innovativo a livello estetico, ed è soprattutto l’unicostrumento validamente azionabile contro gli imitatori.

Tenendo conto delle esigenze del settore tessile caratterizzato dall'elevato numero di disegniprodotti e dalla loro breve utilizzazione, la tassa di concessione per i disegni tessili può esserepagata annualmente, consentendo al richiedente di abbandonare il proprio brevetto, ormai privod’interesse, ed evitando il pagamento di ulteriori tasse di mantenimento.

6.1. Disegni, modelli, marchio di forma e diritto d’autore

“Una forma può essere validamente registrata come marchio solo nel caso in cui essa siainconsueta, arbitraria, di mera fantasia (o meglio gratuita, capricciosa), e ad essa siano del tuttoestranei compiti estetici o funzionali, o comunque di utilità particolare”.

Ne consegue l’esclusione dalla possibilità di registrare come marchio una forma presentante unvalore funzionale e/o ornamentale. Difatti, possibili caratteri funzionali o di utilità farebberoricadere il marchio sotto la differente tipologia dell'invenzione o del modello di utilità o ancora deldisegno o modello.

Ad esempio la bottiglia tronco conica dell'aperitivo Campari Soda e la storica bottiglia di vetro dellaCoca-Cola sono state ritenute brevettabili quali marchi, in quanto la forma è stata definita arbitrariao di fantasia, piuttosto che connessa a funzioni di ornamento o di utilità.

In sostanza, si è in presenza di un disegno o modello registrabile se l'effetto di una data formaè essenzialmente estetico. Al contrario se l'effetto principale è quello di distinguerlo da altriprodotti concorrenti, si avrà un marchio di forma. La distinzione è rilevante in quanto differente è laprotezione che viene accordata dai due istituti: illimitata per il marchio e di 25 anni per il modelloregistrato.

7. LA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE

7.1. I soggetti del diritto

Secondo la legge invenzioni (L.I.) “Il diritto al brevetto spetta all'inventore e ai suoi aventi causa”.Pertanto, chiunque può presentare una domanda di brevetto: cittadini italiani, stranieri, individui,società, associazioni, o enti morali, e anche più individui o società collettivamente.

La L.I. stabilisce un unico divieto: “non possono, né direttamente, né per interposta persona,chiedere brevetti per invenzioni industriali, o divenire cessionari, gli impiegati addetti all'Ufficio

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Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), se non dopo due anni da quando abbiano cessato diappartenere a tale Ufficio”.

Riguardo alle invenzioni realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro e/o impiego, come giàesaminato in precedenza, va ricordato che:♦ i diritti di sfruttamento del brevetto e l’inerente titolarità vengono attribuiti al datore di lavoro

(con l’eccezione del ricercatore operante in ambito pubblico);♦ il diritto morale di essere riconosciuto autore dell'invenzione spetta sempre all'inventore, oltre

all’attribuzione di un equo premio nei casi previsti.

Le persone residenti in Italia possono depositare le proprie domande direttamente all’estero, soloprevia una specifica autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Colui che presenta la domanda si presume titolare del diritto al brevetto. Se la domanda è presentatada un soggetto diverso dall’avente diritto, quest’ultimo può, attraverso un’azione giudiziaria,ottenere:a) che la domanda illegittima venga rigettata;b) che la domanda di brevetto sia intestata a suo nome;c) depositare un’identica domanda di brevetto intestata a suo nome, i cui effetti decorrono dalla

data di deposito della precedente.

7.2. La domanda di brevetto

I cittadini italiani e le società con sede legale in Italia, sono obbligati a depositare la prima domandadi brevetto in Italia, salvo esplicita autorizzazione dell’UIBM, che entro 90 giorni può concedere didepositare la domanda direttamente all’estero.

Ogni domanda è segreta, vale a dire non è accessibile al pubblico, per un periodo di 18 mesi.

La domanda di brevetto può essere presentata al Servizio brevetti presente presso le Camere dicommercio, oppure inviata direttamente all'UIBM di Roma, mediante plico raccomandato conricevuta di ritorno.

La domanda può essere depositata direttamente dall’avente diritto, ma se si sceglie di nominare unproprio rappresentante, quest’ultimo deve obbligatoriamente essere un consulente in proprietàindustriale, oppure un avvocato od un procuratore, iscritti ai rispettivi albi.

La domanda deve avere ad oggetto una sola invenzione (principio dell’unità della domanda,previsto per ragioni fiscali) e deve contenere il titolo, il riassunto, la descrizione, lerivendicazioni e i disegni se necessari.

A seguito della presentazione della domanda, l’Ufficio competente provvede alla redazione di unverbale dal quale risultano:1) giorno del deposito;2) numero di verbale che individua la domanda fino alla concessione del brevetto (che avrà un

diverso numero definitivo);3) nome e domicilio del richiedente (o del suo eventuale mandatario);4) titolo dell’invenzione.Al verbale devono essere allegati:

a) il modulo contenente titolo, riassunto e disegno principale;b) la descrizione dell'invenzione, con rivendicazioni ed eventuali ulteriori disegni;

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c) la lettera d'incarico, se è stato nominato un mandatario;d) la designazione dell'inventore;e) i documenti di priorità, con traduzione in italiano, se la domanda è stata oggetto di un

precedente deposito all'estero;f) l'autorizzazione o atto di cessione nel caso in cui il titolare della priorità sia diverso dal

richiedente;g) l'attestazione di versamento all'Ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative;

h) la marca da bollo per l'attestato di brevetto.

7.3. La descrizione dell'invenzione

Le parti più importanti sono la descrizione e le rivendicazioni.La descrizione è la parte tecnica del testo, necessaria per consentire a terzi di capire l’invenzione.Nella pratica esistono alcuni criteri cui è bene ispirarsi riguardo alla maniera in cui deve essereredatta.Di norma la descrizione dovrebbe iniziare con una parte introduttiva, in cui si illustra lo stato dellatecnica relativo al settore a cui l’invenzione si riferisce, citando anche i problemi e inconvenientiche accompagnano le soluzioni precedenti e di una parte in cui si descrive dettagliatamente unaforma realizzativa dell’invenzione.La descrizione è diretta ad un tecnico esperto del ramo per cui il testo deve contenere tutti queiriferimenti che servano a metterlo sulla giusta strada di interpretazione. Il grado di approfondimentodeve essere tale da consentirgli di realizzare il trovato senza ulteriori ricerche e studi, ma facendosolo ricorso alle sue normali conoscenze tecniche. Una descrizione che non soddisfa questorequisito è considerata insufficiente e ciò è motivo di nullità del brevetto.Deve avere un’intestazione contenente il titolo e il nome del richiedente e deve essere redatta induplice copia, scritta a macchina o al computer in colore nero su carta bianca nel formato A4 cm 21X 30, su una sola facciata, con la stessa spaziatura e marginatura della carta bollata. I fogli, non piùdi 25 righe di scrittura, devono essere riuniti in un fascicolo e siglati dal richiedente o dalmandatario; sull’ultimo foglio gli stessi dovranno apporre le firme.Le rivendicazioni costituiscono la parte del brevetto che delimita l’ambito della tutelabrevettuale . Con esse dovranno essere evidenziati i punti essenziali e nuovi del trovato che ilrichiedente intende proteggere. Dovranno essere redatte in duplice copia, scritte a macchina o alcomputer in colore nero su carta bianca nel formato A4 cm 21 X 30, su una sola facciata, con lastessa spaziatura e marginatura della carta bollata. I fogli, non più di 25 righe di scrittura, devonoessere riuniti in un fascicolo e siglati dal richiedente o dal mandatario; sull’ultimo foglio gli stessidovranno apporre le firme.I disegni devono essere eseguiti a linee di inchiostro nero su fogli di carta bianca resistente e nonbrillante, nel formato A4, lasciando un margine di almeno cm.2 su ogni lato. Ogni tavola deveessere firmata dal richiedente o dal mandatario e numerata progressivamente sia nella prima chenella seconda copia. I disegni non devono contenere nessuna dicitura ma eventuali numeri diriferimento per contraddistinguere le varie parti dell’invenzione devono trovare corrispondenza conquanto specificato nella descrizione.

7.4. L’esame di validità

In Italia il sistema brevettuale è caratterizzato, come in altri Paesi, dall’assenza di un esamepreventivo della novità e originalità dell’invenzione oggetto della domanda di brevetto; ciòcontrariamente a quanto avviene in altri Paesi, quali Germania, USA, Giappone, Olanda, Svezia(nonché nella procedura riguardante il brevetto Europeo), dove la concessione del brevetto segue un

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esame di merito dell’invenzione in relazione alla tecnica preesistente documentatadall’Esaminatore.

Da questa differenza dei sistemi brevettuali deriva la distinzione, adottata nel settore della proprietàindustriale, tra Paesi “con esame”, e conseguenti brevetti “forti”, dai Paesi “senza esame”, econseguenti brevetti “deboli”, per i quali cioè non viene effettuato un esame rigoroso.

Il nostro UIBM effettua controlli concernenti:

a) la regolarità formale della domanda (tasse, allegati, ecc.);b) la corrispondenza del titolo all'oggetto dell'invenzione;c) verifica che la pubblicazione o attuazione dell'invenzione non siano contrari all'ordine pubblico

o al buon costume;d) la sussistenza dei requisiti di cui all'art.12 L.I.;e) il fatto che la domanda riguardi una sola invenzione.

L’UIBM, qualora riscontri delle irregolarità della domanda, comunica i suoi rilievi al richiedente (oal suo mandatario) mediante lettera raccomandata, assegnando un termine, prorogabile fino ad unmassimo di sei mesi, per la risposta.

7.5. La concessione del brevetto e i casi di nullità

In Italia i tempi per la concessione di un brevetto attualmente sono di circa due o tre anni daldeposito della domanda.

Il richiedente, durante il procedimento di brevettazione, e cioè fino a che l'UIBM, o la Commissionedei ricorsi, non si siano pronunciate sulla concessione del brevetto, o sul rigetto della domanda, puòritirare, modificare o integrare la domanda.

E’ importante però rilevare che il brevetto è nullo se l'oggetto del brevetto si estende oltre ilcontenuto della domanda iniziale.

In caso di decisione dell’UIBM di rigetto della domanda, il richiedente può ricorrere entro 30 giornidalla data della comunicazione del provvedimento, alla Commissione dei ricorsi, la quale hafunzioni di controllo e di accertamento sull'attività dell'UIBM. L'Autorità giudiziaria ordinariadovrà successivamente stabilire la sussistenza dei requisiti essenziali di validità di un brevetto.

Il Tribunale, in caso di vertenza, può avvalersi di Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU), per accertarela validità del brevetto impugnato, tenendo conto dello stato della tecnica documentato dalle parti.

La L.I. stabilisce che il brevetto è nullo:a) se l’invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 16 e 17;b) se l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a una

persona esperta di attuarla;c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;d) se il titolare non aveva diritto ad ottenerlo e l'inventore si sia riappropriato della domanda

pendente o del brevetto concesso.

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7.6. I requisiti per il mantenimento

A seguito della concessione del brevetto, per mantenere i diritti di esclusiva conseguiti, il titolaredeve provvedere:a) al pagamento delle tasse annuali;b) all'attuazione del brevetto.

Il brevetto, dopo il rilascio, decade se non vengono pagate le tasse annuali di rinnovo; difatti ognianno occorre pagare una tassa, entro il mese corrispondente a quello di deposito, allo scopo dimantenere in vita il brevetto per l'anno successivo.

Nella tassa di deposito, e di pubblicazione sono comprese le prime tre annualità (5 per i modelli). Ilpagamento è comunque possibile con una penale nei sei mesi successivi alla scadenza.

E’ prevista una riduzione del 50% delle annualità, successive alla terza, al titolare che offre ilproprio brevetto in licenza non esclusiva. E’ inoltre possibile pagare, in un’unica soluzione, entrosei mesi dall'avvenuta concessione del brevetto, le annualità successive alla terza.

In difetto del pagamento entro il citato termine il brevetto decade.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, l’onere di attuazione , l’invenzione industriale checostituisce oggetto del brevetto deve essere attuata entro tre anni dalla concessione del brevetto, e lasua attuazione non deve essere sospesa per più di tre anni consecutivi.

Qualora il titolare, o i suoi licenziatari, non provvedano entro i termini previsti alla fabbricazione evendita dell'invenzione brevettata, può essere concessa licenza obbligatoria dell’invenzione, afavore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

In caso di persistente difetto di attuazione è prevista la decadenza del brevetto.

Va infine segnalata una recente e rilevante modifica al regime delle licenze obbligatorie, la qualeconsidera l'importazione del prodotto oggetto del brevetto, da un qualsiasi Stato aderente alla WorldTrade Organization (WTO), quale ipotesi sufficiente di attuazione di un’invenzione.

Alla scadenza del termine di efficacia previsto dalla legge (ricordiamo in Italia 20 anni dalla data dideposito della domanda per le invenzioni industriali, 25 per i disegni e modelli, 10 per i modelli diutilità), il brevetto diventa di pubblico dominio e non può essere rinnovato.

7.7 L’importanza delle date

La durata del brevetto è scandita da quattro date importanti che devono essere sempre tenutepresenti:

a) La data di deposito: è la data più importante perché da questa data partono i diritti del titolare.Sulla base di questa data viene stabilita la novità dell’invenzione nei confronti di altredivulgazioni e perché, nel caso di estensione all’estero della domanda, questa data costituisceanche la data di priorità, vale a dire la data di partenza dei diritti su corrispondenti domandeestere depositate entro i dodici mesi successivi al primo deposito nazionale.

b) La data di pubblicazione : è la data in cui la domanda viene resa accessibile al pubblico equindi irrevocabilmente divulgata. E’ importante da tenere presente nel caso in cui si desideriritirare la domanda senza che alcuno ne venga a conoscenza per, ad esempio, ridepositare un

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testo diverso e più completo. La legge prevede 90 giorni di segreto assoluto, imposto per ragionidi difesa nazionale nel corso dei quali il Ministero della Difesa esamina un possibile interessedello Stato, e un periodo di ulteriori 15 mesi, cui il titolare, volendo, può rinunciare e anticiparela pubblicazione, per un totale di 18 mesi. Da questa data decorrono anche gli effetti delbrevetto, vale a dire che può essere azionato contro terzi senza la necessità della notifica delladomanda.

c) La data di concessione : è la data da cui gli effetti del brevetto diventano definitivi. E'particolarmente importante nei paesi in cui la domanda è esaminata, in quanto da questa dataviene attestato il superamento dell’esame e quindi il possesso dei requisiti di brevettabilità.

d) La data di scadenza : è la data da cui cessano i diritti del monopolio brevettuale e da cuil’oggetto del brevetto è liberamente utilizzabile da chiunque. L’invenzione diventa di pubblicodominio.

8. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Le imprese o i singoli inventori la cui attività si rivolge ai mercati internazionali, hanno la necessitàdi proteggere con un diritto di esclusiva i propri trovati su tutti i territori in cui hanno la possibilità ol'intenzione di commercializzare i loro prodotti. Ma l'estensione nei Paesi esteri di una domanda diBrevetto non è ovviamente regolata dalla legislazione brevettuale italiana, che si occupaesclusivamente dei diritti conferiti dai brevetti per i singoli Stati. In teoria occorrerebbe rivolgersi atutti gli Stati, nei quali si ritiene opportuno di tutelare il proprio brevetto, questo procedimento,però, comporterebbe un onere economico e gestionale molto elevato. Per superare l’ostacolo,nascono gli accordi fra gli Stati. Infatti, le convenzioni internazionali nel settore della proprietàindustriale mirano proprio a rendere più facile e più economico l'ottenimento di brevetti all'estero,attraverso la creazione di procedure unificate per la concessione dei brevetti, che garantiscano laproprietà industriale attraverso una disciplina il più possibile uniforme nei diversi Paesi.

Fra tali convenzioni meritano un particolare cenno la Convenzione istitutiva dell'Unioneinternazionale per la protezione della proprietà industriale (Convenzione d'Unione di Parigi), ilTrattato di Cooperazione in materia di Brevetti (Patent Cooperation Treaty - PCT) e la Convenzionedi Monaco sul Brevetto Europeo (CBE).

8.1. Convenzione d'Unione di Parigi

Tale Convenzione, istitutiva dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale,stipulata a Parigi il 20 marzo 1883, ed in vigore in 158 Stati:a) stabilisce i principi generali comuni per la protezione della proprietà industriale;b) assicura ai cittadini di ciascun Paese membro dell'Unione parità di trattamento;c) attribuisce un diritto di priorità al titolare di una domanda di brevetto depositata in uno degli

Stati membri, e consente a tale richiedente di depositare un’analoga domanda anche negli altriStati dell’Unione, con effetto, relativamente alla novità dell'invenzione, dalla data del primodeposito.

8.2. Trattato di cooperazione in materia di brevetti

Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty - PCT), firmato aWashington il 19 giugno 1970, in vigore in Italia dal 28 marzo 1985, riunisce ad oggi 108 Stati, fracui tutti i Paesi europei, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Cina e tutti i principali Paesiindustrializzati.

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La procedura prevista consente il deposito di un'unica domanda di brevetto internazionale per tutti iPaesi aderenti designati, con una notevole semplificazione delle procedure e dilazione dei costi.

I vantaggi della procedura PCT sono essenzialmente tre:1) permette di avere una prima valutazione della brevettabilità dell’invenzione attraverso una

ricerca dello stato dell’arte ed eventualmente un esame preliminare dei requisiti di brevettabilità;2) permette di effettuare il deposito della domanda in un numero di Paesi molto elevato in un’unica

lingua, che per l’Italia può essere inglese, francese o tedesco, e quindi di affrontare situazionid’urgenza;

3) permette di rinviare le spese maggiori relative alla procedura di estensione, fino ad un terminemassimo di 21 oppure 31 mesi dal deposito della domanda di base.

8.3. Convenzione sul brevetto europeo

Questa convenzione ha avuto molto successo ed è largamente utilizzata per merito delle sueprocedure affidabili e relativamente economiche.

La Convenzione sulla concessione di brevetti europei (Convenzione di Monaco o CBE), firmata aMonaco il 5 ottobre 1973, è attualmente in vigore in 20 Paesi: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca,Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo,Monaco, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

E’ inoltre possibile chiedere l’estensione del brevetto europeo, con il pagamento di una modicatassa, ad altri Paesi che non hanno ancora aderito alla CBE che attualmente sono: Albania, Lettonia,Lituania, Macedonia, Romania, Slovenia.

Essa, risolvendo il problema dei depositi plurimi, introduce una procedura unica per la concessionedi un brevetto europeo, il quale può avere efficacia, sulla base degli interessi del richiedente, in tuttio parte dei Paesi aderenti, e prevede il deposito di un'unica domanda di brevetto presso l'Ufficioeuropeo dei brevetti con sede a Monaco di Baviera.

Il brevetto europeo però non ha carattere unitario, in quanto, una volta concesso dà origine ad unbrevetto nazionale in ciascuno dei Paesi designati nella domanda europea.

Le fasi essenziali per ottenere la concessione di un brevetto europeo sono due:

1) Deposito della domanda.a) Esame degli aspetti formali.b) Ricerca dei documenti dello stato dell’arte; dalla data di pubblicazione del rapporto di

ricerca il richiedente ha sei mesi di tempo per decidere se continuare o no la procedura equindi chiedere l’esame.

c) Pubblicazione dopo 18 mesi dal deposito della domanda.

2) Esame di merito della domanda.a) Emissione di una o più azioni ufficiali da parte della divisione di esame.b) Concessione del brevetto o rigetto della domanda.

Vi è inoltre una terza fase eventuale.

3) Opposizione.

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a) Entro nove mesi dalla data di pubblicazione della concessione, qualsiasi terzo puòdepositare un’opposizione alla concessione del brevetto, se ritiene che non siano soddisfatti irequisiti previsti dalla CBE. L’opposizione viene esaminata da un’apposita divisione diopposizione.

Infine, perché un brevetto europeo abbia effetto sul territorio degli Stati designati, deve esseredepositata la traduzione del testo del brevetto concesso nella lingua ufficiale di ciascuno Statodesignato.

9. IL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE

E’ noto che il principale vantaggio competitivo garantito da un brevetto al suo titolare è quello disfruttare direttamente, per un certo periodo di tempo, in regime di monopolio la propria invenzione.

E’ meno noto che vi sono tecnologie di terzi che si possono sfruttare in licenza, spesso con costiinferiori e risultati più certi di quelli che si potrebbero avere facendo conto solo sulle capacità diricerca e sviluppo in possesso dell'azienda.

Un’approfondita ricognizione delle tecnologie brevettate consente inoltre di conoscere più da vicinol’evoluzione tecnologica del proprio settore, quali sono le tendenze tecnologiche emergenti, dovestanno investendo maggiormente in ricerca i propri concorrenti e quali opportunità possonopresentarsi.

Le scelte in tema di gestione dei diritti di proprietà industriale, devono considerarsi strategiche inquanto condizionano la crescita e la competitività dell’impresa.

In un contesto sempre più dominato dalla concorrenza internazionale, nel quale l’innovazionetecnologica diviene una condizione per la stessa sopravvivenza di un’azienda, le varie possibilità diacquisizione e cessione di tecnologie devono essere conosciute e sfruttate nel migliore dei modi.

Ad esempio, la piccola impresa che voglia spostare la propria produzione verso settoritecnologicamente più avanzati, potrà raggiungere questo obiettivo in tempi più brevi e a costi piùcontenuti ricorrendo a tecnologie già disponibili, piuttosto che concentrando gli sforzi nella ricercadi soluzioni originali all’interno della propria struttura.

Dall’altra parte, l’impresa che decida di dare in licenza le proprie tecnologie in Paesi nei quali nonriuscirebbe ad operare, può contare su un ritorno economico aggiuntivo dei propri investimenti,spostando sul licenziatario tutti i relativi oneri.

9.1. Le forme di trasferimento

Le più comuni forme di trasferimento di tecnologia sono cessione, acquisizione, licensing in e out ecross licensing.

Le prime due possibilità si spiegano da sole. Vale tuttavia la pena di sottolineare che la cessione ditecnologie può essere anche parziale, in quanto limitata ad una o più specifiche applicazioni oppuread uno o più Paesi.

Il licensing viene di solito utilizzato nei casi in cui il titolare del brevetto non intenda sfruttaredirettamente tutte le opportunità commerciali della sua invenzione. Questo può essere il caso diinventori singoli, di società con risorse limitate o assorbite da altri progetti ritenuti più strategici,

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oppure da società che non dispongono di presenze significative su alcuni mercati importanti per losfruttamento dell’invenzione, in altre parti del mondo.

Il licenziatario, vale a dire chi è interessato ad acquisire la licenza, potrà essere un partner più fortefinanziariamente o che abbia la possibilità di sfruttare l’invenzione in mercati non accessibili altitolare del brevetto.

Con il termine licensing-in si intende l’acquisizione di una licenza per lo sfruttamento di unatecnologia brevettata ed eventualmente del relativo know-how.

Il licensing-out è lo stesso accordo visto dalla parte di chi offre la tecnologia in licenza.

La licenza prevede la concessione dei diritti di fabbricazione e sfruttamento economico del brevettodietro pagamento di un corrispettivo da parte del licenziatario che di norma prevede una parte fissa“una tantum” (la cosiddetta “lump sum”) ed una variabile detta royalty.

Inoltre, di solito, si prevedono una serie di obblighi molto variabili a carico di entrambe la parti. Illicenziatario, ad esempio, può impegnarsi a perseguire i contraffattori del brevetto, a rendere note allicenziante le migliorie successivamente applicate al prodotto o al procedimento brevettato, amantenere in vita il brevetto stesso pagando le relative tasse. Il licenziante, da parte sua, puògarantire la validità del brevetto ed il fatto che lo stesso non sia anticipato da altri diritti che neriducano in tutto o in parte validità.

La licenza può essere esclusiva o meno, relativa ad un prodotto o ad un processo; come per lacessione, la licenza può inoltre essere limitata sia a livello territoriale sia per quanto riguardal’ambito di sfruttamento dei diritti brevettuali.

Per cross-licensing si intende infine lo scambio incrociato di licenze.

Spesso il licensing è l’inizio di una cooperazione tra imprese, a volte anche di dimensioni moltodiverse, che può crescere nel tempo e portare vantaggi reciproci non solo dal punto di vistatecnologico ma anche di crescita a livello industriale e di mercato.

Sono frequenti i casi nei quali la collaborazione iniziata con un semplice accordo di licenza sfociain una joint-venture, vale a dire nella costituzione di una nuova società. Spesso ciò comportanotevoli vantaggi derivanti dall’integrazione e dal potenziamento delle capacità complementari deisoci.

Le attività di trasferimento di tecnologie sono complesse e necessitano di competenze specialisticheintersettoriali. E’ pertanto sempre consigliabile ricorrere all’assistenza di professionisti esperti delsettore che sappiano attivare mirate politiche di marketing e sappiano gestire le fasi complesse dellanegoziazione e della contrattualistica.

9.2. Concorrenza, licenze e Unione Europea

Abbiamo visto come uno degli strumenti principali per lo sfruttamento dei diritti derivanti da unbrevetto per invenzione sia quello della concessione di licenze. Appare, dunque, evidente che lalicenza rappresenta un importante strumento per l’ingresso delle imprese in nuovi mercati.

Per tale ragione questo tema è stato affrontato dalle legislazioni europee sotto il profilo della libertàdi concorrenza sul territorio comunitario.

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Il Trattato di Roma sancisce la libertà di concorrenza all’interno dell’Unione, vietando tutto ciò chepossa pregiudicare il libero commercio tra gli Stati membri e che abbia per oggetto o per effetto diimpedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. Inparticolare sono vietati:♦ gli accordi fra imprese;♦ le decisioni di associazioni di imprese;♦ le pratiche concordate.

Tale norma non trova applicazione nel caso in cui le fattispecie elencate contribuiscano a migliorarela produzione o la distribuzione dei prodotti, o a promuovere il progresso tecnico ed economico, purriservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva.

Quindi, il legislatore comunitario consente di esentare alcuni tipi di accordi, di per sé restrittivi dellaconcorrenza - come gli accordi di licenza di brevetto - dalla applicazione del Trattato di Roma.

L’esenzione può essere individuale o per categorie di accordi, sulla base di appositi regolamentiemessi dalla Commissione e detti, appunto, di esenzione.

L’esenzione individuale avviene attraverso una lunga e complessa procedura amministrativa.Il contratto deve essere presentato alla Commissione, la quale, ascoltate le parti, deve decidere sullapossibilità o meno di esenzione dell’accordo.

L’altro sistema per ottenere l’esenzione, questa volta automatica, è quella di predisporre il testocontrattuale secondo le regole ed i limiti imposti dai Regolamenti di esenzione.

Il Regolamento di esenzione 240/1996, che sostituisce il precedente Regolamento 556/1989, èdiretto, in particolare, alla categoria di accordi di licenza di brevetto e di know-how.

Il Regolamento si compone di una prima parte di definizioni e di una seconda parte comprendentetre liste di clausole in genere adottate nei contratti di licenza:♦ White List (lista bianca): clausole ammesse♦ Grey List (lista grigia): clausole sottoposte ad approvazione dalla Commissione♦ Black List (lista nera): clausole vietate.

Gli operatori del commercio internazionale devono tenere conto di questa normativa, al fine di noninvalidare totalmente o parzialmente gli accordi di licenza di brevetto, di know-how o misti,brevetto e know-how.

10. OBIETTIVI DI UNA STRATEGIA BREVETTUALE

Il ricorso alla protezione brevettuale deve proporsi come obiettivo non soltanto la proprietàesclusiva e assoluta sulla invenzione oggetto del brevetto. E' importante affiancare a questoobiettivo principale una serie di obiettivi, per così dire complementari, che possono essere riassuntinei termini seguenti:

1) creare , tramite il deposito di un brevetto, un elemento di contrasto sul cammino dei concorrenti,con effetto deterrente nei loro confronti;

2) sfruttare i brevetti non direttamente strategici attraverso la concessione di licenze, esclusive onon esclusive e per territori diversi, sui brevetti stessi;

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3) utilizzare i brevetti come stimolo alla innovazione e alla valorizzazione della ricerca, anche perun più facile coordinamento dei flussi di tecnologia all'interno dell'azienda o del gruppo diricerca;

4) valorizzare i brevetti, così come gli altri titoli di proprietà industriale, come cespitepatrimoniale di bilancio, o almeno a livello di incremento di immagine dell'impresa, e in vista diun possibile impiego come elemento di scambio in accordi con la concorrenza.

Sempre sul piano delle considerazioni di carattere generale, è in ogni caso necessario che il brevetto(e quindi la scelta di brevettare) non venga mai considerato come fine a se stesso, ma valutato comeuno strumento di strategia per perseguire i propri fini.

Nella valutazione strategica della opportunità di brevettare entrano in gioco una serie di fattori cheanalizziamo brevemente.

1. Un primo criterio da analizzare è quello della libertà di sfruttare l'invenzione .

In effetti, un'invenzione può essere perfettamente brevettabile, quando possiede i requisiti visti inprecedenza, ponendosi tuttavia in un rapporto di dipendenza rispetto a uno o più brevetti anteriori diterzi. Occorre in altre parole tenere sempre presente il fatto che il brevetto conferisce sì un diritto diescludere i terzi dallo sfruttamento dell'invenzione, ma non conferisce automaticamente al suotitolare il diritto di farne uso.

La valutazione della libertà di sfruttamento presuppone che prima sia stata fatta una ricerca volta aidentificare i brevetti anteriori da tenere in debito conto. Queste verifiche saranno tanto più facilitatequanto maggiore sarà il coordinamento tra l'attività di ricerca e la raccolta e l'aggiornamento dellaletteratura brevettuale, e la conseguente disseminazione all'interno delle informazioni così raccolte.

Se non verranno individuati brevetti precedenti rispetto ai quali l'invenzione si pone in rapporto didipendenza, l'esito finale sarà senz'altro a favore della brevettazione.

2. Un ulteriore criterio da considerare è quello del valore industriale o tecnico-economicodell'invenzione , che dovrebbe essere formulato sulla base principalmente dei seguenti elementi:♦ il grado di originalità tecnica dell'invenzione;♦ i vantaggi tecnici derivanti dall'applicazione della invenzione a livello di procedimento di

fabbricazione o di prodotto;♦ i vantaggi economici e commerciali;♦ i vantaggi sul piano industriale e concorrenziale conseguenti allo sfruttamento dell'invenzione.

3. Un terzo fattore è certamente quello del valore commerciale dell'invenzione , che può esseredeterminato con una proiezione del giro d'affari che si prevede di realizzare attraverso losfruttamento dell'invenzione e la commercializzazione del prodotto, e del giro d'affari indirettoconseguente alla potenziale concessione di licenze.

4. Vi è un'ultima serie di fattori, più o meno rilevanti, da considerare nel determinare il valoredell'invenzione e, quindi, nel valutare se brevettare o no l'invenzione.

In particolare, devono essere considerati quei fattori derivanti dall'effetto di stimolo all'innovazioneche la brevettazione esercita quando essa intervenga in un quadro armonico della politica diinnovazione, nei confronti del personale addetto alla ricerca e allo sviluppo.

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Se la brevettazione si traduce anche in riconoscimenti per i ricercatori, ci si può attendere unincoraggiamento a fare ulteriori invenzioni o quanto meno ad assumere, da parte di tecnici ericercatori, un atteggiamento attivo nell'individuare e segnalare elementi suscettibili dibrevettazione.

Infine deve essere ricordato un ultimo fattore.

Abbiamo già affermato che il numero dei brevetti conseguiti non significa necessariamente che ilportafoglio brevettuale così costituito sia di grande valore.

Tuttavia è certo che l'esistenza di un portafoglio brevettuale consistente, quando questo sia ilrisultato di una politica brevettuale razionale e ben gestita, contribuisce all'immagine dell’attivitàdi ricerca nel suo insieme e quando questa debba essere valutata sul mercato, oppure consideratacome possibile partner per accordi e joint-ventures.

Infine, contribuiscono a determinare il valore indiretto del brevetto, possibili vantaggi fiscali,agevolazioni o quant'altro possa essere conseguito, sulla base della legislazione destinata a favorirel'innovazione.

Volendo trarre alcune conclusioni da quanto sopra esposto, pare importante riassumere i seguentiaspetti:

a) Il brevetto, come qualsiasi altro bene, non è un oggetto di cui entrare in possesso e poinasconderlo in un cassetto, ma al contrario è uno strumento che va utilizzato per ottenere unvantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti: vantaggio inteso sia come esercizio dimonopolio sul mercato di un certo ritrovato brevettato, sia come sorgente di introiti economiciconseguenti alla concessione di licenze a terzi.

b) Perché questo vantaggio competitivo possa avvenire, bisogna che tutti i soggetti impegnati inattività di ricerca siano sensibili al problema dell'ottenimento e della difesa dei brevetti; vale adire dispongano delle risorse per conoscere il mercato e i concorrenti e posseggano il know-howtecnico legale per far rispettare i propri diritti da chi li infrange indebitamente.

c) La capacità di impostare una strategia fondata sui brevetti è una possibile fonte diremunerazione ed è il tipo di strategia che deve divenire appannaggio di tutte le attività diricerca innovativa.

d) I cambiamenti in atto a livello mondiale rendono ancora più urgente l'importanza di conoscere,utilizzare e fare valere con efficacia i diritti che le leggi brevettuali mettono a disposizione.

11. ISCRIZIONE IN BILANCIO DI BREVETTI E MARCHI

Sottolineando l’opportunità di iscrivere in bilancio il valore economico dei brevetti e dei marchi,occorre distinguere tra la disciplina civilistica e la disciplina fiscale.

11.1. Disciplina Civilistica.

La disciplina civilistica è contenuta negli artt. 2423, 2423 bis, 2424 lett. B) n. 3 e 4, art.2425 lett. B)n. 10 e art.2426 n 2 e 3 del codice civile.

Il quadro normativo di riferimento chiarisce inizialmente i principi base di redazione del bilancio(Art.2423 c.c.) e i criteri di valutazione da utilizzare nella stima delle sue poste (2423 bis C.c.).

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Il principio generale relativo alla redazione del bilancio è che questo sia compilato in modo chiaro.Per tale ragione, a seguito del recepimento della IV Direttiva C.E. in tema di bilanci d’esercizio, èstato adottato, in via uniforme, per la presentazione del documento, il cd. “Prospetto redatto con ilMetodo Scalare”.

Il principio generale della valutazione delle poste di bilancio (una delle poste da valutare è quellarelativa alla proprietà industriale) è quello della prudenza. Secondo tale criterio le poste devonoessere iscritte al minor valore tra quelli derivanti dall’applicazione dei criteri valutativi.

I valori di bilancio riguardanti i beni di proprietà industriale devono essere iscritti nella sezione“Attivo dello Stato Patrimoniale” tra le Immobilizzazioni Immateriali alle voci “diritti di brevettoindustriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” e “concessioni, licenze, marchi ed altridiritti simili” (art.2424 lett. B).

Il Codice Civile all’articolo 2426 indica che le immobilizzazioni immateriali, al pari di quellemateriali, devono essere valutate al costo.

Ciò pone molteplici problemi di natura interpretativa in relazione a quale tipo di costo debba esserepreso in considerazione nella valutazione dei diritti di brevetto.

La dottrina dominante suggerisce di iscrivere in Bilancio tra le Attività dello Stato Patrimoniale unvalore derivante dal rapporto tra due distinti criteri di valutazione: criterio del costo storicorivalutato e criterio della royalty attualizzata in modo da ottenere un valore di valutazioneprudenziale.

Per quanto attiene il valore di Ammortamento che deve essere iscritto nel Conto economico, tra icosti di esercizio, questo deve prudenzialmente derivare dall’effettivo utilizzo che del bene si èfatto, tenendo conto della vita economica del bene stesso (Art.2426 n. 2) C.c.

11.2. Disciplina Fiscale.

♦ Artt.51,68,81,85 T.U.I.R.(Testo Unico sulle Imposte sul Reddito)

La valutazione di un bene immateriale viene presa in considerazione anche ai fini della normativafiscale.

Ai sensi dell’articolo 85 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, i proventi derivanti dallacessione di beni di proprietà industriale rientrano fra i redditi di impresa se l’attività principaledell’impresa sia quella della predisposizione e vendita di brevetti o marchi.

Se questa non sia la principale attività dell’impresa, si entra nel caso dei redditi diversi assimilabilia plusvalenze.

Una norma particolare viene dettata in tema di ammortamenti dei cespiti derivanti dall’acquisto dibeni di proprietà industriale. L’ammortamento è ammesso per un valore non superiore ad un terzodel costo di acquisto o di generazione del bene.

Tale norma sottolinea in modo più marcato la differenza sussistente tra la disciplina civilistica e ladisciplina fiscale del bilancio.

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Ai fini IVA le cessioni di beni di proprietà industriale ricadono nell’ambito di applicazionedell’imposta, come avviene per tutti gli altri beni, se effettuate sul territorio nazionale.

12. LA TUTELA GIUDIZIARIA DI MARCHI E BREVETTI

Anche l’azione giudiziaria a tutela delle privative sui brevetti viene definita “azione dicontraffazione”; dove per contraffazione si intende l’uso non autorizzato, da parte di terzi,dell’invenzione brevettata.

Il titolare del brevetto è legittimato attivamente alla proposizione della suindicata azione dinanzi algiudice ordinario. La competenza per territorio spetta al giudice del domicilio del convenuto. Ovequest’ultimo non abbia domicilio (o non lo abbia in Italia), al giudice del domicilio dell’attore. Ovequesti non abbia domicilio in Italia, al giudice del foro di Roma.

All’attore (o titolare) è in ogni caso consentito scegliere il foro del luogo in cui si è verificata lafabbricazione, l’uso, la vendita del prodotto coperto da brevetto o l’uso del procedimento brevettato.

Dal punto di vista processuale va evidenziato che la legge stabilisce una presunzione di validità peril brevetto, e dunque solleva il titolare, che agisce per contraffazione, dall’onere di provare talevalidità.

Viene spesso criticata in dottrina (non essendo state previste sanzioni penali, in caso diinosservanza) la regola che permette al giudice di ordinare al contraffattore di “fornire gli elementiper l’identificazione dei soggetti implicati…” nell’attività di contraffazione.

Copia dell’atto di citazione, in materia di brevetti, deve essere comunicata, a cura dell’attore,all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Come abbiamo visto il titolare della domanda di brevetto puòavviare il giudizio di contraffazione, il quale giudizio deve essere però sospeso, fino alla decisionedi rilascio del brevetto.

12.1. Le misure cautelari

L’azione di contraffazione può essere preceduta dalle misure cautelari: descrizione, sequestro,inibitoria. La loro concessione può essere condizionata al versamento di una cauzione a carico delricorrente, oltre che all’accertamento del fumus boni iuris e del periculum in mora.

a) La descrizione è rivolta all’acquisizione della prova della contraffazione, soprattutto in relazionealle invenzioni di procedimento, quando cioè la lesione del diritto non è desumibile dal prodottofinale.

Essa, eseguita dall’Ufficiale giudiziario con l’ausilio di periti e mezzi tecnici (fotografici), ha loscopo di descrivere gli oggetti lesivi delle privative del titolare.Quanto alla competenza della descrizione, vale una regola differente a quella prevista per sequestroe inibitoria, per le quali è fissata la competenza del giudice di merito: è, difatti, competente il forodel luogo in cui viene attuata l’invenzione brevettata (dove, cioè, ha sede l’impresa delcontraffattore).

Essa può riguardare oggetti di terzi. Il decreto, o l’ordinanza, del giudice, col quale viene disposta ladescrizione, fissa il termine perentorio di 30 giorni per l’instaurazione del giudizio di merito. Incaso di mancato inizio del giudizio, il provvedimento ottenuto perde efficacia.

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b) Il sequestro, assimilabile al sequestro giudiziario, ha lo scopo di impedire la circolazione delprodotto contraffatto, mediante l’affidamento in custodia allo stesso proprietario o al detentore.

Il decreto, o l’ordinanza, del giudice, col quale viene disposto il sequestro, fissa il termineperentorio di 30 giorni per l’instaurazione del giudizio di merito; in caso di mancato inizio delgiudizio, il provvedimento ottenuto perde efficacia.

c) L’inibitoria cautelare può essere richiesta prima o durante il giudizio di merito, allo scopo diinibire al contraffattore la fabbricazione, il commercio e l’uso dei prodotti coperti da brevetto.

12.2. Le sanzioni

Le sanzioni previste in caso di accertamento della contraffazione sono essenzialmente l’inibitoria edil risarcimento del danno.

a) L’inibitoria, (la quale non prende in considerazione il dolo o la colpa del contraffattore) consistenell’ordine di cessare (o non riprendere, qualora interrotto) il comportamento lesivo degli altruidiritti; l’inosservanza di tale provvedimento è ulteriormente sanzionato dal codice penale.

Ne consegue che i prodotti realizzati con la condotta illecita possono alternativamente, e secondoquanto può disporre il giudice, essere:♦ rimossi o distrutti;♦ assegnati in proprietà al titolare del brevetto;♦ sequestrati a spese del contraffattore per la durata del brevetto;♦ aggiudicati al titolare del brevetto mediante il versamento di una somma.

b) Il risarcimento dei danni è, invece, possibile in presenza della colpa del contraffattore e deldanno.

Difficile è la quantificazione del danno derivante dalla contraffazione, tant’è che è prevista lapossibilità di una valutazione in via equitativa.

A ciò si deve aggiungere che è previsto, a seguito dell’ottenimento di una “condanna generica” (laquale presuppone la prova ontologica del danno) “la rimessione della quantificazione ad un futurogiudizio”, che l’attore dovrà instaurare.

I criteri seguiti dalla giurisprudenza per la quantificazione del danno sono: il canone di licenza, ilmancato utile netto, ecc.…

Ulteriori sanzioni sono: la pubblicazione della sentenza di contraffazione o del dispositivo a spesedel convenuto; la cd. condanna in futuro, e cioè il pagamento di una somma per l’ipotesi di mancatacessazione o ripresa della contraffazione.

13. CONCLUSIONI

La tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale è diventato uno dei compiti di maggior rilievo dellanuova Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization – WTO).

La protezione a livello internazionale dei risultati connessi alla tecnologia utilizzata, alla creativitàed all’inventiva è un fattore cruciale per la competitività e lo sviluppo delle imprese nell’ambitodell’economia mondiale.

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I cosiddetti “Intellectual Property Rights” sono i nuovi strumenti, che consentono la penetrazionenei mercati esteri e la loro tutela è al centro dei rapporti commerciali internazionali e diplomatici

La WTO svolge in particolare le seguenti funzioni:♦ emanazione di norme che regolano il commercio e i servizi commerciali♦ regolazione degli accordi sulla proprietà intellettuale, sotto l’aspetto commerciale (Accordo

TRIPs).♦ rafforzamento del meccanismo di definizione e risoluzione delle controversie.

L’Accordo TRIPs è fondamentale in questa materia. Esso disciplina le aree dei diritti di proprietàintellettuale (brevetti, marchi, indicazioni geografiche, diritto d’autore, disegni industriali, progettidei circuiti integrati, informazioni riservate, diritti dei paesi confinanti), svolgendo in particolare leseguenti funzioni:♦ fissazione di standards minimi di tutela per i Paesi membri;♦ definizione dei diritti garantiti da questa protezione;♦ determinazione delle possibili eccezioni all’applicazione delle norme.

In sostanza, tale accordo, che stabilisce un livello di protezione internazionale qualitativamenteuniforme, ha comportato non solo modifiche sostanziali nelle legislazioni dei Paesi in via disviluppo, ma anche ulteriori cambiamenti nelle nazioni industrializzate.

Volendo formulare delle previsioni sugli sviluppi futuri della proprietà intellettuale, occorreindividuare i protagonisti dei progressi compiuti e che si stanno compiendo: le grandi industrie deiPaesi industrializzati e le amministrazioni nazionali di taluni Stati, in primo luogo Stati Uniti,Germania e Giappone.

Quando parliamo di amministrazioni nazionali ci riferiamo a potenti organismi dotati di vasteautonomie e potere decisionale: l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) con sede aWashington e l’Ufficio Brevetti di Tokio.

Ulteriore centro di potere di tutto rispetto è considerato anche l’EPO (European Patent Office), inseguito alla costituzione, all’avvio, ed al notevole successo ottenuto dal brevetto europeo e in vistaanche della futura introduzione del brevetto comunitario, che utilizzerà le medesime strutture eorganizzazione.

Tra i principali protagonisti va elencato sicuramente la “World Intellectual Property Organization”(WIPO, oppure OMPI in francese) organismo dell’ONU con sede a Ginevra.

Obiettivi statutari dell’OMPI sono:♦ promuovere la tutela della proprietà intellettuale in tutto il mondo, attraverso la cooperazione fra

gli Stati e, dove appropriato, in cooperazione con altre organizzazioni internazionali.♦ assicurare la cooperazione a livello amministrativo fra gli stati membri delle varie Unioni o

Convenzioni nel campo della proprietà industriale e del copyright.

Tutti i Trattati di cui abbiamo parlato sono amministrati dall’OMPI, ad esclusione della CBE, dellaCBC e dell’OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle), che sono delleConvenzioni regionali.

L’Accordo concluso con le Nazioni Unite abilita l’OMPI come agenzia speciale responsabile per lapromozione dell’attività intellettuale creativa e per facilitare il trasferimento di tecnologia correlato

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con la proprietà industriale verso i Paesi in via di sviluppo, al fine di accelerarne la crescitaeconomica, sociale, culturale.Il sistema internazionale dei brevetti e marchi non ha il solo effetto di raggruppare i Paesi; è anche ilsolo strumento che permette uno scambio costante di informazioni sui più recenti progressi dellatecnica registrati in tutto il mondo.

Combinando questi vari protagonisti con la situazione in cui viviamo, in cui si realizzano progressirivoluzionari nel campo del trattamento delle informazioni, dei dati, delle telecomunicazioni, dellatecnica in genere, possiamo costatare che una serie di fattori spingono verso un’armonizzazione, alivello mondiale, delle procedure di deposito e concessione di brevetti.

Tale armonizzazione potrebbe realizzarsi in futuro, anche riguardo agli aspetti amministrativi,presso l’Ufficio Brevetti Europeo, l’USPTO di Washington e l’Ufficio Brevetti di Tokio.

Così un brevetto concesso dall’Ufficio Europeo dei brevetti potrà servire da base per la concessionedi un brevetto giapponese e viceversa, a condizione che una corrispondente domanda di brevettogiapponese sia stata depositata.

I vantaggi, che potranno derivare da una collaborazione di questo genere, consisteranno nel fattoche:♦ ciascuna delle tre amministrazioni riconoscerà come valido e vincolante il risultato della ricerca

e/o dell’esame compiuto dalle altre due;♦ il superamento favorevole delle fasi di ricerca e di esame davanti ad una sola delle

amministrazioni sarà sufficiente per ottenere una protezione equivalente nei Paesi o gruppi diPaesi dove operano le altre due.

Tutto questo si tradurrà in una rilevante economia di tempo e di costi necessari all’ottenimento diuna serie di brevetti internazionali, in un’ottica di maggiore garanzia di tutela dei propriinvestimenti.

Il brevetto, infatti, conferisce dei diritti che proteggono le invenzioni e gli investimenti occorrentiper il loro raggiungimento. Senza tale tutela di carattere monopolistico le imprese non potrebberoimpiegare, nella ricerca e nello sviluppo, i propri capitali, indispensabili per il progresso tecnico.

E’ necessario che il brevetto ed il marchio diventino una componente essenziale della culturaaziendale e che le stesse imprese realizzino ogni sforzo per inserirsi adeguatamente in un contestobrevettuale internazionale.

A tal scopo riteniamo consigliabile suggerire alle aziende di dotarsi di una struttura minima concompiti di valutazione, strategia, coordinamento e controllo, e di operare utilizzando servizibrevettuali esterni.

La funzione Brevetti e Marchi considerata deve essere collocata all’interno dell’impresa in unaposizione tale che le consenta di collaborare in maniera sinergica con le funzioni Ricerca eSviluppo, Marketing, alle dirette dipendenze della Presidenza.

I compiti che vanno ad essa assegnati sono i seguenti:♦ brevettazione dei risultati delle ricerche;♦ monitoraggio dell’attività di ricerca dei concorrenti;♦ sorveglianza di eventuali episodi di contraffazione dei propri marchi;

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♦ esame della libertà che l’azienda ha di attuare un determinato processo, di usare una determinataapparecchiatura, di produrre un certo prodotto e di metterlo in commercio senza incorrere incontraffazione di brevetti di terzi.

Le aziende dovrebbero, inoltre, organizzarsi anche dal punto di vista della documentazionebrevettuale, al fine di disporre di un’efficiente aggiornamento scientifico, di controllare l’attivitàbrevettuale dei concorrenti e di essere in grado di presentare opposizioni a brevetti di terzi.

Infine, perché l’impresa si inserisca adeguatamente in un contesto brevettuale, è necessario che tuttele funzioni abbiano ben chiari lo scopo, il significato del brevetto e l’importanza della sua tutela,quale presupposto essenziale di realizzazione di investimenti e di attività.

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15. Legislazione

1 15.1. Legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali

• Codice Civile♦ Art.2584 c.c. - diritto di esclusiva

Art.2585 c.c. - oggetto del brevettoArt.2586 c.c. - brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazioneArt.2587 c.c. - brevetto dipendente da brevetto altruiArt.2588 c.c. - soggetti del dirittoArt.2589 c.c. - trasferibilitàArt.2590 c.c. - invenzioni del prestatore di lavoroArt.2591 c.c. - rinvio alle leggi speciali

♦ 29 Giugno 1939, n.1127Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.

♦ R.D. 5 Febbraio 1940, n.244Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali.

♦ L. 10 Ottobre 1950, n.842Disposizioni circa il prolungamento del periodo di validità dei brevetti per invenzioniindustriali.

♦ DPR 30 Giugno 1972, n.540Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioniindustriali, modelli e marchi.

♦ D.M. 25 Settembre 1972Determinazione degli uffici presso i quali debbono essere depositate le domande ed i documenticoncernenti brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

♦ 22 Febbraio 1973Regolamento di esecuzione del DPR 30 Giugno 1972, n. 540, in materia di brevetti perinvenzioni, modelli e marchi d’impresa, revisionato con D.M. 20 Febbraio 1980.

♦ DPR 12 Agosto 1975, n.974Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali in attuazione della delega di cui alla legge16 Luglio 1974, n. 722

♦ D.M. 22 Ottobre 1976Norme di esecuzione del DPR 12 Agosto 1975, n. 974

♦ DPR 22 Giugno 1979, n.338Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della delega di cuialla legge 26 Maggio 1978, n. 260.

♦ D.M. 3 Aprile 1981Formazione dell’Albo dei mandatari abilitati in tema di brevetti e modelli industriali.

♦ D.M. 30 Giugno 1982Determinazione degli uffici competenti alla ricezione dei depositi delle domande di brevettoeuropeo e delle traduzioni di brevetti europei.

♦ L. 21 Dicembre 1984, n.890Norme di attuazione del Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti.

♦ DPR 18 Aprile 1994, n.360Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di licenza obbligatoriaper uso non esclusivo del brevetto di invenzione

♦ DPR 18 Aprile 1994, n.391Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di brevetto di nuova varietàvegetale.

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♦ D.M. 30 Maggio 1995, n.342Regolamento recante l’ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e laformazione del relativo Albo.

♦ D.Lgs. 19 Marzo 1996, n.198Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioniobbligatorie dell’accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti ilcommercio - Uruguay Round.

15.2. Legislazione nazionale in materia di modelli industriali• Codice Civile♦ Art.2592 c.c.- modello di utilità

Art.2593 c.c.- modelli e disegni ornamentaliArt.2594 c.c. - norme applicabili

♦ 25 Agosto 1940, n.1411Disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali.

♦ R.D. 31 Ottobre 1941, n.1354Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali di utilità eornamentali.

♦ DPR 30 Giugno 1972, n.540Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioniindustriali, modelli e marchi.

♦ D.M. 25 Settembre 1972Determinazione degli uffici presso i quali debbono essere depositate le domande ed i documenticoncernenti brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

♦ D.M. 22 Febbraio 1973Regolamento di esecuzione del DPR 30 Giugno 1972, n. 540, in materia di brevetti perinvenzioni, modelli e marchi d’impresa, revisionato con D.M. 20 Febbraio 1980.

♦ L. 22 Maggio 1974, n.348Ratifica ed esecuzione dell’accordo che istituisce una classificazione internazionale per disegnie modelli industriali, firmato a Locarno l’8 Ottobre 1968.

♦ L. 24 Ottobre 1980 n.744Ratifica ed esecuzione dell’Accordo de L’Aia relativo al deposito dei disegni o modelliindustriali del 6 Novembre 1925, riveduto a Londra il 2 Giugno 1934 e a L’Aia il 28 Novembre1960, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, quale risulta modificato dall’attocomplementare di Stoccolma del 14 Luglio 1967.

♦ L. 14 Febbraio 1987, n.60Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con ledisposizioni dell’Accordo dell’Aia del 6 Novembre 1925 e successive revisioni, ratificato conlegge 24 Ottobre 1980, n. 744.

♦ D.M. 19 Luglio 1989, n.320Regolamento concernente modificazioni al D.M. 22 Febbraio 1973, relativo alle modalità dipresentazione e verbalizzazione delle domande per invenzioni industriali, modelli di utilità edisegni industriali e ornamentali e marchi nazionali.


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14.4. Le principali Convenzioni internazionali

♦ Convenzione d’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Parigi 20 Marzo1883).

♦ Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 14 Aprile 1891)

♦ Accordo de L’Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e dei modelli (L’Aia 6Novembre 1925)

♦ Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali -UPOV- (Parigi 2 Dicembre1961)

♦ Convenzione sulla unificazione di alcuni principi della legislazione in materia di brevettid’invenzione (Strasburgo 27 Novembre 1963)

♦ Accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelliindustriali (Locarno 8 Ottobre 1968)

♦ Trattato di cooperazione in materia di brevetti -PCT- (Washington 19 Giugno 1970), resoesecutivo con legge 21 Dicembre 1984, n. 890

♦ Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo 24 Marzo1971)

♦ Convenzione sulla concessione di brevetti europei -CBE- (Monaco 5 Ottobre 1973)

♦ Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune -CBC- (Lussemburgo 15 Dicembre1975)

♦ Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi(Budapest 28 Aprile 1977)

♦ Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee sul marchio comunitario (20 Dicembre1993)

♦ Accordo TRIPs sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale legati al commercio(Marrakech 15 Aprile 1994).

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MARCHI

15. ORIGINI STORICHE

Le origini storiche del marchio si possono collocare nel periodo delle corporazioni (XIII secolo) manegli anni successivi e fino al 1700 l’uso del marchio è stato alquanto limitato. Solo intorno allametà del XVIII secolo, con l’avvento della rivoluzione industriale e l’affermarsi di una produzionedi serie e di massa, emerge l’importanza del marchio.

Infatti il fenomeno della standardizzazione qualitativa e quantitativa dei prodotti ha sollecitatol’utilizzo di segni distintivi per orientare il consumatore nelle sue scelte; è pertanto nello sviluppodella produzione, della distribuzione e del consumo di massa, che il marchio ha acquistato la suaattuale preminenza economica e commerciale.

Come le persone, anche le imprese acquistano una propria identità e una propria immaginecommerciale, che viene percepita dalla clientela o, più in generale, dal mercato. Questa identità ècomunicata all’esterno dell’impresa mediante l’uso di determinati simboli, che assumono lafunzione di segni di riconoscimento per la clientela grazie al loro uso continuativo nel tempo e allaloro diffusione mediante attività promozionali e pubblicitarie.

Per marchio d’impresa si intendono proprio tutti i segni che possono essere riprodottigraficamente, e cioè: parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma delprodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti oservizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

L’insieme di questi segni, non singolarmente presi, ma tra loro opportunamente combinati,costituisce il “brand” o “marca” mentre la percezione che la clientela ha di un determinato brandcostituisce la “brand image” o immagine commerciale. In sintesi, il brand viene riconosciuto daiconsumatori per quello che è, vale a dire un segno che nella sua unitarietà contraddistinguel’immagine commerciale di una certa impresa o di determinate sue attività.

16. IL RUOLO DEL MARCHIO

16.1. Valore economico e significato psicologico

Il marchio, appena viene ideato, non è che una semplice parola, un disegno o un altro segno. Se cioèsi calcolasse il valore commerciale del marchio in questo momento, esso risulterebbe pressoché paria zero o, nel caso di marchi elaborati sulla base di progetti grafici, esso sarebbe più o meno pari alcosto sostenuto per l’esecuzione del relativo studio.

Con la pubblicità e l’uso in commercio, il marchio cessa di costituire una semplice espressioneverbale o grafica e acquista un valore economico importantissimo per l’azienda che lo ha adottato.Esso, infatti, diventa un fattore di produzione di reddito e di potenziali utili per l’impresa.Naturalmente il valore commerciale del marchio varierà da caso a caso proprio in relazione alladiversa capacità di produzione di reddito acquisita nel tempo. Ad esempio, si ritiene che il marchiodella Coca Cola, generalmente collocato ai primi posti per valore nel mondo, abbia una capacità diprodurre reddito da calcolare nell’ordine delle migliaia di miliardi di lire.

Questa capacità di produrre reddito è riconducibile al fatto che il marchio è uno strumento in gradodi attivare e di rendere stabili i rapporti tra l’impresa e i propri clienti, in altre parole agisce dacollettore di clientela. Esso, infatti, è un segno di riconoscimento dei prodotti e servizi di

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un’impresa non diversamente da come il nome o una fotografia consente il riconoscimento di unapersona. Se non esistessero i marchi, i prodotti sarebbero anonimi e i consumatori finirebbero peroperare le scelte d’acquisto in modo casuale. Per questo motivo attualmente in Italia si contano oltre560 mila marchi d’impresa registrati da aziende nazionali ed estere.

Parlare di marchi o di prodotti di marca in un’epoca in cui sul mercato si afferma il principio dellaqualità globale assume un significato particolare in quanto il marchio, quale elemento distintivo, èdestinato a svolgere un ruolo centrale nelle relazioni tra produttore, distributore e consumatore.

L’industria di marca non è, infatti, soltanto creatrice di prodotti, ma è altresì costruttrice di ambienticulturali nonché promotrice di usi e costumi di cui si assume, in particolare, la responsabilità delvalore e della dignità.

Parlare di marchio vuole dire parlare, infatti, di qualcosa che va oltre l’analisi di un semplice nome,perché assieme al nome si riassume anche la filosofia che lo ha aiutato a nascere, che gli ha datol’humus per crescere e affermarsi.

Il “made in Italy” è, ad esempio, un fattore che assicura un’immagine prestigiosa in settori checonsentono la facile riconoscibilità indipendentemente dal marchio specifico del prodotto. Si pensiper esempio alla moda, alla gioielleria, alle calzature o al design industriale in genere.

Ma al di là di tutto ciò, il marchio è soprattutto un messaggio, nel senso che è portatore di certicaratteri e qualità che rivelano l’identità del prodotto e dei servizi di un’impresa. Si tratta di unruolo molto importante in quanto le marche accrescono l’immagine personale del consumatoresegnalandone il ceto, l’esclusività o il prestigio agli altri. Scegliere un prodotto di marca tuttosommato è comodo. E’ una scorciatoia per la decisione.

La capacità di trasmettere un messaggio non è presente nel marchio appena ideato, ma si producesolo in seguito all’uso e alla pubblicità per mezzo delle quali il marchio si carica di significati chevanno ben al di là della sua semplice espressione letterale o grafica. In questo modo il consumatoreviene guidato dal marchio verso un mondo nel quale si riconosce o nel quale si vuole riconoscere.La parola che costituisce il marchio viene, infatti, riconosciuta e percepita dal consumatore come ununico messaggio globale in termini di qualità dei prodotti, affidabilità dell’impresa, appartenenza aun certo status sociale o stile di vita.

Tra i segni più comunemente utilizzati per costruire un brand si possono citare, tra gli altri: disegni,simboli, insegne, emblemi, slogan, colori aziendali, particolare arredamento e divise del personaledel punto vendita, nomi e immagini di testimonial del mondo dello spettacolo, della moda, dellosport, immagini di personaggi di fantasia, design del prodotto con caratteristiche persistenti(packaging), richiamo ricorrente nella pubblicità a particolari messaggi, e così via.

Si pensi per esempio alla Ferrari, ai suoi marchi, alla consolidata adozione del colore rosso, all’usodi slogan e messaggi che richiamano il mito e la passione per l’automobilismo sportivo, ai nomi eall’immagine dei suoi piloti. In altri termini, l’insieme delle percezioni che vengono evocate nelconsumatore e rendono inconfondibile la Ferrari non sono riconducibili solo al suo marchio, masono il risultato della combinazione di questi e altri elementi che ne determinano l’identità el’immagine sportiva e commerciale.

Queste considerazioni valgono sostanzialmente per quasi tutti i settori merceologici, dai bulloni, aipezzi di ricambio per le auto, ai generi alimentari per finire con l’abbigliamento, settore che forsepiù di altri ha costruito e mantiene un sodalizio inscindibile e di successo con il marchio.

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16.2. Protezione del marchio in Italia e all'estero

La protezione legale di un marchio registrato è di 10 anni dalla data di deposito ed è possibilerinnovarla illimitatamente nel tempo per un uguale periodo, purché la domanda di rinnovo siapresentata entro i dodici mesi precedenti la data di scadenza del decennio in corso, o nei sei mesisuccessivi con l’applicazione di una soprattassa.

In considerazione di questa virtuale immortalità del marchio, e del particolare valore commercialeche nel tempo può acquisire per l’imprenditore, le disposizioni di legge ne riconoscono la liberatrasferibilità sia essa totale o parziale per alcuni prodotti o servizi.

Per ottenere una protezione all'estero, è possibile procedere tramite una domanda nazionale, vale adire attraverso il deposito presso i competenti uffici governativi di ogni nazione, oppure, tramite ilcosiddetto marchio internazionale o ancora tramite il deposito di un marchio comunitario aventeeffetto nei Paesi dell’Unione Europea.

17. TIPOLOGIA DEL MARCHIO

“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i nuovi segni suscettibilidi essere rappresentati graficamente, ... purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi diun’impresa da quello di altre imprese...”. Così recita l'art. 16 della legge sui marchi (L.M.).

Si può notare come in questa definizione possano essere riconosciute diverse categorie di marchio:

a) Marchio di fabbrica, il quale individua i prodotti fabbricati dall’imprenditore.

b) Marchio di commercio, il quale individua i prodotti messi in commercio da un intermediarioprofessionale.

c) Marchio di servizio, destinato a contraddistinguere un’attività di prestazioni verso terzi, ilquale individua non prodotti, ma servizi offerti al mercato.

Tale distinzione rimane però solo terminologica, non esistendo in pratica alcuna differenza nellanormativa di tutela delle diverse tipologie.

d) Marchio di forma o tridimensionale. Fra i segni che possono costituire oggetto di validomarchio, la L.M. annovera la forma del prodotto o della sua confezione. La possibilità diproteggere delle forme, ha modi e requisiti identici a quelli richiesti per le altre tipologie dimarchio. Pertanto, non sarebbe brevettabile, ad esempio, come marchio una forma dicontenitore per aranciate riproducente un’arancia, perché descrittivo del prodotto, e dunqueprivo di capacità distintiva. Va inoltre evidenziato che “una forma può essere validamenteregistrata come marchio nel solo caso in cui essa sia inconsueta, arbitraria, di mera fantasia (omeglio gratuita, capricciosa), ed ad essa siano del tutto estranei dei compiti estetici ofunzionali, o comunque di utilità particolare”.

Ne consegue l’esclusione dalla registrabilità di un marchio di forma che presenti un valorefunzionale o ornamentale, anche se allo stesso tempo sia riscontrabile un valore distintivo inmerito alla provenienza del prodotto. Difatti, possibili caratteri funzionali o di utilità farebberoricadere il marchio sotto la differente tipologia dell'invenzione o del modello di utilità o ancoradel disegno o modello.

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A tal proposito la bottiglia troncoconica dell'aperitivo Campari Soda, come pure la bottigliadella Coca Cola, è stata ritenuta registrabile, in quanto si è ritenuto che la sua forma fossestrettamente connessa ai criteri menzionati di arbitrarietà o fantasia, piuttosto che a funzioni diornamento o di utilità.

e) Marchio collettivo. I marchi collettivi non vanno confusi con i cosiddetti marchi individuali.Mentre questi sono destinati a collegare un prodotto od un servizio ad una determinata impresa,i marchi collettivi svolgono una funzione di garanzia, in quanto assicurano che il prodotto o ilservizio contrassegnato presenti:♦ una determinata origine, che sia rilevante per la qualità del prodotto;♦ una determinata natura, intesa come l'insieme di caratteristiche che un prodotto deve avere

in base alle materie prime utilizzate;♦ una particolare qualità, come indicata nel regolamento d’uso.

I marchi collettivi possono essere registrati dai soggetti (spesso si tratta di consorzi di tutela),che svolgono la funzione di garanti della provenienza o della qualità dei prodotti. I garanti,però, non devono compiere attività d’impresa in proprio, contrassegnando, cioè, propri prodottio servizi. I titolari dei marchi collettivi hanno la facoltà di concedere in uso ad imprenditoridiversi i segni distintivi in oggetto.

I regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, che devono prevedere norme di controllodella qualità e le relative sanzioni, devono essere necessariamente allegati alla domanda diregistrazione ed ogni eventuale modifica dev’essere comunicata all’Ufficio Italiano Brevetti(UIBM).

E’ importante segnalare la sanzione della decadenza del marchio collettivo in caso di un usoingannevole, dovuto alla mancanza degli opportuni controlli previsti nel regolamento d’uso.

Un marchio collettivo può consistere anche di segni o indicazioni che nel commercio possanoservire per designare la provenienza geografica dei prodotti e servizi. L’UIBM può rifiutare,con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano crearesituazioni di ingiustificato privilegio.

Anche per i marchi collettivi esiste la possibilità di utilizzare le medesime formule legalipreviste per il marchio “individuale” per la protezione in Europa: deposito di una domanda dimarchio collettivo internazionale; deposito di una domanda di marchio collettivo comunitario.

f) Denominazioni d’origine. Non devono essere confuse con il marchio collettivo, poiché la lorotutelabilità non dipende dalla registrazione, ma dall’emanazione di una specifica legge, chedefinisce tutte le caratteristiche qualitative che i relativi prodotti devono possedere.

Ancora differenti dalle denominazioni di origine sono le indicazioni di provenienza in cui, perdefinizione, l’indicazione geografica è utilizzata per segnalare il luogo di origine del prodotto,normalmente legato a caratteristiche qualitative particolari. La differenza tra quest’istituto equello sopra descritto è molto sottile, pertanto, si ritiene che, in mancanza di un atto legislativoo amministrativo, che definisca una località come denominazione d’origine, si è senz’altro inpresenza di un’indicazione di provenienza.

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18. TITOLARITÀ

Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo,nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o diimprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso

Quindi può ottenere una registrazione per marchio d’impresa:

a) un imprenditore (anche non commerciale);b) una società;c) enti della pubblica amministrazione, le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delleProvince e dei Comuni;d) chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nellaprestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne faccianouso con il suo consenso.

La registrazione del marchio è quindi svincolata sia dalla qualifica di imprenditore sia dall’attualitàdell’esercizio dell’impresa.

L'imprenditore straniero può essere titolare di un marchio italiano nei limiti del principio direciprocità, a condizione cioè che analoga opportunità sia ottenibile in quello Stato dall'operatoreitaliano.

Il titolare di un marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti oservizi e di vietarne l’uso da parte di terzi per prodotti o servizi identici o affini.

19. REQUISITI DI VALIDITÀ

La legge sui marchi (L.M.) indica agli articoli 16,17 e 18 i requisiti che consentono il godimentodelle privative di marchio: novità, liceità, verità e capacità distintiva.

19.1. Novità

L’art.16 L.M. stabilisce che non possono essere oggetto di brevettazione per marchio le diciture,denominazioni e rappresentazioni grafiche o di forma già note all’interno del mercato per prodotti oservizi identici o affini.

Il principio appena enunciato, in virtù del quale un segno è suscettibile di registrazione solo “senuovo”, prevede la nullità del marchio in assenza di tale requisito.

Va comunque menzionato a tal riguardo la possibilità di ottenere la convalida di un marchio,successivamente adottato, privo del requisito di novità. Lo scopo dell’istituto della convalida,comune a quello dell’usucapione e della prescrizione, è quello di sanare delle situazioni di fatto,ristabilendo una situazione di diritto, o meglio di certezza del diritto.

In buona sostanza, l’uso quinquennale di un segno distintivo invalido, tollerato dal titolare delmarchio anteriore attraverso un comportamento omissivo o di acquiescenza, sana il vizio di nullitàsu menzionato, precludendo ovviamente la relativa azione di nullità.

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E’ importante ricordare che, a differenza dei brevetti, il carattere della novità del marchio non èassoluto: vale a dire che può essere validamente registrato un marchio anche in presenza di unmarchio non registrato oppure decaduto.

19.2. Liceità

Secondo l’art.18 L.M. non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni contrarialla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, oppure costituiti da stemmi o segni protetti daconvenzioni internazionali.

E’ prevista anche la nullità del marchio nel caso di contrasto sopravvenuto del segno distintivo conla legge, l’ordine pubblico ed il buon costume.

19.3. Verità

Lo stesso articolo, inoltre, recita che non possono costituire oggetto di valida registrazione i segnidistintivi idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura osulla qualità dei prodotti o servizi.

L’esclusione dalla brevettabilità dei segni ingannevoli discende dalla valenza semantica dei marchie dalla loro relazione con i prodotti per i quali è richiesta la registrazione.

Con tale requisito s’intende evitare la registrazione di “parole, figure o segni contenenti indicazioninon veritiere sull’origine o sulla qualità dei prodotti o merci, o comunque atti a trarre in ingannonella scelta di questi ultimi (per esempio Scotchdrink per bevande prodotte in Italia con whiskyscozzese e soda).

19.4. Capacità distintiva

L’art.16 L.M. dispone che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tuttii nuovi segni purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi. In buona sostanza, il marchio, oltreche non confondibile con altri segni distintivi preesistenti, deve possedere una certa capacitàdistintiva.

Questo principio esclude dalla registrabilità:♦ i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;♦ i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da

indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono.

Il marchio, quindi, deve possedere anche una certa capacità distintiva e cioè, non deve consistere inuna parola, figura o segno di uso generale, una denominazione generica, un’indicazione meramentedescrittiva. Non dovrà trattarsi di vocaboli che costituiscano il nome generico di un determinato tipodi prodotto o che si configurano come la descrizione dell’individualità o qualità dello stesso.

Ne consegue che ciascun marchio, nella propria realtà commerciale, può essere dotato di unamaggiore (marchio forte) o minore (marchio debole) capacità distintiva, a seconda dell'originalitàdella propria composizione grafica o letterale.

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Marchi «deboli» e «forti»

I cosiddetti marchi espressivi, in altre parole quei segni il cui contenuto risulta molto vicino, peresempio, ad una qualità del prodotto contraddistinto sono stati qualificati in Giurisprudenza comedei marchi deboli. A questa particolare categoria appartengono in generale, tra gli altri, i marchidei prodotti farmaceutici, per i quali la proprietà distintiva, spesso legata alla composizione chimicao all’attività del farmaco, è ai limiti della percettibilità.

In posizione opposta ai marchi deboli si trovano i cosiddetti marchi forti, nei quali cioèl’originalità del segno sia particolarmente visibile o, secondo le più moderne tendenzeinterpretative, l’originalità si possa riscontrare nell’accostamento di una parola, anche comune, alprodotto contraddistinto.

La qualifica di marchio forte o debole comporta una diversa tutela, che va dalla protezione piùampia concessa al segno distintivo forte, contro contraffazioni o riproduzioni anche notevoli, ad unadifesa più limitata di quello debole, che preclude in pratica solo la riproduzione integrale delmarchio.

Ne risulta il fenomeno della “graduabilità” della capacità distintiva, che comportaconseguenze di notevole importanza.

Da una parte, infatti, tale graduabilità ha effetto al momento della registrazione del marchio, al finedi riconoscere o no una validità giuridica al segno, e che può anche tradursi in un rifiuto dellaconcessione della registrazione di un marchio per mancanza del requisito della capacità distintiva.

Dall’altra, invece, essa comporta che le valutazioni dell’esistenza o meno della capacità distintivapossano essere condotte in un momento successivo alla registrazione, attenendo specificatamente lecondizioni di vitalità del segno anche in tempi successivi alla sua affermazione.

Si può giungere, quindi alla conseguenza estrema della cosiddetta “volgarizzazione”, ovverosia allasituazione in cui un marchio validamente costituitosi e, in un primo tempo, perfettamente idoneo acontraddistinguere il prodotto, divenga poi successivamente, a causa di mutamenti della realtàcommerciale in cui opera, inidoneo ad esplicare adeguatamente la sua funzione descrittiva, perchél’espressione che lo compone è divenuta denominazione generica del prodotto.

20. MARCHIO DI FATTO

I fatti costitutivi del diritto di marchio sono la registrazione o l’uso.

Ai sensi dell’ordinamento vigente, non esistendo l’obbligo della registrazione di un marchio,l’imprenditore ha la facoltà di non registrare il proprio segno distintivo, dando così origine alcosiddetto marchio di fatto.

L’uso, come fatto costitutivo del marchio non registrato, si verifica con la semplice apposizione delsegno su prodotti o merci circolanti nel territorio dello Stato oppure con una sua utilizzazione in unacampagna pubblicitaria, le cui dimensioni facciano presupporre una prossima commercializzazionedel prodotto.

Al fine di delimitare la protezione legale accordata al segno (che a differenza del marchio registratonon è presunta per tutto il territorio nazionale) la portata di tale uso dovrà essere accertata comelocale o generale.

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Il marchio di fatto non gode, quindi, delle presunzioni di validità e delle garanzie processuali legatealla registrazione.

21. REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

21.1. La domanda

I diritti esclusivi di utilizzazione di un marchio sono conferiti con la registrazione. Gli effetti di taleregistrazione decorrono dalla data di deposito della domanda e durano dieci anni.

La domanda di registrazione di marchio deve essere depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti eMarchi (UIBM) del Ministero dell'Industria o presso le Camere di Commercio.

Il deposito, relativo ad un singolo marchio, deve essere presentato dal titolare del marchio o da unsuo mandatario utilizzando una precisa modulistica.

Nella domanda devono essere indicati:

♦ cognome, nome ed indirizzo del titolare del marchio;♦ cognome, nome ed indirizzo del suo eventuale mandatario;♦ in caso di marchio figurativo, l’esemplare del marchio, apposto nello spazio previsto

accompagnato dalla descrizione verbale e dall’eventuale rivendicazione dei colori. In caso dimarchio verbale è riportata la semplice denominazione;

♦ i prodotti o i servizi ai quali il marchio si riferisce sulla base della classificazione internazionale.

Per i marchi collettivi è necessaria la presentazione del regolamento concernente l'uso del marchio, icontrolli previsti e le relative sanzioni.

I documenti non in lingua italiana, tranne quelli in lingua francese, devono essere tradotti. Taleeventualità riguarda i depositi basati, ai sensi della Convenzione di Parigi, su una precedentedomanda depositata entro i sei mesi precedenti in uno dei Paesi aderenti alla menzionataConvenzione (priorità).

Qualora sia fatta tale rivendicazione, nella domanda deve essere indicata:♦ la data;♦ il numero di deposito o di registrazione;♦ la copia autentica della domanda o registrazione di base♦ la relativa traduzione in italiano.

Una domanda rivendicante la priorità può essere richiesta facendo decorrere i termini della stessadalla data di presentazione del marchio in un'esposizione o fiera nazionale o internazionale, secondoil principio di reciprocità. Tal esposizione, comunque, deve essere intervenuta nei sei mesiantecedenti la data di deposito della domanda di registrazione.

Nella relativa domanda dovranno essere indicati la data della manifestazione e la data dellaesposizione del prodotto. Inoltre occorrerà allegare:♦ certificato legalizzato contenente il nominativo dell'espositore;♦ la documentazione attestante il trasferimento del diritto se il depositante non è colui che, di

fatto, esponeva;♦ la descrizione del marchio.

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21.2. Procedura di concessione e ricorsi

Una volta completata la domanda di registrazione del marchio secondo le modalità ed i requisiti dicui sopra, e depositata presso gli uffici competenti, l’UIBM ne valuta innanzi tutto la regolaritàformale.

In caso di irregolarità od omissioni la domanda viene dichiarata irricevibile, con provvedimentoimpugnabile entro 30 giorni dalla comunicazione davanti alla Commissione dei Ricorsi.

Laddove i requisiti formali fossero stati rispettati, l’UIBM prosegue in un’indagine di tiposostanziale, per accertare la presenza dei requisiti stabiliti dalla legge, ed in particolare:♦ la liceità;♦ l’originalità;♦ la veridicità.

Ma controlla anche:♦ che non si sia in presenza di stemmi o segni proibiti dalle Convenzioni Internazionali;♦ che il marchio non sia descrittivo o costituito da denominazioni geografiche;♦ che non sia costituito da nomi o ritratti altrui in violazione delle relative disposizioni di legge.

L’UIBM non può tuttavia giudicare in merito alle seguenti condizioni:

♦ se il marchio leda i diritti altrui su invenzioni o opere dell’ingegno;♦ sul divieto di inserire nel marchio la ditta, l’insegna o la sigla altrui;♦ in ordine al requisito di novità.

In relazione a tali ultimi divieti si è però sostenuto in dottrina che l’UIBM possa non concedere laregistrazione qualora, per propria conoscenza, rilevi la mancanza di uno dei requisiti citati.

Nel caso di esito negativo dell’esame, l’UIBM deve darne immediata comunicazione al titolare,fissando un termine, prorogabile al massimo di altri sei mesi, entro il quale l’interessato devefornire una risposta.

Qualora le posizioni delle parti dovessero rimanere inalterate, il richiedente ha la facoltà dipresentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi, entro 30 giorni dalla comunicazione negativadefinitiva. Il parere della Commissione, che viene espresso in una sentenza motivata, è vincolanteper l’UIBM, che dovrà adeguarsi al suo contenuto. In mancanza di ottemperanza è possibilepresentare ricorso al Consiglio di Stato.

Qualora, invece, la Commissione dei Ricorsi respingesse il ricorso, è possibile impugnare taledecisione presso la Corte di Cassazione che, nel caso concordi con l’impugnativa, delineerà iprincipi cui dovrà attenersi la Commissione nel riesame del ricorso. La decisione finale espressadalla Commissione dei Ricorsi in tale ultima eventualità non sarà vincolante per l’UIBM, che potràancora opporsi alla registrazione. Peraltro, nel caso di inottemperanza il richiedente potrà adire ilConsiglio di Stato che, a sua volta, potrà ordinare all’UIBM di concedere la registrazione.

Qualora viceversa la domanda di registrazione soddisfacesse tutti i requisiti formali e sostanziali,l’UIBM provvederà a rilasciare un attestato, contrassegnato con un numero progressivo, edovrebbero procedere alla pubblicazione sul Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi(che però non è più pubblicato da tempo).

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21.3. Il Protocollo di Madrid sulla registrazione Internazionale dei marchi

Il Decreto legislativo 8 Ottobre 1999 N. 447 dal titolo “Disposizioni in materia di marchi d’impresaper l’applicazione del Protocollo di Madrid sulla registrazione Internazionale dei marchi",pubblicato il 1° dicembre 1999, introduce delle importanti novità alla legislazione nazionalevigente, e nella regolamentazione relativa ai marchi d’impresa.

In sostanza introduce delle nuove regole in merito, non solo all’ammissibilità in Italiadell’intervento di terzi nella procedura di registrazione marchi e davanti alla Commissione deiRicorsi, ma anche riguardo alla possibilità di esperire un’azione amministrativa di Opposizione peril titolare di diritti anteriori di marchio.Un’ulteriore novità che è stata introdotta consiste nell’equiparazione dei marchi internazionali,designanti l’Italia, ai marchi nazionali per quanto riguarda i requisiti di registrabilità. Questo sitraduce nella possibilità da una parte per l’UIBM di esaminare anche tali marchi (al pari di quellinazionali) e dall’altra per le imprese di reagire a livello amministrativo senza adire le più onerosevie legali.

Tra le novità normative più rilevanti, senza potere in questa sede approfondire, vanno segnalati:♦ i termini per la presentazione di osservazioni ed opposizioni ai marchi internazionali;♦ il regime dei rifiuti provvisori;♦ la procedura per depositare deduzioni per il titolare di un marchio oggetto di rifiuto provvisorio;♦ il regime dei rifiuti definitivi;♦ le condizioni per l’ottenimento della conversione di un marchio internazionale (designante

l’Italia) in un marchio nazionale.

Un approfondimento particolare va fatto in merito alle nuove fattispecie relative al deposito delleosservazioni ed alla procedura di opposizione .

Sulla base di tal emendamento entro sessanta giorni dalla pubblicazione di una domanda di marchioqualunque interessato (il quale, anche a seguito dell’esperimento di tale procedura non assume laposizione di parte) può inoltrare all’UIBM delle osservazioni scritte, limitate ai motivi di rigettod’ufficio con l’esclusione di quelli inerenti il difetto di novità. Le osservazioni depositate pressoUIBM sono poi comunicate al titolare della domanda, il quale ha a disposizione trenta giorni perreplicare tramite deduzioni.

La nuova procedura di opposizione è probabilmente la più importante, dal momento che introducela possibilità per il titolare di un marchio preesistente (il licenziatario esclusivo, nonché i soggettilegittimati di cui all’art.21 L.M.) di presentare, entro tre mesi dalla pubblicazione di una domandadi marchio sul “Bollettino (n.b. telematico) dei brevetti per invenzioni e modelli e sui marchi”,un’opposizione scritta, motivata e documentata, per far valere quelli che secondo lui sono degliimpedimenti alla registrazione del nuovo marchio.

Il titolare della domanda, ricevuta la comunicazione dell’opposizione può, entro i successivi trentagiorni, replicare presentando le proprie deduzioni ed eccezioni.

Vanno menzionati a tal riguardo:1) l’impugnabilità davanti alla Commissione Ricorsi del provvedimento che respinge o dichiara

inammissibile un’opposizione (analogamente a quanto avviene per l’impugnabilità delprovvedimento che rifiuta parzialmente o totalmente la registrazione di una domanda) entrotrenta giorni dalla comunicazione di tale decisione;

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2) le varie cause di estinzione della procedura di opposizione: dichiarazione di nullità/decadenzadel marchio (con sentenza passata in giudicato), ritiro dell’opposizione; decisione di rigettodefinitivo (o ritiro) della domanda, difetto di legittimazione nella presentazione diun’opposizione;

3) le disposizioni finali e transitorie del decreto, le quali (a seguito dell’introduzione della nuovaprocedura di opposizione), emendando la Legge Invenzioni, rivedono la composizione dellaCommissione Ricorsi (scomposta ora in due sezioni e costituita non più da quattro ma da ottomembri, oltre a Presidente e Vicepresidente).

Un’ulteriore modifica apportata dal decreto legislativo, non certo meno importante, individua, qualeunico soggetto legittimato a proporre l’azione per l’ottenimento della dichiarazione di nullità odecadenza di un marchio, il titolare di preesistenti privative (escludendo da tale reazione “chiunquevi abbia interesse”).

21.4. Rinnovo

La domanda di rinnovo deve essere presentata entro la scadenza, dieci anni dal giorno della primapresentazione (e comunque fino a sei mesi dopo tale periodo, dietro pagamento di una penale).Nella domanda occorre indicare:a) il numero di registrazione;b) la data di scadenza della precedente registrazione;c) i numeri di eventuali precedenti registrazioni.

L'UIBM, una volta ricevuta la domanda, che non dovrà contenere mutamenti sostanziali in meritoagli elementi distintivi del marchio, provvede al rilascio dell’inerente attestato.

21.5. Cause di estinzione

Cause di estinzione del diritto di marchio sono le seguenti:a) la scadenza del termine decennale previsto, non seguito dal deposito di una domanda di rinnovo;b) la rinuncia del titolare;c) la sopravvenuta contrarietà del segno alla legge, l'ordine pubblico o il buon costume;d) la volgarizzazione;e) l'omissione dei controlli in tema di marchi collettivi;f) la decadenza per mancato uso, prevista per il caso in cui il marchio non sia stato oggetto di un

uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione, o se tale utilizzazione è stata sospesa per unperiodo ininterrotto di cinque anni.

21.6. Cause di nullità

Il marchio è nullo:a) se manca uno dei requisiti previsti dall'art.16 o sussista uno degli impedimenti previsti

dall'art.17;b) se in contrasto con il disposto dell'art.18 e dell'art.22, comma 2;c) se in contrasto con il disposto dell'art.21;d) nel caso dell'art.25, comma 3, lettera b.

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22. CIRCOLAZIONE E CONTITOLARITÀ

Contrariamente a quanto avveniva sotto la normativa precedente, attualmente la circolazione delmarchio ora è libera, vale a dire del tutto svincolata dalla cessione dell’azienda o di un ramo diquesta. E’ un’ulteriore affermazione che il marchio ha acquisito ormai il carattere di beneautonomo.

Il marchio può essere trasferito per la totalità dei prodotti o servizi per cui è stato registrato o soloper una parte di essi, a condizione che dal trasferimento parziale non derivi un inganno per ilpubblico, cioè a condizione che i prodotti o servizi presentino gli stessi caratteri che hannodeterminato le scelte dei consumatori verso i prodotti o servizi precedenti.

Il titolare provvede al trasferimento dei diritti inerenti le registrazioni di marchio essenzialmenteattraverso i contratti di cessione e licenza (quest’ultimo non è soggetto a registrazione). Ulterioricontratti concernenti la circolazione di tali privative vanno considerati: la costituzione di usufrutto,il conferimento in società, l'eredità e gli atti di esecuzione individuale o concorsuale. I citaticontratti sono soggetti a registrazione tramite nota di trascrizione.

22.1. Nota di trascrizione

La trascrizione in esame ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, in quanto la sua funzione èquella di rendere legalmente note le annotazioni inserite nel Registro.

L'atto di trascrizione è costituito da:a) una domanda in carta bollata in duplice originale contenente:- le generalità del trasferente e del suo eventuale rappresentante;- le generalità del registrante;- il numero e la data di registrazione del marchio;- la giustificazione del trasferimento;b) un verbale di trascrizione;c) una lettera d'incarico (se si agisce tramite mandatario);d) l'attestazione del versamento, eseguito con bollettino sul c/c postale n. 82618000, intestato

all'Ufficio registro tasse concessioni di Roma;e) un eventuale atto di cessione autenticato da notaio e registrato presso l'Ufficio del Registro, se si

e in presenza di una cessione; o un certificato storico della società ottenuto presso la Camera dicommercio in caso di fusione.

In presenza di documenti non redatti in lingua italiana è necessaria la loro traduzione con relativaautentica dell'Autorità diplomatica o consolare.

22.2. Contratti di cessione e licenza

Sulla base della disciplina in vigore, che non pone vincoli alla libera trasferibilità dei marchi, ilcontratto di cessione è definito come lo strumento tramite il quale il concedente, titolare delmarchio, può trasferire al cessionario, a titolo definitivo ed esclusivo, diritti inerenti privative.

Differente dal contratto di cessione è il contratto di licenza, tramite il quale il licenziante (il qualecontinua a mantenere la titolarità sulle privative) autorizza a titolo esclusivo (o non esclusivo) illicenziatario all’utilizzazione di tale segno distintivo.

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22.3. Istanza di annotazione

Tramite l’istanza di annotazione è assoggettata ad un regime di pubblicità qualsiasi notizia inerentela denominazione o indirizzo della società.

Questo atto è composto da:a) una domanda in bollo, con relativa copia, nella quale vanno inserite le medesime indicazioni

previste per la trascrizione;b) un verbale delle «varie»;c) una lettera d'incarico, se è presente un mandatario;d) l'attestazione del versamento della tassa relativa all'Ufficio registro tasse concessioni di Roma;e) i documenti inerenti l'oggetto che si intende annotare.

23. MARCHIO INTERNAZIONALE

L'Accordo di Madrid ha introdotto la procedura della registrazione internazionale dei marchi.

Questa procedura permette di proteggere un marchio in uno o più dei Paesi aderenti a tale Accordo,tramite un singolo deposito, compilato in una sola lingua, e presso un unico ente: l’OrganizzazioneMondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI).

I Paesi ad oggi aderenti all'Accordo sono i seguenti: Albania, Algeria, Armenia, Austria,Azerbajian, Benelux, Bulgaria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Cina, Cuba, Egitto, Francia,Italia, Kenya, Lesotho, Croazia, Slovenia, Ucraina, Kazahstan, Lettonia, Liberia, Liechtenstein,Marocco, Mozambico, Portogallo, Principato di Monaco, Germania, Repubblica PopolareDemocratica di Corea, Romania, Sierra Leone, Spagna, Sudan, Svizzera, Swaziland, Ungheria,Federazione Russa, Bielorussia, Repubblica Mongola, Vietnam, Macedonia, Moldavia,Tadzhikistan, Uzbekistan, Bosnia-Erzegovina, Kirgizistan, Jugoslavia, Polonia e San Marino.

23.1. Procedura di registrazione

Il marchio internazionale poggia su una domanda di marchio nazionale. Prima di procedere aldeposito di una domanda di marchio internazionale, pertanto, per i cittadini italiani occorre esseretitolari di una domanda di marchio italiano.

La domanda di registrazione internazionale va presentata all'ufficio dell'OMPI con sede a Ginevra,tramite l'Amministrazione nazionale del richiedente (in Italia tramite l'UIBM).

Sono necessari i seguenti documenti:a) modulo di domanda MI/1 redatto in triplice originale indicante:- le generalità del richiedente;- le generalità dell'eventuale mandatario;- il numero e le date del deposito nazionale di base e, se avvenuto entro i sei mesi precedenti,

l'indicazione di rivendicazione della priorità;- un esemplare del marchio per ogni modulo, da applicarsi nell'apposito spazio (identico alla

domanda di base);- la descrizione dei prodotti rivendicati, secondo l'identica formulazione utilizzata nella domanda

di base;- la designazione dei Paesi di interesse;- l'indicazione della modalità di pagamento prescelta;- l'ammontare totale delle tasse secondo le classi di prodotti e i Paesi rivendicati;

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b) una domanda in carta bollata con la quale, una volta indicate le generalità del richiedente edell'eventuale mandatario, si chiede al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianatola registrazione internazionale del marchio ivi citato, per i prodotti e i Paesi d'interesse;

c) un verbale di deposito;d) una lettera d'incarico;e) l'attestato del versamento con bollettino intestato all'Ufficio registro tasse e concessioni di

Roma.

L’OMPI, a seguito dell’inoltro della domanda, assegna al marchio un numero di registrazione,mentre la procedura di concessione è invece assoggettata alle modalità previste da ogni singoloStato designato.

I rifiuti di registrazione, per i quali è prevista la replica, devono essere comunicati all’OMPI entro12 mesi dalla data di registrazione internazionale. In assenza di tali rifiuti la protezione del marchiosi intende accettata, salvo eventuali procedure di nullità o decadenza presentate davanti alle autoritànazionali competenti.

24. MARCHIO COMUNITARIO

Il regolamento Ce 40/94 del 20 dicembre 1993, modificato in parte del regolamento n. 3288/94 del22 dicembre 1994, ed ufficialmente operativo dal 1° aprile 1996, ha istituito il Marchiocomunitario.

L’Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI), con sede ad Alicante (Spagna), èl'ufficio atto a ricevere le domande di marchi comunitari e a rilasciare l’inerente concessione.

Le lingue ufficiali previste per l’adozione di tale strumento di deposito sono italiano, inglese,francese, tedesco e spagnolo.

Con un marchio comunitario è possibile ottenere la protezione legale di un segno distintivo,per dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, automaticamente in tutti iquindici Paesi aderenti all’Unione Europea (UE), mediante il deposito di un'unica domanda.

Di tale procedura vanno evidenziati alcuni rischi. Secondo il regolamento attualmente vigente,infatti, se a seguito dell’esame la domanda di marchio non fosse accettata per qualunque motivo (adesempio la preesistenza di un marchio nazionale in uno dei Paesi aderenti), quest’ultima sarebberigettata per tutti i paesi dell’UE ed il titolare del marchio sarebbe costretto ad attivare unaprocedura di conversione, vale a dire a presentare delle singole domande in ciascun paese con unevidente incremento dei costi.

Per la titolarità del marchio Comunitario, va inoltre, segnalata l’assenza di limitazioni dicittadinanza, residenza o eventuale sede della società in ambito UE, in quanto estesa alla totalità deisoggetti interessati.

25. PRIORITÀ DI DEPOSITI EFFETTUATI ALL'ESTERO

Il titolare di una domanda nazionale può estendere all’estero la propria richiesta di registrazionerivendicando la priorità, e cioè facendo decorrere i propri diritti dalla data di deposito delladomanda italiana, nel rispetto del limite temporale di sei mesi.

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Tale rivendicazione è valida sia ai fini di un'estensione all'estero, in uno dei Paesi aderenti allaConvenzione di Unione di Parigi, sia ai fini di una registrazione internazionale o di un marchiocomunitario.

Il titolare, in presenza di tale richiesta, dovrà pertanto allegare alla domanda:♦ un documento bollato contenente la riproduzione del marchio (identico a quello del precedente

deposito);♦ l'elenco dei prodotti;♦ le generalità del richiedente;♦ la data e il numero di deposito o registrazione.

26. LA TUTELA GIUDIZIARIA DI MARCHI E BREVETTI

26.1. L'azione di contraffazione

L’azione giudiziaria a tutela dei marchi viene definita “azione di contraffazione”; dal momento che,appunto, per contraffazione si intende violazione, da parte di terzi, dei diritti esclusivi su tali segnidistintivi.

Se il marchio è stato registrato in Italia, legittimati alla inerente proposizione dinanzi all’Autoritàgiudiziaria Italiana (cui spetta la giurisdizione, indipendentemente da cittadinanza, domicilio oresidenza delle parti) sono: il titolare del marchio ed il suo licenziatario esclusivo (generalmente siammette l’intervento del licenziatario non esclusivo, o del distributore, nel giudizio già promossodal titolare).

L'azione giudiziaria va promossa contro gli autori del comportamento illecito: fabbricante (che haapposto il marchio), rivenditore, eventuale licenziatario.

Il titolare del marchio (ed il licenziatario) hanno la legittimazione attiva ad agire anche nel caso incui il segno distintivo, oggetto della domanda, non sia stato ancora registrato. Però, siccome ilrilascio della registrazione costituisce una condizione necessaria per l'emissione della sentenza, èpossibile fare istanza all'UIBM per accelerare l'iter di registrazione, allegando l'atto introduttivo digiudizio.

Esempi di uso illecito del marchio:a) l'utilizzazione del marchio altrui in funzione ornamentale o nell'ambito della cosiddetta

pubblicità «per agganciamento»;b) l'utilizzazione del segno nella corrispondenza;c) l’apposizione del segno altrui su prodotti destinati all'esportazione.

Quanto alla competenza va detto che essa appartiene al giudice del domicilio del convenuto. Ma sequest’ultimo non abbia residenza, dimora o domicilio, spetta al giudice del domicilio dell’attore; ese questi non abbia domicilio, residenza o dimora in Italia, al giudice del foro di Roma.

In alternativa a tale impostazione, la legge prevede la competenza del giudice del luogo in cui si èverificata la contraffazione, dove cioè i prodotti e/o servizi del produttore, recanti il marchiocontraffatto, sono stati messi in vendita dal distributore o rivenditore, o comunque, reclamizzati (cd.fenomeno del forum shopping, o competenza diffusa a tutti i fori del Paese).

Una copia dell’atto di citazione deve essere comunicata (prima della decisione), a cura dell’attore,all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; in caso contrario la causa instaurata dovrà ritenersi

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improcedibile (non essendo state previste a tal proposito ulteriori sanzioni).

26.2. Le misure cautelari

L’azione in esame può essere preceduta dalle misure cautelari previste: descrizione, sequestro,inibitoria.

Lo scopo di tali provvedimenti, quali strumenti anticipatori della decisione finale, è strettamenteconnessa alle lungaggini processuali, e dunque al tempo necessario a far valere in via ordinaria ildiritto leso.

Le misure individuate dagli articoli citati non sono applicabili al caso del marchio di fatto, per ilquale è previsto il provvedimento di cui all'art.700 del codice di procedura civile.

a) La descrizione , assimilabile all’accertamento tecnico preventivo, è rivolta all’acquisizione dellaprova della contraffazione. Essa può riguardare gli oggetti (anche di terzi, provenienti dalcontraffattore, e non per uso personale), gli strumenti necessari per la loro produzione, ulteriorielementi di prova.

Tale misura cautelare è generalmente ammessa nei casi di prodotti non ancora in vendita, inun’esposizione, e di valore tale da renderne gravoso l’acquisto, e viene svolta, entro 30 giorni dallapronuncia, dall’ufficiale giudiziario, con l’ausilio di periti e mezzi tecnici.

La descrizione (prima dell’instaurazione del giudizio di merito) va richiesta al giudice competentedella causa di merito, il quale provvede, previa o meno comparizione delle parti, dopo averaccertato la sussistenza del fumus bonus iuris e periculum in mora.

Il decreto (o l’ordinanza) del giudice, col quale viene disposta la descrizione, fissa il termineperentorio di 30 giorni per l’instaurazione del giudizio di merito; in caso di mancato inizio delgiudizio, il provvedimento ottenuto perde efficacia. Inoltre, la descrizione su oggetti di terzi perdeefficacia, qualora non vengano notificati verbale, ricorso e provvedimento entro 30 giorni decorrentidall’avvenuto completamento della stessa.

b) Il sequestro, è anch’esso rivolto all’acquisizione della prova della contraffazione analogamentealla descrizione.

Può riguardare gli oggetti (anche di terzi, provenienti dal contraffattore, e non per uso personale),gli strumenti necessari per la loro produzione, ulteriori elementi di prova. E’ eseguito dall’Ufficialegiudiziario entro 30 giorni dalla pronuncia e va richiesto al giudice competente per il merito.

L’ordinanza di accoglimento dell’istanza fissa il termine perentorio di 30 giorni per l’instaurazionedel giudizio di merito, dietro il versamento di una cauzione; in caso di mancato inizio del giudizio,il provvedimento ottenuto perde efficacia.

Anche per il sequestro su oggetti di terzi è previsto un onere di notifica del verbale, ricorso eprovvedimento analogamente a quanto avviene per la descrizione.

c) L’inibitoria cautelare può essere richiesta prima o durante il giudizio di merito, allo scopodi bloccare (inibire appunto) la fabbricazione, il commercio, l’uso di prodotti o servizi recanti ilmarchio contraffatto. La competenza e la procedura inerente tale misura cautelare è identica aquella della descrizione e del sequestro.

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26.3 Le sanzioni

Ritornando all’azione di contraffazione, dobbiamo introdurre le principali sanzioni, previste dallalegge, in caso di accertamento della lesione delle privative del titolare: l’inibitoria ed il risarcimentodel danno (oltre ovviamente alla distruzione “delle parole, figure o segni con i quali talecontraffazione o lesione è stata commessa”, del prodotto, dei mezzi necessari per l’inerenteproduzione, la pubblicazione sui giornali della sentenza o dispositivo).

a) L’inibitoria, la quale non prende in considerazione il dolo o la colpa del contraffattore, consistenell’ordine di cessare (o non riprendere, qualora interrotto) il comportamento lesivo degli altruidiritti; l’inosservanza di tale provvedimento è ulteriormente sanzionato dal codice penale edall’eventuale fissazione di una “somma dovuta per ogni violazione o inosservanza futura”

f) Il risarcimento dei danni è, invece, subordinato alla presenza della colpa o del dolo, presenzache dovrebbe essere appunto provata dall’attore, nonostante la mediazione della presunzione dicolpa generalmente ammessa, e scaturente dal regime di pubblicità dei marchiregistrati.Difficile da individuare è invece il danno derivante dalla contraffazione: in caso didiretta concorrenza con i prodotti del contraffattore esso dovrebbe consistere, secondol’orientamento prevalente, nel mancato utile del titolare per le mancate vendite, riscontrabilesulla base dell’utile realizzato dal contraffattore (verificabile dalle scritture contabili), o secondouna cifra equivalente ad un canone di licenza (royalty).Più ardua diviene l’applicazione di tali principi nel caso di prodotti affini e proprio in virtù ditali difficoltà la legge marchi prevede la possibilità di una liquidazione del danno in viaequitativa.

Come accennato, sanzioni accessorie possono essere:c) ordine di distruzione, solo per marchi registrati e può applicarsi anche a beni di terzi;d) pubblicazione della sentenza;e) condanna in futuro, possibile solo per i marchi registrati. Si tratta di una somma dovuta dal

soccombente per ogni successiva ripetizione dell'illecito o per ogni ritardo nella cessazionedell'attività illecita.

Il giudice penale, a sua volta, può applicare le disposizioni del codice penale.

27. ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI MARCHI

Disciplina Civilistica.

Il quadro normativo di riferimento contenuto negli articoli del codice civile 2423 e 2423 bis,chiarisce inizialmente i principi base di redazione del bilancio ed i criteri di valutazione dautilizzare nella stima delle sue poste.

Il principio generale relativo alla redazione del bilancio è che questo sia compilato in modo chiaro.Per tale ragione, a seguito del recepimento della IV Direttiva C.E. in tema di bilanci d’esercizio, èstato adottato, in via uniforme, per la presentazione del documento, il cd. “Prospetto redatto con ilMetodo Scalare”.

Il principio generale della valutazione delle poste di bilancio (una delle poste da valutare è quellarelativa alla proprietà industriale) è quello della prudenza. Secondo tale criterio le poste devonoessere iscritte al minor valore tra quelli derivanti dall’applicazione dei criteri valutativi.

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I valori di bilancio riguardanti i beni di proprietà industriale devono essere iscritti nella sezioneAttivo dello Stato Patrimoniale tra le Immobilizzazioni Immateriali alle voci “diritti di brevettoindustriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” e “concessioni, licenze, marchi ed altridiritti simili” art.2424 lett. B). Il Codice Civile all’articolo 2426 ci indica che le immobilizzazioniimmateriali, al pari di quelle materiali, devono essere valutate al costo.

Ciò pone molteplici problemi di natura interpretativa in relazione a quale tipo di costo debba esserepreso in considerazione nella valutazione dei diritti di brevetto e di marchio.

La dottrina dominante suggerisce di iscrivere in Bilancio tra le Attività dello Stato Patrimoniale unvalore derivante dal rapporto tra due distinti criteri di valutazione: criterio del costo storicorivalutato e criterio della royalty attualizzata in modo da ottenere un valore di valutazioneprudenziale.

Per quanto attiene l’iscrizione del valore di Ammortamento nel Conto economico tra i costi diesercizio questo deve prudenzialmente derivare dall’effettivo utilizzo che del bene si è fatto tenendoconto della vita economica del bene stesso (Art.2426 n. 2) C.c.

Disciplina Fiscale.

La valutazione di un bene immateriale viene considerata anche ai fini della normativa fiscale.

Ai sensi dell’articolo 85 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito i proventi derivanti dallacessione di beni di proprietà industriale rientrano fra i redditi di impresa se l’attività principaledell’impresa sia quella della predisposizione e vendita di brevetti o marchi.

Se questa non fosse la principale attività dell’impresa si entrerebbe nel caso dei redditi diversiassimilabili a plusvalenze.

Una norma particolare viene qui dettata in tema di ammortamenti dei cespiti derivanti da beni diproprietà industriale. L’ammortamento è, infatti, ammesso per un valore non superiore ad un terzodel costo di acquisto o di generazione del bene.

Tale norma sottolinea in modo più marcato la differenza sussistente tra la disciplina civilistica e ladisciplina fiscale del bilancio.

Ai fini IVA le cessioni di beni di proprietà industriale ricadono nell’ambito di applicazionedell’imposta se effettuate, come avviene per tutti gli altri beni sul territorio nazionale.

28. CONCLUSIONI

La tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale è diventato uno dei compiti di maggior rilievo dellanuova Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization – WTO), la cuiistituzione è stata sancita da nuove norme a conclusione dei negoziati di Marrakech dell’AccordoGATT.

La protezione a livello internazionale dei risultati connessi alla tecnologia utilizzata, alla creativitàed all’inventiva è un fattore cruciale per la competitività delle imprese nel commercio nell’ambitodell’economia mondiale.

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I cosiddetti “Intellectual Property Rights” sono i nuovi strumenti della penetrazione sui mercatiesteri e la loro tutela è al centro dei rapporti commerciali internazionali e diplomatici

La WTO suindicata svolge in particolare le seguenti funzioni:♦ emanazione di norme che regolano il commercio e i servizi commerciali.♦ regolazione degli accordi sulla proprietà intellettuale, sotto l'aspetto commerciale (Accordo

TRIPs).♦ rafforzamento del meccanismo di definizione e risoluzione delle controversie.

L’Accordo TRIPs disciplina le aree dei diritti di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, indicazionigeografiche, diritto d’autore, disegni industriali, progetti dei circuiti integrati, informazioniriservate, diritti dei paesi confinanti), svolgendo in particolare le seguenti funzioni:♦ fissazione di standards minimi di tutela per i Paesi membri;♦ definizione dei diritti garantiti da questa protezione;♦ determinazione delle possibili eccezioni all’applicazione delle norme.

Nel nuovo contesto internazionale è necessario che i brevetti e i marchi diventino unacomponente essenziale della cultura aziendale.

A tal scopo riteniamo consigliabile suggerire alle aziende di operare, quando non abbiano unastruttura interna, utilizzando servizi brevettuali esterni con una vasta e collauda esperienza, comepure le strutture messe a disposizione dalle Camere di Commercio.

Le aziende dovrebbero, inoltre, organizzarsi anche dal punto di vista della documentazionebrevettuale, al fine di disporre di un’efficiente aggiornamento scientifico, di controllare l’attivitàbrevettuale dei concorrenti e di essere in grado di presentare opposizioni a brevetti di terzi. Questoattualmente è possibile anche per mezzo delle Banche dati, che operano presso i Centri PIP delleCamere di Commercio di Lucca.

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29. Legislazione

29.1. Legislazione nazionale in materia di marchi d’impresa• Codice CivileArt.2569 c.c. - diritto di esclusivitàArt.2570 c.c. - marchi collettiviArt.2571 c.c. – preusoArt.2572 c.c. - divieto di soppressione del marchioArt.2573 c.c. - Trasferimento del marchioArt.2574 c.c. - Leggi speciali• Codice PenaleArt.343 c.p. - contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali.Art.474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsiArt.475 c.p. - Pena accessoriaArt.514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionaliArt.515 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuineArt.517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

♦ 21 Giugno 1942, n. 929Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi d’impresa, revisionato e modificato conD.lgs. 4 Dicembre 1992, n. 480.

♦ DPR 8 Maggio 1948, n. 795Testo delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati

♦ DPR 30 Giugno 1972, n. 540Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioniindustriali, modelli e marchi.

♦ 25 Settembre 1972Determinazione degli uffici presso i quali devono essere depositate le domande ed idocumenti concernenti brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

♦ 22 Febbraio 1973Regolamento di esecuzione del DPR 30 Giugno 1972, n. 540, in materia di brevetti perinvenzioni, modelli e marchi d’impresa, revisionato con D.M. 20 Febbraio 1980.

♦ 19 Luglio 1989, n. 320Regolamento concernente modificazioni al D.M. 22 Febbraio 1973, relativo alle modalità di

presentazione e verbalizzazione delle domande per invenzioni industriali, modelli di utilità edisegni industriali e ornamentali e marchi nazionali.

♦ D.Lgs. 4 Dicembre 1992, n. 480Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio Direttivo del 21 Dicembre 1998,recante il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.


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29.2. Le principali Convenzioni internazionali

♦ Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 14 Aprile 1891)

♦ Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee sul marchio comunitario (20 Dicembre1993)

♦ Accordo TRIPs sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale legati al commercio(Marrakech 15 Aprile 1994).

Ringraziamento:

la CCIAA di Lucca ringrazia vivamente per la realizzazione di questa Guida la società Notarbartolo & Gervasi Spa ,una delle più qualificate società europee di consulenza in materia di proprietà intellettuale.Essa opera con più di 40 professionisti nelle sedi di Milano, Firenze, Roma e Padova.Un particolare ringraziamento va anche ai funzionari camerali dr. Francesco Fenudi e dr. Maido Niccolai, che hannocurato la pubblicazione.

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