Director: Alberto Alonso Ureba laleYpdfs.wke.es/9/1/6/3/pd0000099163.pdf · 2014-06-03 · José...

mercantil

c o l e c c i ó n M e r c a n t i l

laleYreViSta JUrÍDica De la eMPreSa Y De loS neGocioS

EN LA WEBlas 10 claves de la ley 3/2014,

que modifica el texto refundido de la ley para la Defensa de los

consumidores y Usuarios

EMPRESA Y EMPRESARIOla efectividad de la limitación

de responsabilidad del emprendedor de responsabilidad

limitada dentro del concurso

SOCIEDADESlas remuneraciones de

los consejeros en las sociedades cotizadas

españolas

«LA IRRuPCIóN DEL

“EMPRENDEDOR” EN EL DEREChO

MERCANtIL»

Director: Alberto Alonso Ureba

edición electrónica: laleymercantil.laley.es NÚMERO 2 MaYo De 2014

la leYmercantil

Coordinación Sección Empresa y Empresario

Antonio RONCERO SÁNCHEZCatedrático de Derecho Mercantil

Universidad Castilla-La ManchaJuan Ignacio PEINADO GRACIA

Catedrático de Derecho MercantilUniversidad de Málaga

Coordinación Sección SociedadesLuis FERNÁNDEZ DEL POZO

Registrador Mercantil Catedrático de Derecho Mercantil

Universidad de CataluñaRafael SEBASTIÁN QUETGLAS

Profesor-Doctor de ICADE. Abogado

Coordinación Sección Contratación mercantil, Comercio electrónico y tICs

Guillermo ALCOVER GARAU

Catedrático de Derecho Mercantil Universidad de las Islas Baleares

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Jorge VIERA GONZÁLEZProfesor Titular

de Derecho Mercantil Universidad Rey Juan Carlos

Coordinación Sección Propiedad

Intelectual e IndustrialEsperanza GALLEGO SÁNCHEZ

Catedrática de Derecho Mercantil Universidad de Alicante

Manuel LOBATO GARCÍA-MIJÁNProfesor Titular de Derecho Mercantil

Universidad Autónoma de Madrid

Coordinación Sección Competencia y Distribución

Joseba Aitor ECHEBARRÍA SÁENZProfesor Titular de Derecho Mercantil

Universidad de ValladolidJavier GUTIÉRREZ GILSANZ

Profesor Titular de Derecho Mercantil Universidad Rey Juan CarlosCarmen HERRERO SUÁREZ

Profesora Titular de Derecho Mercantil Universidad de Valladolid

Coordinación Sección Mercado de Valores y Bancario

Guillermo GUERRA MARTÍNProfesor Titular de Derecho Mercantil

Universidad Rey Juan CarlosAurora CAMPINS VARGAS

Profesora Titular Acreditada de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma de Madrid

Coordinación Sección Derecho Mercantil InternacionalFrancisco GARCIMARTÍN ALFÉREZ

Catedrático de Derecho Internacional Privado. Universidad Autónoma de Madrid

Iván HEREDIA CERVANTESProfesor Titular de Derecho Internacional Privado. Universidad Autónoma de Madrid

Anselmo MARTÍNEZ CAÑELLASProfesor Titular de Derecho Mercantil

Universidad de las Islas Baleares

Coordinación Sección Arbitraje Mercantil

José María ALONSO PUIGPresidente de Honor del Club Español de Arbitraje. Miembro de la Comisión

de Arbitraje de ICCJavier DÍEZ-HOCHLEITNER RODRÍGUEZ

Catedrático de Derecho Internacional Público. Universidad Autónoma de Madrid

DIRECtOR

Alberto ALONSO UREBA Catedrático de Derecho Mercantil

Universidad Rey Juan Carlos

SECREtARÍA-COORDINACIóNGuillermo GUERRA MARTÍN

Profesor Titular de Derecho MercantilUniversidad Rey Juan Carlos

CONSEJO DE REDACCIóN

EQuIPOS DEL CONSEJO DE REDACCIóN POR SECCIONESSección Empresa y Empresario

Vocales. Colaboradores permanentes:Maria Belén González Fernández, Profesora

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Universidad de Castilla-La Mancha (Secretaría de sección)

María Teresa Enciso Alonso-Muñumer, Profesora Titular de Derecho Mercantil.

Universidad Rey Juan CarlosMaría Jesús Guerrero Lebrón, Profesora acreditada para Catedrática de Derecho

Mercantil. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Álvaro López-Jorrín, AbogadoJaime Mairata Laviña, Abogado

Ángel Marina García-Tuñón, Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Valladolid

Juan Carlos Martín Romero, NotarioMiguel Muñoz Cervera, Notario

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Castellón

Sección Sociedades Vocales. Colaboradores permanentes:

Martín Jordano Luna, Abogado (Secretaría de sección)

Rafael García Llaneza, Abogado Profesor de ICADE

Carlos Paredes Galego, Abogado Profesor de ICADE;

Jaime Pereda Espeso, Abogado Javier Redonet Sánchez del Campo, Abogado

Profesor de ICADEJavier Tortuero Ortiz, Abogado

Profesor de ICADE

Sección Contratación mercantil, Comercio electrónico y tICs

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Javier de Carvajal Cebrián,Of Counsel.AbogadoSantiago Cavanillas Múgica, Catedrático de

Derecho Civil. Universidad de las Islas Baleares Jorge Feliu Rey, Profesor Ayudante Doctor.

Universidad Carlos III de Madrid Sergio González García, Profesor Ayudante.

Universidad Rey Juan Carlos Pedro Grimalt Servera, Profesor Titular de

Derecho Civil. Universidad de las Islas BalearesMonica Lastiri Santiago, Profesora Ayudante

Doctora. Universidad Carlos III de MadridEnrique Moreno Serrano, Profesor Visitante.

Universidad Rey Juan Carlos Jaime de la Quadra-Salcedo, Abogado

Juan Pablo Rodriguez Delgado, Profesor Ayudante. Universidad Carlos III de Madrid

Lis Paula San Miguel Pradera, Profesora Titular de Derecho Civil. Universidad Autónoma

de MadridEnrique Sanjuán y Muñoz. Juez de lo Mercantil

de Granada, Profesor Asociado de Derecho Mercantil. Universidad de Málaga

Petra Thomàs Puig, Profesora Contratada Doctora. Universidad de las Islas Baleares Trinidad Vázquez Ruano, acreditada para Profesora Titular de Derecho Mercantil.

Universidad de Jaén

Sección Propiedad Intelectual e IndustrialVocales. Colaboradores permanentes:

Altea Asensi Meras, Profesora de Derecho Mercantil. Universidad de Alicante Raúl Bercovitz Alvarez, Abogado

Vicente Gimeno Beviá, Profesor de Derecho Mercantil. Universidad de Alicante

Luis Gimeno Olcina, Jefe de la Unidad de Recursos OEPM

Isabel Ibarra, Ingeniero químico Pilar Iñiguez Ortega, Profesora

Contratada Doctora de Derecho Mercantil. Universidad de Alicante

Pilar Montero García-Noblejas, Profesora de Derecho Mercantil. Universidad de Alicante

Jesús Sánchez Silva, AbogadoIván Sempere Massa, Profesor de Derecho Mercantil. Universidad

de Alicante. Abogado

Sección Competencia y Distribución

Vocales. Colaboradores permanentes: Javier Guillén Caramés, Acreditado para Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad Rey Juan Carlos (Secretaría

de sección)Pedro José Bueso Guillén,

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Fernando Carbajo Cascón, Profesor Titular de Derecho Mercantil.

Universidad de SalamancaFernando Díez Estella, Profesor de

Derecho Mercantil. Centro Universitario Vilanueva

Francisco Marcos, Professor of law. IE Law School;

Javier Martínez Rosado, Profesor Titular de Derecho Mercantil. Universidad

Complutense de MadridPatricia Pérez Fernández, PhD Candidate Derecho Mercantil Universidad Castilla

La ManchaAntonio Robles Martín-Laborda,

Profesor Titular de Derecho Mercantil. Universidad Carlos III de Madrid

Julia Suderow, AbogadaAurea Suñol Lucea, Profesora Lectora de Derecho Mercantil. Universitat Pompeu

Fabra

Sección Mercado de Valores y BancarioVocales. Colaboradores permanentes:

Ignacio Gómez-Sancha Trueba, Abogado Esther Hernández Sáinz, Profesora Contratada Doctora de Derecho

Mercantil. Universidad de ZaragozaAna Felicitas Muñoz Pérez, Profesora

Titular de Derecho Mercantil. Universidad Rey Juan Carlos

Reyes Palá Laguna, Acreditada para Catedrática de Derecho Mercantil.

Universidad de ZaragozaMaría Jesús Peñas Moyano, Profesora

Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Valladolid

Antonio Perdices Hueto. Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma

de MadridFernando Sacristán Bergia, Profesor Titular

de Derecho Mercantil. Universidad Rey Juan Carlos

María Isabel Sáez Lacave, Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad

Autónoma de MadridRosa Tapia Sánchez, Profesora Titular Acreditada

de Derecho Mercantil. Universidad Rey Juan Carlos

María Valmaña Ochaíta, Profesora Contratada Doctora de Derecho Mercantil.

Universidad de Castilla-La Mancha

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Vocales. Colaboradores permanentes: Íñigo Berricano, Abogado

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Universidad de BarcelonaPedro de Miguel Asensio, Catedrático

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Internacional Privado. Universidad Complutense de Madrid

Marta Requejo Isidro, Senior Research Fellow. Max Planck Institute

Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural

Law, Luxemburgo Elena Rodríguez Pineau, Profesora Titular de Derecho Internacional

Privado. Universidad Autónoma de Madrid

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de Madrid Javier Zurita, Abogado

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la leYmercantil

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La Revista LA LEY mercantil es una revista jurídica, mensual, electrónica y especializada en Derecho Mercantil. Su objetivo es informar, fomentar el debate y aportar conocimiento y soluciones a los profesionales y académicos interesados en el Derecho mercantil y en las implicaciones jurídicas del ejercicio de actividades económicas, en el ámbito nacional e internacional. Sus destinatarios componen, dado el perfil de la revista, un amplio y diverso colectivo, formado por profesionales del Derecho dedicados al ejercicio de la abogacía y al asesoramiento empresarial e integrantes del colectivo académico e investigador.

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ISSN: 2341-4537

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Sumariola leYmercantil

LA LEY mercantilNúmero 2 - Mayo 2014

N.º 2 • MAYO 2014

EDItORIAL

La irrupción del «emprendedor» en el Derecho Mercantil ........................................................................... 4Antonio Roncero Sánchez y Juan Ignacio Peinado Gracia

EMPRESA Y EMPRESARIOLa efectividad de la limitación de responsabilidad del emprendedor de responsabilidad limitada dentro del concurso ................................................................................................................................................. 8Luis Fernández del Pozo

SOCIEDADESLas remuneraciones de los consejeros en las sociedades cotizadas españolas ........................................ 18Ignacio Zarzalejos Toledano

CONtRAtACIóN MERCANtIL, COMERCIO ELECtRóNICO Y tICSLa nueva política de nombres de dominio. El Uniform Rapid Suspension System: caso FACEBOOK.... 30Mónica Lastiri Santiago

Algunas notas sobre las Enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Navegación Marítima .......... 42Juan Pablo Rodríguez Delgado

PROPIEDAD INtELECtuAL E INDuStRIALEl derecho positivo de uso de marcas y diseños ................................................................................................ 48Manuel Lobato García-Miján

Resumen de actualidad (marzo-abril 2014) ....................................................................................................... 58Pilar Montero, Iván Sempere y Vicente GimenoPilar Íñiguez y Altea Asensi

COMPEtENCIA Y DIStRIBuCIóNLa posición del solicitante de clemencia ante las acciones de reclamación de daños. (Después de la Propuesta de Directiva de 13 de junio de 2013) ................................................................................................ 70M.ª Concepción Pablo-Romero Gil-Delgado

MERCADO DE VALORES Y BANCARIOLa evolución de la jurisprudencia del tS en materia de swaps y su culminación en la sentencia20 de enero de 2014 ................................................................................................................................................. 92Luis Sanz Acosta

En la página web (http://revistas.laley.es) de la revista podrá acceder a los contenidos completos de aquellos documentos reseñados en las distintas secciones. La irrupción del «emprendedor» en el Derecho Mercantil

2 - Mayo

La irrupción del «emprendedor» en el Derecho Mercantil ...................................................................................................................................................................................4

EMPRESA Y EMPRESARIO ......................................................................................................................................................................................................................................................8

La efectividad de la limitación de responsabilidad del emprendedor de responsabilidad limitada dentro del concurso .................................................................................8Luis Fernández del Pozo 8

SOCIEDADES ...........................................................................................................................................................................................................................................................................18

Las remuneraciones de los consejeros en las sociedades cotizadas españolas ............................................................................................................................................................18Ignacio Zarzalejos Toledano 18

CONtRAtACIóN MERCANtIL, COMERCIO ELECtRóNICO Y tICS ...............................................................................................................................................................................30

La nueva política de nombres de dominio. El Uniform Rapid Suspension System: caso Facebook ...........................................................................................................................30Mónica Lastiri Santiago 30

CONtRAtACIóN MERCANtIL, COMERCIO ELECtRóNICO Y tICS ...............................................................................................................................................................................42

Algunas notas sobre las Enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Navegación Marítima ..............................................................................................................................42Juan Pablo Rodríguez Delgado 42

PROPIEDAD INtELECtuAL E INDuStRIAL .........................................................................................................................................................................................................................48

El derecho positivo de uso de marcas y diseños ...................................................................................................................................................................................................................48Manuel Lobato García-Miján 48

PROPIEDAD INtELECtuAL E INDuStRIAL .........................................................................................................................................................................................................................58

Resumen de actualidad (marzo-abril 2014) ..........................................................................................................................................................................................................................58Pilar Montero, Iván Sempere y Vicente Gimeno 58; Pilar Íñiguez y Altea Asensi 58

COMPEtENCIA Y DIStRIBuCIóN ........................................................................................................................................................................................................................................70

La posición del solicitante de clemencia ante las acciones de reclamación de daños ................................................................................................................................................70; (Después de la Propuesta de Directiva de 13 de junio de 2013) .................................................................................................................................................................................................................................................................70M.ª Concepción Pablo-Romero Gil-Delgado 70

MERCADO DE VALORES Y BANCARIO ................................................................................................................................................................................................................................92

La evolución de la jurisprudencia del tSen materia de swaps y su culminación en la sentencia20 de enero de 2014.....................................................................................................................................................................................................................................................................92Luis Sanz Acosta 92

EDItORIAL

4 Número 2 - Mayo 2014LA LEY mercantil

X - Xxxx2 - Mayo

La irrupción del «emprendedor» en el Derecho Mercantil

La materia prima del Derecho son las palabras. Todo el esfuerzo ordenador se basa en la utilización y combinación de palabras. Cuando un concepto y la palabra que lo designa tiene unas característi-cas invariables al margen de la regulación contingente, hablamos de instituciones jurídicas. En ese momento palabra y concepto se unifican y basta mencionar la palabra para atraer todo el acerbo legal y sociológico propio del concepto según lo entiende la norma y la sociedad. Estado, familia, contrato, patrimonio, herencia, persona, empresario…

En los últimos tiempos hemos asistido a la incorporación a la normativa reguladora de la actividad económica profesional, de una nueva referencia subjetiva, una nueva palabra: «emprendedor»; ya profusamente utilizada en otros ámbitos pero todavía no específicamente en este sector del ordena-miento jurídico, que viene a superponerse, cuando no a confundirse, con otras ya acuñadas y conso-lidadas sin que, por el momento, alcancemos a comprender las ventajas que de ello pueden derivar.

En este sentido, la utilización del término «emprendedor» se había generalizado en el ámbito político particularmente en relación con la definición de líneas de actuación para el impulso de la actividad económica, sobre todo, de las personas físicas que desarrollan su actividad de forma in-dependiente o autónoma y de los jóvenes (desde hace ya unos años, no hay programa de partido político, ni planteamiento de líneas de acción de responsables políticos o institucionales en relación con el incentivo a la actividad económica, que no contemple el apoyo o el impulso de las iniciativas, proyectos y prácticas emprendedoras o, en general, de la cultura emprendedora). En 2013, con una separación de apenas tres meses, se han publicado dos leyes que gravitan alrededor de esa misma preocupación por el impulso de la actividad económica: la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo y la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. La primera de ellas se compone de medidas heterogéneas dirigidas a combatir el desempleo juvenil promoviendo la em-pleabilidad de los jóvenes y fomentando el espíritu emprendedor si bien, al margen de la referencia al emprendedor que se contiene en el propio título de la norma y de otras en su preámbulo, la parte dispositiva de la Ley no hace referencia alguna al emprendedor como destinatario de las medidas previstas (en cambio, sí se hace referencia en varios preceptos al «empresario» —cfr. arts. 10, 11, 15 y disposición final primera— y también al «joven trabajador por cuenta propia»). Frente a ello, la Ley 14/2013 sí contempla al emprendedor específicamente como destinatario de algunas de sus normas,

Editorial

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la leYmercantil

Número 2 - Mayo 2014 LA LEY mercantil

en particular las que se prevén en relación con la figura del «emprendedor de responsabilidad limita-da» (arts. 7 a 11), lo que supone la irrupción de esta nueva figura en el ámbito de la regulación de la actividad económica profesional.

A este respecto, la Ley 14/2013 incorpora una definición de emprendedor muy amplia (aunque menos que la contenida inicialmente en el Proyecto de Ley, que convertía en emprendedor a cual-quier sujeto que realizase una actividad económica, incluso cuando lo hiciese por cuenta ajena) se-gún la cual se considerarán como tales las personas físicas o jurídicas «que desarrollen una actividad económica empresarial o profesional, en los términos establecidos en esta Ley» (art. 3). Parece situarse así al emprendedor como un concepto ordenador superior que vendría a agrupar bajo una misma denominación a los empresarios y a quienes desarrollen una actividad profesional (particularmente, aunque no sólo, los profesionales liberales).

Las palabras tienen ideología, nos enseño N. IRTI, el preclaro discípulo de BETTI (IRTI, «Persona e mercato», in Riv. dir. civ., 1995) así que cabe preguntarse ¿qué hay en la mente del legislador tras la irrupción del término emprendedor? La respuesta más probable en su acierto sería decir: ¡nada! Pero no es cierto. La crítica más acerada al uso del nuevo término no ha venido de los juristas, sino de la pluma literaria. Elvira Lindo desde El País, Olvido Macías desde La Razón, han diseccionado iró-nicamente la carga ideológica de la palabra. Una carga sin embargo tan estereotipada como por ello mismo falaz. Porque si queremos referirnos a la persona que arriesga su capital y su esfuerzo para la creación de una empresa con la que actuar en el mercado, estaremos hablando en términos genera-les de un empresario. Pero llamarlo empresario parece antiguo, parece mencionar a un sujeto lleno de referencias peyorativas que van desde su ética a su estética. Es un acumulador de riqueza infértil revestido de atributos y ropajes de poder y explotación. Ello es sin embargo profundamente incierto y no resiste análisis o confrontación con la realidad. Empresario les suena a nuestros gobernantes como algo viejo y obsoleto, emprendedor es moderno y fresco. Puede ser hasta «cool» si se dedica a intangibles o nuevas tecnologías. Este puede ser el discurso de los políticos, pero no debe ser el de los juristas, tan a menudo colaboradores de la política.

El concepto de emprendedor se vincula al desarrollo de una actividad empresarial o profesional «en los términos de esta Ley», si bien no es fácil entender la finalidad de esta condición o requisito, en tanto en dicha Ley no apreciamos cuáles sean las normas destinadas a determinar los términos en los cuales ha de ejercerse la actividad empresarial o profesional para alcanzar la calificación de emprendedor. A lo sumo, podemos acudir a la definición de «actividad emprendedora y empresarial» que se contiene en el art. 70 de la propia Ley 14/2013: «se entenderá como actividad emprendedora aquella que sea de carácter innovador con especial interés económico para España y a tal efecto cuente con el informe favorable del órgano competente de la Administración General del Estado», aunque, como puede apreciarse, en este precepto, que lleva por rúbrica precisamente «definición de actividad emprendedora y actividad empresarial», no se hace referencia al concepto de actividad empresarial ni se establecen diferencias entre ésta y la actividad emprendedora, actividades que a su vez aparecen también confundidas en otros preceptos de la Ley (especialmente paradigmático es al respecto el art. 68). En general, en la Ley 14/2013 se utilizan de manera indistinta los términos «actividad empren-dedora», «proyecto empresarial», «actividad empresarial» y «actividad económica», como si fuesen intercambiables entre sí. E igualmente tampoco parece quedar clara la diferencia entre emprendedor y empresario, dado que en relación con la principal novedad normativa que la Ley ofrece en relación con el emprendedor persona física, el «emprendedor de responsabilidad limitada», se hace referencia

EDItORIAL

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Número 2 - Mayo 2014LA LEY mercantil

en varios preceptos al «empresario» o al «empresario de responsabilidad limitada» (vid. en concreto los arts. 9.1 y 14.2.b de la Ley 14/2013), identificación que también subyace a alguna de las considera-ciones contenidas en su exposición de motivos (en ésta se afirma que, con el concepto de emprende-dor que contiene la Ley, «se pretende que las medidas de la Ley puedan beneficiar a todas las empresas, con independencia de su tamaño y de la etapa del ciclo empresarial en la que se encuentren»).

De este modo, resulta especialmente confusa la delimitación del concepto de emprendedor así como la determinación del alcance que debemos dar a su incorporación en relación con la delimita-ción del ámbito subjetivo de aplicación de las normas reguladoras de la actividad económica profe-sional en el mercado.

Nuevamente volvemos a IRTI: «Al jurista no se le permite el consuelo de la nostalgia, ni la serena tristeza de quien escruta en el crepúsculo: tiene el ineludible deber de “captar”, de recomponer, entre las ruinas del pasado y los lábiles e inciertos signos del futuro, la lógica del tiempo propio» (La edad de la decodificación, 1978). No nos parece, sin embargo, que este nuevo concepto haya llegado al Derecho Mercantil para quedarse, sino que parece, más bien, que está simplemente de paso, particularmente si atendemos a la escasa consistencia de su definición y al corto recorrido que cabe augurar a la figura del emprendedor de responsabilidad limitada.

En este sentido, las normas posteriores a la Ley 14/2013 no han mantenido esta nueva referencia subjetiva en orden a la delimitación de su ámbito de aplicación. En particular, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, señala como destinatarios a los «operadores económicos», categoría que se define en el Anexo que acompaña a la Ley como «cualquier persona física o jurídica o entidad que realice una actividad económica en España», en términos muy similares a la definición de emprendedor que se contenía en el proyecto de Ley de emprendedores. No obstante, la propia Ley también define el concepto de «actividad económica», entendiendo por tal «cualquier actividad de carácter empresarial o profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios», lo que acota la definición y la aproxima clara-mente al concepto de emprendedor contenido en la Ley 14/2013. El término «operador económico» de la Ley de unidad del mercado se sitúa en la línea de la Propuesta de Código Mercantil elaborada por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, en la que el ámbito sub-jetivo del Código se delimita sobre el concepto de «operador de mercado», definido por referencia a tres clases o grupos de sujetos: los empresarios, las personas físicas que ejerzan profesionalmente y en nombre propio una actividad intelectual, sea científica, liberal o artística, de producción de bienes o de prestación de servicios para el mercado y las personas jurídicas que, aun no siendo empresarios y con independencia de su naturaleza y objeto, ejerzan alguna de las actividades expresadas en el propio Código, así como los entes no dotados de personalidad jurídica cuando por medio de ellos se ejerza alguna de esas actividades (art. 001-2 Propuesta de Código). Esta propuesta de asimilación entre empresario y operador de mercado (concepto al que se asimila también el de «operador eco-nómico») se fundamenta, a tenor de la Exposición de motivos que la precede, lacónicamente seña-lando que «su actuación en el mercado o su participación en los negocios jurídicos que se producen en el mismo tienen que someterse a la regulación jurídico-mercantil, de la misma manera que se produce cuando interviene en una operación determinada un empresario».

Editorial

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la leYmercantil

Número 2 - Mayo 2014 LA LEY mercantil

En suma, estas últimas novedades legislativas y prelegislativas ponen de manifiesto una voluntad por superar los conceptos de empresario y profesional, aunque todavía no se perfile con precisión y nitidez su sustituto ni tampoco se delimite el alcance y efectos de esa sustitución. En particular, por lo que respecta al término «emprendedor» y aun cuando no parece que sea posible atribuir a la Ley 14/2013 pretensiones dogmáticas o conceptuales de ningún género, conviene advertir sobre la nece-sidad de actuar con cautela en la introducción de nuevas categorías ordenadoras y referencias subje-tivas en un sector del ordenamiento jurídico que ha delimitado su objeto históricamente a partir de un criterio subjetivo, por más que su ámbito de aplicación se haya extendido más allá de las fronteras delimitadas por ese criterio, particularmente cuando dichas nuevas categorías aparecen definidas de manera confusa e imprecisa, añadiendo así inseguridad a la aplicación de unas normas cuya eficacia, ya por sí mismas, resulta altamente cuestionable.

Antonio Roncero Sánchez Catedrático Derecho Mercantil

Universidad de Castilla-La Mancha

Juan Ignacio Peinado Gracia Catedrático de Derecho Mercantil

Universidad de Málaga

Coordinadores de la Sección Empresa y Empresario

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fICHA tÉCNICA


EMPRESA Y EMPRESARIO

La efectividad de la limitación de responsabilidad del emprendedor de responsabilidad limitada dentro del concurso

Luis Fernández del PozoRegistrador Mercantil

«the working of the principle of “limited liability” of the new legal form “ERL” (Limited Liability Entrepreneur) in bankruptcy proceedings»

Resumen: Este trabajo explica cómo funciona la limitación de responsabilidad en ciertos patrimonios no personificados, como es el caso de la nueva figura del Emprendedor de Res-ponsabilidad Limitada (ERL) y explica cómo se hace efectiva esa limitación de responsabilidad una vez que es declarado el concurso del emprendedor, habida cuenta del hecho de que en su caso no existe una absoluta separación de masas patrimo-niales y de que el concurso es único. Se concluye defendiendo la interpretación que pasa por la plena efectividad de la limita-ción de responsabilidad incluso en caso de concurso.

Palabras clave: Empresario de Responsabilidad Limitada; Per-sonalidad jurídica; Limitación de Responsabilidad; Concurso.

Abstract: This study expounds how the limitation of liabili-ty works in certain not personified estates, as it is the case of the new figure of the Limited Liability Entrepreneur (ERL) and explains how to make effective that limitation of liability once it is declared the Bankruptcy of an entrepreneur, taking into account the fact that there is no complete separation of assets and that there is one single bankruptcy proceeding. It concludes standing up for the interpretation which implies a fully effective limitation of liability even in the event of Bankruptcy.

Keywords: Limited Liability Entrepreneur; Legal Personality; Limited Liability; Bankruptcy.

I. uNA ExPLICACIóN DEL FuNCIONAMIENtO DE LA «LIMItACIóN DE RESPONSABILIDAD» EN LOS LLAMADOS «PAtRIMONIOS DE DEStINO»

Estamos acostumbrados a asociar el fenómeno jurí-dico del beneficio legal de la limitación de la responsabi-lidad con la atribución de la personalidad jurídica al ente titular del correspondiente patrimonio separado del de los aportantes, y esto aunque la separación sea muy pre-caria, como ocurre con las sociedades personalistas (de las cuales es un modelo nuestras regulares colectivas, en que los socios responden subsidiariamente con la socie-dad de las deudas sociales).

2 - Mayo

fICHA tÉCNICA

SuMARIO

I. UNA EXPLICACIóN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA «LIMITACIóN DE RESPONSABILIDAD» EN LOS LLAMADOS «PATRIMONIOS DE DESTINO»

II. LAS ESPECIALIDADES DEL CONCURSO DEL EMPRENDEDOR DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ERL)

9Número 2 - Mayo 2014 LA LEY mercantil

La efectividad de la limitación...la leYmercantil

Conviene revisar esta concepción usual de la limi-tación de la responsabilidad. Entre otras cosas, porque suele olvidarse que las primeras manifestaciones en De-recho romano de la limitación de la responsabilidad del deudor se encuentran referidas al peculio conferido o consentido por el paterfamilias y que era administrado con relativa autonomía de gestión por el hijo, el liberto o el «institor» en relación, por ejemplo, con el patrimonio de un negocio o taberna1. En cambio, por regla general, era institución desconocida en su Derecho las sociedades con responsabilidad limitada salvo la rara avis de la so-cietas publicanorum2. Pues bien, junto a la limitación de responsabilidad que se consigue mediante la aportación de bienes a una nueva entidad jurídica, siguen existiendo en todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entor-no —también en el nuestro—, ejemplos de limitación de responsabilidad a través de patrimonios de afectación, autónomos o de destino.

El principio de responsabilidad patrimonial universal consagrado en el artículo 1911 CC, quiebra en el caso de los llamados «patrimonios de afectación» («Patrimoine d´affectation»), «patrimonios autónomos» o «patrimo-nios de destino» («Zweckvermögen»; «Patrimoni desti-nati ad specifico affare»). Convengamos con Ennecerus que por ello quiere decirse aquel «conjunto patrimonial que, en interés de un determinado fin y especialmente con referencia a la responsabilidad por deudas, son tra-tados en ciertos aspectos como un todo distinto del res-to del patrimonio».

Como quiera que la dogmática es enormemente con-fusa en este punto y en todo lo relativo al concepto/s de patrimonio/s, me veo obligado a realizar una mínima construcción explicativa del funcionamiento de la res-ponsabilidad limitada en relación con los patrimonios de destino de que puede ser titular un mismo y cierto deudor persona física que, como es lógico, como prolon-gación de su personalidad, resulta ser titular de su patri-monio personal. Para ello, siguiendo aquí la doctrina nor-teamericana3, señalemos que, por definición, la eventual existencia de un «patrimonio de destino» de un cierto deudor instrumenta una compartimentación dentro de su patrimonio («Asset Partitioning») con la separación consiguiente entre «acreedores del patrimonio de des-tino» y los «otros acreedores» y con un posible doble propósito:

1º) Por un lado, se trata de separar esa masa patri-monial que compone el patrimonio de destino del resto del patrimonio del deudor, y asegurar de este modo la satisfacción preferente de los «acreedores del patrimonio de destino» en rela-ción con los otros acreedores, que son posterga-dos. Se habla entonces de afectación patrimonial

de ciertos bienes o —utilizando la terminología americana— una «Affirmative Asset Partitioning».

Esa separación patrimonial «afirmativa» que aca-bamos de describir puede ser de las del tipo débil: en ellas, los acreedores del patrimonio de destino tienen una mera preferencia crediticia respecto de los «otros acreedores» y sobre los bienes se-parados. En este supuesto de separación «afirma-tiva» débil, los «otros acreedores» son acreedo-res subordinados en relación con los «acreedores del patrimonio de destino» y sobre dichos bienes. Dicho de otra forma: los acreedores del patrimo-nio de destino pueden excluir a los «otros acree-dores» y enervar el poder de agresión de estos úl-timos sobre bienes que componen el patrimonio de destino.

La separación patrimonial puede también ser fuerte, cuando el propio deudor puede excluir a los acreedores ajenos al patrimonio de desti-no del poder de agresión sobre los bienes que componen el mismo. Solamente en el segundo supuesto de separación de responsabilidad se habla de «limitación de responsabilidad» en un sentido estricto: el deudor no responde de las deudas no imputables al patrimonio de desti-no con los bienes que integran dicho patrimo-nio. Estamos entonces ante lo que llamaremos de aquí en adelante una «limitación positiva de responsabilidad». Es de advertir, además, que esa limitación de responsabilidad no bene-ficia en exclusividad al deudor, sino que antes de él beneficia a los acreedores del patrimonio de destino que pueden excluir sobre los mismos bienes a los acreedores ajenos.

2º) La existencia de un patrimonio de destino pue-de también servir para excluir a los acreedores del patrimonio de destino de la posibilidad de hacer efectivos sus créditos sobre el resto del patrimonio del deudor. Se habla entonces de la no su sujeción o de una separación «defensiva» o cautelar: «Defensive Asset Partitioning». Aquí los «otros acreedores», quienes no son «acree-dores del patrimonio de destino», pueden tener una simple preferencia sobre el resto de los bie-nes del patrimonio del deudor (separación dé-bil) o, darse el caso que el propio deudor osten-ta la posibilidad de excluir a los acreedores del patrimonio de destino de ejercitar su poder de agresión sobre el resto del patrimonio del deu-dor (separación fuerte). El caso de separación fuerte que describimos es superior en sus efec-tos jurídicos al supuesto del llamado «benefi-

EMPRESA Y EMPRESARIOla leYmercantil


cio de excusión» o de «responsabilidad subsi-diaria», típico de la sociedades personalistas (cfr. art. 237 CCom), en que el deudor puede resistir el ejercicio de acciones de los acreedo-res por deudas imputables al patrimonio sepa-rado contra su patrimonio no afecto sin que se le acredite haber intentado sin éxito la comple-ta realización de los bienes que componen el patrimonio de destino.

Solamente en este segundo supuesto de separa-ción defensiva «fuerte» se habla de «limitación de responsabilidad» y en el sentido siguiente: el deudor no responde de las deudas imputables al patrimonio de destino con los bienes que no integran el dicho patrimonio. Estamos ahora ante lo que llamaremos «limitación «negativa» de responsabilidad».

Obsérvese que esa limitación negativa de respon-sabilidad se construye o se define en beneficio no solo del deudor, sino también de los acreedores que no resultan perjudicados por la limitación y que pueden excluir a los perjudicados sobre el bien no sujeto y sobre su precio. Los acreedores no afectados pueden embargar y ejecutar el dicho bien que en relación a ellos se reputa como sujeto a su responsabilidad. Ahora bien, el sobrante no puede quedar para los acreedores perjudicados con el pretexto de la desaparición de la afecta-ción (salida del patrimonio del bien vinculado) sino que el precio funciona como subrogado del bien en beneficio de los demás acreedores no afectados e insatisfechos y en interés, también, del mismo deudor.

Así las cosas, dos grandes especies o «modelos» de patrimonios de destino existen en Derecho comparado: los casos de perfecta separación de responsabilidad en-tre dos o más masas patrimoniales del deudor y los casos de patrimonios de destino «imperfectos». Solamente en el primer caso debería hablarse con puridad de «patri-monios separados». En el segundo supuesto estamos ante una autonomía patrimonial relativa.

El mismo sujeto jurídico es en estos casos titular de dos —o más— masas patrimoniales que responden cada una de ellas y separadamente de «sus» respectivas deudas

Excepcionalmente, un mismo deudor puede ser ti-tular de dos o más patrimonios absolutamente sepa-

rados. Porque existen casos de separación absoluta de responsabilidad solamente cuando en relación con el patrimonio global del deudor se instrumenta una doble limitación de responsabilidad de las antes examinadas: una limitación positiva y otra negativa de responsabili-dad. Entiéndase lo que quiere decirse con ello: el mismo sujeto jurídico es en estos casos titular de dos —o más— masas patrimoniales que responden cada una de ellas y separadamente de «sus» respectivas deudas. Parafra-seando al artículo 1911 CC, en estos casos, el deudor res-ponde del cumplimiento de las obligaciones que pesan o afectan a cada patrimonio (separado) con todos los bie-nes, presentes y futuros de cada respectivo patrimonio. El deudor y los acreedores del patrimonio «A» excluyen a los acreedores del patrimonio «B» sobre los bienes que componen el patrimonio «A» (limitación «positiva» de responsabilidad) pero sufren la exclusión respecto de los bienes que componen el patrimonio «B» que queda re-servado a «sus» acreedores (limitación «negativa» de responsabilidad).

Los acreedores de un deudor titular de varios patri-monios separados quedan clasificados en acreedores de uno o de otro patrimonio, de suerte que cada acreedor solamente puede dirigirse contra el patrimonio sepa-rado que responda a su deuda y nunca contra el otro u otros patrimonios. La cosa, pues, va más allá que un simple beneficio de excusión: si los bienes y derechos que componen el patrimonio que ha de responder se-paradamente de la obligación son insuficientes para hacer efectivo el crédito, el acreedor no tiene derecho a dirigirse contra el otro patrimonio separado y aunque se trate del mismo deudor. En este sentido, impropio, y en relación con el canon del artículo 1911 CC, el deudor tiene su «responsabilidad limitada» puesto que no res-ponde de las obligaciones con «todos sus bienes, pre-sentes y futuros».

Ciertamente esta situación es excepcional, y en cuanto entraña una derogación absoluta del principio de responsabilidad patrimonial, debe tener causa en una norma con rango de Ley formal. No obstante, la ocasional habilitación para que existan o se constituyan patrimonios separados, ciertamente existe en ocasio-nes contadas en nuestro Derecho positivo. El ejemplo paradigmático de patrimonios absolutamente separa-dos es el caso de la herencia aceptada a beneficio de inventario ex arts. 1010 CC e instituciones forales equi-valentes, como es el caso del beneficio de inventario catalán del Libro Cuarto del Código Civil de Cataluña (en su relación con el concurso vid. el art. 461-22). Esa separación patrimonial absoluta es una absoluta rare-za en nuestro Derecho positivo, aunque puede citarse algún otro ejemplo, como el de los fondos de inversión



por compartimentos. Quizás no sea muy conocido que, ex art. 2.2 Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviem-bre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, en los fondos con compartimentos, cada compartimento del fondo res-ponde de sus propias deudas como si se tratara de un patrimonio separado (un «subfondo»).

No es ocioso mencionar que la institución del «trust», adaptada recientemente en ordenamientos latinos como el francés o el italiano, responde grosso modo a este mismo diseño institucional: el fiduciario no responde con su patrimonio personal de las deudas imputables a su titularidad (fiduciaria) sobre el patri-monio en fideicomiso; las deudas personales del fidu-ciario no pueden hacerse efectivas sobre los bienes en fideicomiso.

Sin embargo, son mucho más frecuentes los casos de patrimonios autónomos o con imperfecta separa-ción patrimonial en que el patrimonio de destino ins-trumenta solamente una única especie de limitación de responsabilidad. Nos interesan aquí los casos en que los acreedores del patrimonio de destino (titulares de cré-ditos imputables al patrimonio de destino) tienen re-conocida en la Ley una preferencia sobre los bienes del patrimonio de destino o concurren en paridad de con-dición con todos los demás acreedores sobre los bienes del patrimonio de destino, pero, en cambio, soportan una limitación de responsabilidad del tipo segundo o «defensiva»: el deudor no responde de las deudas im-putables al patrimonio de destino con los bienes que no integran dicho patrimonio (beneficio de limitación «negativa» de responsabilidad). La Ley habla entonces de «patrimonio inembargable» (como en el caso histó-rico de nuestros «patrimonios familiares agrarios») o de «bienes no sujetos» (cfr. arts. 8.1 y 10.3 Ley 14/2013, de 27 de septiembre), «activo no afecto» (cfr. art. 9. 1 Ley 14/2013) etc.

La limitación negativa de responsabilidad puede traer causa de la Ley o del contrato.

El ejemplo paradigmático y más sencillo que existe en nuestro Derecho positivo de una limitación contrac-tual negativa de responsabilidad es el caso de la hipote-ca con pacto de limitación de responsabilidad contem-plada en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria. Norma que consagra una excepción voluntaria al principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 por consentimiento del acreedor. Como es pacífico, el acreedor hipotecario del artículo 140 LH solamente pue-de dirigirse contra la finca hipotecada para hacer efecti-vo el cobro de su crédito. De ser insuficiente su valor (el de la finca gravada), perderá el acreedor su derecho de

agresión contra el resto del patrimonio del mismo deu-dor. En cambio, los acreedores ordinarios, respetando la preferencia especial del acreedor hipotecario, podrán hacer efectivo su derecho contra todo el patrimonio del deudor incluida la finca hipotecada (mera subordinación de rango)4.

Por lo demás, en puridad el del art. 140 LH no es un caso excepcional de pacto limitativo de la responsabili-dad del deudor: no creo que haya problemas en nuestro ordenamiento jurídico para construir patrimonios sepa-rados que gozan del beneficio de la limitación negativa de responsabilidad siempre que el deudor cuente con el consentimiento expreso del acreedor y fuera del caso examinado. Así, por ejemplo, he defendido en ocasiones que es posible crear un patrimonio de destino al modelo italiano cuando se emiten obligaciones que solamente son efectivas sobre un cierto patrimonio afecto o «vin-culado» del emitente («tracking bonds»): «convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno speci-fico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell´affare stesso, o parte do essi» [cfr. art. 2447-bis b) CCivile].

Sin necesidad de detenernos en todos los casos de patrimonios de destino que pueden existir en Derecho positivo —que haberlos, «haylos»— (todo el Derecho de sucesiones en materia de reservas, fideicomisos, etc., proporciona múltiples ejemplos al curioso lector), citemos el caso venerable del privilegio del naviero persona física por abandono de la nave que se locali-za aún en el venerable artículo 587 CCom y para cuya efectividad frente a terceros se exige la inscripción obli-gatoria del naviero en el Registro Mercantil ex art. 19.1 &1 CCom. Como es sabido, los acreedores con créditos limitables por abandono tienen cierta preferencia so-bre los «comunes» y sobre los bienes comprendidos en el abandono (el «patrimonio del mar»; pueden existir tantos patrimonios distintos como buques en explo-tación) pero carecen de acción para hacer efectivo su crédito sobre el resto de los bienes del deudor, inclui-das las otras naves destinadas a la navegación. Estamos otra vez más ante una limitación «negativa» de respon-sabilidad» pero que aquí trae causa de la Ley y no de un pacto voluntario.

Pues bien, nos interesa aquí centrarnos en los meca-nismos o técnicas de limitación de responsabilidad del empresario o profesional en relación con las deudas im-putables del giro o tráfico de la empresa civil o mercantil o del ejercicio de la profesión. Como muestra de mane-ra elocuente el Derecho francés —que en esto nos lleva mucho camino recorrido— existen de ello dos grandes modelos:



a) Por un lado está el modelo de patrimonio empre-sarial perfectamente separado, en que los acreedores por deudas empresariales o profesionales tienen dere-cho a excluir a los otros acreedores del deudor sobre los bienes afectos al ejercicio de la actividad empresarial o profesional (limitación positiva de responsabilidad), pero carecen de poder de agresión sobre el «patrimo-nio doméstico» o no-sujeto (limitación negativa de responsabilidad). Este supuesto está representado en Derecho comparado por el «Entrepreneur Individuel de Responsabilité Limitée» (en siglas: EIRL) consagrado en el Code de Commerce francés tras la reforma efectua-da por la Loi núm. 2010-658 de 15 de junio de 2010: cfr. Articles L526-6 a L526-21 CCom. A él respondía el modelo portugués del «Estabelecimento individual de responsabilidade limitada-E.I.R.L» , modelo alternativo al de la sociedad de capital unipersonal en el Derecho de la Unión (cfr. XII Directiva de sociedades 89/667/EEC de 21 de diciembre, art. 7). En Derecho italiano, debe reseñarse el supuesto de los «Patrimoni destinati ad uno specifico affare» regulados en los arts. 2447-bis a 2447-decies CCivile.

b) Por otro lado, cabe citar el modelo del patrimo-nio no-sujeto («insaisissable») que de modo ejemplar, siguiendo el famoso informe Champaud, se regula en el Code de Commerce francés en virtud de la «déclaration d´insaisissabilité» regulada por la Loi «Dutreil» núm. 2003-721 de 11 de agosto de 2003 (luego modificada en 1998) y que disciplina la figura los arts. L526-1 a L526-5 del CCom. La declaración de no sujeción hace referencia a los derechos del deudor profesional o empresario, civil o mercantil, sobre la vivienda que constituye su residen-cia habitual y otros bienes raíces.

Este segundo modelo inspira nuestra regulación del «Emprendedor de Responsabilidad Limitada» contenida en el Capítulo II del Título I de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su interna-cionalización.

II. LAS ESPECIALIDADES DEL CONCuRSO DEL EMPRENDEDOR DE RESPONSABILIDAD LI-MItADA (ERL)

Hemos visto cómo toda limitación de responsabili-dad del deudor persona física consiste en una restricción legal o voluntaria del poder de agresión del acreedor perjudicado por la misma en relación con los bienes y derechos del deudor, con los que potencialmente pueda hacer efectivo su crédito. Ni que decir tiene que esa «li-mitación de responsabilidad» del deudor que acabamos de describir, a menos que de la Ley o del pacto que la consagrase resultase otra cosa, es en principio suscep-

tible de funcionar tanto en sede concursal como extra-concursal.

No cabe inferir de nuestro ordenamiento concursal una regla según la cual la limitación material de respon-sabilidad de un deudor necesita de una previsión expresa en la Ley Concursal para su reconocimiento en el marco del concurso. Lo que no es óbice a que convengamos en que quizás hubiera sido deseable que el legislador hu-biera aprovechado la ocasión de la recepción de la figura en nuestro ordenamiento material para regular su tra-tamiento en el marco del concurso. Suele acontecer ese olvido en Derecho comparado —los franceses echaron de menos un tratamiento concursal de la figura del EIRL hasta que por ordenanza se clarificó la cosa—.

Para examinar el diferente tratamiento concursal dis-tingamos entre los dos grandes modelos de limitación de responsabilidad:

En el caso de los patrimonios absolutamente sepa-rados del mismo deudor, hay que afirmar correlativa-mente la concursabilidad separada. En Derecho francés, ése es el sistema previsto por el legislador para el con-curso del «Entrepreneur Individuel de Responsabilité Li-mitée» en el nuevo Título VIII: Dispositions particulières à l´entrepreneur individuel de responsabilité limitée, arts. L680-1 a 680-7 del Libro IV del CCom dedicado a la disciplina «Des difficultés des entreprises». En la prác-tica, sin tanto detalle, esa es la misma solución que se sigue en nuestro Derecho concursal en relación con el «concurso de herencia». En Derecho italiano, sobre el tratamiento concursal de los «patrimoni destinati» vid. art. 2447-novies.

Tomemos en nuestro Derecho positivo el caso de la herencia aceptada a beneficio de inventario, en que se distingue entre el patrimonio hereditario y el personal del deudor; los acreedores de la herencia y los acree-dores del heredero. Pues bien: como la insolvencia del deudor en estos casos debe calificarse en relación con los créditos de que se responde, la concursabilidad vie-ne referida a los patrimonios separados. O dicho de otra manera: que sin perjuicio de la posibilidad de acumular concursos conexos, el heredero puede/debe solicitar el concurso voluntario de su patrimonio personal y/o el del hereditario aceptado a beneficio de inventario; los acreedores solamente están legitimados a solicitar el concurso necesario en relación con el patrimonio de responsabilidad. Con lo que resulta que el deudor puede ser insolvente en relación con el concurso de su herencia y perfectamente solvente en relación con su patrimonio personal.



Así se infiere de lo que se establece en el artículo 3. 4 in fine LC en relación con el artículo 1.2 LC y los arts. 1010 a 1034 CC. A saber: es concursable, de manera se-parada, la herencia aceptada a beneficio de inventario; la solicitud de concurso voluntario solicitada por un here-dero produce los efectos de la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. El concurso de herencia sigue en adelante los trámites del concurso ordinarios pero siempre en el bien entendido que la masa activa y la masa pasiva se refieren al patrimonio de la herencia y los acreedores se reconocen y califican exclusivamente en relación con ese patrimonio.

Mayores problemas suscita el tratamiento concur-sal del «Emprendedor de Responsabilidad Limitada» de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, puesto que responde al segundo modelo de empresario de respon-sabilidad limitada que antes describimos y en el que, desde luego, no cabe una concursabilidad separada. Si se quiere ver así, la insuficiente separación patrimonial obliga a considerar que estamos ante un supuesto de «confusión de patrimonios» análogo al previsto en el art. 25 ter.2 LC y que obliga a consolidar inventario y listas de acreedores.

Nuestro «Emprendedor de Responsabilidad Limi-tada» responde al modelo segundo de patrimonio de destino que acabamos de señalar y se inspira como es bien sabido en el modelo en su día promovido por el tra-tadista francés Champaud de un patrimonio personal o doméstico no afecto a las resultas del giro o tráfico del empresario. La vivienda habitual del emprendedor cons-tituye un patrimonio singular (de un solo bien) no afecto a las deudas del giro o tráfico («créditos del emprendi-miento», diríamos) y en relación con los acreedores per-judicados por esta calificación en atención al origen de sus créditos. La separación patrimonial es aquí relativa, porque solamente es efectiva respecto de ciertos acree-dores (acreedores perjudicados) y en relación con cierto bien: perjudica a los acreedores del giro y siempre que no sean públicos; que el deudor tiene limitada su responsa-bilidad al no poder aquéllos dirigirse contra la vivienda habitual que funge como «patrimonio doméstico inata-cable». Como suele ocurrir cuando existen patrimonios de destino, se reconoce eficacia a la subrogación real: la limitación de responsabilidad sigue o continúa en rela-ción con los bienes subrogados en lugar de la vivienda enajenada (cfr. art. 10.4 LC). En relación con los bienes no sujetos y frente a acreedores respecto de los cuales puede hacerse valer la limitación de responsabilidad, los acreedores no afectados tienen un derecho exclusivo que vale más que un privilegio. A saber: los acreedores del giro o tráfico de la empresa o profesión carecen de poder

de agresión sobre la vivienda o sobre su precio en caso de enajenación forzosa.

Del artículo 8.4 de la Ley 14/2013, de 27 de sep-tiembre, se infiere la compatibilidad de la condición de ERL con la situación de concurso declarado del mismo5. Dicho de otra manera: el modelo subyacente a ese pre-cepto (salvo la excepción de la actuación fraudulenta o gravemente negligente del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones y constatada por el juez que tramita el concurso culpable) es que la limitación de responsabi-lidad inherente a su régimen específico funciona dentro del concurso y es compatible con su declaración. Ni que decir tiene que, aunque no se examinará la cuestión con detalle, la limitación de responsabilidad también funcio-na en los institutos preconcursales: los acuerdos de refi-nanciación del art. 71.6 y 71 bis LC (y la DA. 4ª LC) y los acuerdos extrajudiciales de pagos del nuevo Título X LC (arts. 231 a 242 LC).

La limitación de responsabilidad inherente a su régimen específico funciona dentro del concurso y es compatible con su declaración funcionando también en los institutos preconcursales: los acuerdos de refinanciación y los acuerdos extrajudiciales de pagos

En todo caso, téngase presente que de aquí en ade-lante llamaremos acreedores del tráfico o «del em-prendimiento» a los acreedores perjudicados por la li-mitación de responsabilidad con la advertencia de que, como es sabido, la limitación es inoponible a los acree-dores con créditos de derecho público ex DA. Primera Ley 14/2013.

¿Cómo funciona la concursabilidad del deudor con limitación negativa de responsabilidad que funge en el tráfico como ERL? En mi opinión, con arreglo a las si-guientes reglas singulares respecto de las del concurso de deudor persona física:

a) No existe concursabilidad separada del «pa-trimonio empresarial» (bienes y derechos ad-quiridos por las resultas del emprendimiento o afectos a su desarrollo) en relación con el «pa-trimonio doméstico» o la vivienda habitual, como único bien no sujeto. Esto es: no puede declararse el concurso separado del patrimonio afecto a las resultas del ejercicio de la actividad empresarial o profesional como un concurso distinto del eventual concurso del deudor per-sona física. En caso de insolvencia del deudor,



procede abrir un solo concurso, aunque la li-mitación de responsabilidad deba de hacerse efectiva dentro del marco concursal, tanto en la fase común como en las fases de convenio y liquidación.

b) Para la determinación del presupuesto objetivo del concurso del ERL (la insolvencia o la insolven-cia inminente del deudor persona física) deberá tenerse en cuenta el especial régimen de no suje-ción de la vivienda habitual. Así, por ejemplo, por mucho que en términos «económicos» el em-prendedor pudiera reputarse «solvente» cuan-do la vivienda habitual como único bien tuviere un valor muy superior al de los créditos del em-prendimiento insatisfechos, de existir solamente «acreedores del emprendimiento» que no pue-den hacer efectivos los suyos sobre la vivienda, habrá que entender cumplido el requisito obje-tivo, que existe insolvencia, y que ésta se estima «descontando» el bien no sujeto.

c) Todos los acreedores, sin distinción del origen de sus créditos, estén o no perjudicados por la limi-tación de responsabilidad, deben considerarse legitimados para solicitar la apertura del concurso necesario del ERL en caso de insolvencia. Así, por ejemplo, están legitimados para pedir el concur-so de acreedores necesario los acreedores por créditos del emprendimiento y aunque el único patrimonio restante del deudor fuere la vivienda habitual. En el límite, cuando el único patrimonio del ERL está constituido por la vivienda habitual y solamente existan acreedores por deudas que traigan causa del ejercicio de la actividad em-presarial o profesional, procederá en su caso la apertura del concurso con la consabida aplicación de las reglas previstas para el concurso con insu-ficiencia de masa activa (cfr. art. 176 bis LC). Si tal cosa ocurriere, agotado el patrimonio afecto a la responsabilidad, podrá darse por concluido el concurso dejando a salvo la vivienda habitual del deudor; lo que constituye a la postre el objetivo de política legislativa perseguido por el legislador. Ello no es óbice a que los acreedores insatisfechos conserven su crédito contra el deudor … a menos que se obtenga el beneficio de la remisión de deu-das insatisfechas cuando se diera el caso (cfr. art. 178.2 LC).

d) Hay que dar publicidad a la declaración del con-curso del ERL en la hoja abierta al mismo en el Registro Mercantil ex art. 24.2 LC en relación con lo previsto en el art. 9 Ley 14/2013 y demás concordantes. Si no estuviere inmatriculado el

deudor como ERL, se podrá declarar no obstante su concurso, pero subsistirá la responsabilidad universal del deudor por deudas contraídas con anterioridad a la inmatriculación ex art. 9.3 Ley 14/2013. La inmatriculación del deudor como ERL puede efectuarse en virtud del mismo man-damiento que declare el concurso del deudor ex art. 322.2 RRM.

e) La (posible) continuación en el ejercicio de la ac-tividad empresarial o profesional tras la decla-ración del concurso ex art. 44 LC, determina que subsista o se mantenga ex post la «calificación» de los créditos como «afectados» o «no afectados» (perjudicados/no perjudicados) por la limitación de responsabilidad en atención al origen de sus créditos. Aunque sean créditos contra la masa, los acreedores por deudas empresariales o profe-sionales contraídas por razón de la continuación en el ejercicio de la actividad empresarial o profe-sional soportan en principio la limitación negativa de responsabilidad sobre la vivienda habitual: no puede ésta ser enajenada para hacer efectivo tal crédito; enajenada la vivienda el precio de ena-jenación no puede emplearse para pagar esos créditos ni tan siquiera cuando hubiera sobrante (vid. infra). Más aún, no hay inconveniente a que el deudor concursado proceda a funcionar como ERL en virtud de inmatriculación decidida después de declararse en concurso. En todo caso, subsiste ex art. 46 LC la obligación de formular las cuen-tas que debe llevar el ERL por su régimen singular (cfr. art. 11 Ley 14/2013).

f) Todos los acreedores del concursado, los del tráfico del emprendedor y los que no lo sean, respetando su condición (perjudicados o no por la limitación negativa de responsabilidad), se in-tegran en la masa pasiva del concurso ex art. 49 LC. con la natural discriminación entre ellos (vid.infra).

g) La limitación de responsabilidad puede ser ataca-da en el concurso declarado culpable, en el caso de que el deudor hubiera actuado con fraude o negli-gencia grave en el cumplimiento de sus obligacio-nes con tercero ex art. 8.4 Ley 14/2013. Cuando existiendo acreedores no perjudicados por la limi-tación, hubiera de enajenarse la vivienda habitual no podrá procederse al reparto de su precio hasta la calificación del concurso puesto que de la ca-lificación del concurso depende si el juez decide enervar o no la limitación de responsabilidad ex art. 8.4 LC en caso de fraude o negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones. Sin per-



juicio de lo anterior, en interés tanto de los acree-dores del tráfico como de los acreedores no perju-dicados por la limitación, procederá, en su caso, el ejercicio de la acción de reintegración contra los actos perjudiciales para la masa pasiva en los tér-minos previstos en los arts. 71 y ss. LC. No puede despreciarse la hipótesis de que pueda atacarse por la revocatoria concursal los pagos selectivos realizados por el deudor de los créditos aún ven-cidos en función de su origen: en el caso de que el deudor satisficiere antes de la declaración del concurso los créditos vencidos no afectados por la limitación de responsabilidad en «perjuicio» de los vencidos y afectados por esa limitación (los que tienen origen en el emprendimiento) puede haber causa para el ejercicio de la acción de rein-tegración.

h) La vivienda habitual, junto con los demás bienes y derechos del deudor, integran la masa activa del concurso con especificación de la reserva de destino en el informe del art. 75 LC. No existe aquí privilegio de separación de la vivienda ha-bitual como sí existe en relación con buques y aeronaves para la efectividad de las garantías reales constituidas sobre los mismos. Aunque la vivienda habitual del EIRL sea inembarga-ble por créditos del tráfico empresarial o pro-fesional ex arts. 8 y 10.3 Ley, dicho bien no se exceptúa del principio de universalidad ex art. 76.2 LC porque la vivienda habitual sigue afec-ta al pago de los acreedores «ordinarios». La «inembargabilidad» del art. 76.2 LC solo es la inembargabilidad frente a todos los acreedores. Es decir: la regulada en los arts. 605 y ss. LEC. Existe aquí una cierta analogía con lo previsto para los gananciales: los bienes gananciales o comunes que deban responder de las obliga-ciones del concursado se incluyen siempre (cfr. art. 77.2 LC).

i) Los acreedores por créditos del emprendimiento se califican como concursales o como créditos contra la masa conforme a las reglas ordinarias del art. 84 LC. Esa calificación debe compatibili-zarse con la clasificación de los mismos en crédi-tos afectados o no afectados por la limitación de responsabilidad:

— Los créditos derivados de la continuación del ejercicio de la actividad empresarial o profesio-nal , como hemos apuntado antes, son crédi-tos contra la masa ex art. 84.2. 5º LC pero que, además, tienen limitada negativamente la res-

ponsabilidad ex arts. 7 y ss. Ley 14/2013 sobre la vivienda habitual.

— Del mismo modo, los créditos salariales por continuación del ejercicio de la actividad em-presarial o profesional encuadrables en el art. 84.2. 1º LC por ejemplo, son también créditos contra la masa que no pueden hacerse efecti-vos contra la vivienda habitual.

— Los créditos derivados de los honorarios de-vengados por la administración del concurso del ERL son créditos contra la masa ex art. 84.2.3º pero en cuanto a la parte imputable a la continuación de la actividad empresarial o profesional no son efectivos contra la vivienda habitual. Ni que decir tiene que, por el contra-rio, si hubiere cesado la actividad, los adminis-tradores concursales podrán hacer efectivo su crédito contra la vivienda habitual en las con-diciones ordinarias.

— Todos los créditos, incluidos los créditos del giro o tráfico de la empresa o profesión del ERL se clasifican como privilegiados con pri-vilegio general o especial, ordinarios y subor-dinados conforme a las reglas generales, pero siempre respetando además de dicha califica-ción su naturaleza de créditos limitables o no perjudicados por la limitación. Obviamente, la limitación de responsabilidad no funciona frente a un acreedor del giro o tráfico que ase-gura su crédito con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, en cuyo caso el deudor renuncia en relación con ese acreedor y solo con él al beneficio de la limitación de respon-sabilidad. En este caso, el crédito se clasifi-cará como privilegiado con privilegio especial del artículo 90.1. 1º LC.

— El beneficio de limitación de responsabilidad, por otra parte, no constituye ninguna suerte de «privilegio atípico» sobre la vivienda habitual de los acreedores que no son del tráfico y que por ello deba desconocerse en el concurso por no incluirse en el elenco de los arts. 90 y 91 LC. Todo lo más, y con alguna imaginación, el derecho de los acreedores con créditos no derivados del ejercicio de la actividad empre-sarial o profesional de excluir a los acreedores del giro sobre la vivienda habitual constituye una suerte de «hipoteca legal tácita» ex art. 90.2 LC in fine. Ello no es óbice a que exista en la práctica una alteración particular (sobre un bien concreto: la vivienda habitual) de la



prelación concursal «estándar»: los privile-gios especiales que traigan causa del ejercicio de la actividad empresarial o profesional, por mucho que sean privilegios especiales (y que deben en principio satisfacerse antes de los créditos comunes), no podrán hacerse efec-tivos sobre la vivienda habitual. Así, los cré-ditos salariales ex art. 91.1º LC, los créditos extracontractuales del art. 91.5º LC o el 50% de los créditos del acreedor instante ex art. 91.7º LC, si son créditos que tienen origen en la actividad del emprendimiento, no pueden hacerse efectivos contra la vivienda habitual por muy privilegiados que sean. Conservan, eso sí, su carácter de créditos con privilegio especial (frente a los acreedores comunes y a los acreedores subordinados) en relación con los demás bienes distintos de la vivienda ha-bitual. En cambio, los créditos de Derecho pú-blico que fueren privilegiados ex art. 91.4º LC conservan sobre la vivienda habitual su cuali-dad de privilegiados (cfr. disp. ad. primera Ley 14/2013). Esa «recalificación» tiene posible corrección judicial: el juez del concurso pue-de declarar enervada la limitación en caso de que el deudor hubiera actuado con fraude o negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones ex art. 8.4 Ley 14/2013.

j) Frente a lo que puede parecer a primera vista, la enajenación de la vivienda habitual en el marco del concurso no extingue los efectos de la dicha limitación de responsabilidad, como no la ex-tingue la enajenación forzosa extraconcursal de la vivienda habitual por embargos trabados en favor de los acreedores que no son del empren-dimiento. Ejecutada la vivienda, no desparece la tutela del deudor y de los acreedores que no son del emprendimiento. Es cierto que la vivien-da sale del patrimonio del deudor, pero sobre el precio de enajenación solamente tienen derecho los acreedores no afectados por la limitación y con absoluta exclusión de los acreedores perju-dicados. Sostener que sobre ese sobrante tienen también derecho los acreedores del emprendi-miento significa tanto como frustrar la razón de ser de la limitación de responsabilidad. Si se quiere ser congruente con la institución, no queda más remedio técnico que considerar que el precio de enajenación se coloca en el lugar de la vivienda habitual. Estamos ante el mecanismo de subrogación real que es típico en los patrimo-nios de destino y que subyace al funcionamien-to de la regla contenida en el artículo 10.4 Ley

14/2013. El precio obtenido por la enajenación de la vivienda habitual se destina exclusivamen-te al pago de los acreedores que no son del em-prendimiento conforme a las reglas concursales de reparto.

En sede de liquidación concursal del ERL, pues, las normas de los arts. 154 ss LC deben moda-lizarse para atender esta exigencia antes indi-cada. Dicho de otra forma, en lo que hace a la enajenación concursal de la vivienda habitual y tratándose de acreedores del emprendimiento, tanto da que se trate de créditos contra la masa, de créditos con privilegio especial, de créditos comunes o de créditos subordinados: ninguno de estos acreedores tiene derecho a participar en el reparto del precio de su enajenación. Tal precio solamente debe quedar a disposición de los acreedores que no son del emprendimiento con pleno respeto a las reglas concursales co-munes. De existir sobrante, después del pago de todos los acreedores que no son los del empren-dimiento, estos últimos no entran en el reparto de dicho sobrante, que queda para el deudor. En eso consiste la limitación de responsabilidad. En el límite, de existir solamente acreedores del emprendimiento, el deudor dejará indemne su vivienda habitual, que de eso se trata la cosa.

k) Las normas sobre insuficiencia de masa activa (art. 176 bis LC) y sobre remisión de deudas in-satisfechas (arts. 178.2 y 242.2.5ª LC) deben ser modalizadas para tener en cuenta la limitación de responsabilidad en que se cifra la no sujeción de la vivienda habitual:

— En relación con los acreedores del empren-dimiento (y solo con ellos) la vivienda habi-tual, en su calidad de bien no sujeto, no debe reputarse como formando parte de la «masa activa» y a los efectos de considerar que pue-da existir «insuficiencia de masa» ex art. 176 bis LC. Así, si solamente quedaren acreedores del emprendimiento, el complicado cálculo previsional de la «manifiesta insuficiencia para la satisfacción de los créditos contra la masa» ex art. 176 bis 1 LC debe realizarse con «descuento» de la vivienda habitual. En el límite, si solamente quedan acreedores del emprendimiento y vivienda habitual, la masa activa vale cero.

— En principio, declarada la conclusión del con-curso, por liquidación o por insuficiencia de masa activa, el ERL queda responsable de los



créditos restantes. No obstante, la reforma efectuada por la Ley de emprendedores, per-mite la remisión de deudas insatisfechas del deudor de buena fe en ciertas condiciones. Pues bien: en relación con los acreedores del emprendimiento (y solo con ellos), se en-tiende que está completamente distribuida la masa activa cuando se han liquidado los demás bienes y derechos y aunque reste la vi-vienda habitual (o el precio de su enajenación que se coloca en su lugar como subrogado). Ello permitirá al deudor obtener, incluso, la remisión de deudas insatisfechas conservan-do la vivienda habitual. Aunque restare la vivienda habitual, puede obtenerse una de-claración de remisión de las deudas insatis-fechas si se cumplen los demás requisitos de los artículos 178.2 y 242.5ª LC que, amén de ser de difícil conciliación, merecerían un exa-men más detallado.

NOtAS

1 Vid. DI PORTO, A., Impresa collettiva e schiavo mana-ger in Roma antica, Milano, 1984; SERRAO, F., Impresa e responsabilità a Roma nell´età commerciale, Pisa, 2002. En España: SUAREZ BLAZQUEZ, G., Dirección y administración de empresas en Roma, 2001.

2 Por todos: CIMMA, M.R., Ricerche sulle società di pu-blicani, Milano, 1981.

3 Por todos, HANSMANN, H.-KRAAKMAN, R., en su co-nocidísimo y citadísimo artículo, «The Essential Role of Organizational Law», Harvard Law School, J.M.Olin Center for Law, Economics and Business, Discussion Paper Num. 284.

4 Por todos: CECCHINI ROSELL, X., El pacto de con-creción de responsabilidad en la hipoteca, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996.

5 En contra: MUÑOZ GARCIA, A., «El concurso de acreedores del Emprendedor de Responsabilidad Li-mitada», La Ley, 16 enero de 2014.

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fICHA tÉCNICA


2 - Mayo

SOCIEDADES

Las remuneraciones de los consejeros en las sociedades cotizadas españolas

Ignacio Zarzalejos ToledanoAbogado

«Directors’ remuneration in the Spanish listed companies»

Resumen: Las remuneraciones de los miembros de los conse-jos de administración de las sociedades cotizadas están siendo objeto de amplio debate en los últimos años y, en particular, desde el inicio de la crisis económica.

Este debate ha derivado en la aprobación de diversas normas y recomendaciones de gobierno corporativo que persiguen un incremento de la transparencia en relación con las retribucio-nes de los administradores.

Por todo ello, este trabajo pretende exponer los cambios regula-torios producidos recientemente, tanto a nivel nacional como in-ternacional (principalmente, en Estados Unidos), analizar el grado de cumplimiento en España de las recomendaciones de gobierno corporativo en esta materia y tratar cuestiones relativas a esta materia como son la naturaleza de los servicios de los administra-dores, la pretendida «reserva estatutaria» de sus remuneraciones y la influencia de los proxy advisors en los emisores españoles.

Palabras clave: Retribuciones. Administradores. Informe anual de remuneraciones de consejeros. Código Unificado.

Abstract: The remuneration of board members of listed com-panies has been widely discussed in recent years and, in parti-cular, since the onset of global economic turmoil.

The debate has ultimately resulted in the approval of several regulations and corporate governance recommendations see-king enhanced transparency in relation to the remuneration received by companies’ directors.

This paper describes the recently-approved regulatory amend-ments, both in Spain and abroad (mainly in the U.S.), to as-sess Spain’s degree of compliance with corporate governance recommendations, and delves into related matters such as the nature of the services provided by directors, the supposed «by-laws reserve» on directors’ remuneration and the influence of proxy advisors in connection with Spanish listed companies.

Keywords: Remuneration. Directors. Annual report on direc-tors’ remuneration. Unified Code.

SuMARIO

I. INTRODUCCIóNII. MARCO LEGAL Y RECOMENDACIONES DE

BUEN GOBIERNO CORPORATIVOIII. NATURALEZA DE LA PRESTACIóN DE

SERVICIOS DE LOS ADMINISTRADORES. TEORÍA DEL VÍNCULO

IV. FIJACIóN DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS ADMINISTRADORES. PROBLEMÁTICA

DE LA «RESERVA ESTATUTARIA» DE LAS RETRIBUCIONES

V. ACTIVIDAD DE LOS PROXY ADVISORS Y SU INFLUENCIA EN LAS POLÍTICAS DE REMUNERACIONES DE LAS SOCIEDADES COTIZADAS

VI. CONCLUSIONESVII. BIBLIOGRAFÍA

fICHA tÉCNICA

19Número 2 - Mayo 2014 LA LEY mercantil 19

Las remuneraciones de los consejeros...la leYmercantil

I. INtRODuCCIóN

La crisis internacional en la que nos encontramos su-midos desde mediados del año 2008 ha venido acom-pañada de una ola crítica relativa a los opacos sistemas de retribución de los miembros de los consejos de admi-nistración de las sociedades cotizadas, ya que estos no eran objeto del control o supervisión de los dueños de la compañía, esto es, de los accionistas reunidos en junta general.

Durante muchos años se entendió que las retribucio-nes de los miembros del consejo de administración de las sociedades cotizadas concernían única y exclusivamente al propio órgano, ya que se circunscribían al ámbito pri-vado de actuación de la sociedad. Sin embargo, doctrina autorizada1 ha destacado que no se trata de una afir-mación pacífica en nuestro país ya que ha chocado, en primer lugar, con los revuelos surgidos a finales de la dé-cada de los noventa del siglo pasado en relación con las remuneraciones mediante el sistema de opciones sobre acciones y, en segundo lugar y más recientemente, con el clima social existente como consecuencia de la crisis económica actual.

Dada la relevancia adquirida por los temas retributi-vos de los consejeros en el seno, principalmente, de las sociedades cotizadas, resulta relevante analizar cuáles han sido los movimientos más destacados en el ámbito legislativo y en las recomendaciones de gobierno corpo-rativo en España, ya que se han visto influenciadas por la normativa aprobada tanto en Estados Unidos (país van-guardista en estas cuestiones) y por las recomendacio-nes formuladas por la Comisión Europea.

Por tanto, en el presente estudio se profundizará en la normativa actual española que rige los sistemas retri-butivos de los miembros del órgano de administración de las sociedades cotizadas y se analizará el grado de seguimiento en nuestro país de las recomendaciones de buen gobierno corporativo efectuadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la «CNMV»).

II. MARCO LEGAL Y RECOMENDACIONES DE BuEN GOBIERNO CORPORAtIVO

1. Precedente estadounidense

La Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act2 (la «Dodd-frankAct») aprobada en el año 2010 en los Estados Unidos de América introdujo la obligación de que las sociedades cotizadas en ese país sometieran a sus juntas generales un informe sobre las retribuciones percibidas en el ejercicio por sus admi-

nistradores y las previstas para los ejercicios venideros («say-on-pay»).

Aunque la Dodd Frank Act no exigía que las retri-buciones de los consejeros se sometieran a la votación consultiva de las juntas generales con carácter anual, la política de recomendación de voto elaborada por Institu-tional Shareholder Services, Inc3 («ISS») en el año 2011 apoyó que esta votación se realizara con carácter anual4.

Algunos autores5 han destacado que, en el primer año de aplicación de la exigencia del «say-on-pay», el apoyo del accionariado a las políticas remunerativas de las so-ciedades cotizadas en EE.UU. fue mayoritario, reflejando que aun cuando entidades como ISS o Glass Lewis tienen un gran poder de influencia en el desarrollo de las jun-tas generales de accionistas, el mismo no supuso el voto en contra de las retribuciones de los consejeros y altos directivos de las compañías cotizadas norteamericanas.

2. Recomendaciones de la Comisión Europea

En el ámbito comunitario, la Recomendación 2009/385/CE, de 30 de abril, que complementa las Re-comendaciones 2004/913/CE y 2005/162/CE en lo que atañe al sistema de remuneración de los consejeros de las empresas que cotizan en bolsa (Diario Oficial de la Unión Europea, 120, 15 de mayo de 2009) (la «Reco-mendación de la Comisión de 30 de abril de 2009»), en su considerando (6) resalta que la estructura remunera-tiva aplicable a los consejeros debe favorecer la sosteni-bilidad de las empresas a largo plazo y garantizar que la remuneración de aquellos se base en los resultados.

A tal efecto, la Comisión Europea destaca en esta recomendación que es necesario fijar nuevos principios relativos a la estructura de retribución de los consejeros y el procedimiento para determinar las remuneraciones y el control del mismo, debiendo ser fijadas en las co-rrespondientes políticas retributivas aprobadas por las compañías.

La idea implícita en la Recomendación de la Comisión de 30 de abril de 2009 consiste en alinear los intereses de los accionistas relativos a la creación de valor de la compañía a largo plazo con las retribuciones de los ad-ministradores. En concreto, en referencia a las conclu-siones alcanzadas en la cumbre del G-20 celebrada en la ciudad de Pittsburgh (EE.UU.) en el año 2009, algún autor6 ha destacado que el objetivo principal es conectar los sistemas retributivos de las compañías tanto con la gestión de sus riesgos como con la creación de valor a más largo plazo.

SOCIEDADESla leYmercantil


3. Régimen legal español

A. La Ley del Mercado de Valores

En nuestro país, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Eco-nomía Sostenible (Boletín Oficial del Estado, número 55, 5 de marzo de 2011) (la «Ley de Economía Sostenible») introdujo un nuevo artículo 61 ter en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (Boletín Oficial del Estado, número 181, 29 de julio de 1988) (la «Ley del Mercado de Valores») para regular la obligación de las sociedades cotizadas españolas de presentar, con oca-sión de la celebración de la junta general ordinaria que deba aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejerci-cio terminado, un informe anual sobre remuneraciones de los consejeros para su votación, con carácter exclu-sivamente consultivo, por los accionistas de la sociedad.

La introducción del nuevo artículo 61 ter de la Ley del Mercado de Valores («Del informe anual sobre remune-raciones de los consejeros») ha merecido la crítica posi-tiva de diversos autores7, quienes ven en su aprobación un paso importante para la deseada cohesión entre los intereses de los accionistas de las sociedades cotizadas y sus administradores, los cuales no siempre se han encon-trado alineados, principalmente, en materia retributiva.

B. Orden ECC/461/2013 y Circular 4/2013 de la CNMV

El 23 de marzo de 2013 se publicó la Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo, por la que se determi-nan el contenido y la estructura del informe anual de gobierno corporativo, del informe anual sobre remune-raciones y de otros instrumentos de información de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos a nego-ciación en mercados oficiales de valores (Boletín Oficial del Estado, número 71, 23 de marzo de 2013) (la «Orden ECC/461/2013»).

Como se indica en la exposición de motivos, con la Orden ECC/461/2013 se pretende que se tenga informa-ción transparente de las remuneraciones de los conse-jeros, cualquiera que sea la forma que adopten, y de la forma en que las sociedades y cajas de ahorros vinculan la política de remuneraciones al buen funcionamiento en el largo plazo de la sociedad. Además, se clarifica que la responsabilidad de la elaboración y el contenido del in-forme anual sobre remuneraciones corresponde al órga-no de administración de la sociedad.

Por su parte, se especifica que este informe será obje-to de publicación en la CNMV mediante Hecho Relevan-te en el plazo máximo de cuatro meses desde el cierre del ejercicio, siempre que no exceda de la fecha en la que

se publique la convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas de la sociedad.

En desarrollo de las competencias atribuidas a la CNMV en la Orden ECC/461/2013, esa Comisión apro-bó la Circular 4/2013, de 12 de junio (Boletín Oficial del Estado, número 150, 24 de junio de 2013), que establece el modelo de informe anual de remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas, el cual es de aplicación a los informes que se están sometiendo a votación, con carácter consultivo y como punto separa-do del orden del día, de las juntas generales ordinarias celebradas a partir del 1 de enero de 2014.

C. Modificaciones propuestas en la Ley de Sociedades de Capital

El día 14 de octubre de 2013 se publicó el «Estudio sobre propuestas de modificaciones normativas» elabora-do por la Comisión de Expertos en Materia de Gobier-no Corporativo —creada por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 10 de mayo de 2013, publicado por Orden ECC/895/2013, de 21 de mayo (Boletín Oficial del Esta-do, número 123, 23 de mayo de 2013)— (la «Comisión de Expertos»), que tenía por objeto la elaboración de un estudio en el que se analizase la situación del buen go-bierno de las sociedades en España así como la redacción de una propuesta consistente en aquellas medidas que permitieran mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión de las entidades españolas, todo ello con el obje-tivo de alcanzar el más alto nivel de cumplimiento de los criterios y principios internacionales de buen gobierno.

Siguiendo las propuestas efectuadas por la Comisión de Expertos, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera publicó con fecha 16 de diciembre de 2013 un anteproyecto de ley que modifica el Real Decreto Le-gislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Bo-letín Oficial del Estado, número 161, 3 de julio de 2010) (la «Ley de Sociedades de Capital») para la mejora del gobierno corporativo (el «Anteproyecto de Ley»), que ha estado sometido a audiencia pública hasta el 15 de enero de 2014.

Entre otras modificaciones recogidas en el Antepro-yecto de Ley, en lo que aquí interesa deben destacarse las referidas al régimen legal de las remuneraciones de los consejeros.

En particular, en sede de cotizadas, se establece por primera vez que el cargo de consejero debe ser necesa-riamente retribuido, el cual tendrá que ser conforme con la política de remuneraciones de la sociedad vigente en cada momento.



Esta política de remuneraciones, que contemplará obligatoriamente la retribución anual máxima de los consejeros por su condición de tales, deberá someterse a la aprobación de la junta general, como punto separa-do del orden del día y con carácter vinculante, al menos cada tres años.

La propuesta presentada por el consejo de adminis-tración a la junta general tendrá que estar motivada y acompañada de un informe de la comisión de nombra-mientos y retribuciones, poniendo a disposición de los accionistas esta documentación desde la convocatoria de la junta general.

Toda modificación o sustitución de la política de re-muneraciones requerirá del acuerdo previo de la junta general y, además, en caso de que no se aprobara con carácter consultivo el informe anual sobre remunera-ciones de los consejeros, se requerirá que la política de remuneraciones para el ejercicio siguiente sea aprobada por la junta general con carácter previo a su aplicación (aunque no hubiera transcurrido el plazo de tres años referido). En este sentido, en el Anteproyecto de Ley se contempla la introducción de un nuevo artículo 541 en la Ley de Sociedades de Capital que incorpora el contenido del actual artículo 61 ter de la Ley del Mercado de Valo-res, el cual quedaría derogado con la aprobación de estas modificaciones.

Por su parte, corresponderá al consejo de adminis-tración la fijación de la retribución concreta de cada consejero en su condición de tal, teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades atribuidas a cada conseje-ro, la pertenencia a comisiones del consejo y las demás circunstancias objetivas que considere relevantes.

Finalmente, hay que destacar la incorporación de un nuevo artículo específico en el que se regula la remune-ración de los consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas. En concreto, esta remuneración, que vendrá prevista en el correspondiente contrato firmado con el consejero y aprobado por el consejo de administración, deberá ajustarse a la política de remuneraciones aproba-da por la junta general, en la que se recogerá cuál será la retribución fija anual y su variación durante la vigencia de la política, los parámetros para la fijación de los com-ponentes variables y los principales términos y condicio-nes del contrato (p.ej. duración, indemnizaciones, pactos de exclusividad, no concurrencia post-contractual y per-manencia o fidelización).

En todo caso, corresponderá al consejo de admi-nistración la fijación de la retribución de los conse-jeros por el desempeño de funciones ejecutivas y los términos de sus contratos, siempre y cuando sean

conformes con la política de remuneraciones aproba-da por la junta general.

4. Recomendaciones de buen gobierno corporativo

A. Introducción

Desde el Informe Olivencia de 1998, pasando por el Informe Aldama de 2003, y en el vigente Código Unifi-cado de Buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas, aprobado por la CNMV con fecha 22 de mayo de 2006 (el «Código unificado»), se ha puesto de mani-fiesto la importancia creciente que han tenido las cues-tiones relativas a la remuneración de los administrado-res en los distintos códigos de buen gobierno8.

Esta preocupación por las remuneraciones de los miembros del órgano de administración de las compa-ñías y, específicamente, de sus consejeros ejecutivos, se debe a la idea latente en el mercado de los conflictos de interés existentes entre los ejecutivos de las compañías y sus accionistas, los cuales se concretan en que se da una relación inversamente proporcional entre las ganancias de los ejecutivos de una compañía y la rentabilidad obte-nida por sus dueños9.

Igualmente, otros autores10 destacan la relevancia de las cuestiones relativas a la retribución de los adminis-tradores dentro del marco del gobierno corporativo de las sociedades y, especialmente, de los códigos de con-ducta, de buen gobierno o de buenas prácticas ya que, en nuestro ordenamiento jurídico, el ámbito de las retribu-ciones de los administradores se dejaba a la libre auto-nomía de la voluntad, siendo objeto de autorregulación por las propias compañías en sus normativas internas. No obstante, la validez de esta afirmación es menor en nuestros días con la incorporación del artículo 61 ter en la Ley del Mercado de Valores y con las propuestas de modificación de la Ley de Sociedades de Capital que, pre-visiblemente, quedarán aprobadas a lo largo de este año y que se han referido anteriormente.

B. Revisión del Código Unificado

Dentro del Plan de Actividades de la CNMV para el año 201311, publicado con fecha 12 de marzo de ese año, esta institución previó, entre sus objetivos prioritarios para esa anualidad, la publicación de la actualización del Código Unificado para reflejar los cambios normativos que se produjeran en el ámbito del gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, así como la creación de la anteriormente referida Comisión de Expertos que ten-dría como objetivo llevar a cabo una revisión integral del Código Unificado, trabajo que está siendo actualmente



realizado una vez presentado su «Estudio sobre propues-tas de modificaciones normativas».

Pues bien, al objeto de cumplir con el objetivo indi-cado, la CNMV publicó en el mes de junio de 2013 una versión revisada del Código Unificado que conllevó, entre otras eliminaciones, la supresión de la recomendación 40 relativa al sometimiento a las juntas generales de un in-forme sobre la política de retribuciones de los consejeros de las compañías con carácter consultivo y como punto separado del orden del día, al tratarse de una obligación legal para todas las sociedades cotizadas tras la incorpo-ración del artículo 61 ter en la Ley del Mercado de Valores.

C. Grado de seguimiento de las recomendaciones relati-vas a materias retributivas

A pesar de su eliminación, resulta interesante desta-car que, en el año 2009, la referida recomendación 40 fue la que había tenido un menor nivel de seguimiento por el conjunto de sociedades cotizadas12.

Asimismo, aunque en la nueva versión del Código Unificado las recomendaciones 35 (relativa al contenido que debe incluirse en la política de retribuciones) y 41 (sobre el contenido de la memoria en relación con las retribuciones percibidas por los consejeros durante el ejercicio) también han sido suprimidas, expondremos a continuación cuál fue el grado de seguimiento de estas recomendaciones en el último ejercicio que fueron de aplicación, esto es, el correspondiente al ejercicio 2012.

En este sentido, de acuerdo con la información faci-litada por las sociedades pertenecientes al Ibex 35 en el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 201213, únicamente dos sociedades indicaron que cumplían parcialmente la recomendación 35 (sobre el régimen de aprobación y transparencia de las retribucio-nes), mientras que el resto manifestó que sí lo cumplían.

Por su parte, respecto a la recomendación 41 (rela-tiva a la transparencia de las retribuciones individuales en la memoria), seis sociedades afirmaron que cumplían parcialmente esta recomendación, dos sociedades expli-caron por qué no cumplían y las restantes afirmaron que cumplieron con esta recomendación.

De esta información se infiere que la modificación de la Ley del Mercado de Valores realizada en el año 2011 con la aprobación de la Ley de Economía Sostenible llevó aparejado un seguimiento generalizado de las recomen-daciones relativas a la transparencia de las retribuciones de los consejeros por parte de las sociedades cotizadas (al menos, de las pertenecientes al Ibex 35), lo que justifica la modificación normativa realizada por el legislativo.

III. NAtuRALEZA DE LA PREStACIóN DE SERVICIOS DE LOS ADMINIStRADORES. tEORÍA DEL VÍNCuLO

La normativa de Derecho del Trabajo y la jurispru-dencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo han establecido que las relaciones profesionales de los ad-ministradores con la sociedad se rigen por las normas previstas en la legislación societaria14.

En este sentido, la denominada «teoría del vínculo» establece que cuando se ejercen simultáneamente el cargo de administrador y las funciones propias de un alto directivo, la calificación debe establecerse en atención a la naturaleza del vínculo y no al contenido de la ac-tividad15 lo que implica que se entenderá que aquellos consejeros que desempeñen, a su vez, funciones de alta dirección en la compañía, se encuentren en una relación de naturaleza mercantil.

Sin embargo, diversos autores16 han criticado la rigi-dez de esta teoría, defendiendo la posibilidad de que en relación con los consejeros que, a su vez, desempeñen funciones ejecutivas, puedan concurrir dos tipos de re-laciones, a saber, la propiamente societaria en su condi-ción de consejero y la de alta dirección o de prestación de servicios como consecuencia del desempeño de su actividad directiva, postura esta que, previsiblemente, encontrará respaldo legal con la aprobación del Antepro-yecto de Ley de modificación de la Ley de Sociedades de Capital referido anteriormente.

Algún autor17 también venía sosteniendo la posibili-dad de que las sociedades celebraran un contrato de alta dirección con sus consejeros ejecutivos sobre la base de las recomendaciones del Código Unificado, si bien ponía de relieve que, de acuerdo con la doctrina mercantilista mayoritaria (o «doctrina tradicional»), no cabría la cele-bración de un contrato de alta dirección con los conse-jeros ejecutivos18, exigiéndose en todo caso la previsión estatutaria de todas las remuneraciones a percibir por este tipo de consejeros.

No obstante, se trata de una cuestión controvertida y existe una doctrina más minoritaria19 que defiende que los consejeros ejecutivos de aquellas sociedades con un entramado social complejo (como es el caso de las so-ciedades cotizadas, que deben contar, obligatoriamente, con un consejo de administración) puedan firmar contra-tos de alta dirección.

Como pone de relieve algún autor20, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo se encuentra dividida al respec-to. Por una parte, las sentencias de 13 de noviembre de 2008 de la Sala Tercera declaran la imposibilidad de que



un administrador pueda suscribir, al mismo tiempo, un contrato de alta dirección, aun cuando el administrador realice un plus de dedicación. Por otra, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo sí ha admitido la posibilidad de que concurran en una misma persona una relación laboral de alta dirección y otra de carácter societario derivada de su pertenencia al órgano de administración. Finalmente, la Sala Primera, en general, sostiene la existencia de una única relación de carácter mercantil, dada la dificultad de apreciar la concurrencia de las notas de ajenidad y depen-dencia.

Es manifiesto que las funciones propias de los conse-jeros externos o no ejecutivos de una compañía difieren en gran medida de las desempeñadas por los ejecutivos, y esto es así porque los primeros se limitan a una mera actividad de control y supervisión (aun cuando algunos autores defienden que el cargo de consejero es omni-comprensivo), mientras que los segundos están a cargo del día a día de la compañía y deben someter su actividad al control del consejo de administración en su conjunto, de lo que se deriva un rasgo de ajenidad que no puede ser proclamado respecto de la actividad del resto de conse-jeros.

Por todo lo anterior, la legislación laboral y societaria debería respaldar esta postura minoritaria de forma que los consejeros que desempeñen, al mismo tiempo, fun-ciones ejecutivas dentro de la compañía puedan suscribir, a su vez, un contrato de alta dirección que regule dichas funciones, idea que se ha visto reflejada en las modifica-ciones de la Ley de Sociedades de Capital propuestas por la Comisión de Expertos y reflejada en el Anteproyecto de Ley que hemos destacado supra con la separación de las retribuciones percibidas por los consejeros en su con-dición de tales y las derivadas de las funciones ejecutivas que puedan desempeñar en la compañía.

IV. FIJACIóN DE LAS REtRIBuCIONES DE LOS ADMINIStRADORES. PROBLEMÁtICA DE LA «RESERVA EStAtutARIA» DE LAS RE-tRIBuCIONES

En primer lugar, debemos preguntarnos qué se en-tiende por el concepto de «retribución». Como ha desta-cado la doctrina21, la retribución de los administradores es toda percepción económica, en dinero o en especie, que perciban por razón de su cargo, con independencia de la forma y el momento en que la obtengan, por lo que se corresponde con el concepto de salario utilizado en el ámbito laboral. En particular, dichas retribuciones son percibidas, habitualmente, en concepto de dietas de asistencia a las reuniones del órgano de administración, sueldo o remuneración fija y participación en beneficios.

Una vez asentado tal concepto, hay que destacar que el apartado primero del artículo 217 de la Ley de Socie-dades de Capital establece que el cargo de administrador es gratuito salvo que los estatutos sociales establezcan lo contrario fijando el sistema de retribución.

Sin embargo, algunos autores han criticado esta presunción de gratuidad del cargo de administrador por considerar que la misma es contraria a la realidad social del momento y a los intereses sociales, puesto que existe una relación directa entre los deberes de los administra-dores y su remuneración, por lo que esta se encuentra justificada tanto por los servicios que prestan como por la responsabilidad que asumen por el desempeño del cargo22.

En relación con la constancia del sistema retributivo en los estatutos sociales, la Sentencia de 19 de diciembre de 2011 de la Sala Primera del Tribunal Supremo23 indi-ca que esa exigencia tiene por objeto reforzar la infor-mación que se facilita a los accionistas para que estos puedan ejercer un control efectivo de la actuación de los administradores, más aun en una materia tan controver-tida como es la relativa a la remuneración del órgano de administración, donde se contraponen claramente los intereses de ambas partes, puesto que los administra-dores pretenden obtener la máxima retribución posible, mientras que los accionistas tratan de reducir los gastos para maximizar los beneficios repartibles.

Como destaca algún autor24, la Ley de Sociedades Anónimas del año 1951 ya preveía la fijación estatutaria de las remuneraciones de los administradores, asumién-dose la gratuidad del cargo en caso contrario. No obs-tante, la duda se ha mantenido en relación con el grado de determinación exigido al precepto estatutario, es de-cir, si se requiere determinar con precisión el importe a percibir por los administradores o si, por el contrario, la mera previsión de que el cargo es retribuido sería sufi-ciente.

Esta cuestión resulta de especial relevancia desde el punto de vista fiscal ya que, como se ha puesto de ma-nifiesto25, la doctrina de la Sala de lo Contencioso-Admi-nistrativo del Tribunal Supremo ha mantenido, por una parte, que los estatutos de las sociedades anónimas han de prever con toda precisión el importe de la remune-ración de los administradores y, por otra, esta exigencia se extiende a la remuneración que los administradores ejecutivos perciben por su labor de gestión mediante la aplicación de la teoría del vínculo.

En este sentido, y en relación con la retribución de los consejeros ejecutivos, doctrina autorizada26 destaca que los paquetes retributivos de los ejecutivos deben estruc-



turarse teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada empresa y ejecutivo, por lo que la obligación de que sus retribuciones como ejecutivos también consten estatutariamente podría suponer un obstáculo para las políticas de contratación de estas compañías.

Aunque los estatutos sociales deberán determinar el sistema de retribución concreto —no pudiendo limitarse a establecer que el cargo de administrador será retribui-do—, también es cierto que no será necesario que fijen el importe concreto de las remuneraciones, tal y como ha concluido la Dirección General de los Registros y del Notariado en sus resoluciones de fechas 15 de abril de 2000 (Boletín Oficial del Estado, número 139, 10 de junio de 2000) y 19 de marzo de 2001 (Boletín Oficial del Esta-do, número 110, 8 de mayo de 2001), entre otras27.

La redacción del artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital y la rigidez con la que la Jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha interpretado el re-ferido precepto (antiguo artículo 130 de la Ley de Socie-dades Anónimas) ha sido objeto de crítica generalizada por la doctrina.

Hay que destacar que algún prestigioso autor28, uti-lizando la expresiva terminología de «doctrina del milí-metro», ha criticado las dos sentencias citadas supra de 13 de noviembre de 2008 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo por no dejar ni ese espacio para la intervención de otras instancias en la cuantificación de la retribución, ya que se exige que el importe exacto de la retribución se entienda incluido dentro de la reserva estatutaria, por lo que sería necesaria la previsión en los estatutos sociales de la cuantía de las retribuciones de los administradores para que estas pudieran calificarse como válidas.

Como consecuencia de todo lo anterior, la doctrina29 ha concluido, en líneas generales, que si bien los estatu-tos sociales deben establecer las retribuciones a percibir por sus consejeros desde un punto de vista cualitativo (esto es, mediante un importe en efectivo determinable, mediante la entrega de acciones, mediante la participa-ción en los beneficios sociales, etc.), no se exige que se establezca un quantum concreto, cuyo importe puede quedar a la determinación del propio consejo de admi-nistración dentro del marco estatutario.

De nuevo, en el ámbito societario, esta discusión se verá aclarada una vez se apruebe el Anteproyecto de Ley para la modificación de la Ley de Sociedades de Capital en el que, siguiendo la propuesta efectuada por la Co-misión de Expertos, se especifica que, en las sociedades cotizadas, será el consejo de administración el órgano encargado de fijar la remuneración concreta de cada consejero en su condición de tal, en todo caso dentro

del marco estatutario que defina el sistema de retribu-ción aplicable y del importe máximo de la remuneración anual previsto en la política de remuneraciones de los consejeros que tendrá que aprobar la junta general, al menos, cada tres años. Para su determinación, el consejo de administración deberá tener en cuenta las funciones y responsabilidades atribuidas a cada uno, su pertenen-cia a comisiones dentro del órgano de administración y todas aquellas circunstancias objetivas que el consejo de administración estime relevantes a tal efecto.

V. ACtIVIDAD DE LOS PROXY ADVISORS Y Su INFLuENCIA EN LAS POLÍtICAS DE REMu-NERACIONES DE LAS SOCIEDADES COtI-ZADAS

Los proxy advisors son entidades que prestan servi-cios a inversores, principalmente institucionales, de ase-soramiento en relación con el ejercicio del derecho de voto derivado de la titularidad de acciones en sociedades cotizadas30.

Como ya hemos indicado supra, algún autor31 en EE.UU. analizó la influencia que habían tenido entidades que realizan proxy advisory, como ISS o Glass Lewis, du-rante el primer ejercicio en el que resultaba obligatorio presentar ante las juntas generales de accionistas de las entidades norteamericanas cotizadas un informe sobre las remuneraciones de los consejeros. En concreto, se observó que aun cuando ISS y Glass Lewis tienen, en ge-neral, un gran poder de influencia en el desarrollo de las mismas, dicho poder no se trasladó en un voto en contra de las retribuciones de los consejeros y altos directivos de las compañías cotizadas norteamericanas.

En relación con las sociedades cotizadas en Europa, ISS publica anualmente una guía que recoge una serie de directrices a seguir por los inversores institucionales a la hora de que emitan sus votos respecto de ciertos puntos en el orden del día de las juntas generales. En este sen-tido, el pasado 14 de enero de 2014 ISS publicó el docu-mento «ISS. Transparency. Inclusiveness. Global Experti-se. 2014 European Proxy Voting Summary Guidelines» al objeto de establecer las directrices de voto de cara a las juntas generales de accionistas de sociedades cotizadas que se vayan a celebrar a partir del 1 de febrero de 2014.

En lo que respecta a la política retributiva, ISS re-comienda votar caso por caso para la aceptación de las políticas retributivas que el consejo plantee en relación con la alta dirección de la sociedad, así como del propio consejo.



En términos generales, y aunque ISS valora cada caso concreto antes de definir el sentido del voto, exige un alto grado de transparencia y equidad a las políticas re-tributivas de los consejeros ejecutivos para pronunciarse a favor de las mismas. De forma específica, y sin ánimo exhaustivo, exige: (i) la entrega de información clara y suficiente a los accionistas sobre retribuciones; (ii) que la estructura retributiva y la cuantía de la misma estén alineadas con la práctica generalizada de mercado, enfa-tizando la búsqueda de valor del accionista a largo plazo; (iii) evitar aquellos sistemas de retribución que no ten-gan en cuenta los fallos o errores en el desempeño ob-servado por los consejeros ejecutivos; (iv) que el Comité de Retribuciones sea independiente y eficaz; y (v) evitar pagos inapropiados a los consejeros no ejecutivos.

Respecto al grado de influencia de las recomendacio-nes emitidas por los proxy advisors en los emisores espa-ñoles, en el estudio realizado por el Grupo de Expertos para evaluar la actividad de los Proxy Advisors en relación con los emisores españoles —publicado por la CNMV con fecha 16 de abril de 2012— se destacan dos dificultades: por una parte, es complicado conocer con certeza la in-fluencia que ejercen dichas recomendaciones en el voto finalmente emitido por los inversores institucionales; y, por otra, esa dificultad se incrementa en el caso español debido al menor peso que representan los inversores ins-titucionales en las sociedades cotizadas.

En todo caso, en el referido estudio se concluye que la influencia creciente de los proxy advisors es innegable y que dicha influencia es más acusada en aquellas com-pañías cotizadas con un free float elevado.

VI. CONCLuSIONES

— La tendencia en los últimos años se ha dirigido al establecimiento de mayores niveles de transpa-rencia, de forma que los dueños de las sociedades (esto es, sus accionistas) sean conscientes de las remuneraciones que perciben los miembros de sus órganos de administración y puedan, aunque únicamente con carácter consultivo, pronunciar-se sobre las mismas.

— En nuestra opinión, y como han puesto de mani-fiesto los diversos autores citados en el trabajo, sería conveniente una unificación de la doctrina jurisprudencial actual en nuestro país, ya que los diferentes pronunciamientos emanados de diver-sas Salas del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sala de lo Contencioso-Administrativo y Sala de lo Social), con sus diferentes teorías (la «doctrina del milímetro» de la Sala de lo Contencioso-Ad-

ministrativo y la «teoría del vínculo» de la Sala de lo Social32) dificultan el análisis de esta cuestión.

— En concreto, no creemos que todos los conseje-ros —con independencia de que sean ejecutivos o externos (dominicales o independientes)— de-ban ser tratados por igual, sino que deberían di-ferenciarse entre las funciones propias de todo consejero —esto es, la función deliberativa y de control— y las de dirección, que pueden ser pro-clamadas exclusivamente respecto de los conse-jeros ejecutivos.

— Sería deseable que, por una parte, la «doctrina del vínculo» fuera revisada por la jurisdicción social, de tal forma que aquellos miembros del consejo de administración que desempeñen funciones ejecutivas puedan mantener o compatibilizar dos tipos de relaciones diferenciadas con la sociedad; esto es, la relación societaria propia de todo con-sejero junto con una relación contractual o de alta dirección por el desempeño de sus funciones ejecutivas.

— Por otra, en relación con las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2008, la exigen-cia de que las retribuciones de los consejeros sean previstas «al detalle» en los estatutos sociales de las compañías exigiría su modificación con carác-ter anual. Por ello, nos adherimos a la tesis man-tenida por la mayoría de la doctrina consistente en la «reserva estatutaria» de los sistemas de re-tribución, dejando la cuantificación de la misma a la junta general con carácter anual.

— La evolución de la normativa y de las recomen-daciones de gobierno corporativo en la materia en los últimos años han coadyuvado a la mejora de las prácticas remuneratorias de las compañías cotizadas y, lo que es más importante, a su trans-parencia, lo que ha supuesto que los accionistas hayan visto reforzada su posición de control o, al menos, supervisión de las actuaciones de su órga-no de administración.

— Una vez se apruebe el Anteproyecto de Ley de re-forma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, las cuestiones planteadas en este estudio se verán expresamen-te plasmadas en nuestro ordenamiento jurídico societario, lo que debería conllevar una revisión de la doctrina jurisprudencial actualmente segui-da por nuestros juzgados y tribunales.



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NOtAS

1 Vid. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A.: «Derecho privado y retribución de los administradores», en PILOÑETA ALONSO, L.M. e IRIBARREN BLANCO, M. (coord.): Es-tudios de Derecho Mercantil en homenaje al Profesor José María Muñoz Planas, Pamplona: Aranzadi, 2011 (1.ª ed.), pág. 463.

En términos similares, cfr. QUIJANO GONZÁLEZ, J.: «Retribución de Consejeros y Directivos: la recien-te evolución en el Derecho Español», en PILOÑETA ALONSO, L. M. y IRIBARREN BLANCO, M. (coord.): Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al Profesor José María Muñoz Planas, Pamplona: Aranzadi, 2011 (1.ª ed.), pág. 683.

2 Cfr. BARRALL, J. y TONELLO, M.: «Say on Pay in 2011: Lessons and Coming Attractions» [en línea], The Har-vard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation, 5 de agosto de 2011, <http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/2011/08/05/say-on-pay-in-2011-lessons-and-coming-attractions/> [con-sulta: 19 de abril de 2014].

Estos autores destacan que el 2011 fue el primer año en el que las sociedades cotizadas de Estados Unidos tu-vieron que someter a votación consultiva de sus juntas generales las retribuciones de sus consejeros ejecutivos y aclaran que, aunque las compañías no estaban obli-gadas a modificar dichas retribuciones o sus políticas sobre la base de la votación de los accionistas, en la práctica las sociedades lo tenían en cuenta si un núme-ro significativo de accionistas votaban en contra de la remuneración de los consejeros ejecutivos.

En este mismo sentido, cfr. BACHELDER, J.: «Say-on-Pay under Dodd-Frank» [en línea], The Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation, 17 de septiembre de 2011, <http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/2011/09/17/say-on-pay-under-dodd-frank/> [consulta: 19 de abril de 2014].

BACHELDER indica cuáles son los puntos destacados por aquellas personas que apoyan la introducción de esta nueva exigencia de informar sobre las retri-

buciones de los consejeros. En particular, resalta los siguientes: (a) el sistema de say-on-pay pone el foco de atención en las políticas y prácticas de remunera-ciones a los ejecutivos; (b) los accionistas se encuen-tran más conectados con los procesos de fijación de las retribuciones a los ejecutivos; y (c) los consejeros y los directivos otorgan más atención al hecho de que las remuneraciones de los ejecutivos estén alineadas con la visión de los accionistas en esa materia.

3 ISS, perteneciente al grupo «MSCI, Inc.», es la agen-cia internacional de recomendación de voto (proxy agent) más importante en la actualidad, con una cuo-ta de mercado de, aproximadamente, el 61% en Esta-dos Unidos (Fuente: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Documento elaborado por Grupo de Ex-pertos para evaluar la actividad de los Proxy Advisors en relación con los emisores españoles, 16 de abril de 2012, pág. 6).

Vid. http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Grupo/InformeProxyAdvisors.pdf.

4 Vid. ob. cit. BARRALL, J. y TONELLO, M.: «Say on Pay in 2011: Lessons...», donde estos autores destacan que en el ejercicio 2011 fue predominante la votación anual de la política de remuneraciones de los conseje-ros.

5 Cfr. KAY, I.: «Say on Pay: A Victory for Shareholders and the Executive Pay Model» [en línea], The Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Fi-nancial Regulation, 8 de agosto de 2011, http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/2011/08/08/say-on-pay-a-victory-for-shareholders-and-the-executive-pay-model/ [consulta: 19 de abril de 2014].

6 Vid. ob. cit. QUIJANO GONZÁLEZ, J.: «Retribución de Consejeros y Directivos...», pág. 684.

7 Ibíd. pág. 709.

Asimismo, vid. TORRENT RUIZ, A.: «Las retribuciones de administradores y directivos de sociedades cotiza-das y la comisión de retribuciones», Revista de Dere-cho del Mercado de Valores, 5, 2009, pág. 108, quien, con anterioridad a la aprobación de este precepto, ya sostenía la necesidad de que los incentivos guardaran una relación con la rentabilidad a largo plazo de la compañía.

No obstante, TORRENT RUIZ critica el carácter con-sultivo previsto en las recomendaciones de gobierno corporativo para la votación en la junta general de la política de retribuciones (régimen trasladado a la Ley del Mercado de Valores con la introducción del ar-tículo 61 ter), concluyendo que, en su opinión, la vo-tación debería ser obligatoria para asegurar el control directo de la política de remuneraciones por parte de los accionistas.

8 Cfr. ob. cit. QUIJANO GONZÁLEZ, J.: «Retribución de Consejeros y Directivos...», pág. 694.

9 En contra, cfr. PUCHETA MARTÍNEZ, M. C. y PORCAR QUEROL, R.: «La influencia de las remuneraciones de los consejeros ejecutivos de las empresas del Ibex 35



en la rentabilidad financiera», Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación. Comentarios. Casos prácticos, 351, 2012, págs. 165-186.

10 Cfr. OLIVENCIA RUIZ, M.: «La remuneración de los administradores y el código de buen gobierno de las sociedades cotizadas», en SÁNCHEZ CALERO, F., OLI-VENCIA RUIZ, M., MOLERO MANGLANO, C. y otros: La retribución de los administradores en las socieda-des cotizadas. Estudio especial de las opciones sobre acciones y otros derechos referidos a las cotizaciones, Madrid: Colex, 2003, págs. 31-39, donde este autor también cita los principales informes publicados en Estados Unidos y Reino Unido sobre la cuestión y los principales puntos que se destacan en los mismos.

Asimismo, cfr. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J.: «Unas ideas previas al debate sobre la reforma de la remuneración de los administradores de las sociedades anónimas cotizadas», en SÁNCHEZ CALERO, F., OLIVENCIA RUIZ, M., MOLERO MANGLANO, C. y otros: La retri-bución de los administradores en las sociedades coti-zadas. Estudio especial de las opciones sobre acciones y otros derechos referidos a las cotizaciones, Madrid: Colex, 2003, págs. 23-29.

Este autor destaca cómo debería configurarse la re-tribución de los administradores de acuerdo con lo indicado en los informes Cadbury (1992 - Reino Uni-do), Greenbury (1995 - Reino Unido), Viennot (1996 - Francia), Hampel (1997 - Estados Unidos) y Oliven-cia (1998 - España), la cual debería ser a) Libremente fijada [...], b) Asociada al rendimiento personal y, es-pecialmente si se trata de consejeros ejecutivos, a los resultados de la empresa [...], c) Pública, difundida al menos en la documentación interna [...] siquiera glo-balmente para permitir su control por los accionistas, y, además, sujeta a una evaluación periódica [...] y d) Y, con carácter preferente, mixta. La combinación de sis-temas retributivos fijos (en especie o en efectivo) con otros basados en incentivos variables.

11 Vid. http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/PlanActividad/PlanActividades2013_web.pdf

12 Vid. RUIZ DE LA VEGA, S. y PRIETO RUIZ, D.: «Los sis-temas retributivos de los consejeros de las sociedades cotizadas: nivel de transparencia, evolución y estruc-tura de las remuneraciones», Boletín Trimestral de la CNMV, Trimestre IV, 2010, pág. 81.

En ese mismo estudio, sus autores resaltan, entre otras, las siguientes conclusiones alcanzadas del aná-lisis de los informes anuales de gobierno corporativo aprobadas por las compañías cotizadas correspon-dientes al ejercicio 2009:

(i) Las recomendaciones del Código Unificado con un menor índice de seguimiento fueron las relacionadas con la transparencia de las retribuciones de los con-sejeros, tal y como ya había sucedido en los ejercicios 2007 y 2008.

(ii) El nivel de seguimiento de las recomendaciones sobre retribuciones fue 14 puntos porcentuales infe-rior a la media de seguimiento del Código Unificado.

(iii) Las recomendaciones 40 (actualmente eliminada tras la modificación del Código Unificado del mes de junio de 2013) –que el consejo someta a la junta ge-neral un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros– y 41 (también eliminada en la versión actual del Código Unificado) –que en la memoria se detallen las retribuciones individuales– fueron las me-nos seguidas del Código Unificado, tal y como había sucedido en los ejercicios precedentes.

13 Vid. http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/IAGC_IBEX35_2012.pdf.

14 Cfr. ob. cit. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A.: «Derecho privado y retribución...», págs. 464 y ss.

15 Ibíd. pág. 465.

16 Por todos, cfr. PAZ-ARES, C.: «Ad imposibilia nemo te-netur (o por qué recelar de la novísima jurisprudencia sobre retribución de administradores)», InDret. Revis-ta para el análisis del Derecho, 2, 2009.

PAZ-ARES sostiene que la «doctrina del vínculo» descansa sobre un error consistente en juzgar por el mismo rasero las formas simples de organizar la ad-ministración de una sociedad —administrador único, administradores solidarios y administradores manco-munados— y las formas complejas —el consejo de ad-ministración—, puesto que la experiencia corporativa y la teoría económica de las organizaciones muestran que la función ejecutiva no pertenece al «cometido inherente al cargo de miembro del consejo de admi-nistración o consejero».

Para un mayor análisis de los orígenes y precedentes de la doctrina del vínculo, cfr. PAZ-ARES RODRÍGUEZ, C.: «El enigma de la retribución de los consejeros eje-cutivos», Revista de Derecho del Mercado de Valores, 2, 2008, págs. 15-91.

En concreto, PAZ-ARES defiende que la imposibilidad práctica de que el consejo de administración «admi-nistre» o «gestione» la sociedad de manera directa y continua determina la imposibilidad teórica de en-tender comprendido dentro del cometido inherente al cargo de consejero el desempeño de las funciones ejecutivas. Por tanto, de ello se deriva la posibilidad de que la retribución de los consejeros ejecutivos por dichas funciones se encuentre separada de la remu-neración que perciban por su pertenencia al consejo (pág. 34).

En contra, cfr. ob. cit. TORRENT RUIZ, A.: «Las retribu-ciones de administradores y directivos...», pág. 136.

17 Vid. LEóN SANZ, F. J.: «La previsión en los Estatutos de la Retribución de los Administradores de las Socie-dades Anónimas. El Estado de la cuestión en la Doc-trina Española», en MASSAGUER FUENTES, J., DÍAZ MORENO, A., ANTONIO SOLER, L. y ARRIBAS HER-NÁNDEZ, A. (directores): I Foro de encuentro de jueces y profesores de Derecho mercantil, Valencia: Tirant lo blanch, 2010, pág. 23.

18 En este sentido, cfr. GARCÍA SANZ, A.: «La constancia estatutaria de la retribución de los administradores



sociales: interés de los socios e interés de los terceros. Sentencia de 19 de diciembre de 2011», Cuadernos Ci-vitas de Jurisprudencia Civil, 90, septiembre-diciem-bre 2012, págs. 117-136.

La Sentencia de 19 de diciembre de 2011 de la Sala Pri-mera del Tribunal Supremo refleja esta circunstancia al indicar que [m]ayores dificultades plantea la posibi-lidad de que quien tiene la condición de administrador pueda ostentar, simultáneamente, la de trabajador por cuenta ajena ya que, aunque no faltan sentencias que afirman la compatibilidad del vínculo societario con el laboral [...] cuando se superponen las condiciones de administrador y directivo, la jurisdicción social [...] se muestra reacia a calificar como ‹‹laboral›› el vínculo entre la sociedad y el administrador-directivo, dada la dificultad de apreciar la concurrencia de las notas de ‹‹ajenidad›› y ‹‹dependencia››, especialmente en los casos de consejeros delegados y miembros de la comi-sión ejecutiva [...].

19 Entre otros, cfr. TALÉNS VISCONTI, E. E.: «La retribu-ción de los administradores y directores generales de las sociedades cotizadas», Revista de Derecho de los Negocios, 267, enero-febrero 2013, págs. 47-58.

20 Cfr. ob. cit. GARCÍA SANZ, A.: «La constancia estatu-taria de la retribución...», págs. 129-130.

21 Cfr. TUSQUETS TRÍAS DE BES, F.: «La retribución de los administradores en el ordenamiento jurídico espa-ñol. Sus principios caracterizadores», en TUSQUETS TRÍAS DE BES, F. (autor): La remuneración de los ad-ministradores de las sociedades mercantiles de capital, Pamplona: Civitas, 1998, págs. 130 y ss.

22 Ibíd. págs. 118 y ss.

23 Vid. ob. cit. GARCÍA SANZ, A.: «La constancia estatu-taria de la retribución...», págs. 121 y 124.

24 Cfr. ob. cit. QUIJANO GONZÁLEZ, J.: «Retribución de Consejeros y Directivos...», págs. 687 y ss.

25 Vid. ob. cit. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A.: «Derecho privado y retribución...», pág. 467.

26 Vid. PAZ-ARES RODRÍGUEZ, C.: «La remuneración de consejeros. Ejecutivos: luz y taquígrafos» [en lí-nea], El Notario del Siglo XXI, 9, septiembre-octubre 2006, <http://www.elnotario.es/index.php/opinion/opinion/2770-la-remuneracion-de-consejeros-eje-cutivos-luz-y-taquigrafos-0-18615104927322926> [consulta: 19 de abril de 2014].

27 Vid. ob. cit. QUIJANO GONZÁLEZ, J.: «Retribución de Consejeros y Directivos...», pág. 690.

En la resolución de fecha 19 de marzo de 2001, la Di-rección General de los Registros y del Notariado con-cluye que no puede exigirse la fijación estatutaria de la

cuantía concreta de la retribución, lo que, sobre no ve-nir impuesto por las referidas disposiciones legales, se avendría mal con la propia naturaleza de los estatutos sociales como norma rectora de la estructura y funcio-namiento de la sociedad al margen de las circunstan-cias tan cambiantes como puede ser la referida cuantía retributiva.

28 Cfr. ob. cit. PAZ-ARES RODRÍGUEZ, C.: «Ad imposibi-lia nemo tenetur...», pág. 6.

En el mismo sentido, vid. ob. cit. LEóN SANZ, F. J.: «La previsión en los Estatutos de la Retribución...», págs. 14 y 16; ob. cit. TALÉNS VISCONTI, E. E.: «La retribu-ción de los administradores y directores generales...», pág. 51; y ob. cit. TORRENT RUIZ, A.: «Las retribucio-nes de administradores y directivos...», págs. 138-139.

29 Entre otros, vid. ob. cit. PAZ-ARES RODRÍGUEZ, C.: «Ad imposibilia nemo tenetur...», pág. 4, donde preci-sa que el art. 130 LSA exigiría que los estatutos recojan la definición cualitativa de la remuneración de los ad-ministradores estableciendo con claridad el concepto o conceptos retributivos que la integran (asignación fija, participación en beneficios, dietas, etc.). La «re-serva estatutaria» determinaría, además, que los pro-pios estatutos no puedan delegar dicha definición en instancias inferiores de la organización. La estructura del paquete retributivo del administrador ha de quedar enteramente predeterminada en la «carta magna» de la sociedad.

En la misma línea, cfr. GALLEGO SÁNCHEZ, E.: «Ar-tículo 217. Remuneración de los administradores», en BELTRÁN, E. y ROJO, Á. (directores): Comentario de la Ley de Sociedades de Capital, Pamplona: Aranzadi, 2011, págs. 1545-1555.

Asimismo, vid. ob. cit. TUSQUETS TRÍAS DE BES, F.: «La retribución de los administradores...», págs.133 y 134, donde este autor sostiene que con excepción del sistema de participación en las ganancias, los estatutos [...] no tienen por qué concretar numéricamente la cifra o cuantía de la remuneración, siendo suficiente fijar o señalar el sistema, forma o modo de la retribución.

30 Definición recogida en el documento elaborado por el Grupo de Expertos para evaluar la actividad de los Proxy Advisors en relación con los emisores españoles, 16 de abril de 2012. Fuente: Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Vid. http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Grupo/InformeProxyAdvisors.pdf.

31 Cfr. ob. cit. KAY, I.: «Say on Pay: A Victory for Share-holders...».

32 Vid. supra Apartado IV.

30

fICHA tÉCNICA


2 - Mayo

I. PRELIMINAR

El 21 de agosto de 2013 Facebook Inc. presentó una demanda en el marco de la nueva política de ICANN de-nominada Uniform Rapid Suspension System (URS) por considerar que el registro del nombre de dominio face-bok.pw era abusivo y vulneraba sus derechos de marca.

El 26 de septiembre de 2013 la National Arbitration Fo-rum (FORUM) resolvía el caso a favor de Facebook Inc. convirtiéndose en el primer conflicto resuelto bajo la URS.

De este asunto se desprende una cuestión que llama especialmente nuestra atención: si la URS fue creada para resolver los conflictos que pudiesen presentarse con relación a los nombres de dominio de segundo ni-vel (SLD) bajo los nuevos Generic Top-Level Domain Na-mes (nuevos gTLD) ¿por qué al tratarse de un nombre de dominio de primer nivel territorial (ccTLD) como lo es la extensión .pw, Facebook Inc. no demandó bajo la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Políti-ca Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, en adelante, UDRP)? Por ello, nos preguntamos también, ¿qué diferencia existe entre los

CONtRAtACIóN MERCANtIL, COMERCIO ELECtRóNICO Y tICs

La nueva política de nombres de dominio. El Uniform Rapid Suspension System: caso Facebook

Mónica Lastiri SantiagoProfesora Ayudante de Derecho Mercantil

Universidad Carlos III de Madrid

«the new domain names policy. uniform rapid suspension system: Facebook case»

Resumen: El Uniform Rapid Suspension System (URS) es un nuevo sistema de resolución de conflictos en materia de nom-bres de dominio que ha sido diseñado para casos de cybers-quatting en los nuevos gTLD. Este mecanismo permite que los titulares de marca obtengan de forma rápida el bloqueo de un nombre de domino que vulnere sus derechos, siempre y cuan-do prueben de forma «clara y convincente» dicha infracción. La red social Facebook ha sido el primer titular de marca en presentar y ganar el primer conflicto en el marco de la URS.

Palabras clave: nuevos gTLD, URS, UDRP, marcas.

Abstract: The Uniform Rapid Suspension System (URS) is a new domain name dispute resolution system specially desig-ned to tackle cybersquatting cases in the new generic top le-vel domains (New gTLD) extensions. This mechanism allows trademark owners to block in a fast way a domain name that infringes its rights insofar such infringement can be clearly and convincingly evidenced. Social Network Facebook was the first trademark owner to file and win a dispute using the URS.

Keywords: New gTLD, URS, UDRP, trademarks.

SuMARIO

I. PRELIMINARII. INTRODUCCIóN A LOS NOMBRES DE

DOMINIO DE PRIMER NIVEL (TLD)III. LAS NUEVAS POLÍTICAS DE ICANNIV. EL URS Y SU APLICACIóN EN EL CASO

FACEBOOKV CONCLUSIONES GENERALES

fICHA tÉCNICA


La nueva política de nombres...la leYmercantil

nombres de dominio de primer nivel genéricos, territo-riales y los nuevos gTLD? y ¿qué ventajas ofrece la URS en contraposición con la conocida UDRP?

Para dar respuesta a estas interrogantes es necesa-rio hacer una breve referencia a los nombres de dominio de primer nivel, nivel superior o, en su expresión inglesa, top-level domain names (TLD), a las nuevas políticas de ICANN para luego introducir al URS y su aplicación en el caso FACEBOOK. De dicho estudio advertiremos que mientras el sistema de nombres de dominio (Domain Na-mes System, DNS) evoluciona rápidamente implicando con ello una transformación en la forma de navegar y ob-tener la información en Internet, el régimen jurídico rela-tivo a los nombres de dominio permanece estático y sin cambios significativos respecto a su antecesora UDRP.

II. INtRODuCCIóN A LOS NOMBRES DE DO-MINIO DE PRIMER NIVEL (tLD)

1. Breve historia

El Uniform Rapid Suspension System nace como re-sultado del programa de lanzamiento de los nuevos gTLD. Su objetivo esencial es contrarrestar los posibles problemas que surjan entre los titulares de marca y los nombres de dominio de segundo nivel registrados bajo las nuevas extensiones de primer nivel.

Mucho han cambiado las cosas dentro del sistema de nombres de dominio. Nuestro breve estudio excedería de los límites impuestos por su título si nos extendiéramos a analizar en toda su amplitud el DNS y su estructura. A los efectos que interesan, bastará con recordar que con el incremento de ordenadores conectados a Internet se hizo necesario desarrollar un nuevo sistema jerárquico para dar nombres a las máquinas, de modo que no fuera necesario que cada máquina de Internet conociera a todas las má-quinas que componen la Red. Se desarrolló así el DNS, que introdujo lo que en la actualidad es el sistema de direccio-namiento del tipo máquina.nombre.dominio.

Los nombres de dominio de primer nivel (TLD) son la base sobre la que se asienta todo el DNS y éstos han experimentado una verdadera transformación en su cla-sificación. Inicialmente, el RFC 15911 divide los nombres de dominio de primer nivel en dos tipos de extensiones: a) los gTLD y b) los ccTLD:

A) Nombres de dominio de primer nivel «genéricos» (gTLD)

La designación de «dominios de primer nivel genéri-cos» atiende a la expresión anglosajona generic top level domain (gTLD). Se dividen en patrocinados y los que no

lo son. La diferencia entre ambos radica principalmen-te en que mientras que la política de funcionamiento de los gTLD no patrocinados es determinada por la ICANN (que, no obstante, puede encargar a otros que realicen ciertas tareas en su nombre) en los gTLD patrocinados se considera que, dado que sirven a una comunidad más restringida, son los patrocinadores quienes deben esta-blecer las políticas sobre los mismos de acuerdo con las peculiaridades de la comunidad a la que representan y siguiendo ciertos criterios generales sobre las competen-cias delegadas por la ICANN2.

En la actualidad son considerados como gTLD «pa-trocinados»: .arpa, .gov, .edu, .mil, .aero, .coop, .mu-seum, .cat, .jobs, .mobi, .travel, .tel, .asia, .post.

Los gTLD «no patrocinados» están dedicados a ac-tividades más amplias y no tan específicas como las que cubren los nombres de dominio «patrocinados» y se pueden clasificar de la siguiente manera: .com, .net, .org, .int, .biz, .info, .name, .pro, .xxx.

B) Nombres de dominio de primer nivel geográficos o te-rritoriales (ccTLD)

Cuando el dominio de primer nivel posee tres ca-racteres o más, se trata de los llamados «generic». En cambio, los nombres de primer nivel geográficos o terri-toriales poseen dos caracteres, y se denominan, en su ex-presión inglesa, country code Top Level Domain (ccTLD). Los dos caracteres que los definen son alfabéticos y se corresponden con la codificación de países y territorios establecida por la norma ISO 3166-1.

Cada uno de estos códigos identifica a un país con-creto, que será el encargado de establecer la normativa reguladora para la asignación de su dominio territorial. Esta regulación se adaptará a la política local y, por ende, a las circunstancias económicas, culturales, lingüísticas y jurídicas del país o territorio al que pertenezca el ccTLD.

De esta manera, cada uno de los ccTLD es gestiona-do por una institución designada por la ICANN, la cual tendrá plena independencia para regular y administrar el registro de su correspondiente dominio territorial. Debi-do a ello, existe una gran variedad de regímenes aplica-dos a los ccTLD, desde el «libre registro» (en el que el solicitante no debe acreditar requisito alguno respecto al territorio en cuestión, como, por ejemplo, en el caso de los dominios .pw –correspondientes a Palaos– entre otros) hasta el registro condicionado al cumplimiento más o menos estricto de una serie de condiciones. Nor-malmente cada una de las entidades territoriales encar-gadas de la gestión de un ccTLD delegan la explotación comercial del mismo ante los usuarios finales en enti-

CONtRAtACIóN MERCANtIL...la leYmercantil


dades registradoras3. El ccTLD para España es el .es. y lo pueden registrar personas o entidades que tengan algún tipo de vínculo con el país. Actualmente, son gestiona-dos por Red.es.

C) Los nombres de dominio de segundo nivel

Las extensiones de segundo nivel junto con los do-minios de primer nivel forman el nombre de dominio tal y como lo conocemos. El conflicto que surge entre és-tos con los signos distintivos de propiedad industrial, el denominado cybersquatting, es la fuente inspiradora del actual régimen jurídico de los nombres de dominio.

Estas extensiones también han sufrido cambios, pues los nombres de dominio de segundo nivel o second level domain names (SLD) se pueden dividir en:

— Nombres de dominio de segundo nivel que incor-poran denominaciones protegidas por derechos de propiedad industrial u otros derechos anterio-res, y

— Nombres de dominio de segundo nivel que incor-poran denominaciones genéricas o descriptivas

D) Nombres de dominio internacionalizados o pluri-lingües

Como consecuencia de la mayor competitividad y globalización en los mercados nacieron este tipo de dominios. Los Internationalized Domain Names (IDN) o plurilingües son nombres de dominio que contienen ca-racteres con signos diacríticos (utilizados por numerosos idiomas europeos) o caracteres de códigos no latinos, tales como el árabe o el chino.

Como sabemos, la mayoría de los nombres de domi-nio se registran usando el American Standard Code for Information Interchange (ASCII) (de la A a la Z, del 0 al 9 y el guión «-»). Sin embargo, las palabras que necesitan signos diacríticos en idiomas distintos al inglés, como el castellano o el francés, y los alfabetos que utilizan se-cuencias de comandos no latinos, como el kanji y el ára-be, no se pueden traducir en ASCII. Como consecuencia de ello, millones de usuarios de Internet debían esforzar-se para ubicarse en la red usando secuencias de coman-dos en un idioma distinto al suyo.

En un principio se instauraron en los nombres de do-minio de segundo nivel4 bajo extensiones de primer nivel que podían contener letras o caracteres ajenos al ASCII. En la actualidad, con la llegada de los nuevos gTLD exis-tirán gTLD IDN por primera vez en la historia de Internet.

2. Los nuevos nombres de dominio de primer nivel genéricos (nuevos gtLD)

La inclusión de los IDN en el sistema de nombres ha sido una de las innovaciones más importantes de la Red de redes, ya que estos nombres de dominio ofrecen nuevas oportunidades y beneficios para los usuarios de Internet en todo el mundo, teniendo en cuenta que para el 60% de los mismos el inglés no es su idioma materno. No obstante, el progreso más significativo es la incorpo-ración de los nuevos gTLD en el sistema de direcciones de Internet.

Este año 2014 experimentaremos la verdadera in-novación de Internet, pues entrarán dentro del DNS un gran número de nuevas extensiones de primer nivel, lo cual modificará la forma de identificarse, localizarse y encontrar información.

Desde el nacimiento de la Red de redes, es decir, des-de que los ordenadores de la Universidad de Standford y la UCLA conectarán por primera vez, el número de usua-rios ha aumentado en aproximadamente 2,27 mil millo-nes en el mundo, y su número sigue incrementándose diariamente5. En este punto la incógnita que rodeaba a este exponencial crecimiento era si la infraestructura de Internet era capaz de soportar adecuadamente este gran incremento de usuarios.

Según ICANN el espacio de nombres era limitado para responder a la vertiginosa evolución de la Sociedad de la Información y el comercio electrónico establecido en ella. Por ello, en estos meses el mundo se encuentra en medio de la culminación del cambio más radical que se ha llevado a cabo en la infraestructura de Internet6: el programa de los nuevos gTLD.

El progreso más significativo es la incorporación de los nuevos gTLD en el sistema de direcciones de Internet

ICANN se formó en 1998 para supervisar una serie de funciones relacionadas con Internet incluyendo el pro-cedimiento de registro de nombres de dominio del que anteriormente se encargaba IANA.

Desde el principio, ICANN trabaja para desarrollar el espacio de Internet y dar cabida a un sin número de empresas en línea, comunidades, organizaciones, etc. Siguiendo ese objetivo de mejorar la Red de redes se dis-cutió acerca de la conveniencia de crear otros gTLD, pues se estaba advirtiendo una saturación en tres de los do-minios de «libre registro», o, como los llama la ICANN, «no patrocinados»: .com, .net y .org. Debido a ello, en



noviembre de 2000 se decidió introducir siete gTLD más al DNS7. Entre los años 2000 y 2002 nacieron los domi-nios .aero, biz, .info, .name y .pro. Un año más tarde, la ICANN inició un nuevo proceso que condujo a la intro-ducción de otros seis nuevos TLD, .asia, .cat, .jobs, .mobi, .tel y .travel, en el año 20048. Los más recientes dominios genéricos de nivel superior son el .post, que entró al DNS a mediados del 2010, y .xxx, que lo hizo en 2011.

En junio de 2008, ICANN aprobó las recomenda-ciones de la Generic Names Supporting Organization (GNSO) para la inclusión de los nuevos gTLD. Ello, con el objetivo de mantener y generar procesos que aseguren la competencia y velar por los intereses de los consumido-res. La propuesta implicaba la liberalización de los gTLD, de manera que se pudiera contar con un dominio de pri-mer nivel genérico distinto de las 25 extensiones exis-tentes, lo que significaba que podría haber gTLD como .news, .bingo o .kinder. Dichas recomendaciones son ya una realidad, ICANN lleva 175 extensiones nuevas de primer nivel incorporadas en el espacio de nombres. Las últimas en integrarse a Internet han sido .nyc, .cologne, .trade, .webam, entre otros nuevos gTLD IDN en chino9.

3. Diferencia entre los gtLD, los cctLD y los nuevos gtLD

La distinción básica es que mientras los gTLD y ccTLD se crearon para facilitar la comunicación entre los ordena-dores, los nuevos gTLD responden a la demanda de nuevas direcciones para el establecimiento de sitios web, princi-palmente comerciales, entre otras sin ánimo de lucro.

El programa para los nuevos gTLD es una iniciativa para permitir la introducción de una cantidad ilimitada de gTLD. La decisión de expandir de esta forma el espacio de nombres surge de la necesidad de eliminar las limita-ciones que existen en los gTLD que no reflejan la realidad y las necesidades actuales de la Red. Igualmente, nacen para crear una plataforma para la innovación en la indus-tria e Internet y para aumentar la cantidad de opciones y la competencia en el mercado.

El proceso de solicitudes para la gestión de una nueva extensión de primer nivel comenzó en enero de 2012 y el 23 de octubre de 2013, después de ocho años de estudio y 47 solicitudes de comentario público, que resultaron en 2400 comentarios, 55 memorandos explicativos y siete versiones de la Guía para el solicitante, la ICANN anunció la delegación de los cuatro primeros nuevos gTLD: . كبش (entidad registradora: International Domain Registry Pty. Ltd); .онлайн y .сайт que significa «online» o «sitio web» en ruso (entidad registradora: Core Association) y .游 , que significa «juego» en chino y estará a cargo de su gestión Spring Fields, LLC10.

Los nuevos gTLD serán progresivamente introduci-dos en la zona raíz de Internet y en la base de datos cen-tral del sistema de nombres de dominio. Cada extensión cuenta con su entidad gestora y en cualquier momen-to pueden implementar los procesos finales necesarios para poner sus dominios a disponibilidad de los usuarios de Internet. El DNS pasará de tener 25 gTLD a más de 1400 nuevas extensiones11.

III. LAS NuEVAS POLÍtICAS DE ICANN

Los planes de ICANN sobre la introducción de los nuevos gTLD causó una gran preocupación dentro de la comunidad marcaria. La Organización Mundial de Pro-tección de Propiedad Intelectual (OMPI) indicó que di-cha inclusión debía ser deliberada y responder apropia-damente al previsible aumento del cybersquatting y a la confusión del consumidor.

Con el fin de atenuar los conflictos que pudiesen surgir con los nuevos gTLD surgieron instrumentos en materia de nombres de dominio. El objetivo de estas nuevas políti-cas es brindar oportunidades a los titulares de derechos de propiedad industrial, quienes deberán hacer frente a otros problemas de orden jurídico y práctico como:

a) la expansión del espacio de nombres con la crea-ción a ritmo acelerado de centenares de nuevos gTLD y

b) la creación de nombres de dominio internaciona-lizados y su inclusión en el nivel superior.

Para alcanzar este objetivo se formó el Implemen-tation Recommendation Team (IRT) de 2009. El propó-sito de éste fue formular recomendaciones relativas a la puesta en marcha de los nuevos gTLD con el objeto de elaborar y proponer soluciones a la cuestión global de la protección de las marcas en los nuevos gTLD. Esa iniciativa de ICANN estuvo motivada por las dudas que manifestaron las partes interesadas en la propiedad in-telectual a propósito del alcance de la protección que brindaba la Guía para el Solicitante para los nuevos gTLD en sus primeras versiones. Este equipo analizó la actual situación de la protección de marcas y respondió con nuevas propuestas para proteger a los titulares de las mismas12.

El IRT de la ICANN formuló inicialmente seis pro-puestas: 1) la creación del denominado IP Clearinghouse, 2) la creación de una lista de marcas protegidas a nivel mundial, 3) el establecimiento del Uniform Rapid Sus-pension System, 4) la existencia de un procedimiento para la resolución de disputas de marcas postdelegación (post-delegation dispute resolution mechanisms), 5) la re-



consideración de los requisitos de Whois para los nuevos gTLD, y 6) un procedimiento de objeciones previo a la introducción del nuevo gTLD13. Asimismo, se propuso el uso de un algoritmo para el examen de confusión de las extensiones en la fase inicial, desarrollado por la ICANN.

De estas recomendaciones, sólo tres tuvieron reper-cusión. Las propuestas sobre la base de datos Whois y el uso del algoritmo no tuvieron aceptación. Igualmente, la ICANN rechazó sin más trámite la propuesta de redactar la lista de marcas protegidas a escala mundial14.

Sucintamente, los nuevos mecanismos de protección de derechos que han sido adoptados por ICANN son los siguientes:

a) Mecanismos de protección de derechos corres-pondientes a los nuevos gtLD

— El procedimiento de controversias para la etapa previa a la adjudicación de un nuevo gTLD

— Procedimiento de solución de controversias post-delegación de nuevos gTLD.

Estos procedimientos fueron desarrollados para proporcionar una alternativa para aquellos que se vean afectados por la conducta de un operador de registro de un nuevo gTLD e incluye:

— Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure

— La ICANN adoptó un procedimiento general para la resolución de disputas de marcas postdelega-ción, el Trademark Post-Delegation Dispute Reso-lution Procedure (PDDRP)15.

— Registration Restriction Dispute Resolution Proce-dure (RRDRP)

— Public Interest Commitments Dispute Resolution Procedure (PICDRP)

b) Mecanismos de protección de derechos corres-pondientes a los nombres de dominio de segundo nivel bajo los nuevos gtLD

— El Uniform Suspension Rapid System

— La Trademark Clearinghouse

1. Funcionamiento de la uRS

El URS de ICANN, pese a que nació con la intención de lograr un equilibrio prudencial entre la protección de los derechos de marca reconocidos por ley, el interés de orden práctico de los administradores de registros de

buena fe por buscar volúmenes de trabajo mínimos y las expectativas legítimas de los titulares de nombres de dominio que actúan de buena fe, es un mecanismo que protege a los titulares de derechos de marca y no a los registrantes de nombres de dominio.

Su principal característica es que bloquea el nombre de dominio objeto de la reclamación y se aplica en aque-llos casos claros de cybersquatting en el que esté involu-crado un nombre de dominio de segundo nivel registrado bajo cualquier nuevo gTLD. La URS además de bloquear el nombre de dominio, tiene un coste más económico que el de su antecesora: la UDRP.

El URS es un mecanismo que protege a los titulares de derechos de marca y no a los registrantes de nombres de dominio, bloquea el dominio a las 24 horas de ser notificada la reclamación al proveedor de esta política pero no lo transfiere al titular de la marca

Los proveedores de este sistema son el FORUM y la Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADN-DRC), ambos organismos cuentan con vasta experiencia en la resolución de conflictos entre marcas y nombres de dominio bajo la UDRP.

El procedimiento se inicia mediante la «reclama-ción» del titular de la marca que se considera vulnera-da ante un proveedor del URS. Dicha presentación es en cualquier caso vía electrónica. La «reclamación» deberá contener, entre otros requisitos, la mención de la marca en la que se fundamente la demanda y una declaración exponiendo los motivos sobre los cuales basa su peti-ción16.

2. Particularidades sustantivas de la uRS

En la parte sustantiva de esta nueva política, el recla-mante debe establecer los hechos que demuestran que tiene derecho sobre el nombre de dominio, en concreto:

1. Que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a la marca de la cual es titular.

2. Que tiene un registro nacional o regional válido y actualmente en vigor, o bien que la marca de la cual es titular ha sido reconocida a través de un procedimiento judicial o está debidamente prote-gida por una ley o tratado vigente al momento de



la presentación de la reclamación bajo el URS, y además

3. Tendrá que acreditar que el registrante no tiene ningún derecho o interés legítimo respecto al nombre de dominio y que éste ha sido registrado y utilizado de mala fe17.

Entre las pruebas de registro y utilización de mala fe, se expone una lista de las circunstancias que demuestran que se trata de un registro y uso de mala fe y reproduce lo establecido en el art. 4 (b) (i)(ii)(iii) y (iv) de la UDRP:

a) Que se ha registrado o adquirido el nombre de do-minio fundamentalmente con el fin de vender, al-quilar o ceder de otra manera el registro del nombre dominio al reclamante que es titular de la marca de productos o servicios o a un competidor de ese re-clamante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados di-rectamente con el nombre de dominio; o

b) Que se ha registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registrante haya participado en conductas de esa índole; o

c) Que se ha registrado el nombre de dominio fun-damentalmente con el propósito de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

d) Que al utilizar el nombre de dominio, el registran-te ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet o su si-tio web o cualquier otro sitio en línea, creando un riesgo de confusión con la marca del reclaman-te en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o ubicación o de un producto o servicio que figure en su sitio web o ubicación.

Es preciso señalar que una vez presentada la reclama-ción, se llevará a cabo una «revisión administrativa»18, y el proveedor del sistema deberá informar a la entidad de registro de la «notificación de reclamación» por lo que ésta debe proceder al «bloqueo» del nombre de dominio objeto de la reclamación. Este bloqueo restringirá todos los cambios de los datos de registro, incluyendo la trans-ferencia y eliminación de nombres de dominio, pero el do-minio seguirá funcionando con la dirección IP al que está vinculado. Posteriormente, la entidad de registro informa-rá al proveedor del URS de la suspensión del nombre de dominio a través de la «notificación de bloqueo»19.

En la respuesta o contestación de la reclamación, el registrante, además de que debe cumplir con ciertos re-quisitos de tiempo y forma, puede refutar la afirmación de registro de mala fe al establecer cualquiera de las si-guientes circunstancias:

a) que antes de haber recibido cualquier aviso de la re-clamación, no ha utilizado ni ha efectuado prepara-tivos demostrables de utilización del nombre corres-pondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

b) que en calidad de particular, empresa u otra or-ganización ha sido conocido por el nombre de do-minio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

c) que está llevando a cabo un uso legítimo y leal, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicio del reclamante.

Si sobre la base de estas circunstancias el examinador considera probados los hechos planteados por el regis-trante, ello dará lugar a un pronunciamiento a favor de este último20.

3. Diferencias de la uRS con la Política uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (uDRP)

En realidad, todas las medidas de este sistema men-cionadas hasta ahora son idénticas a las reglas esta-blecidas en la UDRP, salvo cambios imperceptibles. Las diferencias entre un sistema y otro las observamos prin-cipalmente en que:

— El URS bloquea el dominio a las 24 horas de ser notificada la reclamación al proveedor de esta política. La UDRP ordena la transferencia del nombre de dominio al titular de la marca al final del procedimiento.

— El procedimiento URS tiene una duración de un mes y es menos costoso que el procedimiento adminis-trativo de la UDRP que debe completarse en el plazo de 60 días y tiene un costo mínimo de 1500 dólares.

— El URS proporciona una especie de derecho al registrante del nombre de dominio demandado, al establecer de forma un tanto tibia que puede defenderse ante dicha reclamación demostrando que el uso del nombre de dominio no es de mala fe. Para ello debe probar, por ejemplo, uno de los siguientes factores:



a) Que el nombre de dominio no vulnera el de-recho previo del reclamante porque se trata de un nombre de dominio genérico o descrip-tivo y está haciendo un uso leal del mismo.

b) Que el sitio web que aloja el nombre de do-minio objeto de la reclamación funciona úni-camente como tributo, homenaje o crítica de una persona o empresa, que a juicio del examinador constituya un uso leal.

c) Que la «titularidad» del nombre de dominio se justifica con base en un contrato de licen-cia o uso temporal celebrado entre el titular del derecho anterior y el registrante del do-minio, y que dicho acuerdo sigue vigente.

d) Que el nombre de dominio no es parte de una serie de registros abusivos debido a que es significativamente distinto a otros que tie-ne en su poder21.

La UDRP por su parte no concede este tipo de de-rechos al registrante del nombre de dominio de buena fe.

— El URS también indica que con el propósito de demostrar la buena fe en el uso del nombre de dominio por parte del registrante, el examina-dor podrá tomar en cuenta que la compraventa de nombres de dominio y contar con una amplia «cartera» o serie de registros de nombres de do-minio no constituyen en sí mismos indicios de mala fe. No obstante, tal comportamiento pue-de ser abusivo, dependiendo de las circunstancias de la controversia. El examinador deberá analizar cada caso concreto.

— Establece que la venta de tráfico (es decir, conectar los nombres de dominio a las páginas de publicidad para obtener ganancias mediante el pago por click) no constituye mala fe en sí misma en virtud del URS. Sin embargo, tal comportamiento puede ser abusi-vo en un caso determinado dependiendo de las cir-cunstancias de la controversia. El examinador debe-rá tener en cuenta: a) la naturaleza del nombre de dominio, b) la naturaleza de los enlaces publicitarios en la página asociada con el nombre de dominio y c) que el uso del nombre de dominio sea en última instancia responsabilidad del registrante22.

La UDRP no menciona en sus reglas ninguna re-ferencia a los negocios jurídicos que tienen por objeto nombres de dominio.

— El URS sistematiza los casos de reclamos abusivos donde se sanciona el abuso por parte de los titu-lares de marca, protegiendo así a los registrantes de nombres de dominio del domain hijacking.23.

Es importante mencionar que el URS cuenta con la po-sibilidad de apelar la resolución del examinador y enumera una serie de indicaciones de forma y tiempos para ello24.

Respecto a esta nueva política de ICANN es impres-cindible resaltar que en la reclamación bajo el marco URS, el titular de la marca (demandante) debe incluir una prueba de uso de la marca, que puede consistir en una declaración de ese uso en el comercio junto con una muestra o ejemplo de ello. Dicha prueba debe ser cer-tificada y validada por la Trademark Clearinghouse. Este requisito es la muestra del vínculo indisoluble entre el URS y esta Clearinghouse.

4. La Trademark Clearinghouse

La Trademark Clearinghouse, se puso en marcha el 26 de marzo de 2013 y tiene como objeto almacenar, validar y difundir información relativa a los derechos de los titula-res de marcas. Consta de una base de datos en la cual los titulares de marcas pueden solicitar la inscripción de las mismas de cara a su protección frente al lanzamiento de los nuevos gTLD. La inscripción tiene una vigencia de un año, renovable por el mismo período de forma indefinida y para efectuar la misma es necesario especificar la clase de productos o servicios que el signo protege, además de indicar el país donde se ha registrado la marca25.

Este mecanismo protege a las marcas a través de dos vías: mediante un servicio de sunrise period26o fase pre-ferencial de registro, y con un claims services27, o siste-ma de alertas28.Cuenta con unas directrices que deben seguir las personas físicas o jurídicas que deseen incluir sus marcas en la base de datos29. Estas directrices esta-blecen los requisitos de elegibilidad para la inclusión de marcas en la Clearinghouse, así como las exigencias para la participación en los servicios de sunrise period y claim services

Cuando una marca registrada esté inscrita en la Clea-ringhouse, el titular de la misma deberá aportar única-mente un código de autenticación para justificar sus derechos para el registro del nombre de dominio, lo que evita la presentación de documentación por cada regis-tro durante este período.

La verificación de los datos sobre las marcas incluidas en la base de datos de la Clearinghouse respaldará tanto las reclamaciones que pueda haber como los servicios



necesarios para el registro de nombres de dominio den-tro del sunrise period de todas las nuevas extensiones30.

El servicio del sunrise period incluye en primer lugar la generación de un archivo SMD31, y en segundo, se en-vían las Notifications of Registered Names (NOR) que son notificaciones de registro de nombres a los titulares de marcas o a sus representantes. Dichas comunicaciones sirven para informar durante esta fase preferencial del registro de un nombre de dominio que coincide con una marca incluida en la base de datos32.

En el caso de que el titular de una marca decida no registrar un nombre de dominio bajo un nuevo gTLD du-rante el sunshine period, la inscripción de dicha marca en la Clearinghouse le aportará igualmente ventajas para su defensa mediante el claim services. Se trata de un servi-cio de notificaciones que advierte tanto a los titulares de marca como a los registrantes de un nombre de dominio sobre una posible infracción sobre derechos anteriores. Este servicio funciona dentro de los primeros sesenta días desde que el dominio idéntico al de la marca inscrita haya sido registrado bajo el nuevo gTLD que se trate.

La Clearinghouse aceptará y verificará los siguientes derechos de propiedad intelectual: (i) marcas naciona-les y regionales; (ii) marcas validadas por los Tribunales de Justicia y; (iii) las marcas protegidas por alguna ley o tratado33.

Es preciso resaltar que puede inscribirse una marca en la Trademark Clearinghouse sin presentar la prueba de uso. La diferencia radica en que si se inscribe la mar-ca incluyendo la prueba de uso, podrá realizar múltiples registros durante el período sunrise y contará con el sis-tema de activación de alertas. Si se inscribe la marca sin presentar la prueba de uso, sólo contará con el sistema de activación de alertas.

Deloitte Enterprise Risk Services (Deloitte) y la In-ternational Business Machines34 son los proveedores de servicio de la Trademark Clearinghouse. El primero es el proveedor de servicios de autenticación y validación de marcas, mientras que el segundo es el proveedor de servicios de administración técnica de la base de datos35.

IV. EL uRS Y Su APLICACIóN EN EL CASO FA-CEBOOK

Este primer asunto resuelto bajo el Uniform Rapid Su-pension System (en español, sistema rápido de bloqueo) giró entre dos polos. El primero fue el ámbito de aplica-ción del procedimiento, ya que como hemos apuntado, este sistema se creó para los conflictos surgidos entre marcas y nombres de dominio de segundo nivel registra-

dos bajo los nuevos gTLD. No obstante, se empleó so-bre una reclamación que tenía por objeto un nombre de dominio de segundo nivel registrado bajo un .pw que es un ccTLD. El segundo, fue que la NAF resolvió sobre un asunto que denunciaba la práctica del typosquatting y no el cybersquatting propiamente dicho.

1. El caso especial del cctLD .pw36

Esta extensión fue delegada en 1997 a la Islas Palaos (un archipiélago con 340 islas en el mar de Filipinas). Desde entonces ha sido reasignada en varias ocasiones, actualmente es administrada por una empresa hindú de-nominada Directi Group que opera otras entidades regis-tradoras entre otros servicios relacionados con Internet37.

Este nombre de dominio de primer nivel geográfico funciona más como un gTLD «no patrocinado», ya que está disponible para el público en general y no se impone ninguna restricción para el registro de nombres de domi-nio de segundo nivel. Es utilizado para ofrecer un espacio abierto a empresas y particulares, por ello, se oferta para el desarrollo de páginas web profesionales (profesional web-.pw)38.

Esta extensión de primer nivel fue relanzada el 23 de marzo de 2013, período en que la nuevas políticas de ICANN habían sentados sus bases. Por ello, el 29 de julio de ese mismo año Directi Group anunció su adhesión al nuevo sistema convirtiéndose en el primer dominio de primer nivel que adoptaba este mecanismo.

De lo anteriormente dicho, se desprende que este me-canismo de protección de derechos (así lo llama ICANN) puede ser adoptado por cualquier TLD y no solamente por las nuevas extensiones de primer nivel. Igualmente, cual-quier titular de registro de nombre de dominio puede tam-bién demandar bajo la Política Uniforme. La idea sobre la que se basó la creación del URS es que éste fungiera como un mecanismo complementario a la UDRP.

2. El typosquatting

Esta práctica está incluida en lo que se denomina cybersquatting, pues es una actividad engañosa que se realiza con la intención de obtener beneficios económi-cos con relación a un nombre de dominio. Podemos decir que el typosquatting es producto de la evolución de la ciberpiratería.

El typosquatting se define como la alteración de la literalidad de la denominación de la marca con la inten-ción de generar confusión con el signo distintivo origi-nal39. Los typosquatters registran nombres de dominio que son premeditadas faltas de ortografía o errores en



la denominación de la marca notoria o renombrada para obtener provecho de su reputación40. La intención es la obtención de beneficios económicos, ya sea mediante la venta del nombre de dominio al titular del derecho de marca o el cobro de un canon por redirigir a los visitan-tes hacia su página web41, o bien comercializando bienes o servicios, mediante publicidad, a través del parking de dominios o simplemente creando sus propias webs para generar tráfico en las mismas42.

3. Análisis del caso FACEBOOK

A lo largo de este breve estudio hemos hecho refe-rencia a la transformación que ha sufrido la clasificación de los TLD del DNS. Igualmente, hemos explicado el funcionamiento del URS y sus diferencias con la UDRP y acabamos de mencionar los dos puntos sobre los que ha girado este caso. Todo ello, ha ido dando repuesta a las interrogantes planteadas al principio de este breve estu-dio. Sin embargo, respecto a la primera de ellas, es decir, aquella donde nos cuestionamos por qué Facebook Inc. no empleó la UDRP para resolver el conflicto, podemos decir que, al margen de que el URS es un mecanismo más rápido y menos costoso que la UDRP, a esta empresa estadounidense solo le interesaba detener la conducta infractora y no la transferencia del nombre de dominio.

Debemos tener en cuenta que la aplicación del URS puede que no sea adecuada en todos los casos, pues éste solo bloquea el dominio y no ordena la transferencia del mismo al titular de la marca. Todo dependerá de la estrategia que utilice cada empresa: si desea conservar el dominio en su cartera de activos recurrirá a la UDRP, si simplemente quiere detener la conducta abusiva y no tiene interés en obtener el dominio entonces empleará el URS, tal fue el caso de esta empresa estadounidense.

Por todo ello, el 21 de agosto de 2013 Facebook Inc. utilizando el URS como base de su reclamación, interpu-so demanda contra el Sr. Radoslav ante la FORUM. Como sabemos, el nombre de dominio objeto de la demanda fue facebok.pw. registrado el 26 de marzo de 2013 por el Sr. Radoslav con domicilio en Eslovaquia).

El procedimiento administrativo comenzó el 11 de septiembre de 2013, donde una vez notificada la recla-mación al demandado, la entidad registradora, por orden de la NAF y respetando el período establecido en el URS, procedió al bloqueo del nombre de dominio.

En su reclamación Facebook. Inc. manifestó que es el líder mundial en redes sociales con más de 1110 millones de usuarios registrados en el mundo. Igualmente, men-cionó que es el núm. 1 en el ranking de los sitios web más visitados en el mundo y que en Eslovaquia (domicilio del

demandado) ocupa el segundo lugar de más tráfico en la Red. Por último, indicó que la empresa tiene numerosos registros nacionales e internacionales con la denomina-ción FACEBOOK incluyendo la marca comunitaria núm. 006455687 registrada en octubre de 2008.

Facebook, Inc. también señaló que el nombre de do-minio facebok.pw es similar en grado de confusión a su marca FACEBOOK y consideraba que el demandado no tenía derechos ni interés legítimo en el dominio, además de que había sido utilizado y registrado de mala fe.

Por su parte, el demandado solo manifestó lo si-guiente:

«Im was offline, could you please tell me what I have doing? I want removed this domain from my account! »

Por todo ello, el examinador (Darryl Wilson) en apli-cación a los requisitos establecidos en el URS, concreta-mente 1.2.6.1 al 1.2.6.3. determina lo siguiente:

— En cuanto al requisito 1) que establece que el nombre de dominio debe ser idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a la marca de la cual es titular. El examinador con-sideró que la única diferencia entre el nombre de dominio facebok.pw y la marca FACEBOOK es la ausencia de la letra «o» en el dominio. Además, con base a que es de aceptación general que no es relevante para el análisis de identidad y confun-dibilidad del dominio con la marca el TLD bajo el cual está registrado, el examinador afirma que el nombre de dominio es similar en grado de confu-sión a la marca FACEBOOK.

— En cuanto al segundo requisito 2) que dice que el demandante debe acreditar que el registrante no tiene ningún derecho o interés legítimo respecto al nombre de dominio y que éste ha sido regis-trado y utilizado de mala fe. El examinador consi-deró que el demandado no tiene ningún derecho sobre el nombre de Facebook o «facebok» ni es conocido por ese nombre. Igualmente, indicó que el demandante no ha autorizado el uso de la mar-ca a la demandada y que no tiene relación alguna con el demandado.

El examinador asienta que el nombre de dominio se encuentra «aparcado» y que en el sitio web alojado en el mismo aparece un listado de temas populares donde el demandado obtiene ingresos económicos a través de la publicidad por click. Considera que dicha utilización no constituye una oferta de buena fe de productos y servicios, y que se apropia indebidamente de la reputación de la



marca del demandante. Por ello, el examinador afirma que el demandado no tiene derechos o in-terés legítimo en el nombre de dominio.

— Con relación al tercer y último requisito que indi-ca que el demandante tiene que acreditar que el nombre de dominio ha sido registrado y utiliza-do de mala fe. El examinador indica que el nom-bre de dominio ha sido utilizado y registrado de mala fe. Ello porque el domino fue registrado el 26 de marzo de 2013, nueve años después de que las marcas de Facebook Inc. comenzaran a ganar «global notoriety». Por lo anterior, el examinador consideró que el demandado incurrió en una con-ducta ilegítima consistente en el registro de nom-bres de dominio donde el demandado ha alterado las letras de marcas notoriamente conocidas. En dicho comportamiento se basa el examinador para considerar que se trata de un registro de mala fe. Por otra parte, el demandante sostiene que la demandada utiliza el nombre de dominio para atraer erróneamente a los usuarios a la pá-gina web donde el dominio está «aparcado», es decir, buscar crear un riesgo de confusión con la marca del demandado. Por todo ello, el examina-dor determina que tal comportamiento evidencia que se trata de un registro y uso de mala fe.

De esta primera resolución del URS podemos resaltar lo siguiente:

1) El contenido sustantivo de este sistema es idén-tico al de la UDRP. Si bien estamos acostumbra-dos a las resoluciones dictadas por los expertos del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, esta decisión no deja dudas de que las cosas no han cambiado en nada. La única diferencia que detectamos es el efecto de dicha resolución, es decir, el bloqueo y no la transferencia del domi-nio. De esta situación se desprende que a juicio de ICANN, la UDRP ha funcionado satisfactoria-mente y solo ha hecho falta mayor celeridad para detener la conducta abusiva.

2) En la resolución se mencionan de forma muy am-bigua el fenómeno del parking de dominios y el negocio web de publicidad por click que puede instalarse en los dominios «aparcados», realidad de los nombres de dominio y que en el URS se hace referencia respecto a aquellos registrantes de dominios de buena fe. Desafortunadamente el examinador no tuvo oportunidad de pronunciarse con más amplitud respecto a por qué consideraba que esos negocios constituían un uso y registro de mala fe del dominio. Ello, debido a que el de-

mandante no contestó la reclamación y que era un claro caso de typosquatting. Hubiera sido in-teresante que el examinador hubiera ahondado en ese tema, ya que en los casos de nombres de dominio de segundo nivel que incorporan deno-minaciones genéricas o descriptivas, estas activi-dades comerciales no son consideradas como uso y registro de mala fe a la luz del URS.

V. CONCLuSIONES GENERALES

Sin duda alguna, la llegada de los nuevos gTLD era la oportunidad perfecta para que ICANN resolviera aque-llas deficiencias detectadas en la UDRP, como aquella denunciada en el Informe Final de Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de dominio43, que entre otras cosas, revelaba la necesidad de que se confeccio-naran nuevas políticas protectoras de denominaciones distintas a las marcas. Sin embargo, esta situación no fue aprovechada.

Igualmente, ICANN pudo dar respuesta a lo que con-sideramos es el vacío jurídico más profundo del régimen relativo al nombre de dominio y es, que en ninguna de las políticas de ICANN (en las cuales se inspiran muchas regulaciones nacionales) se define jurídicamente al nom-bre de dominio y qué derechos se tienen sobre el mismo.

Con la llegada de los nuevos gTLD habrá infinidad de empresas que no cuenten con protección jurídica para su activo digital más valioso

El URS adolece de las mismas carencias de su antece-sora, es protectora de los titulares de marca y no de los registrantes de nombres de dominio. Con el atenuante de la sanción al domain hijacking y la referencia, aunque de forma un tanto inadvertida, de la licitud de la comer-cialización de los nombres de dominio y la publicidad por click a través de los parking de dominios. El URS indica que estas conductas a las cuales se añade la de «contar con una cartera de registros de nombres de dominio» no constituirán uso y registro de mala fe. Sin embargo, esta política no señala ni explica en qué consisten estas for-mas de negocio de dominios ni determina en qué casos pueden considerarse como registro de buena fe, lo deja todo a la valoración de cada caso concreto.

Es evidente la gran ventaja que representa poder blo-quear los nombres de dominio de aquellos cybersquat-ters que aprovechando las posibilidades que ofrecen los nuevos gTLD registran marcas como nombres de domi-



nio. No obstante, consideramos que han quedado cues-tiones fundamentales en el tintero:

— ¿qué pasa si se bloquea el nombre de dominio de un registrante de buena fe? Parece que el URS aplica a la inversa aquella presunción de que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por ello, ICANN indica que el URS es para aque-llos casos claros de ciberpiratería. Sin embargo, existe un riesgo para los registrantes de nombres de dominio de buena fe. En este sentido, no hay que olvidar los casos relacionados con el derecho a la libertad de expresión. El URS no determina ningún tipo de indemnización en el caso de un bloqueo improcedente del nombre de dominio, es decir, que después de analizado el caso, el exa-minador determine que el registro no es abusivo y el registrante haya sufrido pérdidas económicas por dicho bloqueo.

— ¿qué pasa con los registrantes de nombres de dominio que no invaden derechos de marca?, es decir, aquellos que incorporan en sus dominios de segundo nivel denominaciones genéricas o des-criptivas, como es el caso de diamonds.com por no enumerar infinidad de nombres registrados por aquellos empresarios que, conscientes de lo que supone dotarse del activo digital más precia-do, realizan inversiones para desplegar su presen-cia en Internet utilizando ese tipo de nombres de segundo nivel.

En la actualidad existen dos tipos de nombres de do-minio: 1) aquellos que por sus características pueden ser protegidos por el derecho de marcas y 2) aquellos que no tienen protección jurídica alguna. Todo lo dicho nos hace preguntarnos ¿qué derecho tenemos sobre un nombre de dominio?

Con la llegada de los nuevos gTLD, habrá infinidad de empresas que no cuenten con protección jurídica para su activo digital más valioso.44

NOtAS

1 RFC 1591, http://www.rfc-es.org/rfc/rfc1591-es.txt [visita: 8 de febrero de 2014]. Los RFC son documen-tos que describen métodos, comportamientos, la in-vestigación o las innovaciones aplicables al funciona-miento y a los sistemas conectados a Internet.

2 CORNO CAPARRóS, L. (coord.), Marcas y nombres de dominio. Aspectos legales, fiscales y valoración de intangibles, Madrid, Francis Lefebvre, 2005, ISBN 8495828987, p. 262.

3 AGUSTINOY GUILAYN, A. Régimen jurídico de los nombres de dominio, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2002, ISBN 13:9788484426097, p. 23.

4 ICANN, «IDNs: Nombres de Dominio Internaciona-lizados», http://www.icann.org/es/topics/idn/facts-heet-idn-fast-track-oct09-es.pdf [visita: 12 de febre-ro de 2014].

5 Sobre este particular, vid. www.internetworldstats.com [visita: 1 de febrero de 2014]. La cifra actual de usuarios de Internet es el doble que hace cinco años. Vid. además ICANN, «Nuevo Programa gTLD», http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm [visita: 2 de abril de 2014].

6 Vid. ICANN: New Generic Top Level Domains. «Fre-quently Asked Questions» en http://newgtlds.icann.org/en/applicants/customer-service/faqs/faqs-en [vi-sita: 2 de abril de 2014].

7 ICANN, «New TLD Program Application Process Ar-chive», October 2000, http://www.icann.org/ en/ tlds/ app-index.htm [visita: 12 de abril de 2014].

8 Vid. ICANN, «Information Page for Sponsored Top-Level Domains», 28 November 2005, http://www.icann.org/ en/tlds/stld-apps-19mar04 [visita: 2 de abril de 2014].

9 ICANN. «175+New gTLDs Delegated», 24 March, 2014 en http://www.icann.org/en/news/announcements/an-nouncement-24mar14-en.htm [visita: 1 de abril de 2014].

10 Antes de que el público en general pueda acceder a es-tos nuevos gTLD, las entidades registradores deberán finalizar un último proceso que ha sido incorporado en el Programa de nuevos gTLD con el objetivo de proteger a los titulares de derechos de marca, consistente en un período obligatorio de 30 días en el que sólo los titulares de marca podrán acceder al registro de SLD para solici-tar su signo distintivo en la extensión que les interese. Vid. ICANN. «Internet Domain Name Expansion Now Underway», en http://www.icann.org/en/news/press/releases/release-23oct13-en [visita: 2 de abril de 2014].

11 Vid. ICANN. «Internet Domain Name Expansion Now Underway», en http://www.icann.org/en/news/press/releases/release-23oct13-en [visita: 2 de abril de 2014].

12 Vid. ICANN, An Open Letter from the IRT Introducing Our Work, 29 de mayo 2009.

13 IRT Recommendations, pág. 7.

14 Vid. OMPI, Asamblea General de la OMPI. Cuadragé-simo periodo de sesiones (20º ordinario) Ginebra, 26 de septiembre de 5 de octubre de 2011. WO/GA/40/9. 26 de julio de 2011.

15 ICANN. Trademark Post-Delegation Dispute Reso-lution Procedure. Applicant Guidebook. Module 5. http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb [visita: 2 de abril de 2014].

16 Reglas 1 y 1.2.1 a 1.2.5 ICANN, «Uniform Rapid Sus-pension System Rules», versión 28 de junio de 2013



(URS), vid. http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs [visita: 2 de abril de 2014]

17 Reglas 1.2.6.2 y 1.2.6.3 del « Uniform Rapid Suspen-sion System Procedure», versión de 1 de marzo de 2013, vid. http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs[visita: 2 de abril de 2014]

18 Dada la naturaleza rápida del procedimiento y la in-tención proporcionar tarifas accesibles, no habrá oportunidad para corregir deficiencias en los requisi-tos de presentación. Regla 3.3 del URS.

19 Deben transcurrir 24 horas para notificar la reclama-ción y otras 24 horas para notificar el bloqueo (apar-tado 4.1 del URS). El idioma predominante será el in-glés (apartado 4.2 del URS).

20 Vid. Reglas 5.1. a la 5.7.3 del URS

21 Reglas 5.8.1 a 5.8.9.

22 Reglas 5.9.1 a la 5.9.2.3.

23 Regla 11.5.

24 Regla 12 y ss.

25 Regla 4.3.3 de las Trademark Clearinghouse Gui-delines. Vid. Trademark Clearinghouse Guidelines. Version. de noviembre de 2013 en http://www.tra-demark-clearinghouse.com/sites/default/files/files/ downloads/ TMCH%20guidelines%20v1.1_0.pdf [visi-ta: 2 de abril de 2014].

26 De conformidad con las disposiciones impuestas por la ICANN, esta fase preferencial de registro es obli-gatoria para todas las nuevas extensiones que permi-tan registrar nombres de dominio de segundo nivel y debe tener una duración de al menos 30 días. Sobre el particular, vid. ICANN, «Sunrise services», http://tra-demark-clearinghouse.com/content/sunrise-services [visita: 2 de abril de 2014] y Regla 2 de las Trademark Clearinghouse Guidelines.

27 Es el paso siguiente al sunrise period. Su objetivo es facilitar a los titulares de las marcas la defensa de sus derechos una vez que las nuevas extensiones en-tren en funcionamiento. Vid. ICANN. «Claim servi-ces», http://trademark-clearinghouse.com/content/claims-services [visita: 2 de abril de 2014].

28 ICANN. «What are trademark claims and Sunri-se services», http://newgtlds.icann.org/en/about/ trademark-clearinghouse/faqs [visita: 12 de febrero de 2014].

29 Estas directrices son complementarias a los Clearing-house Validation Terms and Conditions; vid. http://tra-demark-clearinghouse.com/sites/default/files/files/downloads/TMCH terms and conditions - Trademark Holder.pdf [visita: 2 de abril de 2014].

30 Vid. Regla 1.3 de las directrices.

31 La Clearinghouse Validation Terms and Conditions in-dica que estas siglas corresponden al archivo que permite a los titulares de las marcas o sus represen-

tantes registrar nombres de dominio que coincidan exactamente con las marcas de la que son titulares o a las que representan, pero no hace ninguna referen-cia acerca de que respondan a alguna expresión que explique su significado.

32 Vid. Regla 3.1 de las Trademark Clearinghouse Guide-lines.

33 Vid., regla 2 (2.4.1) de las Trademark Clearinghouse Guidelines.

34 (IBM)

35 Sobre el particular, vid. ICANN, «Protecting Trade-mark Rights in New gTLDs: Selection of Trademark Clearinghouse Service Providers», http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-3-01jun12-en.htm [visita: 2 de abril de 2014].

36 Vid. http://registry.pw/about/[visita: 2 de abril de 2014].

37 Para mayor información sobre esta reasignación, vid. http://www.iana.org/reports/2003/pw-report-30jun03.html. [visita: 2 de abril de 2014].

38 Una conversión parecida fue el que sufrió el ccTLD .tv que fue asignada a Tuvalú y actualmente es ope-rada por una de las empresas de dotTV, una empresa televisiva donde Tuvalú es accionista del 20%. Para mayor información acerca de este ccTld, vid. http://www.verisigninc.com/es_ES/products-and-services/domain-names/tv/index.xhtml?loc=es_ES [visita: 2 de abril de 2014].

39 SOLER MASOTA, P., «Conflictos sobre nombres de dominio: últimas tendencias en las decisiones OMPI», Pe i Revista de Propiedad Intelectual, 17, Madrid, 2004, p. 19. En el mismo sentido, vid. SLAVIN, K., «Protec-ting Your Intellectual Property from Domain Name», FindLaw. 11 de mayo de 2004, http://library. findlaw.com/ 2004/May/11/133410.html [visita: 2 de abril de 2014].

40 Un caso paradigmático de typosquatting fue el que enfrentó a Shields v. Zuccarini, 254 F. 3d 476, 483 (3d. Cir. 2001), disponible en http://scholar.google.com/ scholar_ case?case=3776366602637795017&q=-Shields+ v.+ Zuccarini&hl=en&as_sdt=2002 [visita: 2 de abril de 2014].

41 SOLER MASOTA, P., «Conflictos…», op. cit., págs. 19-20.

42 CLARK, Ch. G. «The Truth Domain Names Act Of 2003 and a Preventative Measure to combat Typos-quatting», 89 Cornell L. Rev., 2003-2004, p. 1489.

43 Disponible en http://www.wipo.int/amc/es/proces-ses/process2/report [visita: 2 de abril de 2014].

44 Para un análisis exhaustivo sobre esta problemática y sus soluciones, vid., LASTIRI SANTIAGO, Mónica. La comercialización del nombre de dominio. Régimen jurí-dico. Marcial Pons. (Próxima publicación en 2014).


2 - Mayo

El Congreso ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 21 de abril de 2014 las 272 enmien-das propuestas por los diferentes grupos parlamentarios al articulado del Proyecto de Ley de Navegación Maríti-ma, en lo que parece ser el impulso final para, esta vez sí, la aprobación de la Ley de Navegación Marítima. Tras los anteproyectos de 2006 y 2008, este nuevo Proyecto de Ley parecer estar destinado a ser el definitivo. Pero

dada la ingente cantidad de correcciones que se propo-nen, además de la enmienda a la totalidad presentada por algún Grupo Parlamentario, cuyo análisis excedería ampliamente de esta nota, a continuación se enuncian tan sólo aquellas relativas al contrato de transporte ma-rítimo (Título IV, Capítulo II, del contrato de fletamento, sec. 1 a 10), por ser éstas las más cercanas al ámbito ob-jetivo de la sección de la revista en que se publica.

CONtRAtACIóN MERCANtIL, COMERCIO ELECtRóNICO Y tICs

Algunas notas sobre las Enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Navegación Marítima

Juan Pablo Rodríguez DelgadoProfesor Ayudante. Universidad Carlos III de Madrid

La enmienda de modificación núm. 229 a la rúbri-ca del artículo 205 pretende una nueva denominación, «Fletamento de mercancías», en lugar de «Fletamento para el transporte de mercancías determinadas en régi-

men de conocimiento de Embarque» establecida en la redacción de Proyecto. La remisión a la firma realizada por España a las Reglas de Rotterdam así como la llama-da de atención del proponente a la entrada en vigor de

CuADRO RESuMEN DE LAS ENMIENDAS QuE SE ANALIZAN

# Enmienda

Art. que modifica

Sección Temática

229 205 T.IV, Cap. II, Sec. 1ª – Disposiciones generales Fletamento de mercancías

230 208 T.IV, Cap. II, Sec. 1ª – Disposiciones generales Contratos de volumen

231 209 T.IV, Cap. II, Sec. 1ª – Disposiciones generales Transporte multimodal

91 212.3 T.IV, Cap. II, Sec. 2ª – Obligaciones del porteador Navegabilidad del buque

232 212.3 T.IV, Cap. II, Sec. 2ª – Obligaciones del porteador Navegabilidad del buque

117 223 T.IV, Cap. II, Sec. 2ª – Obligaciones del porteador Deber de custodia

234 246 T.IV, Cap. II, Sec. 5ª – Conocimiento de embarque Obligación entrega del conocimiento de embarque

240 277 T.IV, Cap. II, Sec. 9ª - Responsabilidad del porteador Régimen de responsabilidad

92 278.1 T.IV, Cap. II, Sec. 9ª - Responsabilidad del porteador Porteador contractual y efectivo



241 278 T.IV, Cap. II, Sec. 9ª - Responsabilidad del porteador Porteador contractual y efectivo

233 Nuevo art. Concepto de CE

236 Nuevo art. Circulación del CE

237 Nuevo art. CE emitido electrónicamente

238 Nuevo art.Extravío, sustracción o destrucción del conocimiento de embarque

239 Nuevo art. Menciones sobre el flete en el CE


Algunas notas sobre las Enmiendas...la leYmercantil

este Convenio como justificación para tal modificación nos parece carente de todo sentido1, sin que por ello la modificación propuesta nos parezca inoportuna, ya que la rúbrica elegida para este artículo creemos que es cier-tamente confusa, ya que mezcla términos que tradicio-nalmente han sido diferenciados, como es el contrato de fletamento y el contrato de transporte de mercancías bajo régimen de conocimiento de embarque.

La enmienda núm. 230 que solicita la modificación de parte del texto del artículo 208 relativo a los contra-tos de volumen, al igual que hemos expresado anterior-mente, incurre en un defecto en la motivación o justifi-cación utilizada. En este caso, se pretende modificar, ya no sólo el carácter nominativo del término, sino la orde-nación por la que se regularán los contratos de volumen. Según la enmienda propuesta, este tipo de contratos que prevean el transporte de una determinada cantidad de mercancías en sucesivas remesas durante el período en él convenido estará sujeto a las disposiciones del mal lla-mado contrato de fletamento de mercancías —contrato de transporte bajo régimen de CE—, en lugar de las nor-mas relativas al contrato de fletamento por viaje.

Por su parte, la enmienda de adición núm. 231 solici-ta la incorporación al texto del artículo 209 del carácter imperativo de la norma unimodal correspondiente cuan-do nos encontremos ante un transporte multimodal2. Al igual que hemos encontrado en enmiendas anteriores, parece que el Grupo Parlamentario que las presenta no tiene más justificación al respecto que las Reglas de Rot-terdam. Motivo que no merecería nuestra crítica si no fuese que el mismo texto es empleado como justifica-ción de las diversas enmiendas, ya sean de modificación como de adhesión, que se presentan, sin especial consi-deración al artículo en concreto (vid. nota 1).

El carácter imperativo que se propone como necesa-rio respecto de la normativa unimodal específica parece innecesario, ya que la imperatividad no se pregona de la ley en sí, sino de sus disposiciones, por lo que carecería de utilidad práctica requerir dicha exigencia. El ámbito de aplicación de la ley unimodal correspondiente, que es de lo que trata este artículo, se determina por los ele-mentos que la propia normativa, frecuentemente terres-tre, ya que es la que acompaña por lo general al trans-porte marítimo en un contrato multimodal, establezca. Este carácter se pregona de las disposiciones que en la LCTTM, por poner un ejemplo, se contemplen, como así sucede en el artículo 46 de la misma, el cual establece la imperativadad del capítulo dedicado a la responsabilidad del porteador. Por ello entendemos que esta enmienda debería ser rechazada, ya que nada aporta al texto al cual pretende constituirse como adhesión. Una propuesta al-ternativa a la presentada, queriendo significar la necesa-

ria obligatoriedad de las normas de responsabilidad de la ley unimodal aplicable, sería la adhesión del siguiente texto: «siempre que sus normas de responsabilidad ten-gan carácter imperativo».

El apartado tercero del artículo 212 pretende ser mo-dificado por las enmiendas núm. 232 y 913. Dos son los elementos que los promotores de la corrección solicitan: (a) que el deber de diligencia razonable incluya también el equipo, y no sólo el buque en sí; y (b) que dicha dili-gencia razonable sea acompañada del cumpliendo de las prescripciones establecidas en el Código Internacional de Gestión de la Seguridad. El Código requiere en su ar-tículo 10 («Mantenimiento del buque y el equipo») que la compañía adopte los procedimientos necesarios para garantizar que el mantenimiento del buque se efectúe de conformidad con los reglamentos correspondientes y con las disposiciones complementarias que ella mis-ma establezca. Alegan los promotores que más allá de la diligencia razonable para mantener el buque en estado de navegabilidad se exige ahora, el cumplimiento de una norma que garantice el mantenimiento del buque y el equipo, que afecta directamente a la navegabilidad del buque, por lo que a su juicio es necesario hacer una men-ción expresa a dicha norma convencional.

El artículo 223 es enmendado por la corrección núm. 117, la cual, con acierto, corrige la errónea remisión a la sección 7ª del Capítulo (relativa a la carta de porte ma-rítima), proponiendo su modificación por la sección 9ª, relativa a la responsabilidad del porteador por daños, pérdida y retraso de la mercancía. Nada más que decir de esta enmienda de carácter meramente corrector.

La obligación de entrega del CE se regula en el PLNM en el artículo 246. La enmienda núm. 234 solicita la ad-hesión del siguiente texto al final del punto 1º: «… salvo pacto en contrario o que no sea uso del tráfico». Tradi-cionalmente la emisión del conocimiento de embarque por el porteador ha sido realizada a solicitud del carga-dor, o con el consentimiento de éste (artículo 3.3 RHV4, artículo 14 R. Hamburgo5, artículo 35 RR6). La obligación de entrega de un CE parece extraña a la práctica del trá-fico marítimo, por lo que la adhesión del texto que per-mita que sea la voluntad de las partes quien libremente gobierne esta emisión parece del todo acertada, ya que en muchos casos, incluso, utilizar uno de esos documen-tos es contrario a la costumbre o los usos del comercio o a la práctica del tráfico marítimo7. Lástima que los pro-ponentes de esta enmienda, que consideramos acertada, no justifiquen la opción manifestada mediante un aná-lisis de las normas marítimas que tradicionalmente han establecido la emisión del CE, no como una obligación del porteador, sino como un derecho del cargador, ejer-cido a petición de éste. Por el contrario se vuele a trans-



cribir el texto relativo a las RR y su firma por el Gobierno de España (vid. nota 1).

En previsión de la entrada en vigor en nuestro or-denamiento jurídico de las Reglas de Rotterdam, la en-mienda núm. 240 solicita la modificación del artículo 277 mediante la inserción del siguiente texto: «o cual-quier otra norma internacional que la modifique o sus-tituya». La justificación que se propone (vid. nota 1) pa-rece ahora, quizás por primera vez, acertada y oportuna, ya que como bien alega la misma, el legislador español no puede dar la espalda a esta nueva regulación, sobre todo porque no existe incompatibilidad seria entre las RR y el PLNM, pudiendo coordinarse ambos textos con puntuales correcciones, que allanarían el camino a una ratificación en la que España, al ser pionera, podría arras-trar al resto de países firmantes a hacer lo propio.

Uno de los artículos que más enmiendas ha originado en trámite legislativo es el relativo a las figuras del por-teador contractual y efectivo (artículo 278). Conviene recordar que esta distinción no es novedosa en nuestra normativa nacional. El artículo 6 de la LCTTM de 2009 ya enuncia la responsabilidad del porteador efectivo por carretera o ferrocarril. Quizás la novedad más llamativa del texto del proyecto de ley marítima es la solidaridad propuesta en el ámbito de la responsabilidad entre am-bos porteadores. Carácter que se promueve en la LCTTM para los porteadores sucesivos (artículo 64 LCTTM).

La enmienda núm. 92 modifica el texto del artículo añadiendo que quien se compromete a realizar el trans-porte «asumiendo la responsabilidad del cumplimiento del contrato en calidad de porteador» responderá soli-dariamente junto con quien lo realiza efectivamente con sus propios medios. La cuestión a discutir aquí es si el tér-mino «compromiso» empleado para referirse al portea-dor contractual es suficiente para calificarle como tal, o por el contrario la mejora técnica propuesta es necesaria ante la falta de precisión. La doctrina mayoritaria ha de-finido tradicionalmente al porteador cono aquel sujeto que se compromete a realizar las operaciones necesarias para trasladar la mercancía de un lugar a otro asumiendo la responsabilidad del cumplimiento del contrato, por lo que aparentemente dicha mejora sería innecesaria. Sin embargo, la asunción de responsabilidad propuesta en calidad de porteador, introduce un elemento novedoso en la legislación del contrato de transporte marítimo.

Las enmiendas núm. 93 y 94 son ambas relativas al apartado segundo del artículo. La primera de ellas, de supresión, se justifica por la incongruencia del citado ar-tículo con el 275 del C.Com., no derogado. Los autores alegan que no se identifica a los comisionistas a que se refiere con los que en las RR se califican por partes ejecu-

tantes de un transporte total o parcialmente marítimo, y que son los verdaderos transportistas contratantes o comisionistas de transporte. La segunda enmienda, de modificación, en caso de que la supresión del párrafo no fuese aceptada por la Cámara, sugiere que el texto del ar-tículo sea sustituido por el siguiente: «En el primer caso estarán comprendidos los comisionistas que contraten como porteadores contractuales, los transitarios que no actúen como meros comisionistas y las demás personas que se comprometan a realizar el transporte por medio de otros en calidad de porteadores». Consideramos que esta última redacción es más clara.

Por otra parte y por lo que se refiere a los transita-rios, ha de recordarse que estos no siempre actúan como comisionistas de transportes obligados a contratar en nombre propio (artículo 121) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en adelante LOTT, modificada por la Ley 9/2013, de 4 de julio, sino que en multitud de ocasiones actúan como simples comisionistas, sin que se les pueda atribuir el carácter de comisionistas de garantía ni de porteadores contractuales, aunque en relación con su intervención en un contrato de transporte se asemeja a este último. La complejidad y las características de sus fundamentos son de tal entidad que se podría a llegar a hablar de una comisión cualificada.

Por último, la enmienda relativa al párrafo cuarto del artículo, promueve la inserción de la expresión «parte ejecutante marítima» en lugar del término «porteador efectivo» en consonancia con la terminología utilizada por las RR. La elección de uno u otro término no es bala-dí, si bien los promotores de la misma no tiene presente que el término aparece también en el artículo 300, sobre el seguro obligatorio, del cual no solicitan enmienda al-guna. Por «parte ejecutante marítima» entienden las RR toda parte que ejecute o se comprometa a ejecutar algu-na de las obligaciones del porteador durante el período que medie entre la llegada de las mercancías al puerto de carga de un buque y su salida del puerto de descarga de un buque. Por lo que un transportista terrestre sólo será considerado parte ejecutante marítima en la medida en que lleve a cabo o se compromete a ejecutar sus activi-dades únicamente dentro de una zona portuaria.

Por último no podemos dejar de referirnos, siquiera brevemente, a las enmiendas de adición articular que se proponen para este capítulo:

(a) La enmienda núm. 233, sobre la adición de un nuevo artículo 245 bis relativo al concepto de co-nocimiento de embarque en el que se ofrezca un concepto de este importante documento (la de-finición que se propone se toma de las Reglas de

Algunas notas sobre las Enmiendas...la leYmercantil


Hamburgo). Es definido de la siguiente manera: «El conocimiento de embarque es un documen-to que hace prueba de un contrato de transporte marítimo y acredita que el porteador ha tomado a su cargo las mercancías obligándose a entregarlas contra la presentación del documento». Recoge esta definición las tradicionales funciones del do-cumento, a saber, función contractual, probato-ria y de legitimación. Su introducción en el texto del Proyecto parece acertada, si bien la ausencia de la misma, en caso de que esta enmienda no sea aprobada, tampoco supone un detrimento al posible texto definitivo, dado el amplio consenso de esta definición entre los operadores del tráfico marítimo.

(b) La núm. 236 para la adición de nuevo artículo, el 299, sobre la circulación del conocimiento de embarque. Mucho se ha escrito sobre las formas de emisión y circulación de los CE. La considera-ción de este documento como título valor no ha sido puesto en duda por la doctrina mayoritaria, por lo que dedicar un artículo a la forma de circu-lación de este título según su emisión parecería innecesario, salvo por deseo de énfasis y claridad expositiva, ya que lo que mediante este nuevo artículo se introduce, al igual que dijimos para el caso anterior, es doctrina tradicional carente de discusión.

(c) La enmienda 237 para añadir un artículo sobre conocimientos de embarque electrónicos. La justificación para esta enmienda se motiva a los nuevos procedimientos vinculados a la moder-nización general de la administración y de los procedimientos comerciales. Sin embargo nada se dice en su defensa sobre la existencia de los arts. 262-266 del Proyecto relativos también a los CE en soporte electrónico. Parece como si los promotores de la misma se hubiesen olvidado de esta sección del Proyecto, dado que la enmienda propuesta no solicita la eliminación de estos. Un mayor estudio de estos artículos permitirá emitir una opinión al respecto sobre la valía del artículo propuesto, o por el contrario, sobre la supremacía de los ya contenidos en el texto del Proyecto.

(d) La enmienda 238 sobre extravío, sustracción o destrucción del conocimiento de embarque. El expediente sobre extravío, sustracción o destruc-ción del conocimiento de embarque se regula, de manera más completa, en los arts. 516-522 del texto del Proyecto, por lo que la adición de un nuevo artículo parece, pues, innecesaria.

(e) Por último, se introduce la enmienda núm. 239 con el objeto de que se recoja en el conocimien-to de embarque las características del flete como requisito para el pago de este (ya las demoras) por el destinario, salvo que este sea el mismo fle-tador, en cuyo caso vendrá obligado al pago en todos caso. La inserción de este artículo parece innecesaria, dada la existencia de dos artículos en el Proyecto que de forma similar ya recogen estas consideraciones: el artículo 235 sobre la “persona obligada al pago del flete” y el artículo255 sobre la “Obligación de pago del flete”. La combinación de ambos preceptos cubre las pretensiones per-seguidas por esta enmienda.

NOtAS

1 Transcribimos a continuación el texto justificativo de la enmienda porque a él nos referiremos con fre-cuencia, por desgracia, al enunciar las motivaciones y justificaciones jurídicas realizadas por el Grupo Par-lamentario que las realiza: «El 23 de septiembre de 2009 se firmó en Rotterdam el Convenio de las Nacio-nes Unidas sobre el Contrato de Transporte Interna-cional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo («Reglas de Rotterdam» = RR). Este Tratado Interna-cional tiene por objeto fundamental la regulación del transporte internacional por mar de líneas regulares y está llamado a sustituir a las conocidas «Reglas de la Haya-Visby» (RHV), actualmente en vigor en la gran mayoría de los Estados. Ciertamente, el hecho de que España lo haya firmado no significa que lo vaya a ratificar, ni siquiera en un plazo breve. Sin embargo, el hecho de que entre los 21 estados que ya lo han firmado se encuentren países navieros (y España es fundamentalmente cargador) tan importantes como Dinamarca, Noruega, Holanda, Francia, Suiza y, sobre todo, USA, permiten abrigar esperanzas de que las re-glas de Rotterdam pronto se generalizarán en el tráfi-co marítimo internacional.

Si el legislador español no se muestra atento a una próxima entrada en vigor, la LNM nacerá —como le ocurrió hace más de un siglo al Libro III del Código de Comercio de 1885— envejecida. Las RR presentan sin duda deficiencias técnicas (extensión y complejidad, insuficiente regulación del retraso, riesgo de litigiosi-dad...) pero son netamente superiores a las RHV y a las Reglas de Hamburgo. El legislador español no pue-de dar la espalda a esta nueva regulación, sobre todo porque no existe incompatibilidad seria entre las RR y el PLNM, pudiendo coordinarse ambos textos con puntuales correcciones, que allanarían el camino a una ratificación en la que España, al ser pionera, po-dría arrastrar al resto de países firmantes a hacer lo propio. Si el legislador español fuera insensible otra oportunidad para la modernización de la legislación



marítima y para el liderazgo internacional se habría perdido».

2 De prosperar la enmienda el artículo quedaría como sigue: “Artículo 209. Transporte multimodal: Si el contrato de transporte comprendiera la utilización de medios de transporte distintos del marítimo, las nor-mas de este capítulo se aplicarán sólo a la fase marí-tima del transporte, regulándose las demás fases por la normativa específica que les corresponda «siempre que ésta tenga carácter imperativo».

3 En caso de esta enmienda elaborada por el Grupo Parlamentario Catalán, se transcribe erróneamente la rúbrica del artículo, que en lugar de “Navegabili-dad del buque” se propone «Porteador contractual y porteador efectivo». Entendemos que es un error de transcripción.

4 «Después de haber recibido y tomado como carga las mercancías, el porteador y el capitán, o agente del porteador, deberán, a petición del cargador, entregar a éste un conocimiento» (art. 3.3 RHV)

5 «Cuando el porteador o el porteador efectivo se haga cargo de las mercancías, el porteador deberá emitir un conocimiento de embarque al cargador, si éste lo solicita» (art. 14.1 R. Hamb.).

6 «Salvo que el cargador y el porteador hayan conve-nido en no utilizar ni un documento de transporte ni un documento electrónico de transporte, o salvo que

utilizar uno de esos documentos sea contrario a la costumbre o los usos del comercio o a la práctica del tráfico, al hacer la entrega de las mercancías para su transporte al porteador o a una parte ejecutante, el cargador, o, con el consentimiento de éste, el carga-dor documentario, tendrá derecho a obtener del por-teador, a opción del cargador» (art. 35 RR).

7 Cuando las mercancías son transportadas por mar en muchos casos hay una variedad amplia de negocios en que no hay necesidad de emitir un conocimiento de embarque. El incremento de grandes grupos em-presariales hace que las mercancías sean transporta-das entre sujetos pertenecientes al mismo entramado empresarial (in-house transfers) donde la venta de la mercancía en tránsito no es necesaria, o donde la confianza entre empresarios es total, y la mercancía es enviada sin necesidad de emitir un documento ne-gociable que sirva como garantía. En estos casos se torna innecesaria la emisión de documentos negocia-bles. El uso de este tipo de documentos puede cifrarse para las operaciones tras-atlánticas de contenedores en más de un 85%. Una lista de situaciones en las que el documento no-negociable resulta recomendable puede encontrarse en GUERRERO LEBRóN, M. Jesús, Los documentos de transporte en las Reglas y Usos Uni-formes relativos a los créditos documentarios, Madrid, 2001, pp. 112-113.

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48

fICHA tÉCNICA


2 - Mayo

PROPIEDAD INtELECtuAL E INDuStRIAL

El derecho positivo de uso de marcas y diseños

Manuel Lobato García-MijánProfesor Titular de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma de Madrid

Abogado

«Right of use in trade marks and designs»

Resumen: El artículo analiza el derecho positivo de uso de marcas y diseños en la jurisprudencia española y su compatibilidad con el Derecho comunitario. Los tribunales españoles han sostenido tradicionalmente que el titular de una marca tiene un derecho de usarla aun cuando existan derechos anteriores, quienes tienen la carga de anular la marca posterior para poder hacer valer una acción de cesación. Esta posición ha sido corregida en recientes sentencias del Tribunal Supremo, que, siguiendo la estela de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han admi-tido el carácter retroactivo de la declaración de nulidad e inclu-so la indemnización de daños y perjuicios. Con todo, existe una clara renuencia del Tribunal Supremo para aplicar con todas sus consecuencias la doctrina comunitaria y en algún caso todavía se exige el ejercicio de la acción de nulidad de la marca posterior para poder dirigir una acción de infracción contra la misma. Esta doctrina es incompatible con el derecho comunitario, puesto que el derecho positivo de uso no está recogido en la Directiva de marcas. Lo mismo cabe decir de los diseños. En los mismos no hay un derecho positivo de uso entendido en el sentido tradicio-nal en el que lo interpreta la jurisprudencia española.

Palabras clave: Derecho positive de uso, ius prohibendi, mar-cas, Tribunal Supremo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, diseños.

Abstract: The Article analyses the so-called «positive right to use» for trade marks and designs in the Spanish courts judg-ments and its consistency with EU Law. Spanish courts have traditionally defended that the trade mark owner has a right to use the granted trade mark even if there are earlier rights, whose owners have the burden to nullify the late trade mark if they want to enforce an injunction. This position have been amended in recent judgments of the Supreme Court, which on the wake of the doctrine of the European Union Court of Justi-ce has admitted a retroactive effect of the nullity declaration and the application of an ipso iure damages compensation. Nevertheless, there is a clear reluctance of the Supreme Court to apply the European Court of Justice’s doctrine on the right to use a trade mark and in some cases the filing of a nullity ac-tion against the late trade mark is required, if the owner of the earlier trade mark right wants to file an infringement action. This doctrine is not consistent with EU Law, as the positive right to use is not encompassed by the Trade Mark Directive. The same is applicable for designs. There is no positive right of use for designs, at least in the sense traditionally interpreted by the Spanish jurisprudence.

Keywords: Positive right to use, ius prohibedi, trade marks, Supreme Court, European Union Court of Justice, designs.

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SuMARIO

I. EL DERECHO DE MARCA COMO DERECHO DE EXCLUSIóN (IUS PROHIBENDI)

II. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIóN. LA POSICIóN JURISPRUDENCIAL

MAYORITARIA ESPAÑOLA: ¿UNA ANOMALÍA EN EL DERECHO COMUNITARIO?

III. EL CAMBIO DE POSICIóN TRAS LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIóN EUROPEA


El derecho positivo de uso...la leYmercantil

I. EL DEREChO DE MARCA COMO DEREChO DE ExCLuSIóN (IUS PROHIBENDI)

El derecho de marca se adquiere por el registro (siste-ma de registro constitutivo). La Ley otorga plenos efec-tos al derecho de marca registrado. Con todo, la solicitud de marca goza de una cierta protección, fundada en que se trata de una expectativa de derecho. Así, cuenta con el derecho a la indemnización razonable prevista en el art. 38 LM; adicionalmente, la prioridad de la marca se deter-mina por la fecha de presentación de la solicitud (o de la primera solicitud en un país de la Unión o de la OMC si se reivindica la prioridad unionista, recuérdese que en el ámbito de la patente europea no es admisible una prio-ridad derivada de la OMC, decisión de la Alta Cámara de Recursos G 2/2002 y G 3/2002). Por último, sobre la solicitud es posible la realización de negocios jurídicos (emptio rei speratae). Además de la solicitud de marca y de la marca registrada, la marca notoriamente conocida (en el sentido del art. 6 bis CUP) goza también de un ius prohibendi marcario, como reconoce la Ley 17/2001 (art. 34.5 LM)1.

Como todo derecho de propiedad industrial, la marca otorga a su titular un derecho de exclusiva o ius prohiben-di cuyo ámbito es delimitado por la Ley. Dicho derecho de exclusiva está definido en términos muy generales en su vertiente positiva por el art. 34.1 LM y en su vertiente negativa por el art. 34.2 LM.

La distinción entre vertiente positiva y vertiente ne-gativa no es peculiar del derecho de marca. En efecto, en los derechos reales es clásica la distinción entre fa-cultades negativas o de exclusión y facultades positivas o de goce y disfrute. La diferencia fundamental entre los derechos reales y los bienes inmateriales en este pun-to es que en el ámbito de los derechos reales prima el aspecto positivo. En cambio, en los bienes inmateriales predomina el aspecto negativo. El fin del derecho de exclusiva propio de un bien inmaterial es fundamental-mente impedir que los terceros puedan utilizarlo sin el consentimiento del titular. Sólo de un modo secundario se persigue la finalidad de permitir al titular del derecho el goce del mismo.

El titular del derecho está más interesado en poder prohibir a terceros la utilización de su derecho que en la propia utilización del mismo. Por ejemplo, la SAP Grana-da de 30 de Noviembre de 1992 se refería a una lencería abierta en Jaén con el rótulo CHANEL. El interés econó-mico de CHANEL radica en poder prohibir el empleo de su denominación en dicha lencería, no en la posibilidad de abrir lencerías en Jaén2.

El ejercicio de las facultades dimanantes de la marca debe obedecer al límite inmanente de la buena fe. Por eso la advertencia sobre el ejercicio de derechos sólo aparentes (p. ej., alguien registra el nombre multipropie-dad y requiere a un tercero para que no lo emplee) puede ser considerada como un acto de competencia desleal (unberechtfertige Rechtsverwarnung o patents threats)3. En contra de esta opinión, los Tribunales españoles par-ten de que el que esgrime un derecho propio, aunque sea nulo, actúa legítimamente y no se le pueden reclamar daños y perjuicios.

Un ejemplo puede ilustrar el extremo indicado:

Un particular había registrado la marca ESPETEC, denominación genérica para un embutido, y envió un requerimiento a una empresa que fabricaba dicho em-butido para que dejara de utilizar la denominación. El re-querido inició una acción de nulidad y a la vez solicitó la condena a indemnización de daños y perjuicios, preten-siones ambas que se estimaron en las dos instancias. En casación el Tribunal Supremo confirma la nulidad de la marca y revoca la sentencia en cuanto a la determinación de la indemnización de daños y perjuicios:«se reclama la indemnización por los perjuicios sufridos a consecuencia de la no utilización de la denominación, pretensión esti-mada en la instancia, argumentándose que no puede es-timarse lícito el hecho de autos de paralizar las ventas de una empresa mediante requerimiento basado en la certi-ficación de un organismo oficial siendo así que los Tribuna-les califican esa certificación como abusiva, y la civilizada conducta del actor suspendiendo su actividad en espera de la decisión judicial. Ahora bien, lo decisivo es determinar si en la conducta del señor T. se aprecia el elemento de culpa que es esencial para dar lugar a la responsabilidad patri-monial definida en el art. 1.902 y lo cierto es que no puede llegarse a la conclusión obtenida por la Sala de instancia, dado que el señor T. era titular de la marca ESPETEC y en principio ejerció sus derechos a impedir la utilización de la misma por terceras personas...»4.

II. PLANtEAMIENtO DE LA CuEStIóN. LA PO-SICIóN JuRISPRuDENCIAL MAYORItARIA ESPAÑOLA: ¿uNA ANOMALÍA EN EL DERE-ChO COMuNItARIO?

1. La cuestión en relación con las marcas españolas (Ley 17/2001)

El Capítulo I del Título V regula los efectos del regis-tro de marca y de su solicitud. A la cabeza de este capí-tulo se encuentra el art. 34.1 de la Ley que establece que «el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico». Es una

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transcripción algo más barroca del art. 5.1 de la Directiva «la marca registrada confiere a su titular un derecho ex-clusivo» y, como se explicará infra, debe ser interpretada de un modo armonizado en la Unión Europea.

En otros términos, la Ley reconoce expresamente la existencia de un derecho positivo de uso del titular de la marca. Se trata de una facultad de goce, uso y disfru-te estructuralmente similar a la que es inherente a los derechos reales, que consiste esencialmente en el ius utendi et fruendi (STS de 31 de Marzo de 1989, LA LEY 152834-JF/0000; SAP Valencia de 19 de Mayo de 1998). Constituye una aplicación concreta de la presunción de validez de los actos administrativos ex art. 57 LRJ-PAC. Esta presunción recae sobre el acto administrativo de concesión de la marca, en cuyo procedimiento la OEPM ha comprobado de oficio la falta de concurrencia de las prohibiciones absolutas de la marca solicitada (pero se aplica también a otros derechos en los que no ha habido examen, como los diseños)5.

En resumen, llamamos derecho positivo de uso, a se-mejanza de los derechos reales, al derecho a que el titular de un derecho de propiedad industrial registrado pueda utilizarlo lícitamente, en tanto el mismo no sea anula-do por el Tribunal competente. Este axioma ha llevado a la jurisprudencia española a soluciones que son muy discutibles y que, en algunos casos, han sido declaradas incompatibles con el Derecho comunitario6.

La afirmación del art. 34.1 LM debe tomarse, pues, cum mica salis, especialmente al haberse suprimido en la Ley 17/2001 el examen de oficio de las prohibiciones relativas. Es posible que marcas posteriores pugnen con derechos anteriores, y dichos signos sólo se consolida-rán cumpliendo los estrictos requisitos de la prescripción por tolerancia (art. 52.2 LM), es igualmente factible que la marca contradiga una prohibición absoluta. El mismo legislador ha querido restringir la declaración de que la marca es un derecho exclusivo de utilización, en contra-posición al art. 30 Ley 32/1988 —precedente del actual art. 34.1 LM-, que añadía el inciso siguiente a la frase ac-tualmente contenida en el art. 34.1 LM: «singularmente el titular podrá designar con la marca los correspondien-tes productos o servicios, introducir en el mercado, debi-damente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios». La supresión en la Ley 17/2001 del inciso final transcrito debilita la concepción de la marca como derecho positivo de uso. Se trata de algo consustancial a los derechos de propiedad indus-trial, que son concedidos salvo iure tertium.

En definitiva, el art. 34 LM —especialmente, su an-tecedente el art. 30 Ley 32/1988— ha sido invocado en

algún caso concreto con el fin de otorgarle virtualidad y no considerarlo una mera norma redundante (principio del legislador racional). Cabe citar las siguientes aplica-ciones jurisprudenciales de la vertiente positiva del dere-cho de marca:

i) Existe una tendencia jurisprudencial que exige que, para que el titular de una marca anterior pueda obtener una medida cautelar de carácter cesatorio contra una marca anulable posterior-mente registrada o pueda ejercer una acción de violación contra la misma, dicho titular de la marca anterior debe obtener previamente la de-claración de nulidad de la marca posterior antes de ejercitar las acciones señaladas. Es, por ello, improbable que se concedan medidas cautela-res contra el titular de una marca registrada por existir un derecho positivo de uso (Auto AP Lé-rida de 9 de Febrero de 2000, rec. 465/1999, LA LEY 34104/2000, marca OK TURI 2000; en con-tra, Auto JPI Barcelona núm. 9 de 10 de Junio de 1991).

ii) Era evidente la renuencia de los Tribunales a con-denar a la indemnización de daños y perjuicios al titular de una marca de cobertura anulable [STS de 29 de Febrero de 2000, caso MARQUÉS DE TOSOS; STS de 22 de Septiembre de 1999 (NIKE, anulada por STC 8/2004, de 9 de Febrero); STS 25 de Marzo de 1997; STS de 6 de marzo de 1995 (salvo mala fe del demandado, TACTO DE LÁZA-RO); STS de 23 de mayo de 1994; STS de 5 de Noviembre de 1993; SAP Alicante de 13 de Mayo de 1996. En general, al titular de una marca no se le considera legitimado pasivamente para una acción de violación (ampliamente la citada STS de 23 de Mayo de 1994, EUROPA TOURS)].

iii) No se puede ejercitar una acción de violación con-tra una marca posterior sin haber anulado previa-mente esta marca, salvo que haya mala fe. Además de la STS de 7 de Julio de 2006, el Auto AP Madrid de 1 de Febrero de 2007 (caso CORTEFIEL) o la SAP Murcia de 20 de Noviembre de 2009. En este con-texto la AP Madrid en su Auto de 1 de Febrero de 2007 —en sede cautelar, sin perjuicio de que la cues-tión de fondo pueda resolverse de un modo distin-to— sigue el criterio de que el derecho positivo de uso supone la imposibilidad de que se puedan dictar medidas cautelares contra los titulares de marcas, aunque la acción se ejercite por titulares de marcas anteriores confundibles y ello con carácter previo al enjuiciamiento sobre si existe confundibiildad o no. La Audiencia Provincial rechaza expresamente la fi-gura de las marcas de cobertura (por analogía con



la prohibición de patentes de cobertura). Así, señala el Auto «la titularidad por parte de la demandada del registro de la marca que ampara el uso del signo que utiliza para distinguir una línea de sus productos en el tráfico mercantil impide que pueda estimarse la existencia de una apariencia de buen derecho en la petición cautelar de cesación en el uso de dicha marca y remoción de los productos marcados con tal signo, puesto que dicha titularidad supone que la demandada tiene el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, conforme al art. 34.1 de la Ley de Marcas, derecho que subsistirá mientras no se declare la nulidad de la misma». La consecuencia es que sea irrelevante entrar en el análisis de otros aspectos de la apariencia de buen derecho, concre-tamente lo relativo al riesgo de confusión o asocia-ción, citando en apoyo de su posición las SSTS de 23 de Mayo de 1994 y 6 de Marzo de 1995. Debe desta-carse que el Tribunal deja una puerta abierta a casos extremos (p.ej. imaginemos que alguien registra la marca Coca-Cola, sin que se den cuenta los agentes de dicha empresa y pretenda tener un derecho de uso). Estos supuestos podrían atacarse por la Ley de Competencia Desleal, cuyos requisitos tampoco se daban en el caso concreto «A tal efecto, no consta que exista una imitación sistemática de las presta-ciones que suponga la confusión de los potenciales clientes o el aprovechamiento por la demandada de la reputación de la actora, pues no puede conside-rarse como tal la comercialización por la demanda-da de ropa de sport que sigue los parámetros que impone la moda, y por otra parte ni se ha alegado, ni mucho menos justificado, por la actora que sus prestaciones gocen de mérito competitivo, concre-tamente de una singularidad competitiva, que justi-fique la consideración como desleal de la imitación de las mismas».

iv) La SAP Madrid de 17 de Diciembre de 1998 estima que la consecuencia necesaria tras declararse la nulidad de una marca es que se condene al de-mandado a no usar la marca anulada. La AP Ali-cante (SAP Alicante TMC de 26 de Enero de 2012) señala que, una vez anulada la marca, no puede ser condenado por violación, pero que implícita-mente no podrá usarla en el futuro (en contra del criterio del Tribunal de primera instancia, que afir-mó que sí existía violación).

v) Esa posición jurisprudencial solucionaba el pro-blema de qué sucedía si una marca posterior se consolidaba, no cabía ejercitar una acción de vio-lación sobre actuaciones pasadas7.

Ciertamente, aparte del caso que veremos del Juzga-do de marca comunitaria de Alicante, algunas sentencias aisladas parecen apartarse de esta doctrina, aunque no de un modo concluyente, sino más bien en atención a particulares circunstancias del caso, las SSTS de 12 de Junio de 1995, HOTEL REIAL, (en realidad, había un plan-teamiento defectuoso de la casación); STS de 9 de Julio de 1987 (del mismo modo se pretendía ampararse en una marca gráfica para proteger una forma tridimensio-nal; caso PUMA). En ámbitos distintos, cabe citar la STS de 29 de Junio de 1990 —sobre modelo industrial de co-bertura, por la existencia de dolo defraudatorio—, STS de 16 de Mayo de 1968, LA SILUETA (condena penal basada en la mala fe del querellado).

En resumen, existían dos planteamientos jurispru-denciales. Una línea jurisprudencial parte del principio de que primero hay que anular la marca posterior para poder ejercitar una acción de violación. Otra corriente jurisprudencial admite el ejercicio de modo conjunto de la acción de nulidad de la marca y la de violación, sin te-ner que esperar en el ejercicio de la acción de violación a que se declare la nulidad de la marca del demandado. En cualquier caso, lo que se deduce de la jurisprudencia es que no cabe ejercitar la acción de violación sin recla-mar también la nulidad del derecho (procesalmente las cuestiones pueden ser complejas, si está involucrada la violación o el intento de violación de una marca comuni-taria, cfr. Auto 13 de Febrero de 2006 TMC Alicante, caso Chatka). De otro modo, el usuario del derecho anterior podrá seguir usándolo. La acción de violación quedaría circunscrita a la acción de cesación, pero no comprende-ría la indemnización de daños y perjuicios que se estima que no pueden ser indemnizados (qui suo iure utitur, ne-minem laedit).

Esta situación ha cambiado a raíz de los pronunciamientos del TJUE pero la jurisprudencia española no acaba de abandonar esta doctrina pese a que es incompatible con el Derecho comunitario y conlleva consecuencias que pueden ser injustas en el ámbito de la indemnización de daños y perjuicios

En patentes y modelos de utilidad no se sigue la doc-trina de que exista un derecho positivo de uso, cfr. la STS de 11 de Noviembre de 1996, que condena al demandado por infracción del modelo de utilidad del demandante, que no tuvo en cuenta la existencia de un modelo de uti-lidad del demandado.



A pesar de estos precedentes jurisprudenciales, el art. 34.1 LM no otorga al titular de la marca una facultad de uso distinta de la que implícitamente supone para todos los derechos de propiedad industrial el ius prohibendi. En realidad, ningún derecho sobre bienes inmateriales otorga una facultad positiva de uso, sólo hay derecho de usar cuando no se transgreden otras normas (p. ej., y trasladándonos al ámbito del Derecho de autor, no se pueden explotar obras que sean contrarias al orden pú-blico, cfr. STS de 2 de Junio de 2000, canción injuriosa dirigida contra el general Galindo). Parece, además, que en la Ley 17/2001 resultará difícil sostener la posición de la jurisprudencia bajo la Ley 32/1988 por una serie de circunstancias: ausencia de control de prohibiciones re-lativas en el examen de oficio de la marca; incompatibili-dad con el régimen de la marca comunitaria (que separa los órganos competentes para conocer la acción directa de nulidad de la acción de violación); la admisión de la figura de la caducidad por tolerancia y, finalmente, por exigencias de índole práctica. El derecho de marcas exige una adaptación al caso concreto. El titular de la marca posterior puede actuar de buena fe u obedecer a circuns-tancias peculiares del mercado (me parece muy signifi-cativo el caso Ana Locking, SAP Madrid de 8 de Marzo de 2013) o la SAP Madrid de 19 de Mayo de 2006, caso Re-sidencias Santa Gema en la que se demandó al titular de la marca anterior acusándolo de competencia desleal). También pasaría lo mismo con el caso de que existan derechos de los comprendidos en el art. 37 Ley 17/2001 (STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 5 de Octubre de 2011, denominación «Islas Atlánticas de Galicia Parque Nacional»). Las circunstancias pueden determinar una mala fe en el uso ante la notoriedad de la marca, aunque se use el propio nombre (Noemí Suárez para joyas, SAP Alicante de 21 de febrero de 2013).

Esta situación ha cambiado a raíz de los pronuncia-mientos del TJUE, que luego se comentará y especial-mente a partir de la STS DKNY. Sin embargo, la jurispru-dencia española no acaba de abandonar esta doctrina, pese a que es incompatible con el Derecho comunitario (Directiva y Reglamento) y que, además, lleva actual-mente a consecuencias que pueden ser injustas en el ámbito de la indemnización de daños y perjuicios.

2. La cuestión en relación con las marcas comunita-rias y la respuesta del tJuE

En el ámbito comunitario europeo se reconoce igual-mente la vertiente positiva del derecho de marca (arts. 5 DM, 9 RMC). El Derecho alemán, del mismo modo, recoge la existencia de un derecho positivo de uso. De acuerdo con la doctrina alemana, el derecho positivo es más estricto que el derecho negativo. El derecho po-

sitivo sólo existe respecto de los productos o servicios que han sido registrados. En cambio, el ius prohibendi es más amplio comprendiendo también, de acuerdo con las circunstancias del caso, productos o servicios no regis-trados por el titular de la marca. Es oportuno recordar que en el Derecho comparado el derecho positivo de uso consagrado en la Directiva 89/104/CEE no se interpre-ta como una «inmunidad en cuanto al uso». Esta figura es esencialmente una creación jurisprudencial española, que no ha sido compartida –hasta donde me alcanza el conocimiento— por otras jurisdicciones europeas.

La defensa del derecho positivo de uso era mayorita-riamente seguida en la doctrina8 y en la jurisprudencia. En la jurisprudencia, sin embargo, la posición minoritaria estaba representada por el Juzgado de Marca Comuni-taria. Cabe, por ejemplo, citar la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm.1 (Juzgado de Marca Comunitaria) núm. 29/2007 Caso GOLD CHRIST / GOLD CHRIST de 2 de Febrero de 2007. Los argumentos que emplea esta sentencia reflejan por qué en el ámbito de la marca co-munitaria no se puede sostener que existe un derecho positivo de uso:

«El art 9 RMC indica que “El titular (está) habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico jurídico...” de signos idénticos o con-fusorios. Este ius prohibendi afecta, pues, a cualquier tercero, sin excluir a aquél que haya inscrito una marca posterior. Dicho de otra manera, esa condición de titu-lar de una marca registrada posterior no le priva de la condición de tercero, y por ende, si su comportamiento (aunque sea usando su propia marca, sobre todo cuando se adiciona, altera o mutila en parte) se incardina en al-guno de los supuestos del art. 9.1 en relación con el art. 9.2 RMC estará afectado por el ius prohibendi del titular marcario prioritario. Cosa distinta es que, al estar am-parado en un título de propiedad industrial registrado, se valore tal circunstancia a la hora de fijación de da-ños y perjuicios (art 54 RMC en relación con el art 43 y 54 LM).

Las previsiones del derecho nacional al que se re-mite la norma comunitaria. Así lo dice expresamente el art. 55 de la Ley de Patentes española (El titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya) y el art 51.2 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial española (El derecho sobre el dise-ño registrado no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad intelectual o industrial que tengan una fecha de prioridad anterior) y aunque no aparece precepto de tenor semejante en la



Ley de Marcas, existe identidad de razón para su apli-cación en materia marcaria (art 4CC), a la que se remite el RMC en materia de infracción o violación (art 14.1, 97 y 98.2) (Sentencia de este Juzgado de 18 de enero de 2007, asunto FRANCE TELECOM. ESPAÑA SA y AUTOCITY NETWORKS SA contra AUTOCITY ESPACIOS COMER-CIALES SL, GOIG INVESTMENT SA y CARLOS MIGUEL O.D. y Auto 26/1/2007,asunto 441/2006 CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST contra BOGAKONECTION SL)».9

El nudo gordiano fue cortado gracias a una cuestión prejudicial planteada por Auto de 27 de Octubre de 2011 el Juzgado de marca comunitaria de Alicante (núm. 1) en el asunto10 C-561/2011: Fédération Cynologique Inter-nationale y Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza. En dicho caso, el Abogado general Mengozzi opinó en contra de la doctrina jurisprudencial mayori-taria sobre el derecho positivo de uso de la marca, que impedía prohibir el uso en tanto no se hubiese anulado la marca anterior.

«43. Además, en el caso de que el titular de la marca anterior actúe para proteger su propio título contra un sig-no que lesione sus derechos, aunque dicho signo sea una marca debidamente registrada con posterioridad, es pre-ciso que el sistema de protección creado por el Reglamen-to núm. 207/2009 le garantice la posibilidad de obtener la prohibición de utilizar dicho signo con la mayor rapidez po-sible, dado que la presencia en el mercado de una marca de tales características puede obstaculizar la función esencial de la marca anterior. (33) Resulta por otra parte evidente que, cuanto más dure la coexistencia en el mercado de las dos marcas en conflicto, mayor será el perjuicio potencial o real para la marca anterior.

44. A este respecto es importante señalar que el Tri-bunal de Justicia ya ha tenido la oportunidad de aclarar en varias ocasiones que la protección absoluta atribuida a la marca por el derecho exclusivo que la normativa perti-nente confiere a su titular pretende precisamente permitir que éste proteja sus intereses específicos como titular de la marca, es decir, para garantizar que la marca pueda des-empeñar las funciones que le son propias. (34) A mi juicio, el art. 9, apartado 1, del Reglamento núm. 207/2009 sólo puede interpretarse con arreglo al punto de vista indicado en esa reiterada jurisprudencia.

45. Por otra parte, como ha indicado acertadamente la Comisión, supeditar el ejercicio de la acción por violación de marca a la declaración de nulidad de la marca posterior entrañaría el riesgo de que el procedimiento por violación de marca sufriera retrasos desproporcionados, dado que, además de esperar la decisión al respecto de la OAMI, que aparecerá ya tras haber superado dos niveles de control administrativo interno, el titular de la marca comunitaria

anterior podría verse obligado a esperar el resultado de los eventuales recursos judiciales ante el Tribunal General y, eventualmente, ante el Tribunal de Justicia. (35) La coexis-tencia en el mercado de la marca anterior y de la marca que la perjudica podría así durar varios años, con grave perjuicio potencial para el titular de la marca anterior. (…)

49. En efecto, desde un punto de vista literal, es pre-ciso poner de relieve que, aunque el Reglamento núm. 207/2009 no contiene ninguna disposición expresa sobre la posibilidad de que el titular de una marca comunitaria registrada con anterioridad ejercite una acción por viola-ción de marca contra el titular de otra marca comunitaria registrada posteriormente, el tenor literal del art. 9, apar-tado 1, del Reglamento núm. 207/2009 confiere al titular de una marca comunitaria registrada el derecho exclusivo de utilizar dicha marca y de prohibir «a cualquier tercero», sin distinguir entre terceros titulares o no de una marca comunitaria registrada posterior, que utilice sin su con-sentimiento un signo que perjudique a su marca. (38) Por lo demás, me parece verosímil pensar que, si el legislador hubiera querido establecer un principio de tutela para los titulares de marcas registradas posteriormente, lo habría indicado explícitamente en la norma.

50. A continuación, en el plano de la interpretación sistemática, es preciso señalar que ninguna disposición del Reglamento núm. 207/2009 ofrece al tercero titular de una marca posterior una eventual inmunidad frente a la prohibición establecida en el art. 9, apartado 1, del mismo Reglamento (39) pese a que dicho Reglamento estable-ce, en cambio, ciertas restricciones al derecho exclusivo conferido al titular de una marca registrada. (40) A este respecto tiene especial importancia el art. 54 del Regla-mento núm. 207/2009. En efecto, de dicha disposición se desprende que, para el titular de una marca comunitaria anterior, la acción de nulidad y la acción por violación de marca contra el titular de otra marca comunitaria poste-rior sólo caducan cuando concurran los requisitos esta-blecidos en dicho artículo (haber tolerado su uso durante cinco años consecutivos). De ello cabe deducir, a sensu contrario, que, si no concurren tales requisitos, el titular de la marca anterior puede perfectamente ejercitar una acción por violación de marca contra el titular de la marca comunitaria registrada

Una interpretación diferente, además de no ser lógica ni coherente con la que acabo de proponer, pondría ade-más en peligro el efecto útil del apartado 1 del art. 9 del Reglamento núm. 207/2009, ya que permitiría limitar, mediante el registro de un signo a nivel nacional, la pro-tección otorgada al titular de la marca anterior por las disposiciones del Reglamento núm. 207/2009. Además, una interpretación diferente sería contraria, a mi juicio, al principio del carácter unitario de la marca (46) dado que el



titular de la marca comunitaria anterior recibiría una pro-tección diferente en los distintos Estados miembros según que el Derecho nacional le otorgara o no la posibilidad de ejercitar una acción por violación de marca sin esperar a la anulación de la marca posterior.»

Esta posición fue mantenida también por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE de 21 de Febrero de 2013), que se remite expresamente al razonamiento del Abogado General:

«50 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha decla-rado ya en varias ocasiones que el derecho exclusivo esta-blecido en el art. 9, apartado 1, del Reglamento se conce-de a fin de permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de dicha marca, es de-cir, a fin de garantizar que esta última pueda cumplir las funciones que le son propias (véase la sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/2008 a C-238/2008, Rec. p. I-2417, apartado 75 y jurisprudencia que allí se cita).

51 Pues bien, como el Abogado General ha señalado en los puntos 43 y 44 de sus conclusiones, la protección que confiere el art. 9, apartado 1, del Reglamento se ve-ría considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utili-ce un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero.

52 Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede responder a la cuestión planteada que el art. 9, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse en el sen-tido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su mar-ca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.»

Con esta sentencia el Tribunal de Justicia dejaba claro que la interpretación de los tribunales españoles, por la que se introducía un requisito adicional (el planteamien-to de una acción de nulidad contra una marca posterior), no podía aplicarse a las marcas comunitarias. El titular de una marca comunitaria no tiene esa obligación.

Existe identidad de razón e identidad de norma (art. 5 de la Directiva). No encuentro ninguna razón que jus-tifique mantener la doctrina del derecho positivo de uso:

a) El hecho de que en la marca comunitaria no se pueda atacar directamente la nulidad de la marca en un Tribunal (la acción directa es solo ante la OAMI) no me parece relevante. En los países eu-

ropeos pasa lo mismo que en España, es posible atacar directamente la validez de la marca y nin-guno de ellos aplica el derecho positivo de uso.

b) No se puede achacar negligencia al titular de la marca anterior. En todo caso el negligente es el titular de la marca posterior, que registra una marca pese a que preexiste un derecho. ¿Qué jus-tificación tiene que hagamos al titular prioritario de peor condición que el titular posterior?

3. Derecho español de diseño

El art. 45 Ley 20/2003, de diseño, determina:

«El registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento»

Se ha transcrito literalmente la Directiva (art. 12 Di-rectiva 98/71/CE) y no tiene el tenor más amplio con-tenido en la Ley 17/2001, de marcas. Al coincidir literal-mente con la norma comunitaria y con la Directiva, no sería posible en este caso la interpretación jurispruden-cial antes criticada sobre el derecho positivo de uso.

4. Derecho comunitario de diseño

El art. 19 del Reglamento CE) núm. 6/2002 del Con-sejo, de 12 de diciembre de 2001, de dibujos y modelos comunitarios, establece:

«1. Un dibujo o modelo comunitario registrado con-fiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de pro-hibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la expor-tación o la utilización de un producto en el que se encuen-tre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.[…]»

Es decir, el diseño comunitario tiene también «un de-recho exclusivo de utilización», en parecidos términos al que tiene el titular de la marca comunitaria o de un dise-ño otorgado conforme a la Ley 20/2003.

Con carácter anticipatorio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en STJUE de 16 de Febrero de 2012 sobre el Reglamento sostuvo que, en un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por un dibujo o mode-lo comunitario registrado, el derecho de prohibir la utili-zación por terceros de dicho dibujo o modelo se extiende a cualquier tercero que utilice un dibujo o modelo que no produzca en los usuarios informados una impresión



general distinta, incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior11. Es irrelevan-te si el titular del diseño comunitario posterior conocía la existencia del diseño anterior (ignorantia iuris nocet), y «las disposiciones del Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual el dibujo o modelo comunitario registrado anterior prima sobre los dibujos o modelos comunitarios registrados posteriores».

«44. Dadas estas circunstancias, la única interpre-tación del concepto de “terceros”, en el sentido del art. 19, apartado 1, del Reglamento, que permite garantizar el objetivo del Reglamento de proteger eficazmente los dibujos y modelos comunitarios registrados y preservar la eficacia de las acciones por infracción de un dibujo o mo-delo comunitario es la interpretación según la cual en di-cho concepto está incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior.

45 Por lo demás, no afecta en absoluto a la conclusión anterior el hecho de que el Reglamento no otorgue a los tribunales de dibujos y modelos comunitarios competen-cia para conocer de las solicitudes de declaración de nu-lidad de los dibujos o modelos comunitarios registrados y disponga, en su art. 85, que, en los litigios derivados de una acción por infracción o por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario, esos tribunales deben consi-derar válido el dibujo o modelo comunitario registrado.»

III. EL CAMBIO DE POSICIóN tRAS LAS SEN-tENCIAS DEL tRIBuNAL DE JuStICIA DE LA uNIóN EuROPEA

Es evidente que con la jurisprudencia antes citada, se planteaba un problema cuando el segundo registro era de mala fe o con evidente negligencia. Así, una Sentencia del Tribunal Supremo, pese a reconocer la existencia de dicho derecho positivo de uso y negar la posibilidad de condenar por infracción de marca a quien está usando un signo registrado y no anulado, admite que dicho acto de utilización de una marca registrada pueda ser impedi-do como acto de confusión de acuerdo con el art. 6 LCD (STS de 7 de Julio de 2006, núm. 717/2006).

«El uso de las marcas de que es titular registral el de-mandado, en cuanto constituye ejercicio de la facultad que, como tal, le reconoce el art. 30 de la citada Ley, no puede ser calificado como ilícito, claro está, mientras no se declare la nulidad de los registros por ser contrarios a al-guna de las prohibiciones, absolutas o relativas, previstas en los capítulos primero y segundo del título segundo de la Ley 32/1.988, o que los asientos correspondientes no am-paran dicho uso por tener por objeto no los signos regis-trados, sino otros (para lo que bastaría una alteración sig-

nificativa de las formas bajo las que se concedieron: arts. 4.2.a de la Ley 32/1.988, 10.2.a de la Directiva 89/104/CEE y 5.C.2 del Convenio de la Unión de París).»

Sin embargo, la Sentencia más relevante al respecto y la que ha supuesto un giro copernicano en la interpre-tación del derecho positivo ha sido la STS de 4 de Abril de 2012, DKNY. En el caso el titular de la marca comunitaria anterior DKNY demandaba al titular de la marca poste-rior KNY para clase 18 y 25, solicitando la declaración de nulidad de la marca y, entre otras cosas, ejercitando la acción de violación. En primera instancia se estimó la acción de nulidad y la de infracción, condenando a pagar aproximadamente 140.000 euros, en segunda instancia este pronunciamiento fue revocado en atención al prin-cipio qui iure suo utitur, neminem laedit.

Al abordar la cuestión el Tribunal Supremo reafir-ma la necesidad de acumular la acción de nulidad con la acción de violación (lo que posteriormente se reveló incompatible con el Derecho comunitario):

«Con el fin de procurar la mayor coincidencia del mun-do tabular con la realidad que el mismo ha de reflejar -—fi-nalidad de la que es expresión la norma del art. 61 de la Ley 17/2001 y, en otros ámbitos registrales, la del 38 de la Ley hipotecaria— y ante la dificultad procesal de reconocer una excepción de nulidad a quien no es el demandado, la jurisprudencia española ha exigido a quien pretenda en la demanda la declaración de que el uso de una marca regis-trada constituye una ilícita invasión del ámbito de exclusi-va reconocido a otra de protección prioritaria, el ejercicio de la acción de nulidad del registro de cobertura, dado que éste no debía haberse practicado, por generar riesgo de confusión con la preferente.

En realidad esa doctrina responde a haberse entendido que la seguridad jurídica no ha de sufrir para subsanar lo que, propiamente, constituye un olvido del demandante perjudicado.

Las sentencias citadas por las recurrentes y las núms. 169/1995, de 6 de marzo, 74/2007, de 8 de febrero y 1230/2008, de 15 de enero de 2009, son expresión de di-cha doctrina —que no es la seguida por el Tribunal de Justi-cia de la Unión Europea en la sentencia de 16 de febrero de 2012, en el asunto C-488/2010 (TJCE 2012, 25), respecto de los dibujos y modelos comunitarios—.

No obstante, la mencionada exigencia ha de entender-se completada por la posibilidad de un ejercicio acumula-do de las acciones declarativa de la nulidad del registro de una marca de cobertura y de violación de la otra - pues la estimación de ambas ganará firmeza a la vez -, así como por la previsión contenida en el art. 54 de la Ley 17/2001, a cuyo tenor la declaración de nulidad implica que el re-



gistro anulado nunca fue válido, considerándose que el mismo - así como la solicitud de que se practique - no ha tenido nunca los efectos previstos en la propia Ley.

Pues bien, la eficacia retroactiva o “ex tunc” de la declaración de nulidad de las marcas núms. 2468955, 2525963 y 2645558, registradas a nombre de don Leon-cio, la mencionada posibilidad de un ejercicio acumulado de las acciones de nulidad y violación y el éxito de esta úl-tima determinan la estimación del motivo que se examina, ya que los asientos practicados a favor de dicho titular, al ser anulados, no pueden justificar el uso de los signos a que se refieren, dado que nunca fueron válidos.»

Esta posición (en mi opinión, incompatible con la Directiva de marcas) ha sido seguida por STS de 24 de Julio de 2013, núm. 489/2013: caso Canarias Radio/Ra-dio Canarias. Se desestima la acción de infracción por no haber instado simultáneamente la nulidad de la marca posterior.

Sin embargo, la nueva posición jurisprudencial es que ha afirmado que la declaración de nulidad de la marca tiene efecto retroactivo y que, por tanto, procede la con-dena de daños y perjuicios, con independencia de la bue-na o mala fe del titular de la marca si se está dentro de los supuestos del art. 42.1 Ley 17/2001:

«Deben, en consecuencia, ser aplicadas las reglas con-tenidas en el art. 42 de la Ley 17/2001, las cuales obligan al infractor a indemnizar los daños y perjuicios causados, “en todo caso” —en los supuestos previstos en el apartado 1— y si hubiera sido requerido por el perjudicado o actuado con culpa o negligencia o cuando, como es el caso —según declaró el Tribunal de apelación— concurra el dato pura-mente objetivo de ser la marca infringida notoria o renom-brada —en los supuestos previstos en el apartado 2—.

Es cierto que el art. 54, apartado 2, de la repetida Ley exige una actuación de mala fe del titular de la marca anu-lada, pero no para sustituir en todos los casos de anulación las reglas generales del art. 42, sino para regular las con-secuencias de una anulación de efectos retroactivos limi-tados, a que expresamente se refiere.

A la luz de esa doctrina, aplicable bajo la vigencia de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, procede estimemos la ac-ción de indemnización de daños ejercitada en la demanda y que, en aplicación del art. 43 de dicha Ley, condenemos a los demandados a indemnizar a las demandantes en las cantidades determinadas, como daño emergente y lucro cesante, en los apartados de las letras f) y g) del fallo de la sentencia de primera instancia, que en ese particular no debía haber quedado sin efecto.»

En el mismo sentido se pronuncia la STS de 29 de Ju-nio de 2012 (un caso de mala fe en el registro de la marca notoria «Botox». También la STS de 28 de Diciembre de 2012 resuelve un caso planteado como derecho positi-vo de uso llegando a la conclusión de que las marcas en conflicto no son incompatibles.

En mi opinión, la evolución de la jurisprudencia mar-cha hacia la superación de la doctrina del derecho po-sitivo de uso, sea en marcas nacionales o comunitarias, siguiendo el ejemplo de los diseños nacionales y comuni-tarios. No tiene sentido imponer al titular de una marca anterior una revisión de marcas posteriores a su derecho, como tampoco tiene sentido una indemnización de da-ños y perjuicios que prescinda total y absolutamente de la existencia de buena fe en materia de marcas. El de-recho de propiedad no es absoluto y menos aún en las propiedades especiales y particularmente en las marcas. A ello no es ajeno el Tribunal Supremo que en STS de 30 de julio de 2013, núm. 503/2013 (se alegaba registro de mala fe), señala:

«Declaramos en las sentencias núms. 717/2006, de 7 de julio, 15 de enero de 2009 (1230/2008), y 489/2013, de 24 de julio que, dada la realidad de nuestra legislación sobre marcas españolas —a diferencia de lo que sucede con otros títulos de propiedad industrial—, el uso por el titular de una que haya sido registrada no puede ser ca-lificado como ilícito, claro está, mientras no se declare, retroactivamente, la nulidad de su registro por ser con-trario a alguna de las prohibiciones, absolutas o relativas, previstas en la legislación. Queda a salvo de esa regla el supuesto de que los asientos correspondientes no puedan amparar dicho uso por tener por objeto no los signos re-gistrados, sino otros distintos. En el mismo sentido la sen-tencia 470/1994, de 23 de mayo, con respecto al nombre comercial».

NOtAS

1 En general sobre la materia, puede verse LOBATO, «Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas», Madrid, 2007, págs. 567 y ss . V. también GALÁN CORONA, «Comentario al art. 34», en A. BERCOVITZ/ CRUCES (dir), Comentarios a la Ley de Marcas, Pamplona, págs. 493 y ss.

2 FERNÁNDEZ-NóVOA, Cuadernos de Jurisprudencia de Propiedad Industrial, núm. 15, pág. 11.

3 Así, en Alemania se consideró un acto de competen-cia desleal esgrimir la marca registrada BERLINER EIS-BEIN (codillo berlinés), citado por HORN, Die unbere-chtigte Verwarnung aus gewerblichen Schutzrechten, Colonia, 1971, pg. 73. Los tribunales holandeses esta-blecen la posibilidad de exigencia de responsabilidad en estos casos (sent. Tribunal de Distrito de La Haya



de 25 de Agosto de 1999, Boekerstein/Koppert y 20 de Septiembre de 2001, Tribunal de Apelación).

4 STS de 12 de Noviembre de 1993.

5 De otra parte, el art. 30 Ley 32/1988 atribuía la facul-tad positiva de uso solo al titular de la marca registra-da. A sensu contrario no existiría un derecho positivo de uso en la marca notoria no registrada sino sólo el derecho negativo, deducido de la Ley de Competen-cia Desleal y no de la Ley de Marcas —cfr. art. 35 Ley 32/1988. Como indicó CARLON —a propósito del nombre comercial no registrado—, no tenía sentido atribuir un derecho sobre un signo distintivo, sin a la vez reconocer el derecho de exclusiva (en su vertiente positiva y negativa) sobre dicho signo distintivo (voz «nombre comercial», EJBC). Así, la facultad positiva de uso constituye un mero efecto reflejo del ius pro-hibendi que caracteriza los bienes inmateriales. El derecho positivo de uso de la marca puede no existir, por ejemplo, si la marca se refiere a armas o a medi-camentos y su utilización en el mercado requiere una previa autorización administrativa. De este modo, el art. 30 Ley 32/1988 venía, en nuestra opinión, a ser una norma redundante que no otorgaba un derecho distinto del característico de todos los bienes inma-teriales y que no afectaba al estatuto jurídico de la marca notoria no registrada bajo dicha Ley.

6 Debe recordarse que por el mero hecho de que te otorguen una marca no tienes un derecho a usarla. Por ejemplo, en el ámbito farmacéutico, te pueden

conceder la marca X, pero la autoridad sanitaria, pese a la existencia del registro, puede considerar que hay un riesgo de confusión con otra marca y no autorizar el medicamento salvo que se cambie su denomina-ción. Por este motivo, en la tramitación del Proyecto de Ley de Marcas el Congreso rechazó la enmienda 90, cuyo contenido consistía en la prohibición de que una autoridad administrativa pudiera impedir el uso de una marca concedida por la OEPM.

7 En opinión de DE LAS HERAS El agotamiento…, se producía un desfase entre las acciones de nulidad y de violación, pues esta última acción podía estar viva a favor del titular de la marca anterior, pese a haberse consolidado la marca posterior (la del presunto viola-dor).

8 La primera edición (2002) de mi obra Comentario a la Ley 17/2001, de marcas, Civitas, Madrid, fue pionera en criticar esta doctrina jurisprudencial y en plantear su incompatibilidad con el Derecho comunitario.

9 El resaltado es nuestro.

10 V. el análisis en la bitácora de Propiedad Industrial, IP KAT: http://ipkitten.blogspot.com.es/2012/11/com-munity-trade-mark-law-goes-to-dogs.html

11 Asunto C-488/2010 «Celaya Emparanza y Gal-dos Internacional SA v Proyectos Integrales de BalizamientoSL»,http://curia.europa.eu/juris/docu-ment/document.jsf?text=&docid=119511&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=176288.


2 - Mayo

PROPIEDAD INtELECtuAL E INDuStRIAL

Resumen de actualidad (marzo-abril 2014)Pilar Montero, Iván Sempere y Vicente Gimeno

Sección signos distintos y diseños Pilar Íñiguez y Altea Asensi

Sección creaciones técnicas y derechos de autor

SuMARIO

I. NOVEDADES LEGISLATIVASII. RESEÑA DE RESOLUCIONES Y SENTENCIAS

RELEVANTESIII. NOTICIAS DE ACTUALIDAD

I. NOVEDADES LEGISLAtIVAS

1. Cuestiones Generales

— Real Decreto 54/2014, de 31 de enero, por el que se crea y regula la Comisión intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial.

El objetivo de la norma consiste en «actuar frente actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial». Releva a la creada en 2005 con el mismo nombre, adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Se trata de un nuevo paso en la lucha europea contra la falsificación, al coordinarse con instituciones comunitarias y organismos internacionales destinados a la prevención y eliminación de conductas que atentan contra los derechos de propiedad industrial. Más concre-tamente colaborará estrechamente con el «Observato-rio Europeo para la lucha contra la falsificación», para tratar de conseguir los objetivos europeos.

— Ley francesa que refuerza la lucha contra la fal-sificación

LOI núm. 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon.

2. Signos Distintivos

— Reglamento (uE) núm. 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y

protección de las indicaciones geográficas de los pro-ductos vitivinícolas aromatizados, y por el que se de-roga el Reglamento (CEE) núm. 1601/91 del Consejo.

— Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas prote-gidas en el registro comunitario y la oposición a ellas.

3 Creaciones técnicas

— Proyecto de reforma parcial de la Ley de Propie-dad Intelectual de 14 de febrero de 2014 (remisión del consejo de ministros a las Cortes Generales).

— Orden IEt/940/2013, de 24 de mayo. RCL 2013\806

Establece las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento de las solicitudes de pa-tentes y modelos de utilidad por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

4. Derechos de autor

— Proyecto de Ley por la que se modifica el texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aproba-do por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. (BOE Núm. 81-1, de 21 de febrero de 2014)

II. RESEÑA DE RESOLuCIONES Y SENtENCIAS RELEVANtES

1. Signos distintivos

S. Tribunal General (Sala Primera) de 11 de abril de 2014. Asunto T-209/13

Objeto: Marca comunitaria. Definición y adquisi-ción, prohibiciones.


Resumen de actualidad....la leYmercantil

Resumen: Aplicación del Artículo 7.1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la materia comunitaria. El carác-ter distintivo de una marca, a efectos de este precepto significa que esta marca permite identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una pro-cedencia empresarial determinada y, por consiguiente, permite distinguir este producto de los de otras empre-sas. En estas circunstancias, cuanto más se acerque la forma cuyo registro como marca se solicita a la forma que más posiblemente tendrá el producto de que se tra-te, más probable será que dicha forma carezca de carác-ter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento núm. 207/2009. Por lo tanto, cuando la marca tridimensional es la forma del producto para el que se ha solicitado el registro, el mero hecho de que dicha forma sea una variante de una de las formas habi-tuales de este tipo de productos no basta para demostrar que dicha marca no carece de carácter distintivo a efec-tos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento núm. 207/2009.

S. Tribunal General (Sala Tercera) de 9 de abril de 2014. Asunto T-386/12

Objeto: Marca Comunitaria. Definición y adquisi-ción, prohibiciones.

Resumen. Aplicación del Reglamento núm. 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento núm. 40/94. Infracción de la regla 48, apartado 2, de la regla 49, apartado 1, y de la regla 96, apartado 1, del Regla-mento núm. 2868/95: la coadyuvante subsanó, en el plazo que se le había concedido para ello, la irregularidad que suponía la interposición del recurso en una lengua distinta de la lengua de procedimiento. Infracción de la regla 95 del Reglamento: el eventual error cometido por la Sala de Recurso, en la medida en que hubiera basado asimismo su decisión sobre la admisibilidad en la regla 95, letra b), del Reglamento, no puede entrañar la anu-lación de la resolución impugnada. Artículo 8.1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria. Inexis-tencia de riesgo de confusión.

S. Tribunal General (Sala Segunda) de 9 de abril de 2014. Asunto T-144/12


Resumen: Aplicación del Artículo 8. 4 Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de

2009, sobre la marca comunitaria. En aplicación de este precepto, el titular de una marca no registrado de otro signo utilizado en el tráfico económico puede oponerse al registro de una marca comunitaria cuando éstos cum-plan los siguientes requisitos: deben ser utilizados en el tráfico económico; deben tener un alcance que no sea únicamente local; su titular debe haber adquirido el de-recho a prohibir la utilización de una marca posterior; el derecho a los signos de que se trate debe haberse ad-quirido conforme al Derecho del Estado miembro en el que los signos se utilizaban con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria. Estos requisitos son acumulativos. Así pues, el Tribunal considera que cuando un signo no reúna uno de esos requisitos, no podrá prosperar la oposición basada en la existencia de una marca no registrada o de otros signos utilizados en el tráfico económico en el sentido del ar-tículo 8, apartado 4, del Reglamento núm. 40/94.

STJUE (Sala Primera) de 27 de marzo de 2014. Asunto C-530/12

Objeto: Marca Comunitaria.

Resumen: Aplicación del Artículo 52.2, letra c) del Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de di-ciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. El Tribunal recuerda cuál es en tales circunstancias la distribución de funciones entre el solicitante de nulidad, los órga-nos competentes de la OAMI y el Tribunal General. El Tribunal General vulneró el principio contradictorio que se desprende de los requisitos del derecho a un proceso equitativo.

STJUE (Sala Cuarta) de 27 de marzo de 2014. Asunto C 314/12

Objeto: Marca Comunitaria. Definiciones.

Resumen: La circunstancia de que el sitio de Inter-net objeto del procedimiento principal haya cesado en su actividad no implica la inadmisibilidad de las cues-tiones prejudiciales. Directiva 2001/29/CE del Parla-mento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Artículo 8.3. Concepto de “intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un dere-cho afín a los derechos de autor”. Sitio de Internet que pone a disposición del público obras cinematográficas sin el consentimiento de los titulares de un derecho afín al derecho de autor.



S. Tribunal General (Sala Tercera) de 27 de marzo de 2014. Asunto T 47/12


Resumen: Aplicación del artículo 42, apartado 2, del Reglamento núm. 207/2009, sobre la marca comu-nitaria que establece que instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comu-nitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. De la citada disposición se desprende que la demostración que debe efectuar el oponente cuando el solicitante de una mar-ca comunitaria presenta una petición en ese sentido 5 se refiere al uso de la marca anterior invocada para los productos o los servicios para los cuales se registró y en los cuales se basa la oposición.

STS (Sala Primera) de 13 marzo 2014. Asunto 1102/2014

Objeto: Signos Distintivos. Definición y adquisi-ción, prohibiciones.

Resumen: Ese defecto de exhaustividad que se advierte en la sentencia de apelación no justifica la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal ya que, la ahora recurrente, debió haber so-licitado la subsanación de la omisión que ahora de-nuncia por el cauce previsto en el artículo 215 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. Error de hecho evidente en la valoración de la prueba: inexistencia: jurisprudencia del Tribunal Constitucional: la valora-ción que de las declaraciones del representante de una de las demandadas, publicadas en una revista espe-cializada, hizo el Tribunal de apelación, no al ámbito de la prueba, sino al de los juicios procedentes para, a partir de ella, afirmar o negar la existencia del riesgo de confusión, de contenido puramente jurídico y sólo susceptibles de ser revisados mediante el recurso de casación. Recurso de casación. Función del recurso de casación. Infracción del artículo 9.1, letra b), del Re-glamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria: inexistencia: de riesgo de confusión.

S. Tribunal General (Sala Tercera) de 12 de marzo de 2014. Asunto T 381/12


Resumen: Aplicación del Artículo 15.1, letra a), y ar-tículo 51.1, letra a), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria. Uso efectivo de la marca: la prueba del uso efectivo de una marca incluye también la prueba de que ha sido utilizada en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en la que se halle registrada.

S. Tribunal General (Sala Novena) de 12 de marzo de 2014. Asunto T 592/10

Objeto: Marca Comunitaria. Procedimiento de oposición de marca comunitaria.

Resumen: Aplicación del Artículo 8.1, letra b), del Re-glamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de fe-brero de 2009, sobre la marca comunitaria. Uso efectivo de marcas anteriores: la cuestión del uso no fue objeto del litigio sustanciado ante la Sala de Recurso y el exa-men de esta cuestión por parte del Tribunal iría más allá del marco fáctico y jurídico de la resolución impugnada. Notoriedad de las marcas anteriores: inexistencia. Com-paración de los signos (comparación gráfica, fonética y conceptual) y a la apreciación del riesgo de confusión.

STS (Sala Civil) de 11 de marzo de 2014. Asunto 1107/2014

Objeto: Acciones por violación.

Resumen: El Tribunal considera que la Ley de Competencia Desleal no resulta de aplicación cuan-do, como en el caso que nos ocupa, existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marca-rios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva. Recurso de casación. Infracción de los arts. 34.2.b) Ley 17/2001, de Marcas, en relación con los arts. 34.5 y 8, y con el art. 6 bis Convenio de la Unión de París: inexisten-cia. La sentencia recurrida no niega que un color, en este caso, el azul zafiro, pueda llegar a constituir por sí sólo una marca, pero sí que en este caso en que no está registrada, haya adquirido la condición de mar-ca notoria; jurisprudencia comunitaria. Infracción del art. 34.2.b) Ley 17/2001, de Marcas y del art. 9.1.b) del Reglamento núm. 207/2009, del Consejo, de 26 de fe-brero de 2009 sobre la marca comunitaria: inexisten-cia: La apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aun-que puede ser revisado en casación en la medida en



que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta Sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable: directrices jurisprudenciales para la apreciación del riesgo de confusión. Infracción de los arts. 34.2.c) Ley 17/2001, de Marcas y 9.1.c) del Reglamento núm. 207/2009: inexistencia: alcance de la protección de la marca notoria: jurisprudencia comunitaria. Infracción de los arts. 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal: compatibilidad de las acciones marcarias y de competencia desleal; jurisprudencia al efecto.

STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 7 de marzo de 2014. Asunto 823/2014

Objeto: transmisión de marca nacional.

Resumen: Se cuestiona si se ha producido una infrac-ción del artículo 49.2 de la Ley 17/2001, de Marcas. El control de la Oficina Española de Patentes y Marcas y el de esta jurisdicción no es puramente formal: en el caso de autos concurren circunstancias que justifican que la Oficina Española de Patentes y Marcas denegase la ins-cripción y que dicha decisión fuese avalada por la Sala de instancia. Infracción del artículo 50.5 y 6 de la Ley 17/2001, de Marcas: inexistencia: ha habido oportunidad de subsanar la documentación.

STJUE, de 6 de marzo de 2014. Asunto C-409/12


Resumen: El asunto deviene de la cuestión pre-judicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberster Patent- und Markensenat (Austria), dentro del procedimiento que enfrenta a dos em-presas en relación con el uso del signo denominati-vo «KORNSPITZ», registrado como marca por una de ellas. El litigio principal versa sobre el hecho de si la marca «KORNSPITZ» se ha convertido, por la activi-dad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que está registrada. El Tribunal afirma que el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que puede considerarse que existe «inactividad» en el sentido de dicha dis-posición cuando el titular de la marca no induzca a los vendedores a utilizarla con más frecuencia al co-mercializar un producto para el que la misma está re-gistrada, sin que sea necesario determinar si existen otras designaciones para éste.

S. Tribunal General (Sala Novena) de 5 de marzo de 2014. Asunto T 416/12


Resumen: Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca co-munitaria. Admisibilidad de las pretensiones de la par-te coadyuvante. Artículos 75 y 76 del Reglamento núm. 207/2009: la absoluta falta de carácter distintivo de la marca anterior son inoperantes en el marco del presente recurso, que no tiene por objeto una solicitud de nuli-dad de la marca. Examen de oficio de los hechos. Falta de motivación: inexistencia. Artículo 8.1, letra b) del Regla-mento. Riesgo de confusión: sobre el público relevante; sobre la comparación de los productos y servicios; sobre la similitud de los signos: sobre la similitud visual, simili-tud fonética y comparación conceptual.

S. Tribunal General (Sala Séptima) de 28 de febrero de 2014. Asunto T 520/11


Resumen: No corresponde al Tribunal dirigir órdenes conminatorias a la OAMI, a la que incumbe deducir las oportunas consecuencias del fallo y de los fundamentos de Derecho de las sentencias del juez de la Unión. La fun-ción del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por prime-ra vez ante él. Falta de uso de las marcas anteriores: no habían sido registradas al menos cinco años antes de la fecha de publicación de la solicitud de registro por lo que no se podía aún exigir la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores y debía considerarse que habían sido usada. Artículo 8.1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria. Motivo de denegación relativo: riesgo de confusión.

S. Tribunal General (Sala Octava) de 27 de febrero de 2014. Asunto T 509/12


Resumen: Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Con-sejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunita-ria. Artículo 8.1, letra b) del Reglamento: riesgo de confu-sión; identidad o similitud de los productos, similitud de los signos; comparación gráfica, fonética y conceptual. Denegación parcial de registro.



S. Tribunal General (Sala Sexta) de 26 de febrero de 2014. Asunto T 331/12


Resumen: Artículo 7, apartado 1, letra b), del Regla-mento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de fe-brero de 2009, sobre la marca comunitaria. Motivo de denegación absoluto por falta de carácter distintivo: la Sala de Recurso no incurrió en error alguno al declarar que, al no diferir de una manera significativa de la norma o de los usos del sector de que se trata, la marca soli-citada sería percibida por el público relevante como un elemento decorativo y que, por consiguiente, carecía de carácter distintivo.

STS (Sala Primera) de 19 de febrero de 2014. Asunto 628/2014

Objeto: Marca nacional. Definición y adquisición, prohibiciones.

Resumen: El rótulo de establecimiento fue solicita-do cuando estaba en vigor el Estatuto de la propiedad industrial —Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931—, por lo que no puede infringirse la actual Ley de Marcas. Jurisprudencia similar. Infracción del artículo 34.2, letra a), y .3, letra e), de la Ley 17/2001, de Marcas: la Ley 32/1988 —cuyo artículo 41 no estable-cía, como hoy hace el 47 de la Ley 17/2001, que la ce-sión de una empresa lleva consigo, como regla, la de sus marcas— y la interpretación de las cláusulas de aquel, no permite entender otra cosa que la realidad de una auto-rización a usar el signo, que hay que entender revocada, implícitamente, con la notificación al otro socio de la vo-luntad del titular de disolver el vínculo societario, según lo pactado.

STJUE (Sala Tercera) de 13 de febrero de 2014. Asunto C-479/12

Objeto: Definición y adquisición, prohibiciones.

Resumen: Protección de modelo comunitario no re-gistrado. Artículo 11.2 del Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibu-jos y modelos comunitarios: divulgación al público: si se han difundido representaciones de un dibujo o modelo entre los comerciantes que operan en ese sector debe entenderse que podía ser razonablemente conocido por los círculos especializados del sector interesado. Artículo 7.1 del Reglamento (CE) núm. 6/2002: novedad: aunque

se haya divulgado a terceros sin condiciones expresas o tácitas de confidencialidad, no podía ser conocido razo-nablemente en el tráfico comercial normal por los círcu-los especializados del sector interesado que operen en la Unión si sólo se dio a conocer a una única empresa de ese sector o sólo se presentó en las salas de exposición de una empresa situada fuera del territorio de la Unión. Artículo 19.2 del Reglamento (CE) núm. 6/2002: carga de la prueba: incumbe al titular del dibujo o modelo pro-tegido probar que la utilización impugnada resulta de haber sido copiado por dibujo o modelo no protegido. Artículos 88 y 89.1, letras a) y d) del Reglamento (CE) núm. 6/2002: prescripción y preclusión de la acción por infracción: se rigen por el Derecho nacional; la destruc-ción de los productos ilícitos se rigen por la ley, incluidas las normas de Derecho internacional privado, del Estado miembro en el que se han cometido los actos de infrac-ción o de amenaza de infracción.

STJUE (Sala Primera) de 6 de febrero de 2014. Asunto C 65/12

Objeto: Marca Comunitaria. Procedimiento preju-dicial. Derechos conferidos por la marca. Marca de re-nombre. Protección ampliada para productos y servi-cios no similares.

Resumen: Esta sentencia resuelve una cuestión pre-judicial planteada por el Tribunal Neerlandés acerca de cómo debe interpretarse el art. 5.2 Directiva 89/104 cuando habla de “justa causa” en relación con el uso anterior de una marca idéntica o similar a una marca nombrada que es registrada con posteriorodad. El TJUE concluye que puede obligarse al titular de una marca renombrada (registrada con posterioridad), en virtud de una justa causa, a tolerar el uso por un tercero de un sig-no idéntico o semejante a esa marca para un producto idéntico siempre que resulte que ese signo se haya usa-do con anterioridad a la presentación de la solicitud de la marca y que el producto idéntico se haya utilizado de buena fe.

2. Diseños

STJUE (Sala Segunda) de 9 de abril de 2014. Asunto C-583/12

Objeto: Diseño Comunitario.

Resumen: Reglamento (CE) núm. 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de pro-piedad intelectual y a las medidas que deben tomarse



respecto de las mercancías que vulneren esos derechos. Artículo 13. 1 del Reglamento: competencia de las auto-ridades aduaneras para comprobar la vulneración de un derecho de propiedad intelectual.

Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías. Lima, 25 de marzo de 2014. Resolución: 000052-2014/CIN-INDE-COPI

Objeto: Nulidad.

Resumen: Acción de nulidad contra el registro de di-seño industrial para «comedero con rosca» inscrito con Título Núm. 2377 a nombre de Inversiones AVIMETAL S.A.C. Se determina que la información presentada por el accionante no afecta la novedad del objeto ampara-do por el registro de diseño industrial, estimándose que éste no se encuentra incurso en las causales de nulidad previstas en el artículo 132, literales a) y b), de la Deci-sión 486 y, del mismo modo, corresponde desestimar la acción de nulidad propuesta por la accionante en el ex-tremo que atañe a la prohibición dispuesta en el artículo 115 de la Decisión 486.

STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 13 marzo 2014. Núm. 918/2014

Objeto: Propiedad industrial. Diseño industrial.

Resumen: Diseños industriales de la figura de un toro y de una mariposa: poseen, por sus características, un carácter singular, atendiendo a la impresión general que producen en el usuario informado: examen de los con-ceptos de «impresión general» y de «usuario informa-do». Inscripción procedente. No ha lugar a la casación.

STJUE, de 13 de febrero de 2014. Asunto C-479/12

Objeto: Propiedad intelectual. Dibujos o modelos comunitarios.

Resumen: El asunto deviene de la cuestión prejudi-cial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesgerichtshof (Alemania), dentro del procedimien-to que enfrenta a dos empresas que comercializan mo-biliario de jardín. En el marco del recurso de casación, el tribunal remitente se pregunta, atendiendo a los he-chos del litigio principal, sobre el alcance del concepto de «divulgación» que figura en particular en los artícu-los 7, apartado 1, y 11, apartado 2, del Reglamento núm. 6/2002, a efectos de determinar si el modelo no regis-trado cuya protección se pretende ha sido hecho público en el sentido de ese Reglamento y si el modelo que se le opone lo ha sido anteriormente.

3. Creaciones técnicas

Auto TJUE (Sala Octava) de 13 de febrero de 2014. Asunto: C 555/13

Objeto: Invenciones comunitarias. Certificados complementarios de protección.

Resumen: Resulta de aplicación el Artículo 13 del Re-glamento (CE) núm. 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certi-ficado complementario de protección para los medica-mentos. Ésta es la única interpretación que garantiza que la prolongación de la protección conferida por la patente sobre el producto amparado por el certificado termine en el mismo momento en todos los Estados miembros en los que se haya concedido dicho certificado. El Tribu-nal considera que no puede interpretarse que quien sea simultáneamente titular de una patente y de un certi-ficado complementario de protección pueda invocar la totalidad de la duración de éste, calculada conforme al mencionado artículo 13, en el caso de que, en virtud de esta duración, disfrute de un período de exclusividad so-bre un principio activo superior a quince años, contados a partir de la primera autorización de comercialización en la Unión Europea del medicamento que consista en dicho principio activo o que lo contenga.

Decisión de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes de 4 de febrero de 2014. Caso T-2221/10

Objeto: Células madre embrionarias.

Resumen: La Oficina Europea de Patentes de 4 de fe-brero de 2014 (caso T-2221/10), poniendo de manifiesto cómo en esta Decisión la OEP se alinea totalmente con la interpretación establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia Brüstle.

Auto TJUE (Sala Tercera) de 30 de enero de 2014. Asunto C-462/13.

Objeto: Adiciones a las patentes.

Resumen: Por medio de esta sentencia el Tribunal de Justicia declara que el Artículo 27 Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual rela-cionados con el comercio, que constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización del Comercio (OMC), firmado en el de abril de 1994 y apro-bado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europeadebe interpretarse en sentido de que, de no concurrir alguna de las excepcio-nes contempladas en los apartados 2 o 3 de dicho ar-



tículo, la invención de un producto farmacéutico puede ser objeto de una patente las condiciones establecidas en el apartado 1 del citado artículo. Asimismo, no debe considerarse que, en virtud de las reglas establecidas en los artículos 27 y 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados el comercio, una patente obtenida a raíz de una solicitud en la que se reivindicaba la invención tanto del proce-dimiento de fabricación de un producto farmacéutico como de dicho producto farmacéutico en sí mismo, pero que se concedió únicamente respecto 6 del proce-dimiento de fabricación, protege, a partir de la entrada en vigor citado Acuerdo, la invención de dicho producto farmacéutico.

STSJ Madrid de 29 de enero de 2014. Núm 458/2011.

Objeto: Estado de la técnica y solicitud en el BOPI.

Resumen: El artículo 33.3 de la Ley de Patentes no deja lugar a dudas: si no se pide la realización del infor-me sobre el estado de la técnica dentro de los quince meses siguientes a la fecha de presentación de la soli-citud de la patente, ésta se considerará como retirada. Sin embargo, en una sentencia que rompe esquemas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Oficina Española de Patentes y Marcas reanudar el pro-cedimiento de concesión de una patente que protege un test innovador para detectar la presencia de ciertos virus en el cuerpo. El solicitante argumentó que el ar-tículo 76.3 de la Ley 30/92 del procedimiento adminis-trativo común prevalece porque se trata de una norma posterior aplicable a cualquier solicitud que se haga a la Administración. La Ley 30/92 trata de una forma más benévola al ciudadano que la Ley de Patentes, ya que le permite rectificar el fallo aunque el plazo para hacerlo haya transcurrido.

SAP A Coruña (Sección 4ª), de 27 enero de 2014. Núm. 17/2014.

Objeto: Propiedad industrial. Patentes. Acciones. Indemnización de daños y perjuicios.

Resumen: El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, en virtud del recurso de apelación interpuesto, consiste en la demanda, que es formulada por el actor D. Cesar contra la entidad de-mandada CONSERVAS Y ELABORADOS GUAU S.L. La base fáctica en la que se funda la demanda radica en que el actor es titular de la patente 8803884, cuya conce-sión fue publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, el día uno de mayo de 1990, por un periodo

de 20 años, a partir del 21 diciembre 1988 con lo que el mismo finalizaría el 21 de diciembre de 2008.

SAP Madrid (Sección 28ª), de 24 de enero de 2014. Núm. 25/2014.

Objeto: Modelos de utilidad. Indemnización de da-ños y perjuicios.

Resumen: Regalía hipotética. Necesidad de haber alegado la aplicación de un método de cálculo razona-ble para estimar lo que el infractor tendría que haber satisfecho al titular marcario por la concesión de una licencia que le hubiese permitido llevar a cabo la uti-lización del modelo conforme a derecho: el precio que hubiese sido adecuado exigir a un tercero para permi-tirle la explotación del modelo: no tiene sentido que la parte demandante haya centrado todo su esfuerzo alegatorio y probatorio en tratar de acreditar lo que de-nomina el valor del modelo; publicación del fallo de la sentencia mediante su inserción en una revista especia-lizada del sector y realización de comunicaciones direc-tas del contenido de las sentencias de ambas instancias a los clientes de la entidad demandada que hubieran adquirido desde el mes de septiembre del año 2005 hasta el momento de interposición de la demanda, en septiembre de 2009, productos que tuvieran las carac-terísticas contempladas en el modelo de utilidad de la parte demandante.


STJUE (Sala Cuarta) de 10 de abril de 2014. Asunto C-435/12.

Objeto: Derechos económicos. Derechos de autor y derechos afines.

Resumen: Directiva 2001/29/CE del Parlamento Eu-ropeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Artículo 5.2, letra b), y 5 de la Directiva 2001/29/CE. Derecho de reproducción: ex-cepciones y limitaciones; reproducción para uso privado. Se infringe la Directiva aquella normativa nacional que no distingue la situación en la que la fuente a partir de la que se realiza una reproducción para uso privado es lícita de aquella en la que dicha fuente es ilícita. Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Ámbito de aplicación de la Di-rectiva 2004/48/CE.



STJUE (Sala Cuarta) de 27 de marzo de 2014. Asunto C-314/12.

Objeto: Derechos de autor y derechos afines. Pro-piedad intelectual. Libertad de empresa. Libertad de información. Derecho fundamental afectado. Dere-chos afines. Marcas.

Resumen: Un proveedor de acceso a Internet puede ser requerido judicialmente para bloquear el acceso de sus clientes a un sitio web que vulnera los derechos de autor. Procedimiento prejudicial. Aproximación de las legislaciones. Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor. Sociedad de la información. Directiva 2001/29/CE. Sitio de Internet que pone a disposición del público obras cinematográficas sin el consentimiento de los titulares de un derecho afín al derecho de autor. Artículo 8, apartado 3. Concepto de «intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un dere-cho de autor o un derecho afín a los derechos de autor». Proveedor de acceso a Internet. Requerimiento judicial dirigido a un proveedor de acceso a Internet prohibién-dole conceder a sus clientes acceso a un sitio de Internet. Ponderación de los derechos fundamentales.

STS (Sala de lo Civil, Sección1ª) de 19 de marzo de 2014. Núm. 1241/2014.

Objeto: Autoría.

Resumen: La sala considera acertada la fijación que la Audiencia hace de los términos en que fue resuelto el anterior litigio por sentencia firme. Infracción de listis-consorcio pasivo. Inexistencia: atribuyéndose a la obra el carácter de colectiva del art. 8 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, quien se atribuye los de-rechos de autor conforme a dicho precepto legal puede ejercitar las acciones derivadas de tal cualidad sin nece-sidad de llamar al proceso a los autores de las aportacio-nes fundidas en la creación única y autónoma. Infracción de las normas sobre los efectos del incumplimiento de la carga de la prueba. Inexistencia. Infracción de las normas sobre los efectos del incumplimiento de la carga de la prueba (art. 217.1 LEC), sobre motivación de las senten-cias (art. 218.2 LEC) y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con la cuanti-ficación de la indemnización. Inexistencia: no constitu-ye infracción de las reglas de la carga de la prueba que la sentencia recurrida se base en datos extraídos de las pruebas aportadas por la demandada para estimar en parte la pretensión de la demandante. Recurso de casa-ción. Infracción de la jurisprudencia relativa a los límites de la doctrina de los actos propios: indisponibilidad de las normas imperativas, como la que impide considerar como autor de una obra de propiedad intelectual a una

persona jurídica: inexistencia. Infracción de la jurispru-dencia dictada en interpretación del art. 5 de la Ley de Propiedad Intelectual y en relación a que no cabe consi-derar autor de una obra a una persona jurídica: inexisten-cia. Vulneración de la doctrina jurisprudencial que deter-mina la necesidad de existencia del título traslativo del dominio en base al cual se reclama. Inexistencia.

STJUE (Sala Cuarta) de 27 de febrero de 2014. Asunto C-351/12.

Objeto: Derecho de autor y derechos afines en la sociedad de la información.

Resumen: Directiva 2001/29/CE del Parlamento Eu-ropeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los dere-chos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Artículo 3.1. Concepto de «comunicación al público», difusión de obras en las habitaciones de un establecimiento; no puede ser invo-cado el referido artículo por una sociedad de gestión en un litigio entre particulares para excluir la aplicación de la normativa de un Estado miembro contraria a esa dis-posición. Una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo puede decla-rarse inadmisible cuando resulte evidente que la inter-pretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del liti-gio principal. Directiva 2006/123/CE del Parlamento Eu-ropeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Artículo 16: no es aplicable. Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-pea. Artículos 56 y 102. Derecho exclusivo de gestión co-lectiva de los derechos de autor. Abuso de una posición dominante: indicios.

STJUE de 13 de febrero de 2014. Asunto C-466/12.

Objeto: Derechos de autor. Internet.

Resumen: Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados as-pectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que no constituye un acto de comunicación al público, a efectos de dicha disposi-ción, la presentación en una página de Internet de enla-ces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras que pueden consultarse libremente en otra página de In-ternet. El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que



un Estado miembro pueda proteger más ampliamente a los titulares de derechos de autor estableciendo que el concepto de comunicación al público incluya más actos que los previstos en dicha disposición.

STJUE (Sala Segunda) de 6 de febrero de 2014. Asunto C-98/13.

Objeto: Acciones por violación.

Resumen: Ámbito de aplicación del Artículo 2 del Re-glamento (CE) núm. 1383/2003 en relación con la Venta por Internet desde un tercer Estado de un reloj falsifica-do a un particular residente en un Estado miembro para fines privados. Incautación del reloj por las autoridades aduaneras a su entrada en el territorio del Estado miem-bro Licitud de la incautación y requisitos relacionados con la lesión de los derechos de propiedad intelectual. Artículo 4 de la Directiva 2001/29/CE: distribución al pú-blico. Artículo 5 de la Directiva 2008/95/CE y artículo 9 del Reglamento (CE) núm. 207/2009: uso en el tráfico económico.

SAP A Coruña (Sección 4ª), de 3 de febrero de 2014. Núm. 23/2014.

Objeto: Propiedad intelectual. Derechos de autor.

Resumen: El Tribunal considera que la configuración de los folletos promocionales no constituye una obra con destino a la venta en el tráfico jurídico: mera infor-mación carente de altura creativa de cualquier género, que no merece protección jurídica desde la perspectiva del derecho de autor; video promocional: no fue idea, re-dacción, diseño y producción ejecutiva del actor; página web: aplicación de lo normado en el art. 51.1 LPI, regula-dor de la transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada.

SAP Badajoz (Sección 2ª), de 29 de enero de 2014. Núm. 20/2014.

Objeto: Propiedad intelectual. Derechos de autor.

Resumen: Derechos de explotación. Procedencia: acreditación de que la música reproducida corresponde a material gestionado por la actora: liquidación de la deuda.

STJUE (Sala Cuarta) de 23 de enero de 2014. Asunto C 355/12.

Objeto: Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

Concepto de «medidas tecnológicas». Dispositivo de protección. Aparato y productos complementarios protegidos.

Resumen: El TJUE declara de acuerdo a la legali-dad las medidas tecnológicas que impiden el uso de homebrews en las consolas de Nintendo. El tribunal resuelve sobre una cuestión prejudicial presentada en el seno de un litigio suscitado en Italia entre las com-pañías Nintendo y PC Box. El conflicto surge por la fabricación y comercialización por parte de PC Box de unos aparatos que, una vez instalados en las consolas de Nintendo, permiten eludir su sistema de protección y el uso de videojuegos falsificados. Se trata de las ho-mebrews, creadas por PC Box expresamente para ser utilizadas en las consolas de Nintendo y cuyo fin es desactivar las medidas tecnológicas de protección de modo que sea posible la lectura en las consolas de videojuegos de otros fabricantes, así como ficheros MP3, películas y vídeos.

III. NOtICIAS DE ACtuALIDAD

1. Signos distintivos

(04/08/2014) Reacción de la Comisión Europea a la deci-sión de la ICANN / NGPC sobre los nombres de dominio de vinos

La Comisión Europea acoge con satisfacción la deci-sión de la ICANN sobre nuevo genérico de dominio de ni-vel superior (gTLD) Comité de Programa («NGPC») para poner en espera las solicitudes de «. Vino» y «. Vin» y su aliento a los solicitantes para negociar. Este aplazamien-to, aunque sólo por dos meses, es importante, ya que permite a los titulares de los derechos de las indicaciones geográficas y de la industria del vino a concluir acuerdos sobre el asunto con los solicitantes de los nuevos nom-bres de dominio de nivel superior genéricos y «vin». «. Vino». La Comisión considera que este aplazamiento es la correcta, como indicaciones geográficas de los vinos deben ser protegidos de nombres de dominio demandas que ponen en riesgo la viabilidad y la integridad de este importante sector.

(18/03/2014) La Oficina de Marcas de China se ha incor-porado a TMclass

La Oficina de Marcas de la Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular de Chi-na (SAIC) se ha incorporado a TMclass. Tras esta nueva incorporación, ascienden a 36 las oficinas nacionales y regionales de PI, incluida la OAMI, que forman parte de



la herramienta de clasificación de Productos y Servicios. Los usuarios de TMclass ya pueden buscar y traducir tér-minos en chino a cualquiera de las otras 27 lenguas dis-ponibles y viceversa.

(11/04/2014) Trademark Clearinghouse envía 17.570 noti-ficaciones en un mes a los titulares de marcas

Según datos publicados por el Trademark Clearing-house —Organismo establecido por la ICANN, entre otros fines, para que los titulares de marcas inscriban sus derechos para defenderse ante registros de dominios fraudulentos— tan solo un mes después desde que se iniciara la fase de libre registro del primer gTLD ( ةكبش : término en árabe para «web» o «network» ), se han en-viado ya un total de 17.570 notificaciones a los titulares de marcas inscritas en dicha base de datos, alertándoles del registro por parte de un tercero de un nuevo gTLDs idéntico a su marca.

(10-03-2014) Éxito de la Policía Nacional. Desarticula una red que fabricaba bolsos de lujo falsos

El pasado 8 de marzo de 2014, agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red dedicada a la fabri-cación de imitaciones de bolsos y otros accesorios de lujo que eran vendidos en showrooms a 400€ la unidad. Los agentes han incautado más de 2.000 objetos falsifi-cados, en su mayoría bolsos, carteras y prendas de ves-tir, además de maquinaria industrial para la confección, 66 pantógrafos y planchas de grabado, 300 certificados de autentificación falsificados, 1.250 euros en efectivo, y cientos de patrones de bolsos de diseño, entre otros. En la operación han sido arrestadas 22 personas en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Aragón, Anda-lucía y Madrid.

(06-03-2014) El Gobierno aprueba el «Plan Estratégico de Internacionalización 2014-2015»

El viernes 28 de febrero, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Economía y Competitivi-dad, dio luz verde al «Plan Estratégico de Internacio-nalización de la Economía Española 2014-2015», una iniciativa que incluye 41 medidas y 6 ejes estratégicos para impulsar a medio y largo plazo la competitividad y la contribución del sector exterior al crecimiento de la economía y a la creación de empleo en nuestro país y coordina la actuación de todos los Organismos e instru-mentos públicos y la colaboración con el sector privado en este ámbito.

(27.02.2014) Otra vuelta de tuerca en la reforma de la propiedad intelectual

El pasado día 14 de febrero el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales el proyecto de reforma parcial de la Ley de propiedad Intelectual. Para quien haya seguido un poco de cerca el proceso legislati-vo desde su gestación, este nuevo texto resulta un tanto sorpresivo, al menos en algunos aspectos. Desde un pri-mer momento, la reforma se planteó sobre tres ejes fun-damentales, a saber: la modificación del límite de copia privada y del sistema de compensación equitativa que lleva aparejado, la introducción de medidas para asegu-rar una mayor transparencia y eficacia de la gestión de derechos llevada a cabo por las entidades de gestión y la creación de mecanismos para agilizar y hacer más efecti-va la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración en el entorno on line.

(10/03/2014) Coca-Cola de nuevo en los tribunales por la protección de su marca «trade dress»

La compañía Coca-Cola es, por excelencia, la mayor entidad mundial productora de bebidas con y sin gas. So-lamente en Rusia, a través de la compañía «Coca-Cola Hellenic» se distribuyeron 121 millones de unidades de bebidas aromatizadas, lo que supone un mercado impor-tante para Coca-Cola. En un intento de proteger su mar-ca, en el 2013 Coca-Cola presentó una demanda contra el empresario Oleg Tsirikidze por «infracción de marca comercial», al entender que el uso de la marca «Spring-time», por parte de su empresa «Springtime» para la venta de refrescos en Rusia, podría llevar a confusión en-tre los consumidores de dicho país. Los tribunales rusos desestimaron la demanda de Coca-Cola dando la razón a la empresa «Springtime», después de presentar ésta un informe realizado por la compañía UNO Marketing, que exponía que no había indicios de presunta infracción de marca. El 19 de Febrero de 2014 Coca-Cola vuelve a los tribunales rusos, esta vez ante el Tribunal de Propie-dad Intelectual, creado por Orden presidencial de 8 de diciembre de 2011, y encargado de conocer las causas de infracción de derechos de propiedad intelectual e indus-trial en primera instancia y en apelación.

(12/03/2014) España se compromete en la lucha Europea contra las falsificaciones

El Consejo de Ministros, mediante Real Decreto 54/2014, de 31 de Enero, por el que se crea y regula la Comisión intersectorial para actuar contra las activida-des vulneradoras de los derechos de la propiedad indus-trial, crea una nueva Comisión Intersectorial: «La Comi-sión intersectorial para actuar contra la vulneración de



los derechos de propiedad industrial», con el objetivo de «actuar frente actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial», que releva a la creada en 2005 con el mismo nombre, adscrita al Ministerio de Indus-tria, Energía y Turismo. Se trata de un nuevo paso en la lucha europea contra la falsificación, al coordinarse con instituciones comunitarias y organismos internacionales destinados a la prevención y eliminación de conductas que atentan contra los derechos de propiedad industrial.

2. Diseños

(24-03-2014) La OEPM lanza un servicio gratuito para fa-cilitar la presentación de Diseños Industriales

Con el fin de asistir a los solicitantes de diseños in-dustriales en la presentación de sus solicitudes, el Servi-cio de Información de la OEPM ha puesto en marcha una iniciativa por la cual quien desee realizar una solicitud on-line y beneficiarse del descuento correspondiente en la tasa de solicitud, puede hacerlo en la sede de la OEPM con la ayuda del personal del Servicio de Infor-mación. Para hacer uso de este servicio, el solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos: Disponer de las imágenes de los diseños claras y nítidas, preferiblemente en formato electrónico y, a ser posible, con calidad foto-gráfica. Se recuerda que cada diseño puede tener hasta 7 vistas diferentes. Disponer de tarjeta de crédito para facilitar el pago de la tasa de solicitud que corresponda.

3. Creaciones técnicas

(03/27/2014) Un nuevo estudio sobre las patentes y las normas

Normalización y derechos de propiedad intelectual son factores clave para la innovación industrial y la com-petitividad industrial. Por un lado, los estándares garan-tizan una rápida difusión de las tecnologías y la interope-rabilidad entre los productos. Por otro lado, las patentes proporcionan incentivos para la investigación y el desa-rrollo y facilitan la transferencia de conocimientos. Mu-chas normas comprenden tecnologías innovadoras que están protegidas por patentes. Por lo tanto, en 2013, la Dirección General de Empresa e Industria encargó un es-tudio de investigación sobre el tema de las patentes y las normas. Esta determinación de los hechos objeto de estudio analiza las reglas y prácticas desarrolladas para garantizar la concesión de licencias de patentes eficiente relacionadas con las normas. También cubre las barreras a la concesión de licencias y las ideas discutidas entre las partes interesadas para hacer frente a estas barreras. Este estudio ya ha sido publicado y debe ayudar a la Co-

misión Europea en sus intentos de mejorar la gobernan-za europea de acuerdos de licencia forstandard patentes esenciales (SEP). También puede ser útil en el trabajo (en curso) de las organizaciones de establecimiento de nor-mas en sus políticas y normas de DPI.

(13/03/2014) Centro de formación para jueces de paten-tes europeas se inauguró en Budapest

Un Centro de Formación dedicado para el Tribunal Unificado de Patentes (UPC) fue inaugurado oficial-mente hoy en Budapest. El centro funcionará como una oficina de coordinación para la formación de jueces y aspirantes a jueces del nuevo sistema de tribunales que, junto con la patente unitaria, se espera que comience a operar en 2015. «La apertura del centro de formación para los jueces es otro paso adelante en poner en mar-cha un sistema de litigios de patentes unificado para el beneficio de los inventores y la industria en Europa», dijo Benoît Battistelli, Presidente de la Oficina Europea de Patentes (OEP), en su discurso de bienvenida en una conferencia con motivo de la apertura del centro. «El reconocimiento de la jurisdicción del nuevo tribunal por los usuarios será un elemento fundamental para el éxi-to del sistema de patente unitaria. La OEP, con su larga experiencia en la formación de especialistas de patentes, ofrecerá su experiencia y conocimiento para facilitar la creación de un nueva jurisdicción centralizada para las patentes en Europa».

(03/06/2014) Los Estados miembros aprueban la pro-puesta de la Comisión para llenar los vacíos legales de pro-tección mediante una patente unitaria

Los ministros en el Consejo han aprobado hoy el acuerdo de compromiso sobre la propuesta de la Co-misión Europea para completar el marco jurídico de la protección de patentes de ámbito europeo, la actuali-zación de las normas vigentes de la UE sobre compe-tencia de los tribunales y el reconocimiento de las re-soluciones judiciales. Es la última parte que falta para el establecimiento de un nivel europeo de protección de patentes. Como siguiente paso, ahora el Parlamento Europeo tiene que votar su informe en la sesión plena-ria, que se espera a más tardar en abril de 2014. Asimis-mo, la Comisión anima a los Estados miembros a que ratifiquen el Acuerdo Unitario Tribunal de la Patente lo más rápido posible, y para completar los trabajos pre-paratorios necesarios para que la Corte entre en funcio-namiento en consecuencia, por lo que las primeras pa-tentes unitarias se pueden conceder en el menor plazo de tiempo posible.



(02-04-2014)Nuevas tasas de las solicitudes de patentes europeas

El 1 de abril de 2014 ha entrado en vigor la nueva ta-bla de tasas aplicables a las solicitudes de patentes eu-ropeas y a las solicitudes internacionales PCT respecto de las cuales la Oficina Europea de Patentes actúa como Oficina receptora, Administración encargada de la bús-queda internacional y Administración encargada del exa-men preliminar internacional. La nueva tabla se basa en la actual versión del Reglamento de las Tasas, el cual ha sido reimpreso y actualizado con efectos del 1 de abril, conforme a la Decisión del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, de fecha 13 de diciembre de 2013. La página Web de la OEPM contiene sendas hojas informativas en las que se resumen las ta-sas más importantes, tanto del procedimiento europeo como de la fase regional Euro-PCT.

(11-03-2014) Nuevo servicio gratuito de Información Tec-nológica: Alertas Tecnológicas

La OEPM lanza un nuevo servicio de información tecnológica gratuito: las Alertas Tecnológicas. El objeto de las mismas es proporcionar información actualizada sobre las patentes más recientes que se están publican-do en el mundo en relación a un tema técnico concreto. Las áreas temáticas de cada Alerta serán establecidas en colaboración con las Plataformas Tecnológicas para que así respondan a las necesidades de información concre-tas de empresas y organismos públicos de investigación de los distintos sectores tecnológicos. De esta forma se mantiene el compromiso de colaboración con las referi-das Plataformas contraído por la OEPM en 2012 y cuyo objetivo es poner a disposición de empresas, investiga-dores y gestores de I+ D, información sobre patentes con el fin de que la tecnología que generen sea una tecnolo-gía con valor, que permita el retorno financiero y mejore la competitividad de las empresas y su internacionaliza-ción.

Subvenciones para el fomento de las solicitudes de paten-tes y modelos de utilidad. Convocatoria 2014.

La Oficina Española de Patentes y Marcas continúa impulsando en el ejercicio 2014 la utilización de la Pro-piedad Industrial por las empresas españolas como he-rramienta de acceso a los mercados internacionales. Con tal finalidad ha publicado en el BOE el día 24 de marzo de 2014 la Resolución de la OEPM por la que se convoca

para el año 2014, la concesión de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de uti-lidad españoles y en el exterior.

(28/03/2014) Dropbox introduce modificaciones en su política de privacidad y condiciones de uso

El servicio de cloud computing o más conocido po-pularmente como «la nube» ha revolucionado la trans-misión de información, planteando nuevos retos en ma-teria de protección de datos. Una de las empresas más conocidas por su servicio gratuito es Dropbox que anun-ció el 20 de febrero una modificación en sus condiciones de uso y política de privacidad. Estas nuevas condiciones serán aplicables a partir del 24 de marzo. Entre las nove-dades que ha introducido Dropbox en su clausulado, des-taca la cláusula de sumisión al arbitraje como resolución de disputas entre los usuarios y la empresa. Si en treinta días desde la entrada en vigor de estas condiciones no se cumplimenta un formulario al efecto, el usuario queda-ría sometido a arbitraje. No obstante, con anterioridad a esta fase de arbitraje, el cliente acepta someterse a una conciliación durante el plazo de 15 días.


(03/11/2014) Lanzamiento del estudio sobre la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual fuera de la UE

El Observatorio de la UE sobre infracciones de dere-chos de propiedad intelectual ha puesto en marcha una encuesta entre empresas de la UE y los profesionales de la PI de la UE que tienen un interés en la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en los países no pertenecientes a la UE. El Obser-vatorio está llevando a cabo la encuesta en nombre de la Comisión de la UE (DG Comercio), que ha llevado a cabo estudios similares en el pasado. El propósito de la encuesta es recoger información de los involucrados con e interesados en los derechos de propiedad intelec-tual en los países no pertenecientes a la UE, con el fin de construir una imagen de la realidad de la protección de los DPI y la ejecución en los países fuera de la UE. El Observatorio recopilará las respuestas y los envían a la Dirección General de Comercio, que luego los utilizan, junto con información de otras fuentes, para elaborar los análisis de la situación en los países no pertenecien-tes a la UE.


fICHA tÉCNICA

COMPEtENCIA Y DIStRIBuCIóN

La posición del solicitante de clemencia ante las acciones de reclamación de daños(Después de la Propuesta de Directiva de 13 de junio de 2013)

M.ª Concepción Pablo-Romero Gil-DelgadoProfesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad Pública de Navarra

«the interests of leniency applicants and private damages ac-tions following the Proposal for a Directive 13th June 2013»

Resumen: Los programas de clemencia son un instrumento de primer orden a la hora de detectar cárteles. Pero la solicitud no está exenta de riesgos. Por un lado, la incertidumbre en la obtención del perdón. Por otro, el hecho de que una vez des-cubierto el cártel, puedan los perjudicados por el mismo iniciar acciones de reclamación de daños. Es necesario equilibrar los intereses en juego manteniendo el atractivo del programa pa-ra los participantes en un cártel y garantizando el interés de los perjudicados en la reparación del daño sufrido. La propues-ta de Directiva relativa a las demandas por daños y perjuicios por infracciones del Derecho de la Competencia establecen medidas para proteger el programa y a los clementes, quienes podrán valorar todas las consecuencias que se derivarán de la solicitud y obtención de la clemencia. Todo ello, visto aquí desde la perspectiva del Derecho español.

Palabras clave: cárteles, clemencia, daños, propuesta de Di-rectiva

Abstract: Leniency programs are useful tools to uncover car-tels and may therefore serve the objective of effective en-forcement of the competition rules. Competition authorities may grant any company immunity from fines, or a reduction in fines, in exchange for cooperation in investigations relat-ing to cartel cases. However the applicant has to assume that following the confession of its involvement in anticompeti-tive activity may be sued in a civil action for damages. This fact —among others— may discourage the future applicants for leniency. In this paper we will study the Spanish situation, the starting point being the cases brought before the Na-tional Competition Commission (CNC) that will allow us to understand the criteria used to evaluate evidence and how the CNC has resolved the questions of confidentiality. We will also study Proposal for a Directive on action for damages and the Spanish procedural system.

Keywords: cartel, leniency, damages, proposal for a Di-rective

SuMARIO

I. INTRODUCCIóNII. EL PROGRAMA DE CLEMENCIA COMO

INSTRUMENTO DE DERECHO PÚBLICOIII. LAS CONSECUENCIAS DE LA CONCESIóN

DE CLEMENCIA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PRIVADO

IV. CONCLUSIóN

I. INtRODuCCIóN

Los programas de clemencia constituyen una herra-mienta importante a la hora de descubrir cárteles y el éxito del Programa de Clemencia, implantado en 20081, en nuestro sistema de la competencia, ha sido determi-nante para el desmantelamiento de numerosos cárteles en España y, previsiblemente, la disuasión de cárteles nuevos, a pesar de las dudas y del escepticismo que pare-

2 - Mayo

fICHA tÉCNICA


La posición del solicitante...la leYmercantil

cía haber antes de su implantación. Pero lo cierto es que ha dado resultados altamente positivos, tanto por el nú-mero de solicitudes de clemencia presentadas, como por los cárteles detectados y sancionados por este medio. Durante estos años de vigencia del programa de clemen-cia, el Consejo de la CNC ha sancionado 17 cárteles, ini-ciándose 12 de ellos a partir de la presentación de exen-ción del pago de la multa por empresas participantes en dichos cárteles, y posteriormente en la mayor parte de dichos casos solicitudes de reducción del importe de la multa por otras empresas también participantes en esos cárteles. Adicionalmente hay otros 5 casos de cárteles en los que se presentaron solicitudes de reducción del importe de las multas una vez iniciada de oficio la inves-tigación por la CNC2.

No cabe duda de que son un instrumento fundamen-tal en la lucha contra los cárteles que ha ido cobrando importancia en todo el mundo desde su implantación en EEUU en 1978. Sin embargo, no en todos los países que lo han implantado tienen la misma importancia y tras-cendencia, debido principalmente a la distinta configura-ción de los mismos3.

A la hora de diseñar un programa de clemencia su mayor atractivo está en relación con las ventajas que puedan obtener los participantes en el cártel si hacen la denuncia frente a las probabilidades de sanción si son descubiertas las infracciones que estén cometiendo. Pero además es necesario dotar al programa de un sis-tema de seguridad que garantice a las empresas parti-cipantes en el cártel que les darán la inmunidad, que no se utilizarán para otros fines los documentos confiados y que los riesgos por haber descubierto el cártel no serán tantos que les hagan desistir de solicitar la clemencia. Podemos decir que los puntos básicos del éxito de un programa de clemencia son: la existencia de sanciones muy fuertes, que en EEUU incluyen penas de prisión4, grandes probabilidades de ser descubiertos y transparen-cia en la aplicación de las sanciones y del propio sistema de clemencia.

Desde mi punto de vista los programas de clemencia deben servir para tres tipos de fines:

— En primer lugar, para disuadir a los participantes en un cártel y que pongan fin al mismo.

— En segundo lugar, para descubrir cárteles que es-tén ocultos y sancionar a las empresas que lo con-forman, y

— En tercer lugar, para abrir la vía de reclamación de daños a los perjudicados por los actos anticom-petitivos realizados por el cártel, que de otra ma-nera hubiera permanecido oculto e ignorado.

Se trata de programas cuya finalidad es la detección de los cárteles y su sanción y son programas de exención y reducción de multas siempre en el ámbito del Derecho administrativo sancionador. Pero una vez descubierto el cártel, nada impide a los perjudicados acudir a la vía civil para iniciar una acción de reclamación de daños. Estas dos perspectivas: la acción pública y la acción privada no son en estos casos excluyentes, sino complementarias. Pero los riesgos que asume el solicitante son también complementarios ya que a la incertidumbre del resul-tado de su solicitud y su valoración por la Comisión se añade el riesgo de una posible acción de reclamación de daños por los perjudicados5. Y la cuestión es, si desde la óptica del denunciante, el hecho de una posible acción de daños es un elemento importante a tener en cuenta por las posibilidades de que ésta prospere o es algo que se ve lejano por las dificultades que tiene para los per-judicados el ejercicio de la acción y la obtención de una sentencia favorable6.

II. EL PROGRAMA DE CLEMENCIA COMO INS-tRuMENtO DE DEREChO PÚBLICO

En nuestro Derecho, desde el punto de vista del Dere-cho Público, la regulación se encuentra en los arts. 65 y 66 de la Ley de Defensa de la Competencia, y en los arts. 46 a 53 de su Reglamento. En la primera se establecen los requisitos y condiciones requeridas para optar a la dispensa o a la reducción y en el Reglamento se desarro-llan los requisitos de tramitación del procedimiento así como el trato confidencial de la documentación presen-tada a estos efectos (art. 51) o las exigencias del deber de cooperación de los solicitantes (art. 52). Estas normas han venido a completarse con la Comunicación sobre el Programa de Clemencia, publicada por la CNC el 19 de junio de 2013 (BOE 16 de agosto).

1. Los casos resueltos por la Comisión Nacional de la Competencia

Lo cierto es que en los 6 años de existencia y aplica-ción del programa se han resuelto varios casos, aunque es difícil saber cuántas solicitudes de clemencia se han presentado, puesto que la CNC no publica ni siquiera su número para garantizar la confidencialidad de los soli-citantes, pero de los expedientes resueltos hasta ahora vemos que se ha aplicado la exención o reducción de las multas en los siguientes casos: S/0084/08 Fabricantes de Gel7, S/0091/08 Vinos Finos de Jerez8, S/0086/08 Pelu-quería Profesional9, S/0120/08 Transitarios10, S/0185/09 Bombas de Fluidos11, S/0241/10 Navieras Ceuta 212, S/0251/10 Envases Hortofrutícolas13, S/0287/10 Pos-tensado y Geotecnia14, S/0318/10 Exportación de sobres

COMPEtENCIA Y DIStRIBuCIóNla leYmercantil


de papel15 , S/0317/10 Material de archivo16, S/0316/10 Sobres de Papel17, S/0343/11 Manipulados de Papel18, S/0342/11 Espuma de poliuretano19, S/0380/11 Coches de alquiler20. La petición de exención, o subsiguiente reducción, ha sido denegada en S/0244/10 Navieras Baleares con un criterio más riguroso que en otros21 y en S/0303/10 Distribuidores saneamiento22. En el ex-pediente S/0085/08 Dentífricos, solicitada la exención se declaran prescritas algunas infracciones y otras no resultan acreditadas. Un caso curioso es el expediente S/0059/08 Grúas Autopropulsadas y Camiones Grúa, en el que Anagrual pretendió la aplicación de los arts. 65 y 66 de la LDC por su cooperación plena con la CDC, a pesar de que no se había solicitado la clemencia23.

A la vista de estas resoluciones, podemos plantear la cuestión de si el programa español es transparente y da seguridad a las empresas de que van a lograr lo pedido, o si va a ser denegada su petición, van a ser condenadas o iniciados otros procedimientos contra ellas y a la postre van a tener que soportar todos los riesgos añadidos a su autoinculpación.

En relación con los casos resueltos y desde el pun-to de vista del Derecho público, hace un tiempo sostuve que se producía cierta inseguridad en algunos aspectos de la aplicación de los arts. 65 y 66 de la Ley por parte de la Comisión Nacional de la Competencia. Se ha produci-do, sin embargo, un notable avance después de la Comu-nicación sobre el programa de clemencia.

2. Los criterios de la Comisión en la valoración de la actitud del solicitante

Los criterios que ha ido siguiendo la Comisión para conceder o denegar las peticiones de clemencia han sido variables24, pero se han ido clarificando y afianzando en la línea de las resoluciones comunitarias, lo que debe dar una mayor seguridad a los solicitantes. Por un lado he-mos visto que en un primer momento (Geles) se ha con-cedido la clemencia con menos rigor que posteriormen-te en el caso de Navieras Baleares, en que se denegaron tanto la exención como la reducción de la multa, y aun-que parecía haber vuelto a la línea inicial en casos poste-riores (Postensado y Material de archivo), en lo últimos (Distribuidores de Saneamiento25 y Coches de alquiler) vuelve a mostrarse rigurosa, sobre todo tratándose de casos en los que se ha presentado la solicitud una vez ini-ciada la exención. Por lo que se refiere a las peticiones de reducción pedidas después de iniciarse las inspecciones la CNC tiende a mostrarse rigurosa y han sido denega-das, bien por falta de valor significativo (González Byass en Vinos Finos de Jerez, Wella en Peluquerías Profesiona-les o Dhl Express Barcelona Spain S.L. en Transitarios) o

por falta de colaboración (Navieras Baleares). En Coches de alquiler, la Comisión clarifica su posición de manera notable. En primer lugar, siguiendo la doctrina de la Juris-prudencia Comunitaria, la reducción de las multas tiene como presupuesto que facilite la labor de la autoridad de competencia de declarar la existencia de una infracción en virtud de la utilidad de la información aportada, que no solo exige aportar información que exige evidencia probatoria con valor significativo añadido26 y todo ello, mostrando una colaboración diligente.

Dos cuestiones que quedaban dudosas encuentran aclaración en la Comunicación de la CNC. La primera, los criterios de valoración de las pruebas, que no estaban definidos como en la Comunicación de la Comisión eu-ropea 2006/C 298/11, relativa a la dispensa del paro de multas y la reducción de su importe en casos de cártel, y la segunda, el significado de una colaboración diligente. Una tercera, la inseguridad en que se encuentra el solici-tante que no sabe hasta el momento en que se formule el pliego de cargos si su petición va o no a ser aceptada, frente a la posibilidad en el Derecho europeo de presen-tar una solicitud hipotética de forma anónima para co-nocer cómo actuará la Comisión en ese caso, queda sin resolver.

A) Los criterios de valoración de las pruebas

Los criterios de valoración de las pruebas han plan-teado algunas dudas porque no parecían estar definidos claramente o lo estaban de una forma muy amplia, lo que permite una interpretación diversificada.

Los arts. 65 y 66 de la LDC y 46 a 53 del RDC reco-gen las pautas generales de documentación que deben presentar los solicitantes y que la Comisión tomará en consideración.

En relación con la solicitud de exención, el art. 65 LDC, exige que la información presentada sirva para pro-bar la existencia del cártel o para iniciar la investigación. Se exige, por tanto, de esta información, que sea desco-nocida para la Comisión o que el conocimiento que tenga del cartel no le permita probarlo. Para ello el art. 47.3 RDC, exige que en la solicitud de exención se realice una descripción del cártel y se den detalles de los participan-tes, el objetivo y funcionamiento del cartel, los produc-tos, servicios y territorio afectados, la duración del mis-mo. Y deberá aportar las pruebas que tenga en su poder, principalmente contemporáneas, que permitan verificar la existencia. En este punto, la Comunicación (22) dice que son apropiadas las declaraciones, actas, resúmenes, anotaciones, correos electrónicos, faxes…relativos a identificación de personas, fechas, contenido de las re-uniones o contactos; información de acciones realizadas



por los participantes, declaraciones o documentos relati-vos a la existencia, objetivos, funcionamiento del cartel; estadísticas. Tienen especial importancia las declaracio-nes de personas que hayan participado directamente en los hechos descritos. Para terminar, se exige que toda la información que pueda servir de medio de prueba se siga remitiendo durante todo el procedimiento.

Es requisito indispensable para determinar el valor añadido comparar la información con la que ya dispone la Dirección de Investigación en el momento en que se presentan

En relación con la solicitud de reducción, los arts. 66 LDC y 49 RDC, nos dicen que la información facilitada debe tener valor añadido significativo. Lo tendrán, según el 49.2. del RDC, «aquellos elementos de prueba que, ya sea por su naturaleza, ya por su nivel de detalle, permi-tan aumentar la capacidad de la CNC de probar los he-chos de que se trate». No cabe duda que la redacción del precepto resulta,desde luego, muy ambigua27. En este punto la Comunicación de la Comisión 2006/C 298/11 resultaba más esclarecedora para el solicitante28, y la CNC ha ido adaptando sus criterios a ella. Pero ahora, en la Comunicación sobre clemencia, la CNC ha reco-gido la experiencia comunitaria y ha seguido los pasos ya marcados para detallar cuáles seran las pruebas que cumplan estos requisitos.

En la Comunicación sobre Clemencia, la CNC ha reco-gido los criterios para determinar ese valor añadido, y en sus números (56 y 57) se detallan las circunstancias que deberán tenerse en cuenta, siempre por supuesto, aten-diendo a las circunstancias de cada caso, de los hechos y conductas punibles y de las circunstancias jurídicamente relevantes para la investigación. En primer lugar, hay que valorar la idoneidad intrínseca de los elementos de prue-ba aportados por el solicitante de reducción, por su propia naturaleza o nivel de detalle, para fundar la convicción de la Dirección de Investigación sobre la realidad a su análisis y calificación»29. Sera la CNMC la que valore las pruebas y determinará si son suficentes para fundar la convicción de la Dirección de Investigación sobre la realidad de los hechos y conductas punibles y de las circunstancias jurí-dicamente relevantes para su análisis y calificación. A este respecto, de acuerdo con el estado actual de la jurispru-dencia y práctica nacional y comunitaria, se considera que la información y los elementos de prueba incriminatorios directamente relacionados con los hechos que pueda aportar el solicitante de reducción tienen mayor valor pro-batorio que los que sólo guarden relación indirecta con los mismos; que los testimonios (declaraciones, grabaciones,

etc.) relativos a hechos en los que ha participado el autor que acompañen su solicitud de clemencia tienen mayor valor probatorio que los testimonios indirectos que pueda aportar; y que las pruebas escritas que datan del período en que se produjeron los hechos investigados (actas, co-rreos electrónicos, cartas, faxes, etc.) facilitadas en su so-licitud de clemencia tienen mayor valor probatorio que las datadas posteriormente, por ejemplo. Todo ello determi-na que se reconozca un valor probatorio particularmente alto a determinadas informaciones o declaraciones apor-tadas por el solicitante de clemencia en sí mismas, ya sea por su carácter de admisión de culpabilidad y autoincrimi-nación, ya sea con respecto a otras empresas y/o personas físicas también participantes en el cártel y proceder de un testigo directo de los hechos de los que informa o declara.

Es requisito indispensable para determinar el valor añadido comparar la información con la que ya dispone la Dirección de Investigación en el momento en que se presentan, puesto que se requiere que éstos sirvan para determinar nuevos hechos o atribuciones de responsa-bilidades respecto del cártel investigado o completar el relato de los hechos y la atribución de responsabilidades.

B) La valoración de la cooperación diligente

Por lo que se refiere a los criterios para valorar si la colaboración prestada por el solicitante ha sido plena, diligente y continua con la Comision, a lo largo de todo el procedimiento de investigacion, como establece art. 52 del Reglamento30, tampoco resultaban muy claros y, aunque es dificil prever todos los supuestos, los cri-terios deben tener elementos suficientes para tranquili-zar a los futuros solicitantes acerca de la interpretación de las pruebas. También aquí ha servido de ejemplo la Comunicación de la Comisión 2006/C 298/1131 a la Co-municación sobre Clemencia de la CNC, que dedica el apartado 5 (números 66-69) al deber de colaboración de los solicitantes. Y junto a la declaración general de que «El solicitante de clemencia debe cooperar plena, conti-nua y diligentemente con la CNC hasta la finalización del procedimiento, mostrando un auténtico espíritu de co-operación, …no pudiendo acceder al beneficio de la cle-mencia aquellos solicitantes que entorpezcan la investi-gación o el procedimiento mediante comportamientos que resulten contrarios a este espíritu», se detallan una serie de comportamientos, a modo de ejemplos, que re-velarán si hay o no colaboración con la Comisión, tales como no reservarse información, quedar a disposición de la Dirección de Investigación para aclaraciones, garanti-zar la disponibilidad de los empleados para colaborar, no destruir, falsificar u ocultar información, no revelar hasta la notificación del PCH la presentación o la intención de presentar una solicitud de clemencia.



C) Sin opción de presentación hipotética

La tercera cuestión —y ésta sí queda sin resolver— consiste en que el Derecho español no contempla, como hace la Comunicación de la Comisión 2006/C 298/11, un mecanismo que resulta muy útil para el posible so-licitante de clemencia: la solicitud previa y anónima de una simulación en la que pueda presentar, en términos hipotéticos, los elementos de prueba que pretenda apor-tar, de forma que una vez que la Comisión decida sobre ella el solicitante pueda presentar una solicitud defini-tiva. La Comisión comprobará si se cumplen todos los requisitos para la exención o la reducción e informará a la empresa, que podrá entonces hacer su solicitud for-mal. Con este procedimiento previo, la empresa conoce de manera muy ajustada el criterio de la Comisión en su caso concreto lo que le permite, con mucha más segu-ridad, valorar su posición y decidir acerca de destapar o no el cártel, sabiendo que su petición será aceptada si finalmente presenta todos los documentos que han sido examinados previamente por la Comisión.

Lo que se podrá decir al solicitante, dice la Comuni-cación (número 18), es que, en la medida en que el so-licitante ponga en conocimiento de la Dirección de In-vestigación información suficiente referente al supuesto cártel del que ha sido o es participante (por ejemplo, indicación del sector afectado, o el producto o servicio), la Dirección de Investigación podrá indicar si la exención condicional está disponible. Lo único que podrá saber el solicitante con esa información es si ha habido alguna solicitud previa que cumpla los requisitos, pero esto no supone saber, ni de modo aproximado, si será merece-dora de la exención. Y todo esto sólo cuando haya dado detalles del cártel.

III. LAS CONSECuENCIAS DE LA CONCESIóN DE CLEMENCIA EN EL ÁMBItO DEL DERE-ChO PRIVADO

El hecho de que, una vez descubierto el cártel, pue-dan iniciarse acciones de reclamación de daños contra los miembros del mismo y la poca experiencia de los tri-bunales en este ámbito, tanto en Europa como en Espa-ña, puede hacer que las empresas se planteen si merece la pena estar también expuestos a las reclamaciones pri-vadas en las que no se sabe si se presentará o no una ac-ción, quién o quiénes pueden ser los posibles reclaman-tes o si la acción prosperará32. Y tampoco, hoy por hoy, se tienen muchas pistas de cómo tratarán las Autoridades Nacionales de Competencia en los países comunitarios o nuestra Comisión las peticiones de documentación que les hagan los tribunales, así como el cálculo de los daños. Es decir, las empresas no saben cuánto les va a

terminar costando la petición de clemencia. Estas dudas pueden actuar como un desincentivo para los posibles solicitantes de clemencia, que tal vez prefieran optar por el silencio y no dar pistas, tanto si deciden terminar con el cártel como si deciden seguir en él.

A estas cuestiones, junto a las más amplias de la re-clamación de daños por ilícitos concurrenciales, trata de dar respuesta la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las disposiciones del Derecho de la Competencia de los Estados Miembros y de la Unión Eu-ropea, de 11 de junio de 2013.

1. La propuesta de Directiva

La propuesta de Directiva es el último paso de un camino que empezó en 1974 con el reconocimiento del efecto directo de los artículos 101 y 102 (en aquel mo-mento 85 y 86) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en la sentencia del TJUE sobre el caso BRT v. SABAM33. Pero no fue hasta mucho después, en el año 2001 con el caso Courege v. Crehan34, cuando el TJUE reconoció a los perjudicados por actos anticompetitivos el derecho al pleno resarcimiento de los daños sufridos. Al mismo tiempo reconocía que ante la falta de normas comunitarias en esta materia correspondía al derecho interno la regulación procesal. En sucesivos pronuncia-mientos el TJUE ha confirmado y elaborado este princi-pio. De ello son buenos ejemplos, las sentencias del caso Manfredi35 y, recientemente, del caso Pfleiderer36.

El reconocimiento del derecho al pleno resarcimien-to y su desarrollo posterior no ha sido, sin embargo, suficiente para que se hayan planteado un número sig-nificativo de acciones de reclamación por parte de los perjudicados y menos aún en los que las víctimas hayan conseguido la reparación del daño. Pero además, lejos de llegar a todas las victimas las acciones han sido, en su mayor parte, ejercitadas por grandes empresas37. En consecuencia, la compensación de las víctimas en estos casos ha sido muy baja, lo que en última instancia lleva a un enorme coste para empresas y consumidores en el entorno comunitario.

La propuesta de Directiva va acompañada de otros tres documentos que reforzarán su aplicación:

— Comunicación de la Comisión sobre la cuantifi-cación del perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (2013/C 167/07), que se acompaña de una Guía Práctica para cuantificar el perjuicio en



las demandas por daños y perjuicios por incum-plimiento de los artículos 101 ó 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

— Recomendación de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión (2013/396/UE); y

— Documento de trabajo de los servicios de la Co-misión que contiene un Informe de la evaluación de impacto de las demandas por daños y perjui-cios por infracción de las normas antitrust de la UE [COM (2013) 404 final].

La propuesta de Directiva, junto con el resto de los documentos publicados, pretende garantizar la aplica-ción eficaz de las normas de competencia, eliminando los obstáculos que actualmente existen para ello. Con esta finalidad, la propuesta aborda dos grandes cuestiones: en primer lugar (i) la optimización de la interacción entre la aplicación pública y privada del Derecho de la compe-tencia; y asegurar que la Comisión Europea y las autori-dades nacionales de competencia puedan mantener una política sólida de aplicación pública, y que las víctimas de una infracción del Derecho de la competencia puedan ser indemnizadas por el perjuicio sufrido. Las medidas en este ámbito van encaminadas a conseguir y mantener el difícil equilibrio entre la aplicación privada del Derecho de la competencia y los programas de clemencia, que en la medida que son un instrumento importantísimo en la lucha contra los cárteles no debe ponerse en peligro; y, en segundo lugar (ii) la garantía de que las víctimas de infracciones de las normas de competencia de la UE puedan obtener el pleno resarcimiento por el perjuicio sufrido.

Estos objetivos se concretan en las declaraciones de los arts. 1 y 2 de la propuesta al decir que la «Directiva establece determinadas normas necesarias para garan-tizar que cualquier persona que haya sufrido un perjui-cio ocasionado por una infracción de los artículos de la normativa de competencia pueda ejercer eficazmente su derecho al pleno resarcimiento de dicho perjuicio» (art. 1) y que «Toda persona que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una infracción de la normativa de com-petencia nacional o de la Unión podrá reclamar el pleno resarcimiento» (art. 2)38.

Y desde la óptica de la relación entre las normas de Derecho público y las de Derecho privado, que es la que estamos tratando, el art.1.2 deja claro que la presente Directiva también establece normas relativas a la coor-

dinación entre la aplicación de la normativa de compe-tencia por parte de las autoridades de competencia y la aplicación de dichas normas a las demandas por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

La propuesta tiene como cuestiones esenciales:

— La exhibición de los documentos probatorios que pueden ser exigidos por los Tribunales Nacionales a las empresas en las reclamaciones de daños.

— Las resoluciones de las Autoridades Nacionales de Competencia declarando una infracción tiene automáticamente valor probatorio, y vinculan a los jueces nacionales.

— Reglas sobre prescripción de acciones.

— El alcance de la responsabilidad de las empresas infractoras —conjunta y solidaria en caso de va-rios infractores— frente a las víctimas, y la de-fensa del passing-on hacia un nivel más bajo en la cadena de distribución, de forma que puedan ser compensados solo quienes realmente hayan sufrido el daño.

— Por último, reglas para facilitar los acuerdos con-sensuales sobre resolución de conflictos.

No creo equivocarme si digo que la propuesta ha sido, con carácter general, bien recibida39, ya que supon-drá cierto alivio a las inseguridades que se han dado en las reclamaciones de daños durante la última década, aunque debe entenderse no como la culminación, sino como un paso más en el camino hasta la justicia efectiva y completa en el Derecho de la Competencia. Ni que de-cir tiene, sin embargo, que refuerza la credibilidad de la Comisión en la consecución de sus objetivos de estimu-lar la competencia efectiva y asegura, en mayor medida de lo hasta ahora existente, la interrelación entre la apli-cación pública y privada del Derecho de la competencia.

Hay que decir, sin embargo, que el 2 de diciembre de 2013 el Consejo40 emitió su informe sobre la Propuesta de Directiva, matizando y corrigiendo algunos puntos que, a su parecer, no estaban claros o podían dar lugar a malinterpretaciones y el mandato a la Presidencia de ini-ciar negociaciones con el Parlamento. Después de varias reuniones se ha llegado a un texto de compromiso publi-cado en el informe de la Secretaría General del Consejo de 24 de marzo de 201441.

Desde la óptica de los programas de clemencia, la acción de daños plantea algunas cuestiones particulares, que la Propuesta de Directiva trata de resolver, dando un trato especial a quienes hayan obtenido la dispensa del



pago de la multa. Y lo hace precisamente para preservar la eficacia de los programas de clemencia, que como se ha repetido hasta la saciedad, han demostrado ser un instrumento esencial en la lucha contra los cárteles. Este trato especial se manifiesta en el tratamiento que se da a las declaraciones de clemencia en relación con la exhibi-ción de los medios de prueba y en el régimen especial de responsabilidad frente al régimen general de responsabi-lidad conjunta y solidaria de los infractores.

2. La confidencialidad de los documentos

A) En el Derecho Europeo

Una de las claves para el funcionamiento de los pro-gramas de clemencia es la protección de los denuncian-tes dotando a la información que faciliten para iniciar una investigación o para probar el cártel del carácter de confidenciales de forma que la información facilitada no pueda utilizarse para un propósito distinto del de la investigación por la Comisión42. Por ello la Comunica-ción de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (2006/C 298/11) considera que los posibles solicitantes de clemencia podrían verse disuadidos de cooperar con la Comisión al amparo de la presente Comunicación si tales iniciativas pudieran redundar en perjuicio de su po-sición en pleitos civiles frente a la de las empresas que no cooperan. Este efecto indeseado iría manifiestamen-te en contra del interés público en garantizar la eficacia de la aplicación por las autoridades públicas del artículo 81 del Tratado CE a los cárteles y, por ende, de las con-siguientes acciones civiles subsiguientes o paralelas, por lo que el acceso a la información es especialmente rigu-roso ya que sólo se concederá acceso a las declaraciones de empresa a los destinatarios de un pliego de cargos, siempre y cuando se comprometan a no hacer copias y a no utilizarla para fines distintos de los derivados del expediente. Y por supuesto, otras partes, tales como los denunciantes, no podrán acceder a las declaraciones de las empresas (33). Además la información se transmiti-rá únicamente a las autoridades de competencia de los Estados miembros con arreglo al artículo 12 del Regla-mento (CE) no 1/2003, a condición de que se cumplan las condiciones establecidas en la Comunicación sobre la cooperación en la Red [9] y de que el grado de pro-tección frente a su divulgación conferida por la autoridad de competencia receptora sea equivalente al que confie-re la Comisión (35).

Pero ha sido a raíz del caso Pfleiderer43 cuando la Comisión ha insistido en que las Autoridades de Compe-tencia de la ECN tengan una política de confidencialidad uniforme en el tratamiento de la información. La Red de

Autoridades de Competencia publicó el 23 de mayo de 2012 una Resolución sobre protección del material sumi-nistrado en las solicitudes de clemencia en relación con las reclamaciones de daños44. El objeto de la Resolución es exponer la posición común de todas la Autoridades de la Competencia de la ECN para la protección adecua-da la información que se proporciona en los programas de clemencia. Hay dos cuestiones centrales en la mis-ma. La primera, aclarar que se entiende por información presentada en los programas de clemencia y, la segunda, declarar de una forma rotunda que es la posición común de todas las Autoridades que este material debe ser protegido frente a la información y su divulgación en la medida en que sea necesario para asegurar la eficacia de los programas de clemencia. Se entiende por informa-ción protegida todas las declaraciones formuladas por los solicitantes de clemencia y los testimonios prestados por trabajadores y consejeros de empresas que cooperan en el marco del programa de clemencia, ya sean verba-les o escritos. Además en función de la protección que confieren las correspondientes jurisdicciones puede que cada Autoridad de Competencia extienda su protección a otros datos incluidos los documentos pre-existentes. El criterio de la Comisión puede resumirse diciendo que no se facilitará el acceso a los documentos expresamente creados para la ocasión, para otros documentos la deci-sión queda en manos de las jurisdicciones nacionales y el criterio para facilitar o no el acceso será que no se facili-taran si con ello se pone en peligro la eficacia del progra-ma de clemencia. Queda pues claro que en el equilibrio de intereses prima más en este caso la aplicación publica del Derecho de la competencia, completada con el De-recho privado que la propia Comisión entiende que, por ahora, es sólo emergente.

El hecho de dejar en manos de las autoridades na-cionales la decisión de facilitar o no los documentos de clemencia produce o puede producir en los posibles cle-mentes una gran falta de seguridad debido a dos razones: la primera, el análisis caso por caso de las situaciones, que puede verse como una medida negativa para ellos; la segunda, especialmente en casos de carteles que han operado en distintos países, que no es seguro que todas las autoridades nacionales vayan a actuar de la misma manera, teniendo en cuenta que las normas que rigen las acciones de daños en cada uno de los estados miembros de la CE son muy distintas entre sí.

Por otra parte, en la medida en que se vaya desarro-llando la utilización de las acciones follow-on, que se in-terponen una vez declarado el ilícito anticompetitivo por la Autoridad de Competencia, se incrementa el riesgo de exposición de los solicitantes de clemencia a las acciones de daños y supondrá un riesgo añadido a la multa. Este



riesgo no pueda evitarse, desde luego, pero si se pueden evitar las consecuencias administrativas de la multa pre-cisamente solicitando la clemencia y cooperando con las autoridades de competencia. Y en este sentido, el riesgo de acceso a los documentos es un factor que se tendrá en cuenta al considerar las ventajas de utilización de este mecanismo. Y hoy por hoy en el entorno de la unión eu-ropea este análisis no es ni fácil ni da seguridad. Y mien-tras esto sea así, existe el riesgo real de que algunos po-sibles solicitantes opten por la vía del silencio como la forma más segura y menos costosa45.

La solución propuesta en la Directiva va en esta línea de mantener la confidencialidad absoluta de las decla-raciones de clemencia46, protección que ha sido cuestio-nada por absoluta y poco flexible, como luego veremos.

El tratamiento de los documentos y la exhibición de los medios de prueba se regulan en la propuesta en los arts. 5, 6 y 7.

En el art. 5.1 se declara con carácter general que Los Estados miembros velarán por que, en caso de que un demandante haya presentado los hechos y medios de prueba que estén razonablemente a su alcance y mues-tre argumentos plausibles fundamentar su acción de re-clamación, los órganos jurisdiccionales nacionales pue-dan ordenar que el demandando o un tercero exhiban los medios de prueba que estén en su poder a requerimiento del demandante. Del mismo modo que podrán requerir al demandante la exhibición de los medios de prueba a requerimiento del demandado. Todo ello, debe hacerse con las debidas garantías para evitar peticiones injustifi-cadas o que busquen información que no sea relevante, y tomar las medidas necesarias para proteger los docu-mentos confidenciales de forma que no se utilice de ma-nera inadecuada (art. 5. 2 a 8).

Los arts. 6 y 7 establecen los límites a la exhibición de los documentos. De ellos, tiene especial relieve para el programa de clemencia la declaración del art. 647 por la que Los Estados miembros velarán por que, a efectos de las demandas por daños, los órganos jurisdiccionales nacionales no puedan en ningún momento ordenar a una parte o a un tercero la exhibición de cualquiera de las siguientes categorías de medios de prueba: (g) las de-claraciones corporativas en el marco de un programa de clemencia; y (h) las solicitudes de transacción.

Se trata de una protección absoluta de determinados tipos de documentos que como se dice en la explicación de la propuesta se consideran cruciales para la eficacia de los instrumentos de aplicación pública. Los documen-tos a que se hace referencia son las declaraciones de empresa en el marco de un programa de clemencia y las

solicitudes de transacción. La exhibición de estos docu-mentos amenaza con afectar gravemente la eficacia del programa de clemencia ya que si no hay solicitudes de clemencia habrá poca posibilidad de descubrir los carte-les y habrá por tanto menos resoluciones condenatorias de las infracciones y ello supondrá menos posibilidades para las víctimas de reparación de los daños. Es aquí don-de hay que encontrar el punto de equilibrio entre la pro-tección efectiva de las víctimas, la protección de los se-cretos industriales y de negocio, que son confidenciales, y el funcionamiento del programa de clemencia.

Esta protección a los documentos de clemencia en términos tan absolutos, significa que el órgano jurisdic-cional nacional no puede en ningún caso ordenar la exhi-bición de tales documentos en una demanda por daños y perjuicios lo que supone que al proteger a los solicitantes de clemencia —per se— se está denegando a los perjudi-cados el acceso a determinados documentos lo que es incompatible con el principio de efectividad de la com-pensación del daño.

Sería conveniente dejar a los jueces la decisión de facilitar la información cuando el perjudicado reclamante ha presentado hechos suficientes para justificar que no puede sostenerse la demanda ni probarse el daño sin los documentos de clemencia

Y para conjugar estos intereses sería conveniente dejar a los tribunales la flexibilidad necesaria para dejar a los jueces la decisión de facilitar la información cuan-do el perjudicado reclamante ha presentado hechos suficientes para justificar que no puede sostenerse la demanda ni probarse el daño sin esos documentos48. Este es, por otra parte, el criterio que ha mantenido el TJUE en los casos Pleiderer y Donau Chemie49. De ellos se deduce que los Tribunales Nacionales deben sopesar los distintos intereses en juego ya que cualquier norma rígida, tanto en el sentido de una denegación absoluta de acceso a los documentos en cuestión, como en el de un acceso generalizado a dichos documentos, puede me-noscabar la aplicación efectiva, en particular, del artículo 101 TFUE y de los derechos que esta disposición confiere a los particulares perjudicados. El Tribunal advierte, que aunque pueda justificarse la posibilidad de denegar el acceso a determinados documentos que figuren en el expediente de un procedimiento nacional en materia de competencia, esto no significa que pueda denegarse di-cho acceso sistemáticamente, ya que toda solicitud de acceso a los documentos debe ser objeto de una aprecia-



ción casuística que tome en consideración todos los da-tos pertinentes del asunto. Esta apreciación corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales que deberán evaluar el interés del solicitante en obtener el acceso a esos documentos para preparar su recurso de indemni-zación, teniendo en cuenta las demás alternativas de las que pudiera disponer. Y resalta el TJUE que esos órganos jurisdiccionales deben tomar en consideración las con-secuencias realmente perjudiciales a las que puede dar lugar tal acceso con respecto a intereses públicos o inte-reses legítimos de otras personas.

B) En el Derecho Español

La legislación española, siguiendo la estela del Dere-cho Comunitario, regula el tratamiento de la informa-ción en los arts. 42 y 43 LDC imponiendo el deber de secreto a todos los que tomen parte en la tramitación de expedientes previstos en esta Ley o que conozcan tales expedientes por razón de profesión, cargo o intervención como parte. El art. 51 del RDC regula, por su parte, el alcance de la confidencialidad que se garantiza forman-do pieza separada con todos los datos o documentos que considere confidenciales, incluida, en todo caso, la identidad del solicitante. La confidencialidad se refuerza en la Disposición Adicional Segunda de la LDC que intro-duce una excepción a la petición de información por los órganos jurisdiccionales en los procesos de defensa de la competencia en el sentido de que los jueces podrán solicitar a la CNC y a la Comisión Europea que les remi-tan todos los documentos necesarios para realizar una valoración del asunto de que se trate pero la aportación de información no alcanzará a los datos o documentos obtenidos en el ámbito de las circunstancias de aplica-ción de la exención o reducción del importe de las multas previstas en los artículos 65 y 66 de la Ley de Defensa de la Competencia.

La comunicación sobre el Programa de Clemencia ha venido a aclarar algunas cuestiones que hasta ahora no podían sino deducirse de las declaraciones y resoluciones de la CNC. La comunicación dedica el apartado 6 (párra-fos 70 a 77) a la «Confidencialidad y acceso a las solici-tudes de clemencia».

Es especialmente importante, en relación con las ac-ciones de daños, el párrafo 77 que dice que «Respecto de las acciones de daños y perjuicios que pudieran plan-tearse en relación con infracciones de cártel sancionadas en procedimientos de competencia en los que se hayan presentado solicitudes de clemencia, la CNC no facilitará copias de las declaraciones de los solicitantes de clemen-cia, pues ello operaría en detrimento de la eficacia del

programa de clemencia, debilitando la lucha contra los cárteles».

Tres cuestiones merecen ser destacadas. La primera, cuales son los documentos que quedarán reservados y no se facilitarán a los tribunales. La segunda, el alcance de la protección. Y la tercera, el tratamiento a la infor-mación facilitada y retirada por el solicitante.

En relación con los documentos que se entenderán protegidos, el párrafo (77) se refiere a las declaraciones de los solicitantes. Para entender el significado del tér-mino debemos ir al párrafo (22) por el que se pide al so-licitante que aporte la información y los elementos de prueba del cártel, en particular, todas las pruebas con-temporáneas de que disponga, que permitan verificar su existencia. Evidentemente pueden ser declaraciones ora-les u otro tipo de información documental que sirva para explicar, primero, y probar, después, el funcionamiento del cártel50. Creo que toda la información especialmente destinada a estos fines debe quedar incluida en el tér-mino declaración. Esta interpretación está en la línea de la Resolución de la Red de Autoridades de Competencia de 23 de mayo de 2012 y con la Directiva propuesta so-bre protección del material suministrado en las solicitu-des de clemencia en relación con las reclamaciones de daños. Estas declaraciones pueden servir para iniciar la investigación o para probar —con elementos que no es-tén al alcance de la CNMC— el cártel. Como vemos, el término es bastante amplio, pero en estos casos, con la diversidad de cárteles posibles, no puede hacerse de otra forma sino estar a lo que resulte del caso concreto51.

En relación con el alcance de la protección, no pue-de sino decirse que la protección se plantea en términos absolutos: «no se facilitarán copias»52. Se añade a esto, art. 15 bis de la LEC que permite a la CNMC negarse a facilitar a los jueces todos los documentos aportados por el solicitante de clemencia. Si esto será así en todos los casos o cabrán situaciones excepcionales, hay que in-terpretarlo teniendo en cuenta el contenido del párrafo (5): que literalmente dice que «en todo caso, los requi-sitos, condiciones y conceptos contenidos y explicados en esta Comunicación deben ser entendidos siguiendo la evolución de la práctica de la CNC y la jurisprudencia nacional, así como a la luz de la práctica y jurisprudencia de la Unión Europea». Y lo que sucede en el entorno co-munitario, como ya he dicho, no es ni más ni menos que la declaración está, en principio, totalmente excluida de exhibición, ni aún a los tribunales, aunque el TJUE entien-de que se deben tomar en consideración las consecuen-cias realmente perjudiciales a las que puede dar lugar tal acceso —o la negativa— con respecto a intereses públi-cos o intereses legítimos de otras personas, en estos ca-sos, claro está, los perjudicados. Pero, ha insistido el TJCE



serán los Tribunales los que tendrán que entrar a valorar ese perjuicio, de modo que si el Tribunal valora la con-veniencia del acceso a la información, esta información deberá ser facilitada.

El momento de la negativa por parte de la CNMC puede ser tanto una vez terminado el expediente o si la documentación aportada por un solicitante de clemen-cia es requerida por un órgano jurisdiccional competente para revisar la actuación de la CNC antes de que se haya dictado la Resolución que ponga fin al procedimiento administrativo en el que se ha presentado una solicitud de clemencia. En este último caso , se le trasladará di-cha documentación con carácter confidencial, haciendo referencia expresa a que ésta no puede ser comunicada a posibles interesados o terceros, dada la especial pro-tección que la LDC garantiza a las solicitudes de clemen-cia y las graves consecuencias que se pueden derivar de la puesta en conocimiento de la presentación de solici-tudes de clemencia o de su contenido, no sólo para man-tener los incentivos por parte de otros competidores que formen parte del cártel para la presentación de solicitu-des de clemencia, sino para preservar la propia investiga-ción que está llevando a cabo la CNMC53.

En relación con la tercera cuestión, el tratamiento de la información confidencial que haya sido retirada por la empresa solicitante a la vista de que finalmente no prosperará la exención sino que será sancionada, hay que cuestionarse si esta información puede ser utilizada por la CNMC. El art. 47 del RDC establece que bien por-que no se de las condiciones del art. 65.1 LDC o ésta se haya presentado después de notificado el pliego de car-gos, la Dirección de Investigación rechazará la solicitud y el solicitante podrá retirar la información. Ahora bien, la retirada de la información y los elementos de prueba presentados no impedirá a la Dirección de Investigación hacer uso de sus facultades de investigación con el fin de obtener los mismos, con lo que el solicitante puede verse investigado después de que haya sido el que ha descubierto el cártel. Esta situación se puede producir porque de acuerdo con la legislación española los soli-citantes no tienen siquiera una idea aproximada de cuál va a ser la decisión de la CNMC o todo lo más pueden saber si está o no disponible la exención condicional54. Y es que nuestro Derecho de la competencia no contem-pla la posibilidad, como sucede en Estados Unidos o en la Unión Europea, de solicitar una simulación anónima antes de presentar la solicitud. No cabe duda que este procedimiento supone un trabajo añadido a la CNC pero da muchísimas más seguridad a los solicitantes acerca del resultado de su petición lo que redundará a la larga en un mejor funcionamiento del programa.

Pero si nos preguntamos cómo será tratada la infor-mación que facilita un solicitante que pidiendo la exen-ción sólo alcanza la reducción entiendo que el art. 51 del RDC es claro en el sentido de que toda la información obtenida tanto en las solicitudes de exención o de reduc-ción debe ser tratada con carácter confidencial sin dis-tinciones. Máxime si tenemos en cuenta que la reducción de la multa debe ser igualmente pedida para que pueda ser aplicada, y que se dará una u otra en función de los criterios de los art. 65 y 66 de la LDC. Lo contrario sería perjudicar a quien facilita información aunque luego no alcance el objetivo que con ello se pretendía. Pero ¿y si no se le concede tampoco la reducción? El art. 47 del RDC establece que si no se cumplen las condiciones para la obtención de la exención la CNC lo comunicará al so-licitante que podrá retirar la información y los documen-tos de prueba presentados. Sin embargo, esto no impe-dirá que la Dirección de Investigación pueda hacer uso de sus facultades de investigación con el fin de obtener los mismos55. En cambio, no existe tal posibilidad con-templada para las solicitudes de reducción que deben esperar a que se resuelvan las solicitudes de exención, si las hubiera, para ser tenidas en cuenta. Desde mi punto de vista, debe darse la misma oportunidad de retirar la información facilitada en la solicitud de reducción, aun-que de igual manera también aquí la Dirección de Inves-tigación podrá utilizar sus facultades para obtenerla. Es este un riesgo evidente para los solicitantes de que tras una petición fallida pueda venir una investigación que se inicia como consecuencia de su propia denuncia. Aunque la CNC en los casos en que ha denegado la reducción ha tenido en consideración la buena disposición de los cle-mentes fallidos y ha aplicado atenuantes por colaborar en la investigación a la hora de cuantificar las sanciones, como ha sucedido en el caso Navieras Baleares (Expe-diente S/0244/10).

3. La limitación de responsabilidad56

El art. 11.1 de la Propuesta establece la responsabili-dad conjunta y solidaria de las empresas que hayan re-sultado condenada por infracciones de la competencia actuando conjuntamente por los daños derivados de la infracción. Cada una de las empresas infractoras está obligada a indemnizar la totalidad del daño, estando el perjudicado legitimado para exigir el pleno resarcimien-to a cualquiera de ellas hasta que haya sido plenamente indemnizada.

Esta regla general tiene, cambio, importantes excep-ciones para los solicitantes de clemencia que hayan re-sultado beneficiados.



En primer lugar, el art. 11.2, establece que no se apli-cará la regla anterior a los beneficiarios de la clemencia que serán conjunta y solidariamente responsables en dos supuestos: frente a sus propios compradores o provee-dores directos o indirectos (11.2.a); y frente a otras par-tes perjudicadas solo serán conjunta y solidariamente responsables cuando no hayan podido obtener el resar-cimiento del daño de las demás empresas implicadas en la misma infracción (11.2.b).

En segundo lugar, por el art. 11.3, la empresa que haya pagado la totalidad del daño, podrá recuperar de las demás infractoras la parte que haya pagado de más, de manera proporcional a su participación en la infrac-ción. El cálculo del importe a que por esta causa deba ha-cer frente una empresa que haya obtenido la inmunidad no excederá de la cuantía del daño causado a sus propios compradores o proveedores directos o indirectos.

En tercer lugar, según el art. 11.4, en el caso de que el cártel solo hubiera causado daños a terceros distintos de los clientes o proveedores de otras empresas infractoras, el beneficiario de clemencia solo será responsable de la parte proporcional a su participación.

Se trata como vemos de salvaguardar el atractivo de los programas de clemencia que son de crucial importan-cia para la eficacia de la aplicación pública de las normas de competencia en la detección de los cárteles. Y esto se hace, porque el art. 9 de la propuesta se asegura de que «los órganos jurisdiccionales nacionales que se pro-nuncien en relación con acuerdos, decisiones o prácticas que ya hayan sido objeto de una resolución de infracción firme por parte de una autoridad nacional de competen-cia o de un órgano jurisdiccional de revisión,…no puedan adoptar resoluciones contrarias a tales constataciones de infracción». Y como esto parece jugar en contra de los solicitantes de clemencia ya que, según el criterio de la Comisión57, resulta menos probable que los beneficia-rios de clemencia recurran una resolución de infracción, para ellos suele convertirse en firme antes que para otros miembros del mismo cártel, con lo que los beneficiarios de clemencia podrían ser los primeros contra quienes se dirijan las demandas por daños y perjuicios58. Y es por ello que, para limitar las desventajosas consecuencias de este riesgo, se propone para ellos la modificación del ré-gimen de responsabilidad. Porque la solidaridad en este caso podría perjudicar el programa de clemencia ya que los participantes en el cartel tendrán en cuenta esta res-ponsabilidad solidaria como un riesgo añadido.

Sin embargo, parece una justificación excesivamente sobreprotectora. La experiencia nos dice que los perjudi-cados tienden a demandar a varios o a todos los miem-bros del cartel conjuntamente, y no hay razones, como

piensa la Comisión, que nos hagan suponer que van a dirigirse solo contra el clemente59. No han faltado voces que han criticado esta limitación de responsabilidad, que desde luego parece excesiva60. La cuestión es que puede parecer razonable limitar de algún modo la responsabi-lidad de las empresas beneficiarias pero tal como está redactada la propuesta se hace a costa de los perjudi-cados ya que estos solo podrán obtener la reparación de la empresa perdonada cuando no hayan obtenido la reparación de otras empresas infractoras. Y si esto es así, aunque no se diga nada en el texto parece que corres-ponde a las victimas la prueba de la no satisfacción con los costes de tiempo y dinero que ello representa, lo que puede hacer su derecho al pleno resarcimiento menos efectivo. No cabe duda que si los perjudicados tienen que esperar a ver si consiguen la reparación del daño de las demás empresas infractores supone una carga exce-siva que lastra el derecho a la plena compensación del daño y un desincentivo para aquellos que disponen de menores recursos.

Podría decirse que esto no tiene por qué ser así, cuan-do existe la posibilidad de las reclamaciones colectivas. Pero mientras que no haya un mecanismo claro y bien articulado para ello, con las diferencias de regulaciones nacionales y la dificultad añadida de tener que litigar en varios países, me parece un argumento que, hoy por hoy, no debe ser tenido en cuenta61. Al fin y al cabo, a lo más que se ha llegado por ahora, en el entorno europeo so-bre las acciones colectivas es a la Recomendación de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre los principios co-munes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión (2013/396/UE).

Si por el contrario se mantiene la responsabilidad conjunta y solidaria frente a todos los perjudicados, es-tos estarían mejor protegidos y la empresa dispensada, que a fin de cuentas también participó en la infracción y colaboró a la restricción de la competencia y a alterar el libre juego del mercado, en la medida en que puede repercutir el exceso de lo pagado a los demás infractores, recuperará lo indebidamente pagado.

4. Sobre el ejercicio de las acciones de reclamación de daños

La segunda gran cuestión planteada responde a la necesidad de saber a qué tipo de reclamaciones por da-ños se enfrenta el solicitante de clemencia y cuál es su régimen.

Está claro que la obtención de la clemencia no impi-de que los perjudicados por la conducta ilícita puedan



presentar una reclamación ante los jueces y tribunales para exigir los daños ocasionados por la misma. Así esta-ba previsto en la Comunicación de la Comisión 2006/C 298/11 y estudiado y planificado en el Programa de Tra-bajo de la Comisión62 en el que se incluye una iniciativa legislativa en relación con las acciones de daños deriva-dos de las infracciones de las normas de competencia de la EU y cuyos objetivos son: asegurar la eficacia de las acciones de daños ante los Jueces Nacionales y aclarar la interrelación de estas acciones privadas con la aplicación pública, especialmente en lo que se refiere a los progra-mas de clemencia para preservar el papel central de la aplicación pública del Derecho Antitrust.

Este asunto fue tratado también por el Vicepresiden-te Almunia y el Director General Italianer en sus discur-sos de 22 de noviembre de 2011 y 17 de febrero, 14 de marzo y 8 de junio de 201263. En este último, Joaquín Almunia, dijo que tenemos el compromiso de proteger los programas de clemencia después del caso Pfleiderer y que este es un asunto de interés común para las au-toridades nacionales que hace unos días han adoptado una resolución para proteger los materiales suministra-dos en estos programas en el ámbito de las acciones de daños. Pero, dice Almunia, «buscamos una solución más general: tengo intención de proponer-en este año- la necesaria legislación que adecúe la relación de equili-brio entre la protección de los programas de clemencia y los derechos de las víctimas para obtener una adecuada compensación».

Y la solución más general a que se refería Almunia ha sido la Propuesta de Directiva de 13 de junio 2013. Junto a ella, como he señalado ya, se han publicado otros documentos: la Comunicación de la Comisión sobre la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (2013/C 167/07); y la Recomendación de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre los principios comunes aplica-bles a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión (2013/396/UE).

Independientemente de cual el resultado final de la Propuesta de Directiva — que con toda seguridad será adoptada en breve64— y dejando al margen la problemá-tica derivada de la cuantificación del daño65, la cuestión en el Derecho español es compleja66. En primer lugar, lo que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 86 ter letra f) y la Disposición Final Primera de la LDC es la aplicación por los Juzgados de lo Mercantil de artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Euro-pea y su derecho derivado y los art. 1 y 2 de la Ley de De-

fensa de la Competencia. En ellos no está directamente contemplada una acción de reclamación de daños que hay que subsumir en el supuesto general del 1902 del CC. En segundo lugar, el régimen procesal de las accio-nes de daños hay que buscarlo en la LEC. Debemos pues compaginar el régimen administrativo, con el general del 1902 CC y el régimen procesal de la LEC.

A) La obtención de las pruebas

Como es sabido el art. 1902 exige un acto u omisión, dolo o negligencia y la existencia de un daño efectiva-mente causado mediando nexo causal entre uno y otro y por tanto la prueba del daño y su cuantía así como la relación causal entre acto y daño. Por otro lado, la re-paración del daño comprende no solo el daño efectiva-mente sufrido sino el de las ganancias dejadas de obte-ner (art. 1106 CC). Esto nos plantea el problema de la prueba del daño que suele ser difícil por dos razones: la primera, porque los documentos probatorios serán difí-ciles de obtener, teniendo en cuenta que los cárteles son secretos, y estarán en poder del demandado o en ma-nos de las autoridades de competencia; y dos, porque los cálculos necesarios para la determinación del daño suelen ser en estos casos de extrema complejidad, lo que probablemente actuará como un desincentivo a la hora de plantear una reclamación. En relación con el ac-ceso a los documentos, se plantea, como hemos visto, el trato confidencial que se dará a los obtenidos en los procedimientos de clemencia, pero queda el recurso, no fácil por otra parte, de pedir vía 328 LEC a la otra parte la exhibición de documentos que no se hallen a disposi-ción de ella y que se refieran al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba. Ante la negativa injus-tificada, según el art. 329 LEC, el Tribunal podrá atribuir valor probatorio a los documentos presentados por el demandante. Si los hechos fueran dudosos corresponde-rá la carga de la prueba al demandante o al demandado según sus pretensiones. En todo caso el juez deberá tener presente la facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes (art. 217 LEC), lo que es especialmen-te importante en caso de compradores indirectos67, que presumiblemente tendrán más dificultades para probar, ya que en el Derecho español no existe presunción de que se le hayan repercutido los costes excesivos68. Para preservar la confidencialidad de los documentos el art. 328 3, aunque previsto expresamente en procesos de in-fracción de derechos de la propiedad industrial o intelec-tual, contempla la posibilidad de que el Tribunal atribuya carácter reservado a las actuaciones para garantizar la protección de los datos e información que tuviera ca-rácter confidencial. La cuestión es si podría negarse el demandado a facilitar estos documentos que la CNC ha declarado confidenciales.



En otra línea, para la obtención de pruebas sería más fácil, como dice ALFARO69, que si las acciones de recla-mación se suceden o están condicionadas a una decisión previa de una autoridad administrativa (follow-on), en el juicio civil que se siga no habría que realizar análisis de gran complejidad puesto que ya lo habría hecho la auto-ridad de competencia. Y además no serían inaccesibles los documentos cruciales, a veces entregados por los confidentes acogidos a los programas de clemencia. Y si a eso se añade que la decisión administrativa contuvie-ra el cálculo de los daños el proceso civil podría resultar más fácil y ágil. Y, por otro lado, se facilita el momento a partir del cual se empieza a contar el plazo para la pres-cripción de la acción. Así se contemplaba en la LDC de 1989 en la que las acciones de reclamación de daños es-taban vinculadas a una decisión administrativa anterior firme. Pero la legislación actual de competencia no sólo ha desvinculado la reclamación de daños de la decisión administrativa previa, sino que ni siquiera contempla las acciones de reclamación de daños que en estos ca-sos que se rigen por el régimen general del 1902 CC70. Y, como regla general, aunque haya una decisión previa de la CNC las decisiones administrativas no son vinculan-tes para los jueces nacionales71. Lo que existen son nor-mas de cooperación entre autoridades administrativas y órganos jurisdiccionales. En primer lugar, las normas de cooperación establecidas en el Reglamento 1/2003 para facilitar la aplicación uniforme del Derecho comu-nitario de la competencia entre las que se incluye, en su art. 16, la obligación de no adoptar decisiones contradic-torias con las previamente adoptadas por la Comisión, así como los mecanismos para facilitar el intercambio de información. Y nuestra LDC también dispone como nor-mas de cooperación el intercambio de información y la posibilidad de presentar observaciones a los tribunales nacionales civiles por las autoridades de competencia (art. 16). Por su parte, el art. 434.3 de la LEC permite suspender el plazo para dictar sentencia en los procedi-mientos sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia cuando el Tribu-nal tenga conocimiento de la existencia de un expedien-te administrativo ante la Comisión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y resulte necesario co-nocer el pronunciamiento del órgano administrativo.

Esta situación deberá cambiar con la aprobación de la Directiva propuesta, ya que en el art. 9.1 se establece claramente el efecto vinculante de las decisiones de las Autoridades Nacionales en las demandas posteriores por daños ante los Tribunales Nacionales, que no podrán ir en contra de una resolución firme de una Autoridad Na-cional. De esta forma, al igual que el Reglamento 1/2003

establece el efecto probatorio de las decisiones de la Comisión que tienen efecto probatorio en las demandas por daños y perjuicios, se amplía este efecto a todas las Autoridades Nacionales.

La Directiva propuesta establece claramente el efecto vinculante de las decisiones de las Autoridades Nacionales en las demandas posteriores por daños ante los Tribunales Nacionales, que no podrán ir en contra de una resolución firme de una Autoridad Nacional

Esta solución se ha adoptado pensando en la conve-niencia de evitar la posibilidad de que las empresas in-fractoras vuelvan a plantear la misma cuestión en pos-teriores reclamaciones que, además de alargar el tiempo para que se realice el pago de la indemnización, crearía inseguridad jurídica y costes innecesarios para las partes implicadas y para el Poder Judicial.

La solución adoptada no supone —no debe supo-ner— una merma de la tutela judicial de las empresas afectadas ya que las resoluciones por infracciones siguen siendo susceptibles de recurso judicial. Y, por otra parte, el propio art. 9 establece claramente que los derechos y obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales reconocidos en el art. 267 del Tratado no ser verán afec-tados.

En la última redacción de la propuesta se ha añadido una garantía adicional, el art. 9.2, mediante un manda-to a los Estados miembros de asegurar que la resolución final de una Autoridad de competencia de otro estado, pueda ser tenida ante los tribunales nacionales como una prueba concluyente de que ha existido una infrac-ción y que será valorada en el conjunto de las demás pruebas aportadas por las partes.

B) La legitimación para reclamar y las acciones colectivas

En relación con la legitimación para la reclamación del daño lo está el perjudicado directo o sus herederos. Pero puede suceder que exista una pluralidad de afecta-dos en cuyo caso la LEC prevé reclamaciones colectivas o de representación por las asociaciones de consumi-dores72. La ley distingue dos supuestos: el del art. 11.2 que legitima a las asociaciones de consumidores y a los grupos de afectados, cuando estos son una pluralidad de sujetos perfectamente determinados o sean fácil-mente determinables, para pretender la tutela de esos intereses colectivos; y el del art. 11.3 que se refiere a los



perjudicados por un hecho dañoso cuando sean una plu-ralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de difícil determinación, en cuyo caso la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difu-sos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas. En el ejercicio de estas acciones son de aplicación también los art. 6.1.7º, 7.6, 256.1.7º, 221, 222.3 y 519 LEC que se refieren a la capacidad para ser parte, la capacidad procesal, la publicidad y la intervención en el proceso, diligencias preliminares dirigidas a la confor-mación de los grupos, contenido de la sentencia, efectos del proceso y la ejecución. Es precisamente aquí donde la eficacia práctica de la acción colectiva puede desvane-cerse en los casos contemplados en el art. 11.3 de lesión de un interés difuso.

El contenido de la sentencia en la acción colecti-va contra daños, dice el art. 221 LEC debe determinar, cuando ello sea posible, individualmente a los consu-midores y usuarios que se entiendan beneficiados por la condena. Cuando no sea posible la determinación individual, la sentencia establecerá los datos, carac-terísticas y requisitos para poder exigir el pago y, si es preciso instar la ejecución de la sentencia. Es una sentencia con unas peculiares características: conde-na pecuniaria, determinación de los datos y caracte-rísticas para exigir el pago y para instar la ejecución73 Ahora bien, aquellos que esgriman este título, del que de forma directa no se desprende la legitimación ac-tiva para instar la ejecución, deberán justificar que en ellos concurren los extremos que figuran en el título y les confieren la condición de beneficiario, que pre-supone la de consumidores. En el supuesto del art. 11.3 difícilmente la sentencia va a poder individualizar a los beneficiarios, y solamente podrá establecer las características de los mismos. Así la sentencia esta-blecerá los criterios que facultarán para intervenir en la ejecución de la sentencia, estableciendo los datos y las características necesarias para exigir el pago y será dentro del trámite de ejecución de la sentencia donde se efectuará la individualización, para lo cual el art. 519 LEC establece las reglas que son absolutamente indispensables para hacer real la eficacia de la senten-cia condenatoria. Y resulta que cuando las sentencias de condena no hubiesen determinado los consumido-res o usuarios individuales beneficiados por aquélla, el Tribunal competente para la ejecución, a solicitud de uno o varios interesados y con audiencia del con-denado, dictará auto en el que resolverá si, según los datos, características y requisitos establecidos en la sentencia, reconoce a los solicitantes como beneficia-rios de la condena. Con testimonio de este auto, los sujetos reconocidos podrán instar la ejecución. Pero

esto significa que, en última instancia, siempre debe identificarse al afectado74 ya que si no llegaremos a la absurda conclusión de que no podrá ejecutarse la sentencia y el causante del daño, después de haber pasado por el procedimiento, no hará efectivo el pago de los daños y las asociaciones de consumidores, a la postre no podrán cobrar75. Porque si bien es cierto que las asociaciones de consumidores tienen legitimación para reclamar los daños en representación de los con-sumidores y para defender los intereses de los mismos como colectivo no tienen legitimidad alguna para exi-gir el pago de esos daños que corresponderá a quien efectivamente los haya sufrido, y como dice ALONSO SOTO, lo hacen escasamente viable para los consu-midores, por el coste, la dificultad de la prueba y la complejidad procesal76.

Entramos aquí en un aspecto que merece conside-rarse como es el de la función de reclamación de daños por ilícitos derivados del art. 101 TFUE o el art. 1 LDC. Se afirma que la función primaria del sistema de responsa-bilidad es la reparación o compensación del daño sufrido injustamente y, en principio, la responsabilidad civil no está llamada a cumplir una función preventiva o puniti-va77. Al menos esto es así en el Derecho español y en la mayoría de los Derechos europeos continentales. Pues-ta de relieve por los autores del análisis económico del derecho puede entenderse así fácilmente las cantidades tan elevadas que se imponen en EEUU cuya cuantía llega hasta tres veces el importe del daño sufrido (treble da-mages), destacada como una característica del Derecho norteamericano y puesta de manifiesto al estudiar las di-ferencias del modelo europeo y el estadounidense78 del que se dice que la función principal es de disuasión frente a la mera detección o descubrimiento de las infracciones. Estamos hablando de los llamados «punitive damages79» que se entienden como ese plus de indemnización que se concede al perjudicado y que excede del que le co-rresponde según la naturaleza y el alcance de los daños. Sólo así se comprende que se establezca un límite para la reclamación de daños al valor real del derecho en los casos de los merecedores de clemencia en los EEUU o las propuestas de la Comisión Europea de limitar las recla-maciones de daños a los denunciantes-clementes80. Por eso resulta chocante en el Derecho español que se insi-núe siquiera la limitación en la cuantía de la reclamación por daños cuando lo que aquí se pretende es reparar el daño sufrido y no imponer una sanción disuasoria, que, por otro lado, podría estar justificada en caso de conduc-tas particularmente intolerables o con manifiesto des-precio a los bienes y derechos ajenos. En todo caso, este planteamiento no resuelve, hoy por hoy, el problema de la atribución de la cantidad reclamada.



C) El plazo de prescripción de la acción

Según el art. 1968 CC, para las acciones de daños derivadas del 1902 CC es de un año desde que lo supo el agraviado. En casos de cártel, y precisamente por su carácter secreto y por la extrema confidencialidad con que estos asuntos son tratados en la CNC, será difícil que el perjudicado conozca la existencia del cártel antes de la publicación de la Resolución dictada por la CNC y no cabe pensar, entiendo, que puedan empezar a correr los plazos antes de que realmente exista alguna circunstan-cia que así lo pruebe81. Por otra parte, el art. 1968, 2º deja paso al 1969 cuando habiendo tenido conocimiento del daño no es posible todavía el ejercicio de la acción por concurrir algún obstáculo que lo impida y entonces será a partir del momento en que pueda ejercitarse la acción cuándo comenzará a computarse el plazo82. Igual-mente es difícil interpretar lo que debe entenderse por conocimiento del daño. Si el daño es consecuencia de una actividad instantánea y es fácilmente evaluable el plazo comenzará a contar desde ese mismo momento. Pero tratándose de una actividad continuada, como es el caso, la problemática se complica ya que es preciso distinguir si son fraccionables en periodos de tiempo determinado o si, por ejemplo, se opera una progresiva generación de daños. Estas cuestiones dificultan la apre-ciación del momento en el que el plazo de prescripción empieza a correr.

La Directiva propuesta implicará una importante mo-dificación de las reglas sobre prescripción, teniendo en cuenta que España es el país de entre todos los miembros de la UE que tiene un plazo más corto de prescripción y que además es discutido cual es el momento a partir del que empieza a correr el plazo.

En primer lugar, el art. 10 establece que el plazo de prescripción para interponer una demanda por daños será al menos de 5 años.

En segundo lugar, este plazo no empezará a correr hasta que la infracción haya cesado y el reclamante co-noció o razonablemente pudo haber conocido:

— la conducta misma y que esta conducta constitu-ye una infracción de la legislación de competen-cia;

— el hecho de que la infracción le haya ocasionado un daño;

— la identidad de la empresa infractora.

De la redacción del precepto parece deducirse que son tres las circunstancias que deben concurrir para que empiece a correr el plazo de prescripción. Y se exige esta

concurrencia para mejor protección del perjudicado. Y desde luego, la Directiva quiere asegurarse bien de que mientras el perjudicado no tenga conocimiento de la existencia de la infracción, aunque se haya iniciado el procedimiento sancionador, no empezará a contarse el plazo.

Estos requisitos, junto con el hecho de que las deci-siones de las Autoridades de Competencia son vinculan-tes a efectos de las demandas por daños, clarifican y dan una mayor seguridad a las víctimas que quieran interpo-ner acciones de reclamación de daños ante los tribunales mercantiles.

Por otra parte, debe suspenderse el plazo de pres-cripción si una Autoridad de Competencia inicia una in-vestigación o actuaciones para la investigación respecto de la infracción de la que se derivará la acción de daños. La suspensión debe terminar al menos un año después de que la resolución sea firme o se dé por concluido el procedimiento de otra forma. Se trata de que no los re-clamantes potenciales no se vean obligados a iniciar una acción antes de que esté todavía pendiente la decisión de la Autoridad de Competencia. Lo que resulta lógico, de acuerdo con el efecto vinculante de las resoluciones administrativas para los Tribunales en este ámbito.

IV. CONCLuSIóN

De las distintas cuestiones analizadas podemos de-ducir que, si bien hasta ahora, al menos en el Derecho español de la competencia, no había excesivos daños añadidos a la hora de destapar un cártel, con la aproba-ción de la Directiva se altera bastante esta situación ya que clarifican muchas de las cuestiones dudosas hasta ahora. Sin embargo, no puede decirse que el dispensa-do haya visto que su posición especial de «confidente» se vea perjudicada. Antes bien, se protege con cuidado su posición ante las reclamaciones de los perjudicados, cuando se declara la no exhibición de las declaraciones de clemencia y cuando se limita su responsabilidad a los daños que haya causado a sus clientes o proveedores.

Por otra parte, se amplían los plazos de prescripción en beneficio de los perjudicados para garantizar su dere-cho al pleno resarcimiento y se pretende reforzar los me-canismos de reclamación colectiva. Esto último, no obs-tante, queda todavía en mera declaración de intenciones y en recomendación general para que se introduzcan en los distintos ordenamientos nacionales.

De este modo los beneficiados por la clemencia pue-den estar relativamente tranquilos de que no se van a facilitar a los perjudicados que ellos estén en primera línea de las reclamaciones. Aunque, desde luego, en la



medida en que se vayan implantando en las legislaciones nacionales las disposiciones de la Directiva propuesta, deberán valorar también las posibles reclamaciones a las que tendrán que hacer frente.

NOtAS

1 En la Memoria de actividades de la CNC 2007-2009, la Subdirectora de Cárteles y Clemencia, Isabel López Gálvez, manifestaba que «se ha de afirmar que este programa está consiguiendo el principal objetivo de su implantación en el sistema español de defensa de la competencia, la detección de cárteles y su sanción a lo largo de 2009 respecto a las primeras solicitudes de clemencia presentadas,...cuyo resultado más evi-dente es el aumento significativo del número de ins-pecciones de los mismos».

2 Memoria de actividades de la CNC 2012-2013, pág. 13. Sólo en este periodo se han dictado 8 resolucio-nes en expedientes afectados por el programa de clemencia. El importe de las multas impuestas fue de 222.283.057,00 €.

3 Sobre la diferencia de los programas EEUU y EU: ZIN-GALES, Nicola, «European and American Leniency Programmes: Two Models Towards Convergence?», The Competition Law Review, December 2008, vol. 5, pp 5-6.

4 Sobre la Conveniencia del establecimiento de penas de prisión en el sistema europeo: WOUTER P.J. WI-LLIS, «Does the effective enforcement of Articles 81 and 82 EC require not only fines on undertakings but also individual penalties, in particular imprison-ment?» En European Competition Annual, 2001, págs. 409-452.

5 Sin olvidar, por su puesto lo que yo llamo riesgo so-cial, de rechazo de sus competidores y asociados en el mercado que lo calificarán de «soplón» y «traidor» y tenderán a la ruptura de relaciones comerciales con la idea de que el denunciante es alguien en quien no se puede confiar en el ámbito de los negocios. Este ries-go se pone de manifiesto en alguna de las alegaciones de los participantes en el cártel (S/0317/10 material de archivo) en el que GRAFOPLAS alega que las decla-raciones del denunciante están realizadas de manera interesada en aportar elementos que pretendan justi-ficar la existencia y el mayor alcance de la infracción para poder obtener los beneficios de la clemencia y que carecen de credibilidad porque son notas manus-critas que pueden «haber sido redactadas y prepara-das el día antes de presentar la denuncia». Además acusan al denunciante UNIPAPEL de promover un ex-pediente que responde a una maniobra urdida, como principal operador del mercado, para deshacerse de sus competidores más eficientes y que pretende que recaigan sobre ellos sanciones de las que dicha em-presa se verá eximida mediante el mecanismo de cle-mencia.

6 No soy la única en hacerse la pregunta, véase FAURA ENRÍQUEZ, P., «Confesar o no confesar: el programa de clemencia en el ámbito de Derecho de la Compe-tencia en España», Iuris LA LEY, núm. 195/196, Sec-ción Análisis, Quincena del 15 al 28 Jul. 2013.

7 Cártel en el mercado de geles de baño y ducha en el que se concedió la exención a Henkel y a Sara Lee la reducción.

8 Concedió a Complejo Bodeguero Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos la exención de la multa mientras que a Bodegas González Byass que solicitó la reducción una vez que fueron realizadas las inspecciones por la CNC le fue denegada por falta de cooperación y ausencia de valor añadido significativos.

9 Henkel solicitó la exención respecto de acuerdos de intercambio de información entre competidores, que aunque no se trata de un cártel propiamente dicho, le fue concedida. En mitad del procedimiento Wella so-licitó la reducción, que le fue denegada, aun en contra de la opinión de la dirección de investigación.

10 Además de la solicitud de exención realizada por ABX Logistics, que le fue concedida, se presentaron dos so-licitudes de reducción con posterioridad al inicio del expediente: Dhl Express Barcelona Spain S.L. y SPAIN-TIR Transportes Internacionales S.A. de las cuales la 1.ª fue denegada porque no se facilitaron elementos de prueba que aporten un valor significativo con res-pecto a los que ya se poseían, mientras que si eran do-cumentos significativos los aportados por la segunda.

11 La CNC concedió la exención al Grupo Industrial Erco-le Marelli y su matriz UTC en relación a dos acuerdos entre competidores en el mercado de bombas de flui-dos. Aunque la Dirección de Investigación y el Consejo discreparan en cuanto a la calificación como cártel de una de ellas, el Consejo entiende que no debe pena-lizarse al clemente que ha obrado en todo momento de buena fe aportando información sobre ambas con-ductas.

12 Aquí el Grupo Balearia solicitó para las empresas del grupo una exención una vez que se había iniciado el expediente. La CNC rechazó la petición de exención por entender que no se cumplían las condiciones establecidas en el art. 65.1 de la Ley, pero acordó fi-nalmente una reducción porque la documentación facilitada ha tenido una importancia cualitativa signi-ficativa para mejor comprender el contenido y alcan-ce de los acuerdos en intentos de acuerdos adoptados por las navieras imputadas.

13 INFIA S.R.L y su matriz LINPAC GROUP LTD solicita-ron la exención de la multa en relación con un cártel cuyo objeto era limitar la competencia en el mercado de fabricación y comercialización de cestas de plásti-co para el empaquetado de frutas y verduras, exen-ción que les fue concedida por reunir los requisitos previstos en el art. 65 LDC.

14 Exención del pago de la multa a Dywidag Sistemas Constructivos, S.A. y solidariamente a su matriz DSI INTERNATlONAL, S.A.R.L. por aportar elementos de



prueba que permitieron ordenar el desarrollo de una inspección de un cártel consistente en reparto de mercado.

15 UNIPAPEL y ANTALIS solicitaron la exención, después de realizada una inspección en la sede de uno de los participantes en el cartel en el que se intercambiaba información sensible para la fijación de precios, que fue denegada en ambos casos pero se concedió la re-ducción a ANTALIS por el alto valor significativo de las pruebas y por su cooperación diligente, plena y constante con la Comisión. UNIPAPEL, en cambio, vio rechazada su petición porque no aportan nada sino que se limita a corroborar una declaración de la que la Comisión ya disponía.

16 En un cártel consistente en fijación de precios de ma-terial de archivo y reparto de mercado de los clientes, se acuerda conceder la exención a UNIPAPEL por ser la primera empresa en aportar elementos de prueba que permitieron iniciar la inspección. Se rechazó la exención solicitada por DOHE a la que en cambio de concedió una reducción porque las pruebas aportadas aportan valor añadido significativo.

17 Cártel de reparto de clientes, reparto de mercado (reparto de licitaciones de grandes clientes y Admi-nistraciones Públicas) y de limitación de desarrollo tecnológico en el mercado de los sobres de papel. Se presentaron cuatro solicitudes de exención: UNIPA-PEL (14 septiembre 2010), y posteriormente, una vez que la CDC había iniciado actuaciones para la inspec-ción, ANTALIS (20 octubre 2010), PLANA (21 octu-bre 2010) y TOMPLA (22 octubre 2010). SE concede la exención a UNIPAPEL que ha aportado elementos de prueba que han permitido ordenar el desarrollo de inspecciones en relación con el cártel y ha colabora-do plenamente con la comisión. ANTALIS, que es la primera empresa que cumple los requisitos de la re-ducción obtiene una reducción del 50% ya que aporta elementos de prueba significativos que han permitido aumentar la capacidad del órgano de instrucción para establecer hechos adicionales respecto del cartel. PLANA no obtiene reducción alguna ya que su decla-ración no ha servido para que se aumente la capaci-dad de probar los hechos, que ya estaban acreditados por las declaraciones de UNIPAPEL y ANTALIS y TOM-PLA obtiene una reducción del importe de la sanción ya que aportaron elementos de prueba significativos para demostrar la existencia del cártel, ampliando el período de duración del mismo, y permitiendo la ca-pacidad de la DI de probar la participación en el cártel de otras empresas.

18 En un Cártel de fijación de precios y reparto de mer-cado UNIPAPEL, primero, y PACSA, tres meses más tarde, presentaron sendas solicitudes de exención del pago de la multa. UNIPAPEL obtuvo la exención mien-tras que PACSA solamente una reducción del 35% porque no cumplia las condiciones del art. 65.1

19 Cártel del fijación de precios y control de la produc-ción de la espuma flexible de poliuretano en el mer-cado nacional. En este caso se presentaron tres solici-

tudes de clemencia: RECTICEL SA, (9 de agosto 2010), FLEX (10 de septiembre 2010) y FLEXIPOL (25 abril 2011). Se concedió la exención a RECTICEL mientras que FLEX obtuvo una reducción del 40% de la mul-ta ya que, aunque con la declaración del primer so-licitante se disponía de prueba de la infracción para un conjunto de empresas, su declaración permitió alargar el periodo de la infracción para otras dos al aportar nuevas pruebas a la CDC. A FLEXIPOL no se le concedió ni la exención ni la reducción porque no ha facilitado la labor de la CDC ya que además de no acreditar los hechos para lo que solicita la exención la lectura de los mismos trata de introducción y no ayu-da sino que impide el objetivo de la prueba de la in-fracción, siguiendo la línea marcada por la (Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C-189/02 P, C-2002/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P y C-213/02 P).

20 Cártel consistente en la participación en pactos y acuerdos para la fijación de los precios y condiciones comerciales en el sector de alquiler de vehículos sin conductor. Presentada una solicitud de exención del pago de la multa por SOLMAR el 2 de agosto de 2011, y completada con varias declaraciones posteriores, el 12 de diciembre de 2011 se presentó la solicitud de exención por NIZA que fue rechazada por la comisión pero admitida como solicitud de reducción. La CNC concedió la exención a SOLMAR por aportar elemen-tos de prueba que permitieron al órgano instructor or-denar el desarrollo de una inspección en relación con el cártel además de cumplir todos los requisitos del art. 65.2 de la LDC y el art. 52 del RDC. Por otra par-te, no procede la reducción de la sanción a NIZA, que presentó la solicitud de exención tras la inspección realizada en su sede, al no aportar hechos nuevos o adicionales que tengan un valor añadido significativo.

21 El Consell Insular de Ibiza presentó una denuncia contra Transmediterránea y Balearia pro supuestas conductas prohibidas consistentes en acuerdos para reparto de mercado y fijación de precios el 19 de abril de 2010. En el curso de la inspección el 15 de mayo de 2010 Balearia presentó una solicitud de exención, o subsidiariamente, de reducción del importe de la mul-ta en relación con su participación en determinadas conductas anticompetitivas, consistentes en acuer-dos sobre incrementos de precios, pactos de no agre-sión de los clientes, acuerdos de reparto de la cuota de mercado y de tráficos, acuerdos de intercambios de slots, e intercambio de información comercial sen-sible. En su resolución La CNC se extiende acerca de la aplicación del programa de clemencia para justificar que la conducta de Balearia no ha sido de cooperación plena y continuada aunque sí considera que las prue-bas han aportado valor añadido significativo puesto que han contribuido a ampliar el periodo de duración de la infracción respecto al transporte entre la penín-sula y las Islas Baleares y a ampliar el conocimiento sobre los infractores respecto al transporte marítimo de pasajeros entre Ibiza y Formentera. En consecuen-



cia, el Consejo estima que la cooperación de Balearia no puede ser calificada como plena, continua y dili-gente, como exige el art. 65.2 a) de la LDC y ha valo-rado que Balearia no ha cumplido todos los requisitos exigidos para beneficiarse de la reducción del importe de la sanción. No obstante, entiende que esta con-ducta puede ser tenida en cuenta como circunstancia atenuante y aplica una reducción de la multa sobre la calificación de circunstancia atenuante y no en aplica-ción del «programa de clemencia.

22 Cártel consistente en la concertación de las condi-ciones comerciales relativas a la financiación de ope-raciones con pago aplazado, enviando a sus clientes cartas de contenido muy similar, incluso idénticas en algunos casos, con las nuevas condiciones de finan-ciación también idénticas o muy similares. En este caso tras la denuncia de ASEIF contra varias empresas el 16 de octubre de 2009, DITECO presentó el 10 de mayo de 2011 una solicitud de exención del pago de la multa o, subsidiariamente, una reducción. La CDC en-tiende que no se han presentado elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo a los que ya disponía la comisión por lo que no procede ni la exención ni la reducción del importe de la sanción. Por su parte SUMICASA Y LIMAC en sus respectivos es-critos de alegaciones presentados tras la notificación del pliego de cargos, no puede considerarse que haya existido formalmente una solicitud de clemencia ya que su petición se limita a un alegato formulado en sus alegaciones solicitando la aplicación de los bene-ficios de dicho artículo.

23 Resolución de 12 abril de 2012

24 LóPEZ MIÑO, A., «Algunas incógnitas de la políti-ca de clemencia en la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia: coacción para tomar parte en el cár-tel, valor añadido significativo y continuidad de la infracción para preservar la investigación», Actas de Derecho Industrial, 31, 2010-2011, págs. 597-611; GU-TIERREZ HERNÁNDEZ, A. y GUERRA FERNÁNDEZ, A., «Primeras experiencias en la aplicación del programa de clemencia en España por parte de la Comisión Na-cional de la Competencia», Actualidad jurídica Uría Menéndez, 1, 2011, págs. 135-141.

25 En el caso Sobres se denegaron tanto la exención como la reducción a UNIPAPEL porque la declaración se limitaba, al igual que en el caso Saneamientos, a corroborar lo que ya conocía la Comisión.

26 En este sentido se afirma que el valor como prueba de cargo de una solicitud de clemencia está deter-minado, por un lado, por la calidad intrínseca de la información aportada por el solicitante de clemencia (soporte documental, contemporáneo a los hechos, carácter incriminatorio, participación directa del de-clarante, etc.) y, por otro lado, por el hecho de ser consistente y/o estar corroborada por otros medios de prueba no aportados al expediente por el solici-tante de clemencia, como puede ser una inspección previa a la solicitud de clemencia. No es suficiente aportar información que ya consta en el expediente,

sino que se exige evidencia probatoria con valor aña-dido significativo de manera que debe facilitar a la DI elementos probatorios que permitan la comprensión y el alcance, por ejemplo, de la información recabada en la propia inspección o declaraciones de directivos de la empresa participantes en el cártel que supongan un elemento especialmente significativo en cuanto al valor probatorio de dichas declaraciones, siempre que permitan a la DI contrastar y contextualizar la infor-mación recabada previamente en la inspección y el al-cance de las decisiones tomadas por el cartel porque una declaración que se limita a corroborar, en cierta medida, una declaración de la que la Comisión ya dis-ponía no facilita la labor de la Comisión de manera significativa. El contenido de la declaración sirve tam-bién para valorar la colaboración diligente siguiendo (STG de 17 de mayo de 2011, asunto T-299/08 Elf Aquitaine) ya que si la declaración se limita a corro-borar, en cierta medida, una declaración de la que la Comisión ya disponía no puede decirse que haya faci-litado la labor de la Comisión de manera significativa.

27 LóPEZ MIÑO, A., «Algunas incógnitas de la políti-ca…» cit., págs.. 605-609.

28 Véase el número (25) de la Comunicación de la Co-misión 2006/C 298/11, sobre el concepto de «valor añadido».

29 Dependiendo de los casos, pueden ser factores re-levantes para determinar este valor añadido, entre otros, el tipo de documento, su datación, su origen y autor, su destinatario, la ocasión y el propósito de su elaboración, el lugar en que se haya custodiado y su contenido concreto, en particular, descifrando códi-gos o claves, etc.

30 En el cual se señala que el solicitante debe facilitar sin dilación toda la información y los elementos de prueba que estén en su poder, quedar a disposición de la Dirección de investigación para responder sin de-mora a los requerimientos para el esclarecimiento de los hechos, facilitar entrevistas con los empleados y directivos de la empresa, abstenerse de destruir, falsi-ficar u ocultar información y abstenerse de divulgar la solicitud de exención o reducción o su contenido

31 Número 12 (a) a. Merece la pena destacar que «Esto supone en particular que el solicitante está obligado a proporcionar información exacta, no tergiversada y completa. Sentencia de 29 de junio de 2006 del Tri-bunal de Justicia en el asunto C-301/04 P, Comisión contra SGL Carbón AG, párrafos. 68 a 70 y sentencia de 28 de junio de 2005 en los asuntos C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P y C-213/02 P, Gdansk Rørindustri A/S contra Comisión, párrafos 395 a 399».

32 Son de referencia obligada la publicación dirigida por A. FONT RIBAS y B. VILA COSTA, La indemnización por infracción de las normas comunitarias de la competen-cia, Marcial Pons, Madrid 2012, y las Actas del Congre-so Internacional sobre daños derivados de ilícitos con-currenciales, FONT RIBAS, A. y GóMEZ TRINIDAD,

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13236


http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=13236&clave_busqueda=294217



S. (coord.) publicadas en el volumen Competencia y acciones de indemnización, Marcial Pons, Barcelona 2013.

33 STJCE de 30 enero 1974, caso 127/73.

34 STJCE de 20 de septiembre 2001, caso C-453/99.

35 STJUE de 13 de julio 2006, casos acumulados C-295 a 298/04.

36 STJUE de 6 de noviembre 2011, caso C-360/09.

37 España ha sido uno de los 8 países comunitarios don-de se han planteado, con desigual éxito, más acciones derivadas de los ilícitos antitrust, casi todas ellas deri-vadas de prácticas abusivas. En relación con cárteles, las SSTS de 7 de Noviembre de 2013 y la de 8 de junio de 2012, que resuelven sobre indemnizaciones por da-ños en el llamado «cártel del azúcar» y la SAP Sevilla de 25 de julio de 2012, sobre reclamación de daños en el cártel «desmotadoras de algodón» (RTribunal Defensa de la Competencia de 10 de junio 1997), que fue resuelta negativamente. Un amplio estudio com-parativo de los casos llevados ante los Tribunales es-pañoles relacionados con la Defensa de la Competen-cia, Marcos, F.,«Competition Law Private Litigation in the Spanish Courts (1999-2012)», Global Competition Litigation Review, 4, 2013, págs.167-208.

38 El pleno resarcimiento deberá devolver a cualquier persona que haya sufrido un perjuicio a la situación en la que habría estado de no haberse cometido la in-fracción. Por tanto, deberá abarcar la indemnización por el daño emergente, el lucro cesante, y el pago de los intereses devengados desde el momento en que se produjera el perjuicio y hasta el momento en que se abone la indemnización que corresponda a dicho perjuicio (art. 2.2).

39 HOWARD, A., «The draft directive on competition law damages_ what does it mean for infringers and victims», European Competition Law Review, 2014, vol. 35, 2 págs. 51-55; SCHWAB, A., «Finding the Right Balance – the Deliberations of the European Parliament on the Draft Legislation Regarding Dam-age Claims», Journal of European Competition Law & Practice, 2014, Vol. 5, No. 2; KERSTING, K., «Remov-ing the Tension Between Public and Private Enforce-ment: Disclosure and Privileges for Successful Leni-ency Applicants», Journal of European Competition Law & Practice, Advance Access published November 17, 2013 págs. 1-4.; ESTEVA MOSSO,C., CALISTI, D., HAASBEEK, L., «Towards an effective right to full compensation: the proposal for a directive on anti-trust damages actions», en Anuario de la Competencia 2013, ICO, Marcial Pons, pág. 33-43.

40 register.consilium.europa.eu/content/out?lang=EN&typ=ENTRY&i=SMPL&DOC_ID=ST17317 2013 INIT

41 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%208088%202014%20INIT

42 Esta preocupación de la Comisión Europea por mante-ner confidenciales los documentos se ha venido ma-

nifestando Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (2002/C 45/03): en cuyo núm. 32 de decía que «La Comisión considera que, por lo general, la divulgación en cualquier momento de documentos recibidos en relación con la presen-te Comunicación supondría un perjuicio para la pro-tección del objetivo de las actividades de inspección e investigación a efectos del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) 1049/2001».

43 MARTÍ MOYA, V. «Eficacia y acceso a la información de los programas de clemencia. Reflexiones al hilo del caso Pfleiderer (C-360/09)», Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, 10, 2012, págs. 229-238. El caso Pfleiderer ha sido el punto de inflexión en el planteamiento de la información confidencial facilitada por el clemente a las autoridades de com-petencia.

44 http://ec.europa.eu/competition/ecn/leniency_ma-terial_protection_en.pdf

45 En este sentido, SANDERS, M., JORDAN, E., DIMOU-LIS, Ch., SCHWEDT, K., DILUIGI, B., van WISSEN, M., «Disclosure of leniency materials in follow-on dam-ages action: striking the right balance between the interests of leniency applicants and private claim-ants?», European Competition Law Review, 2013, 34, 4 págs. 174-182

46 El art. 4 ( definiciones ) de la Propuesta de Directiva las define como « toda declaración, verbal o escrita, efectuada voluntariamente por una empresa, o en su nombre, a una de las autoridades de competencia, y en la que se describan los conocimientos que posea de un cártel secreto y su papel en el mismo, que se haya elaborado específicamente para su presentación a la autoridad con el fin de obtener la dispensa o una re-ducción del pago de las multas en el marco de un pro-grama de clemencia en relación con la aplicación del artículo 101 del Tratado o la disposición correspon-diente de la legislación nacional ; no incluye los docu-mentos o la información existente con independencia de los procedimientos de la autoridad de defensa de la competencia («información ya existente)». Infor-mación ya existente significa información que existe independientemente del procedimiento llevado por una Autoridad de Competencia, tanto si está incluida en los archivos de la AC como si no.

47 En la Propuesta de Directiva el art. 6.1.g. En el docu-mento acordado el 24 de marzo, el art. 6.2a.a., aun-que la redacción se mantiene invariable.

48 KERSTING, K., «Removing the Tension …» cit. pág. 2; SCHWAB, A., «Finding the Right Balance …» cit.

49 Caso C-536/11, Donau Chemie and Others (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=C-536/11). Véase SANDERS, M., JORDAN, E., DIMOULIS, Ch., SCHWEDT, K., DILUIGI, B., van WISSEN, M., «Disclo-sure of leniency materials …» cit. Es de interés tam-bien la solucion dada por la Sentencia de la English High Court of Justice Chancery Division en el caso



http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=12032&clave_busqueda=295958

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=C-536/11

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=C-536/11



National Grid Electricity Transmission Plc v ABB & others, de 4 de abril de 2012. (Case N. HC08C03243, 4.4.2012), en la que la High Court entendió que de-bían facilitarse alguno de los documentos de clemen-cia, ya que eran relevantes para los demandantes que no tenían otra posibilidad de acceso a documentación y eran fundamentales para comprender el funciona-miento del cártel. En cambio, en relación con otros documentos que no tenían las características de los anteriores se mantuvo la confidencialidad. En relación con estos últimos, el tribunal consideró que el inte-rés en proteger el programa de clemencia pesaba más que el interés que tenían para ayudar en su reclama-ción a los demandantes.

50 Tales como: (a) Declaraciones, actas, resúmenes, ano-taciones, correos electrónicos, faxes, grabaciones, etc., que contengan información relativa a fechas, lu-gares e identificación de las personas o empresas par-ticipantes en reuniones del cártel u otros contactos entre los participantes en el cártel, así como el con-tenido de dichas reuniones o contactos y pruebas que acrediten éstos; b) Información de las acciones reali-zadas por los participantes en el cártel, con el soporte material que acredite dichas acciones (declaraciones, actas, correos informáticos, faxes, etc.); c) Declara-ciones, acuerdos, documentos de viajes, documentos comerciales, circulares, correos electrónicos, cartas, actas, faxes, grabaciones, etc., referentes a la existen-cia, objetivos, funcionamiento y alcance del cártel, así como los participantes en el mismo; d) Estadísticas u otros datos que se refieren a los hechos expuestos y que sean demostrativos de la existencia y de los par-ticipantes en el cártel (evolución y formación de los precios, condiciones de oferta o de venta, condiciones usuales de las transacciones, orden de licitaciones, etc.).

51 Otros datos, como el nombre del solicitante no se mantendrán en secreto más que hasta el momento en que se comunique a los demás interesados el pliego de cargos, porque la CNC ha tenido ocasión de pro-nunciarse en el cártel de los vinos de Jerez en que uno de los investigados, González Byass, que había pedido la reducción del importe de la multa, solicitó que se mantuvieran confidenciales ciertos documentos, así como la identidad de las dos personas que habían realizado declaraciones sobre el caso. La Dirección de Investigación resolvió mediante Acuerdo de 20 de abril de 2008 sobre la solicitud de confidencialidad, declarando confidenciales parte de los documentos, y no confidenciales los datos que desvelaban la identi-dad de las personas físicas que hicieron las declaracio-nes. Esta decisión fue recurrida por González Byass y el Consejo falló el 20 de mayo de 2009 (R/020/09) no admitir el recurso y mantener la no confidencialidad de la identidad de los dos directivos de la entidad que declararon en el expediente pero, en cambio, acuerda no proceder a la publicación de su resolución en la pá-gina web de la CNC hasta que no sea notificado a los interesados el pliego de concreción de hechos siendo

evidente «que su identidad tiene que ser conocida por el resto de interesados en el procedimiento sanciona-dor que se incoe ya que dichas declaraciones pueden ser consideradas pruebas de cargo contra ellos» y sigue diciendo que «la identidad de los declarantes constituye un dato cuyo conocimiento es necesario para un adecuado ejercicio del derecho a la defensa reconocido a todo infractor y de ahí la no procedencia de estimar su confidencialidad a partir de determina-do momento procedimental».

52 Era previsible, como he tenido ocasión de decir en otro lugar («Programas de clemencia y reclamación de da-ños. ¿Daños colaterales?», en FONT RIBAS, GóMEZ TRINIDAD, Competencia y acciones de indemnización, Marcial Pons, Barcelona, 2013, págs. 173-194), este planteamiento tan estricto a la hora de facilitar datos a los jueces por parte de la CNMC, dada la postura que ha mantenido de estricto control sobre la publi-cación de datos sobre los programas de clemencia, la alta valoración y estima que tiene la CNC el programa y la información que sobre el mismo aparece en las Memorias que hasta ahora se han publicado, por las consecuencias desincentivadoras que puedan tener para otros posibles solicitantes en el futuro.

53 Párrafo (75) de la Comunicación.

54 Párrafo (18) de la Comunicación: La empresa o per-sona física que esté contemplando presentar una solicitud de clemencia, podrá dirigirse al personal de contacto de la Dirección de Investigación de la CNC (Dirección de Investigación) indicado en la página Web de la CNC para recibir asistencia sobre la pre-sentación de dicha solicitud. En la medida en que el solicitante ponga en conocimiento de la Dirección de Investigación información suficiente referente al su-puesto cártel del que ha sido o es participante (por ejemplo, indicación del sector afectado, o el producto o servicio), la Dirección de Investigación podrá indicar si la exención condicional está disponible.

Párrafo (30) de la Comunicación: Para el supuesto de que la exención no estuviera disponible, el solicitan-te de exención podrá solicitar, subsidiariamente, que la misma se valore a los efectos del artículo 66 de la LDC como una solicitud de reducción del importe de la multa.

55 Si no se le concedió la exención o la reducción por falta de valor añadido las pruebas no tendrían valor inculpatorio. Así lo entiende BERENGUER, L., «Re-flexiones en torno al programa de clemencia», Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, núm. 28, julio-agosto 2012. Pero la situación sería distinta de no concederse la exención o la reducción por falta de colaboración. En este caso, entiendo que debe ser el clemente quien decida qué hacer con la documen-tación presentada.

56 El art. 11 ha sufrido varias modificaciones en la redac-ción en las sucesivas reuniones técnicas, básicamente para clarificar y ordenar los distintos puntos regula-



dos. El texto que he manejado aquí es el acordado el 24 de marzo de 2014.

57 Explicación detallada de la propuesta número 4.3.3.

58 En el mismo sentido que la Comisión, Howard, A., («The draft directive on competition law damages …» cit., pág. 53) señala que al aceptar su responsabi-lidad como parte del proceso de clemencia la decisión final le convierte en responsable directo antes que a los demás desde el mismo momento de la publica-ción de la resolución. No hay opción, sigue diciendo, para recurrir la decisión y además no queda claro si el hecho de que otros infractores hayan recurrido no convertirá al clemente en chivo expiatorio, porque es dudoso que se suspenda el plazo de prescripción.

59 SCHWAB, A., «Finding the Right Balance…» cit.;

60 SCHWAB, A., «Finding the Right Balance…» cit.; KER-STING, Ch., «Removing the tension…» cit.

61 Pueden verse: ARROYO APARICIO, A., «Acciones co-lectivas en el ámbito del Derecho de la Competencia comunitario», Actualidad jurídica Aranzadi, núm. 846, 2012, pág. 8; ARROYO APARICIO, A., «De la interac-ción entre los programas de clemencia y las acciones por daños a las acciones colectivas», en FONT I RI-BAS, GóMEZ TRINIDAD (coord.) Competencia y ac-ciones de indemnización, cit., págs. 157-172; RODRÍ-GUEZ PINAU, E., «El recurso colectivo en las acciones de daños derivados de ilícitos concurrenciales: consi-deraciones de competencia judicial internacional», en FONT I RIBAS, GóMEZ TRINIDAD (coord.) Competen-cia y acciones de indemnización, cit., págs. 225-242.

62 Communication from the Commission to the Euro-pean Parliament, The Council, The European Econo-mic and Social Committee and the Committee of the Regions, de 15 de noviembre de 2011, COM (2011) 777 final. El texto puede verse en http://ec.europa.eu/at-work/pdf/cwp2012_en.pdf

63 Challenges old and new 19th International Competi-tion Law Forum, St. Gallen 8 June 2012.

64 En opinión de HOWARD, «The draft directive on com-petition law damages», cit., pág. 52, la aprobación de la propuesta está pensada para que coincida con la entrada en vigor de la modificación del Reglamento Bruselas I que está prevista para enero 2015.

65 RETORTILLO ATIENZA, O., «Primeros pasos de los Tribunales españoles en la aplicación privada del De-recho Europeo de la Competencia. Especial referencia a la reclamación de daños en los casos de cárteles», Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribu-ción, 8, 2011, págs. 221 a 231; GONZÁLEZ GARCIA, S., «Sobre la cuantificación de los daños en el con-texto de la aplicación privada del Derecho Europeo de la Competencia: el informe Oxera», en Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, 7, 2010 págs. 427 a 447; ROY PÉREZ, C., «La cuantificación de los daños por infracción de las normas de defensa de la competencia: la experiencia judicial en España», en FONT I RIBAS, VILA COSTA, (Dir.) La indemnización

por infracción de normas comunitarias de la competen-cia, Marcial Pons, Barcelona 2012., págs. 225-266.

66 FERNÁNDEZ SEIJO, J.M.ª, «El agotamiento de un mo-delo: Notas sobre la compleja convivencia de la Ley de Defensa de la Competencia con la Ley de Enjuicia-miento Civil en materia de determinación de daños y perjuicios», en FONT RIBAS, GóMEZ Trinidad (coord.) Competencia y acciones de indemnización, cit., págs. 79-100; CABALLOL ANGELATS, Ll., «Aspectos proce-sales de la reclamación judicial del resarcimiento de daños y perjuicios causados por infracción de normas comunitarias de la competencia», en FONT I RIBAS, VILA COSTA, (Dir.) La indemnización por infracción de normas comunitarias de la competencia, Marcial Pons, Barcelona 2012, págs. 11-44.

67 Sobre la posición de los compradores indirectos en las reclamaciones de daños, pueden verse p.e.: VELASCO SAN PEDRO, L. y HERRERO SUAREZ, C., «La «pas-sing-on defence», ¿un falso dilema» http://nevada.ual.es/spic/descargas/ponencias/passing-onDefence.pdf; Asociacion Española de Defensa de la Compe-tencia, «Comentarios al Libro Verde sobre reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las nor-mas comunitarias de defensa de la Competencia», ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdama-ges/.../aedc_es.pdf.

68 CASTRO-VILLACAÑAS, D., «La aplicación privada…» cit.

69 ALFARO AGUILA-REAL, J., «Contra la armonización positiva…» cit., pág. 20.

70 HERRERO SUAREZ, C., («La aplicación…» cit.), cree que la LDC ha eliminado uno de los obstáculos más importantes al ejercicio de acciones de indemniza-ción por infracción de las normas nacionales de com-petencia.

71 Aunque, no cabe duda, como dice MARCOS, F. («Com-petition Law Private Litigation…» cit., pág. 180) que los Jueces tienen en cuenta las decisiones anteriores de la CNC dándole una importancia relevante en el conjunto de la prueba,

72 Véase LLAMAS POMPO, E., «Acciones colectivas con-tra daños», Practica derecho daños: Revista de Respon-sabilidad Civil y Seguros, 2008. (60) p 5-36.

73 ARROM LOSCOS, R., «Comentario al art. 519 LEC» en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, (coord. Cordon Moreno, F., Armenta Deu, T., Muerza Esparza, J., Tapia Fernandez, I.) Cizur Menor, Aranzadi, 2011, vol. 2, págs. 69 a 73.

74 GUTIÉRREZ DE CABIEDES e HIDALGO DE CABIEDES, P., («Comentario al art. 11 de la LEC», en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, [coord. Cordón Moreno, F., Armenta Deu, T., Muerza Esparza, J., Tapia Fernández, I.] Cizur Menor, Aranzadi, 2011, vol. I, pág. 217) señala que en realidad lo que la Ley denomina intereses difu-sos son derechos individuales plurales y homogéneos de particulares consumidores ya perjudicados por un hecho dañosos que serán colectivos cuando los ma-


http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=308157

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terialmente perjudicados son determinados y difusos cuando los perjudicados son indeterminados. Los da-ños y los correspondientes derechos a la indemnización o reparación son individuales pero plurales y a ellos conviene una tutela conjunta y simultánea.

75 ALONSO SOTO, R. «La aplicación privada del Derecho de la Competencia» en Font Ribas, Gómez Trinidad (coord.) Competencia y acciones de indemnización, cit., págs. 133. El único caso en que se ha ejercitado una acción colectiva, Ausbanc contra Telefónica, lo ha sido siguiendo la sanción de la Comisión Europea (Caso COMP/38.784), por abuso en el mercado espa-ñol de internet de alta velocidad. Sin embargo, Tele-fónica se las ha ingeniado, hasta ahora, para suspen-der varias veces el procedimiento. Véase MARCOS, «Competition Law Private Litigation…» cit., pág.181.

76 Por otra parte en otros ámbitos del Derecho de la Competencia como en la Ley de Competencia Des-leal (art. 32 y 33) se reconoce la legitimación a las asociaciones de consumidores cuando se trata de acciones de declaración de deslealtad, de cesación, de rectificación o de remoción pero no de resarci-miento de daños que corresponde a los perjudicados. Y en relación con los consumidores, el art. 128 del Texto Refundido texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios se establece que todo perjudicado tiene derecho a ser indemnizado por los daños o perjuicios causados por los productos o servicios defectuosos. Esto puede darnos una idea de que las acciones de reclamación sean individuales o colectivas lo son siempre para

compensar los daños causados a los perjudicados in-dividualmente considerados.

77 REGLERO CAMPOS, F., «Conceptos generales y ele-mentos de delimitación», en Tratado de Responsabili-dad Civil, 3.ª ed., (Cizur Menor, Aranzadi), 2006, págs. 75 a 96.

78 ZINGALES, N., «European and American Leniency Programmes…» cit., en especial pág. 58.

79 Sobre la conveniencia o no de los mismos en Derecho de la Competencia, Ortiz Baquero, I., «La aplicación privada del Derecho de la Competencia», Madrid, La Ley, 2011 págs. 220-232.

80 ALFARO ÁGUILA-REAL, J., «Contra la armonización positiva..» cit.

81 Parece dudarlo FERNÁNDEZ TORRES, I., («Los pro-gramas de clemencia y la interacción con las deman-das de indemnización por daños y perjuicios», Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, núm.. 8, 2011, pág. 254. El TS en sentencia de 30.12.1993, aunque se trataba de una práctica abusiva y no colu-soria, y cuya reclamación estaba fundada en la LDC 1989.

82 Lo deja claro la STS 8 de junio 2012 (caso Nestlé) cuando dice «que las demandantes —que obviamente tenían conocimiento de la realización de las conduc-tas colusorias antes de la denuncia dirigida al Servicio de Defensa de la Competencia— no pudieron ejercitar la acción de resarcimiento del daño prevista en el ar-tículo 13, apartado 2, de la Ley 16/1989, antes de que ganara firmeza la resolución administrativa sanciona-dora —artículo 1969 del Código Civil—».

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fICHA tÉCNICA


2 - Mayo

MERCADO DE VALORES Y BANCARIO

La evolución de la jurisprudencia del tS en materia de swaps y su culminación en la sentencia 20 de enero de 2014

Luis Sanz AcostaMagistrado de la Audiencia Provincial de Cáceres

Profesor Asociado de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca

«the evolution of the caselaw of the Supreme Court con-cerning swaps, and its culmination in the judgement of 20 January 2014»

Resumen: En los últimos tiempos, los Acuerdos de Compen-sación Contractual y, en concreto, uno de sus objetos más ca-racterísticos, la permuta financiera de intereses (SWAP de in-tereses), están teniendo una gran conflictividad judicial, siendo muchas y no siempre uniformes las resoluciones de los Tribu-nales que se están ocupando de esta figura en el ámbito de la nulidad de la operación o contrato, por error o por abusividad en aplicación de la legislación de consumidores, basado en la falta de información sobre el complejo producto financiero. La STS de 20 de enero de 2014 pone el dedo en la llaga de muchos problemas que se suscitan en los litigios en los que se ejercita una pretensión de nulidad por vicio del consentimiento, gene-ralmente error, de los swaps. La sentencia va a tener una clara influencia en los sucesivos litigios en la materia y tiene una po-tente eficacia expansiva respecto de los juicios que se suscitan respecto de otros productos bancarios complejos colocados a clientes minoristas, como los casos de las participaciones pre-ferentes y obligaciones subordinadas, porque en la comerciali-zación de estos productos en muchas ocasiones hubo recomen-dación personalizada al cliente minorista.

Palabras clave: Swap, vicio del consentimiento, información bancaria, permuta financiera de intereses.

Abstract: In recent times, Contractual Clearing Agreements, and more specifically interest-rate SWAPs, which are one of the transactions they typically concern, are giving rise to a go-od deal of judicial conflict, with a multitude of rulings which are not always consistent being handed down by the Courts that deal with this concept, within the framework of the lack of validity of the transaction or contract due to error or unfairness in the application of consumer legislation, based on a lack of in-formation on the complex financial product. The Judgement of the Supreme Court of 20 January 2014 directly addresses many of the problems that arise in those cases where an action to set aside is being brought on the grounds of a lack of consent, ge-nerally through error, in swaps. This judgement is going to have a clear influence on subsequent litigation in this matter and has a powerful expansive effect in respect of court cases that arise with regard to other complex banking products sold to retail customers, as in the cases of preference shares and subordi-nated debentures, because in the marketing of these products retail customers often received personalized recommendations.

Keywords: Swap, lack of consent, banking information, inter-est-rate swaps.

fICHA tÉCNICA

SuMARIO

I. EL CONTRATO DE SWAP. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

II. CONFLICTIVIDAD JUDICIAL DE ESTOS CONTRATOS. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

III. CONCLUSIONES

I. EL CONtRAtO DE SWAP. CONCEPtO Y CA-RACtERÍStICAS

Se ha señalado en la doctrina (ZAMORANO ROL-DÁN) que el SWAP es aquél contrato unilateral por el que cada una de las partes asume la obligación de entregar a la otra, conforme a los términos del contrato celebrado,


La evolución de la jurisprudencia...la leYmercantil

unas sumas de dinero determinadas o determinables, de acuerdo con parámetros objetivos, que a su vez se cal-culan sobre una cantidad invariable que se denomina nocional y que no es objeto de entrega en el momento inicial, sino que funciona simplemente como referencia para el cálculo de los intercambios entre las partes. De igual forma, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona de 30 de Noviembre de 2009, defi-ne el contrato como aquél «en que dos agentes econó-micos acuerdan intercambiar flujos monetarios expresa-dos en una o varias divisas, calculados sobre diferentes tipos o índices de referencia que pueden ser fijos o varia-bles, durante un cierto período de tiempo».

Estos contratos pueden revestir diversas modalida-des en función del objeto de la permuta, pudiendo dis-tinguirse entre swaps de tipos de interés, en los que se intercambia el pago de intereses calculados a tipo fijo por el pago de intereses calculados a tipo variable, los swaps de divisas, en los que el objeto intercambiable es el de una divisa por otra, los swaps mixtos, en los que se intercambian pagos de intereses calculados a un tipo fijo en una divisa, por pagos de intereses calculados a tipo variable en otra divisa.

En el swap de tipo de interés estamos, en realidad, ante un «juego financiero», basado en la incertidumbre y aleatoriedad, en el que los contratantes apuestan a un pago-cobro de intereses, según evolucione el tipo bási-co de referencia. Convenido el tipo fijo para el cliente, la entidad financiera se reserva el tipo variable indexado al euribor, de forma que si el interés variable supera el fijo, la liquidación presentará un saldo a favor del cliente, mientras que será éste quien pague al banco si el tipo de referencia desciende por debajo del tipo final.

El swap aparece regulado en la Ley del Mercado de Valores 24/1988 (arts. 2 y 78 y ss.), reformada por la Ley 47/2007 y en el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, regulador del régimen jurídico de las empresas de servi-cios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión (art. 58 y ss.)

Las operaciones se enmarcan en el art. 19 de la Ley 36/2003 de Medidas de Reforma Económica, normativa que instaba a las Entidades Financieras a que pusieran a disposición de sus clientes instrumentos que les permitie-ran cubrirse del riesgo de las subidas del tipo de interés.

El contrato de swap sobre tipos de interés no es un producto financiero de fácil comprensión, complejidad a la que se une el hecho de que se suele tratar de contratos de adhesión. El propio legislador ha calificado estos con-tratos como contratos complejos, en el art. 79 bis 8 a) de la LLV. A esta complejidad no es ajena la circunstancia

de que estamos ante un contrato entre cliente y la enti-dad, en el que se no se ha producido realmente entrega de cantidad alguna entre las partes, siendo el capital de referencia meramente nocional, una cifra que sirve para realizar las liquidaciones convenidas, lo que contribuye aún más a generar confusión en esta figura contractual.

Por eso, esta característica de contrato complejo, requiere una especial labor de información por parte de la entidad bancaria, para asegurarse de que el cliente comprende su contenido y verdadero alcance. Esa infor-mación debe resaltar el riesgo patrimonial del producto, que deriva de la bajada de tipos de interés. Y es que en la realidad estos contratos funcionan con la finalidad per-seguida mientras se produce la subida de tipos de interés pero, tras cambiar la tendencia y comenzar a bajar los tipos de interés, el producto se torna arriesgado. En esos casos, pudiera pensarse incluso que el producto incre-menta el riesgo del cliente desproporcionadamente a la protección que le ofrece en caso de subida.

II. CONFLICtIVIDAD JuDICIAL DE EStOS CONtRAtOS. ANÁLISIS JuRISPRuDENCIAL

En los últimos tiempos, los Acuerdos de Compen-sación Contractual y, en concreto, uno de sus objetos más característicos, la permuta financiera de intereses (SWAP de intereses), están teniendo una gran conflicti-vidad judicial, siendo muchas y no siempre uniformes las resoluciones de los Tribunales que se están ocupando de esta figura en el ámbito de la nulidad de la operación o contrato, por error o por abusividad en aplicación de la legislación de consumidores, basado en la falta de infor-mación sobre el complejo producto financiero.

Hasta la sentencia que vamos a comentar, varias sentencias del Tribunal Supremo han tenido la ocasión de abordar la materia, en particular, señaladamente, las sentencias de 21 de noviembre de 2012 y de 29 de octu-bre de 2013.

1. La StS de 15 de noviembre de 2012

La primera sentencia del Alto Tribunal que se pronun-ció sobre un swap fue la STS de 15 de noviembre de 2012 (Ponente: Sr. Ferrándiz Gabriel), que resolvió un recurso de casación en relación a un contrato de de este tipo, formulado contra la sentencia de fecha 8 de octubre de 2010 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lugo. El conflicto de intereses sobre el que se proyecta-ba el recurso de casación, se localizaba en la interpreta-ción de las cláusulas reguladoras de la relación jurídica nacida de un contrato vinculado a otro subyacente de préstamo, que, con el título «de intercambio de tipos/

MERCADO DE VALORES Y BANCARIOla leYmercantil


cuotas», ambas partes —la recurrente, prestamista, y los demandantes, prestatarios— habían decidido extinguir. El Tribunal Supremo no considera contraria a la norma del párrafo primero del art. 1281 del Código Civil la con-clusión a que llegó el Tribunal de apelación, al entender que una interpretación literal del contrato no permitía afirmar, claramente, que los prestatarios hubieran acep-tado al firmar el documento quedar obligados al pago de un cargo específico en el supuesto de cancelar anticipa-damente el vínculo, por lo que desestima el recurso de casación. El valor de esta sentencia para la resolución de conflictos futuros en materia de nulidad de swaps es re-lativo, no sólo por las circunstancias específicas del caso, sino porque el mismo se detuvo realmente en la inter-pretación de una cláusula contractual relacionada con la aplicación de la comisión por cancelación de la opera-ción, no refiriéndose a la nulidad del contrato mismo, a la nulidad de la operación de swap.

2. La StS de 21 de noviembre de 2012

Posteriormente, la STS de 21 de noviembre de 2012 (Ponente: Sr. Ferrándiz Gabriel), resuelve un recurso de casación formulado contra la sentencia de fecha 27 de enero de 2010 de la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Oviedo. Los contratos litigiosos recogían una opera-ción de swap de carácter especulativo en los que el im-porte nominal de los capitales convenidos en los contra-tos, constituyeron, por voluntad de las partes, una mera referencia contable, sólo tomada en consideración para el cálculo de los intereses durante la vigencia de las rela-ciones contractuales. La Audiencia Provincial localizó el error-vicio padecido por la demandante en una creencia inexacta sobre los resultados económicos de los contra-tos. En concreto, declaró que la causa del error fue la in-suficiente información suministrada por el Banco sobre dichas consecuencias. Pues bien, el TS entiende que di-cho reproche es cierto en un doble sentido. Por un lado, la sentencia recurrida no contiene datos —que no sean generales sobre los requisitos del error para invalidar el contrato—, al margen del señalado defecto de informa-ción adecuada, que permitan identificar, en su esencia y requisitos, la anómala formación de la voluntad de la demandante en el momento de contratar. Por otro lado, señala que aunque en muchos casos un defecto de in-formación puede llevar directamente al error de quien la necesitaba, no es correcta una equiparación, sin ma-tices, entre uno y otro, al menos en términos absolutos. Además, el TS señala que no puede olvidarse que en la demanda se pretendió la anulación de los contratos liti-giosos por la concurrencia del repetido vicio, no la decla-ración de nulidad por la supuesta infracción de normas imperativas relativas a la información que debía propor-cionar la entidad de crédito a su cliente; ni la declaración

de una ineficacia sobrevenida de los contratos por la desaparición ex post de sus causas concretas por una al-teración de las circunstancias tomadas en consideración como base del resultado empírico perseguido por ambas partes con ellos. En cuanto a la existencia del error, nega-da en el recurso, el Tribunal revisa la valoración jurídica hecha en la instancia del supuesto fáctico que lo sostie-ne. Dice el Tribunal Supremo que la operación tuvo, cier-tamente, un mero carácter especulativo, pero que de esa naturaleza tuvo conocimiento la demandante, no sólo por resultar así de los trazos fundamentales de la regla-mentación pactada, sino, también, porque fue expresa-mente informada por la entidad de crédito en lo esencial de los riesgos. Ataca el Tribunal la expresión del error por omisión de la información referida a la fluctuación al alza que sufrió el Euribor en el segundo semestre del año pos-terior a aquel en se celebraron los contratos, señalando que no existen en autos datos que permitan imputar a la entidad bancaria una ocultación maliciosa de tal in-formación, en cuyo caso debería hablarse de dolo omi-sivo que, al consistir en un error provocado por una de las contratantes, excedería, en la parte correspondiente, del ámbito objetivo de la controversia que había fijado el Tribunal de apelación en los fundamentos jurídicos de su demanda. Tampoco se argumenta en la sentencia re-currida sobre la influencia que pudiera haber tenido, en la correcta generación de una operación impulsada por la común voluntad de que el aleas cumpliera un papel determinante de los resultados económicos, el desco-nocimiento de una futura mutación de las condiciones existentes al contratar, siendo que lo normal es que la in-certidumbre excluya la posibilidad de una presuposición razonablemente segura, sustituida por la lógica asunción por los contratantes de un riesgo de pérdida contrapues-to a la esperanza de ganancia.

Por último, no se expresa en la repetida sentencia que el error supuestamente sufrido por la demandante sobre la fluctuación al alza del Euribor en el segundo se-mestre posterior al año de contratación, fuera contradic-torio con la reglamentación creada con la perfección o génesis de los contratos. En conclusión, con los hechos declarados probados en la sentencia recurrida no hay base para, aplicando los juicios de valor pertinentes, anu-lar por error los litigiosos contratos.

3. La StS de 29 de octubre de 2013

En el caso que condujo a esta sentencia se ejercitó acción de nulidad de un contrato de permuta financie-ra de tipos de interés y subsidiariamente la nulidad de diversas cláusulas del contrato marco y en último caso, reclamó la aplicación a la liquidación de la relación con-tractual de la regla rebus sic stantibus, ante los cambios



de valor producidos, los cuales calificó como una altera-ción sobrevenida y extraordinaria de las circunstancias y una ruptura del equilibrio entre las prestaciones de una y otra parte. Nos interesa la primera de las acciones plan-teadas, que fue el núcleo del litigio.

El Tribunal Supremo reproduce los argumentos esen-ciales que expuso en la anterior sentencia referida, re-cogiendo el principio de que, aun cuando un defecto de información puede causar error en la formación de la voluntad de quien la necesitaba, no es correcta una equiparación, sin matices, entre uno y otro, pues puede haber error pese a la información —por más que lo nor-mal es que no sea así o que la equivocación resulte inex-cusable— y a la inversa. Expuso, después, los requisitos exigidos para la concurrencia del error vicio y entiende que, de los hechos probados que contenía la sentencia recurrida, no había base para sostener que la representa-ción equivocada sobre el resultado de la operación, con la que la entidad actora afirmó haber contratado, fuera razonablemente segura. Refiere el Alto Tribunal que no cabe desconocer que el funcionamiento del contrato se proyectaba sobre un futuro, más o menos próximo, con un acusado componente de incertidumbre, lo que impli-caba que dicha sociedad asumía, de modo evidente, un riesgo de pérdida correlativo a la esperanza de obtener una ganancia.

Por otro lado, sostiene que es difícil admitir que una sociedad con experiencia en el mercado y en las relacio-nes con las entidades bancarias, como es la actora, pade-ciera un error como el declarado en las instancias. Pero, en todo caso, hay que rechazar que el mismo superase el límite de los riesgos asumidos y, en último caso, que fuera excusable.

Por otra parte, entiende que debió darse alguna signi-ficación al hecho de que la entidad demandante hubiera entendido válido y vinculante el contrato cuando, en la primera de las liquidaciones anuales, los resultados eco-nómicos le fueron favorables o, en la segunda, cuando no le fueron perjudiciales.

Por último, señala que en la demanda no se identifi-có la causa de la nulidad del contrato con una supuesta infracción de normas imperativas relativas a la informa-ción que debía proporcionar la entidad de crédito a su cliente, ni se pretendió una resolución de la relación con-tractual por incumplimiento de los llamados códigos de conducta impuestos por normas jurídicas a empresas del tipo de la demandada. Por todo ello estimó el recurso de casación, frente a lo que se sostuvo en las sentencias de la instancia y desestimó la pretensión deducida como principal en la demanda, sin entrar lógicamente en el resto de las cuestiones planteadas.

4. La StS de 20 de enero de 2014

La jurisprudencia referida ha ultimado su evolución en la STS de 20 de enero de 2014 (Ponente Sr. Sancho Gargallo), que aunque parte de alguno de los postulados de las anteriores, realiza un planteamiento mas amplio y general de la cuestión, teniendo especialmente en cuen-ta la StJuE de 30 de mayo de 2013.

Recordaremos que esta sentencia del Tribunal Euro-peo declaro que:

— El art. 19, apartado 9, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de ins-trumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que, por una parte, un servicio de inversión sólo se ofrece como parte de un producto financie-ro cuando forma parte intrínseca de éste en el momento en que dicho producto financiero se ofrece al cliente y, por otra parte, lo dispuesto en la legislación de la Unión y en las normas europeas comunes a las que se refiere dicho precepto debe permitir una valoración del riesgo de los clientes o establecer requisitos de información que incluyan asimismo el servicio de inversión que forma parte intrínseca del producto financiero de que se trate, para que este servicio deje de estar sujeto a las obli-gaciones enunciadas en dicho art. 19.

— El art. 4, apartado 1, punto 4, de la Directiva 2004/2039 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de ofrecer un contrato de permu-ta financiera a un cliente con objeto de cubrir el riesgo de variación del tipo de interés de un producto financiero que ha suscrito dicho clien-te es un servicio de asesoramiento en materia de inversión, tal como se define en dicho precepto, siempre que la recomendación relativa a la sus-cripción de ese contrato de permuta se dirija a di-cho cliente en su calidad de inversor, que se pre-sente como conveniente para el cliente o se base en una consideración de sus circunstancias per-sonales, y que no esté divulgada exclusivamente a través de canales de distribución o destinada al público.

— Corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro regular las consecuencias contractuales que deben derivarse de la inobser-vancia, por parte de una empresa de inversión que



ofrece un servicio de inversión, de las exigencias de evaluación establecidas en el art. 19, apartados 4 y 5, de la Directiva 2004/2039, respetando los principios de equivalencia y efectividad.

A) Los antecedentes del caso

Se formuló demanda de juicio ordinario por una en-tidad mercantil contra una entidad bancaria interesando la nulidad de un contrato de swap concertado entre am-bas, al haber padecido un error vicio o dolo que violento su consentimiento. Alegaba la demandante su condición de minorista y el incumplimiento por parte de la entidad financiera de la normativa MiFID y, en concreto, consta-taba la omisión de los test de idoneidad y conveniencia del cliente e invocó la normativa protectora de los con-sumidores.

La demandada, tras negar la aplicación de la norma-tiva de consumidores, en cuanto que el swap se había contratado para evitar el incremento de costes de la actividad empresarial de la actora, niega dolo o engaño y afirma que fue el administrador de la entidad deman-dante quien se dirigió a la entidad de crédito mostrando su interés por contratar una cobertura de infracción y que en la fase precontractual el cliente fue debidamente informado del contrato, por lo que no pudo existir error vicio del consentimiento.

El Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Girona es-timó la demanda al apreciar error en el consentimiento y entiende que en la fase precontractual, de acuerdo con las exigencias recogidas en la Ley del Mercado de Valo-res, debía haberse hecho, y no se hizo, el test de conve-niencia, que incluye el estudio del perfil del cliente y la adecuación del riesgo asumido a dicho perfil, a la vista de la complejidad de la operación, de los cálculos y es-cenarios finales a los que se podía enfrentar el inversor. La sentencia tiene en cuenta que el contrato fue ofre-cido por la entidad de crédito y que ésta incumplió los deberes legales de información sobre la complejidad del producto financiero ofrecido y contratado, así como de sus consecuencias. En este contexto, el magistrado argu-menta que el inversor incurrió en un error que afectaba a las condiciones mismas de la operación, en concreto, a las consecuencias de los márgenes de inflación pacta-dos en las liquidaciones, al riesgo concreto que asumía, y este error era excusable, al no tener la demandante la condición de inversor profesional y no haberse cumplido los deberes de información derivados de los preceptivos test.

Disconforme, la entidad de crédito demandada for-muló recurso de apelación, conociendo del mismo la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Girona, que me-

diante sentencia de 12 de diciembre de 2011, desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia de la pri-mera instancia, entendiendo que la mercantil actora te-nía la condición de cliente minorista y que la demanda-da no realizó, debiendo hacerlo, el test de conveniencia para comprobar que el producto ofertado fuera el que más se ajustaba a las necesidades de su cliente, ni le in-formó antes de contratar de forma clara y comprensible acerca de los riesgos derivados del producto convenido. Y concluye que el incumplimiento de estos deberes de información provocó en la actora un error que afectó al consentimiento, que aparece viciado.

B) La formulación del motivo único de casación

La entidad de crédito demandada formuló recurso de casación sobre la base de un único motivo que denuncia la infracción de los apartados 6 y 7 del art. 79 bis LMV, y de los arts. 72 y 74 RD 217/2008, de 15 de febrero. En el desarrollo del motivo se argumenta que la sentencia recurrida incurre en una contradicción, pues si entiende que la entidad de crédito prestó un servicio financiero al cliente, lo que procedía era el test de idoneidad y no el test de conveniencia que es el que se le imputa a la de-mandada no haber realizado. También insiste en que no todo trato precontractual tiene la consideración de ase-soramiento financiero y en este supuesto no lo habría. En todo caso, mantiene que los deberes de información pueden realizarse de cualquier forma, sin necesidad de sujetarse a una determinada operativa, y que la ausencia de las evaluaciones no puede sancionarse ni con la nuli-dad del contrato ni con su anulabilidad.

Cuatro son los puntos sobre los que se pide la fijación de doctrina:

a) la delimitación material del servicio de inversión consistente en «asesoramiento financiero» por las entidades financieras a sus clientes frente a los supuestos de mera información sobre instrumen-tos financieros

b) la delimitación de los supuestos de realización del test de idoneidad y del test de conveniencia

c) la ausencia de formalidades específicas para la rea-lización y constancia del test de conveniencia y

d) la eficacia liberatoria para el banco de la comunica-ción realizada al cliente del resultado o conclusión desfavorable sobre la adecuación o conveniencia del instrumento financiero al perfil del cliente.

El Tribunal Supremo constata que el contrato de swap litigioso se concertó sin que existieran entre las



partes relaciones mercantiles previas ni de activo ni de pasivo, tratándose de un swap de inflación, puramente especulativo, por esa falta de relación con operaciones previas entre las partes. También indica el Alto Tribunal que el contrato fue ofrecido por la entidad financiera a la entidad mercantil actora, aprovechando la relación de confianza existente entre el subdirector de la pri-mera con el administrador de la segunda. Indica, igual-mente, que no consta que el legal representante de la actora tuviera conocimientos financieros específicos ni que cumpliera los requisitos legales para considerar a la mercantil demandante como inversora profesional. Se afirma también que no existe prueba de que se hubiera realizado el test de conveniencia ni el de idoneidad, sien-do la única información precontractual acreditada dos correos electrónicos cruzados entre los representantes de ambas entidades, en los que no se informa del riesgo de la operación, sino que se explica el producto como sí se tratara de un seguro financiero frente a la inflación. Por último, se indica que la primera liquidación resultó negativa para el inversor generándose una deuda de más de 12.000 euros.

C) Alcance de los deberes de información y asesora-miento

El Tribunal Supremo afirma que en estos casos de ordinario, salvo que el cliente fuera un inversor profe-sional, existe una desproporción entre la entidad que comercializa los servicios financieros y su cliente. Esa desproporción se deriva de la complejidad de los produc-tos financieros que provoca una asimetría informativa en su contratación, lo que ha derivado en la necesidad de proteger al inversor minorista en su relación con el pro-veedor de servicios financieros. Esta necesidad de pro-tección, se dice que se acentúa porque las entidades fi-nancieras al comercializar estos productos, debido a esa complejidad y a esa asimetría informativa, no se limitan a la mera distribución de los mismos sino que prestan al cliente un servicio que va más allá de la información que han de suministrar sobre los instrumentos financieros, porque ayudan al cliente a interpretar esa información y a tomar la decisión de contratar un determinado pro-ducto.

La sentencia realiza un profundo estudio de la nor-mativa relativa a los mercados de instrumentos financie-ros, conocida como MiFID y que se establece en la Di-rectiva 2004/39/CE, cuyo principio fundamental es que todo cliente debe ser informado por el banco, antes de la perfección del contrato, de los riesgos que comporta la operación especulativa de que se trate, lo que no es más que una consagración del deber de actuar conforme a las exigencias de buena fe, que se contiene en nuestro art.

7 del Cc. Este genérico deber de negociar de buena fe se concreta en la exigencia de proporcionar a la otra parte información acerca de los fundamentos esenciales del negocio, entre los que se encuentra los concretos riesgos que comporta el producto financiero que se pretende contratar.

A partir de aquí, la sentencia pretende establecer cuál es el alcance de los deberes de información y asesora-miento en función de la normativa aplicable al contrato de swap cuya nulidad interesa, es decir cuál es ese alcan-ce en el caso de la contratación por inversores minoristas de productos financieros complejos como es el swap.

Recuerda que la Directiva se traspuso nuestro orde-namiento por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, que in-trodujo el contenido de los actuales arts. 78 y ss de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en ade-lante LMV) y, en ese sentido realiza una descripción de la información exigible tanto en dicha normativa como en el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el ré-gimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, que desarrolla esta regulación. En particular, describe a la luz de dicha normativa, las características y contenido de los test de conveniencia y de idoneidad. Destaca que el primero se exige cuando se prestan servicios que no conllevan asesoramiento y en los que el prestatario del mismo opera como simple ejecutante de la voluntad del cliente, previamente formada. Por el contrario, se señala que el test de idoneidad ópera en el caso de que se haya prestado un servicio de asesoramiento en materia de in-versiones o de gestión de carteras mediante la realiza-ción de una recomendación personalizada.

Llegados aquí, la sentencia encara la cuestión de si el servicio prestado constituye un asesoramiento en ma-teria de inversión, con el efecto diverso en relación a la exigencia informativa en uno y en otro caso. Señala, con la sentencia del TJUE de 30 de mayo de 2013, que la res-puesta a esta pregunta no depende de la naturaleza del instrumento financiero en qué consiste sino de la forma en que este último es ofrecido al cliente, debiendo tener en cuenta la definición de servicio de asesoramiento en materia de inversión que ofrece el art. 4.4. de la Directi-va 2004/39/CE, que atiende en esencia a la existencia de una recomendación personalizada a un cliente en su calidad de inversor o posible inversor, careciendo de esta consideración sí se divulga el producto a través de los canales de distribución destinada al público en general.

A la luz de estas consideraciones considera la sen-tencia que en el caso litigioso la entidad bancaria llevó a cabo un servicio de asesoramiento financiero, pues el contrato de swap fue ofrecido por la entidad financiera, aprovechando la relación de confianza que tenía con el



administrador del cliente inversor, como un producto que podría paliar el riesgo de inflación en la adquisición de materias primas. Desde esta perspectiva, la entidad bancaria debió haber realizado un juicio de idoneidad del producto, que incluía el contenido del juicio de conve-niencia, quedando probado que ni uno ni otro se llegó a realizar, es decir, que no se efectuó test alguno. La enti-dad debió haber suministrado al cliente una información comprensible y adecuada del producto que incluyera una concreta advertencia sobre los riesgos que asumía y haberse cerciorado de que el cliente era capaz de com-prender tales riesgos y de que, a la vista de su situación financiera y de los objetivos de inversión, este producto era el que más le convenía.

D) Error vicio del consentimiento

El Tribunal Supremo analiza la influencia del incum-plimiento de los deberes de información relativos en la válida formación del contrato. Señala que la STJUE de 30 de mayo de 2013 destacó que corresponde al ordena-miento jurídico interno de cada Estado miembro regular las consecuencias contractuales de tal inobservancia.

Puestas así las cosas, la sentencia recuerda la juris-prudencia sobre el error vicio que fue expuesta en las ocasiones anteriores en las que se pronunció la Sala so-bre la concurrencia de dicho error en la contratación de un swap.

Dicha jurisprudencia señala que hay error vicio cuan-do la voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta. Se añadió que un elemental respeto a la palabra dada (pacta sunt servanda) y la protección del principio de la seguridad jurídica, impone la concurrencia de ciertos requisitos para que el error invalide el contrato y pueda quien lo sufrió quedar desvinculado:

a) Que haya existido una representación mental inexacta que sirva de presupuesto para la realiza-ción del contrato. Esa representación mental ha de demostrarse como suficientemente segura y no como una mera posibilidad dependiente de la concurrencia de inciertas circunstancias.

b) Que el error recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que hubieren dado el motivo a celebrarlo, en los términos de los arts. 1261.2 y 1266 del Cc.

c) Que el error será esencial, es decir que recaiga sobre la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato que hubieran sido la causa principal de su celebración.

d) Que el error sea excusable, de forma que se niega la protección a quien, con el empleo de la diligen-cia que era exigible en las circunstancias concu-rrentes, habría conocido lo que al contratar igno-raba y, en la situación de conflicto, protege a la otra parte contratante, confiada en la apariencia que genera toda declaración negocial seriamente emitida.

E) Deber de información y error vicio

La sentencia conecta el deber de información y el error vicio señalando que el incumplimiento del primero no conlleva necesariamente la apreciación del segun-do, aunque el deber de información pueda incidir en la apreciación del error, especialmente en cuanto a la excu-sabilidad del mismo, pues si el cliente minorista estaba necesitado de la información y la entidad obligada sumi-nistrársela de manera comprensible y adecuada, el cono-cimiento equivocado sobre los concretos riesgos asocia-dos al producto financiero complejo contratado en qué consiste el error, le es excusable al cliente.

Relacionando estas ideas con el incumplimiento de los test de adecuación e idoneidad, señala la sentencia que para juzgar sobre el error vicio lo relevante no es tan-to la omisión del test correspondiente sino si el cliente tenía un conocimiento suficiente del producto complejo y de los riesgos asociados al mismo. Por tanto, aunque hubiera existido omisión del test, si el cliente goza del conocimiento suficiente sobre el producto no habría pa-decido error al contratar. Eso sí, la omisión del test co-rrespondiente lleva a presumir en el cliente la falta del conocimientos suficientes sobre el producto contratado y su riesgos asociados que vician el consentimiento. Por tanto, la ausencia del test no determina por si la existen-cia del error vicio, pero sí permite presumirlo con presun-ción iuris tantum. De esta forma, el Tribunal Supremo nos está suministrando una doctrina que es particularmente clara en cuanto se refiere al reparto de la carga probato-ria en estos supuestos.

F) Desestimación del recurso

En el caso litigioso, la sentencia concluye que era ne-cesario el test de idoneidad, dado que el servicio presta-do fue de asesoramiento financiero y por tanto la enti-dad no se debía limitar exclusivamente a cerciorarse que el cliente minorista conocía en qué consistía el swap que contrataba y los riesgos asociados, sino que además de-bió haber evaluado en atención a su situación financiera y al objeto de inversión perseguido, si el producto era lo que más le convenía. Pues bien, la ausencia de dicho test y la falta de prueba del conocimiento por parte del clien-



te del producto lleva a apreciar el error vicio y acordar la anulación del contrato de swap como certeramente hizo la sentencia de la Audiencia, lo que condujo a la desesti-mación del recurso de casación planteado.

III. CONCLuSIONES

A mi juicio la STS de 20 de enero de 2014 que es-tamos analizando pone el dedo en la llaga de muchos problemas que se suscitan en los litigios en los que se ejercita una pretensión de nulidad por vicio del consen-timiento, generalmente error, de los swaps. La sentencia va a tener una clara influencia en los sucesivos litigios en la materia y, me atrevo a decir, que tiene una potente eficacia expansiva respecto de los juicios que se suscitan respecto de otros productos bancarios complejos colo-cados a clientes minoristas, como los casos de las parti-cipaciones preferentes y obligaciones subordinadas, por-que en la comercialización de estos productos en muchas ocasiones hubo recomendación personalizada al cliente minorista. No podemos olvidar que la doctrina conteni-da en la STJUE de 30 de mayo de 2013, en que se inspira la sentencia del Tribunal Supremo que hemos analizado, aunque se pronuncia sobre dos cuestiones prejudiciales planteadas en sendos procedimientos de nulidad de per-mutas financieras, está expuesta en términos genéricos y su interpretación de la doctrina MiFID sienta doctrina aplicable a otros productos financieros.

No nos engañemos, los swaps son en esencia un pro-ducto especulativo. No son un seguro, aunque se hayan comercializado masivamente como tal respecto al clien-te minorista. Estamos ante un producto de pura especu-lación, una apuesta que además en ocasiones no es equi-librada entre las partes, pues la entidad bancaria tiene la información suficiente para poder predecir el devenir de las magnitudes expuestas en el contrato, naturalmente a su favor.

Este carácter de puro producto especulativo es espe-cialmente predicable de swaps como el del litigio, es de-

cir de swaps sin relación alguna con operaciones previas o coetáneas entre las partes, aunque a mi entender no se puede negar un cierto carácter especulativo también en los vinculados a otras operaciones, generalmente prés-tamos hipotecarios.

En los swaps, a salvo de los casos de inversores pro-fesionales conocedores del ámbito de la inversión, hay dos notas que se repiten una y otra vez: una clara des-igualdad entre las partes y un producto de características muy complejas. En efecto, el Alto Tribunal en su primera fundamentación jurídica en la sentencia, pone de mani-fiesto la existencia de una clara asimetría informativa, que no sólo predica de este litigio sino en general de to-dos los productos bancarios complejos comercializados en el canal minorista. Ese es el planteamiento inicial con el que debe acometerse la cuestión, porque pone de ma-nifiesto que en la distribución del producto no se está ante la mera información sobre los instrumentos finan-cieros, sino ante algo más, ante una auténtica actuación de asesoramiento al cliente para que pueda interpretar la información y tomar la decisión oportuna de contra-tar un determinado producto. Este planteamiento a mi entender es claramente extensible a las participacio-nes preferentes y obligaciones subordinadas, productos complejos que se comercializaron como instrumento de captación de capital por las entidades bancarias a los clientes minoristas, utilizando la red de sucursales de las entidades.

A partir de aquí deberán analizarse los litigios que se susciten en relación con estos productos desde la pers-pectiva de que el banco tiene un especial deber de velar por los intereses de los clientes, conectando con las exi-gencias de información concretadas especialmente en art. 79 bis de la LMV, cumplimiento de obligaciones de información que se garantizan mediante la realización de los llamados test de conveniencia e idoneidad, siendo este especialmente exigible en estos casos al existir un claro asesoramiento del banco al cliente, asesoramiento que equivale a una recomendación personalizada.

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Fecha prevista de publicación: mayo 2014

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