COME COMPORRE LA LITE. ESPERIENZE E PRASSI DI UN ORGANISMO SPECIALIZZATO IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE.

Controversie in materia di Proprietà Industriale

Modulo formativo sulla gestione del conflitto in mediazione

Dipartimento di Scienze Giuridiche

Università di FirenzeFirenze, 17 ottobre 2013

Pierfrancesco C. Fasano

Responsabile dell’Organismo di Mediazione

Chi siamo

Organismo privato e indipendente di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR) in materia di proprietà industriale ed intellettuale (IP)

Accreditamenti: 2001 – Prestatore di Risoluzione delle Dispute

sui Domini - Registro “.it” - CNR Istituto di Informatica e Telematica (IIT)

2012 – Organismo di Mediazione in P.I. - Ministero della Giustizia

2013 – Ente di Formazione di Mediatori – Ministero della Giustizia

Mediazione

Strumento per la risoluzione delle controversie civili e commerciali con tempi e costi certi, più semplice e veloce rispetto al sistema Giustizia

Direttiva 2008/52/CE, considerando n. 6: “La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiore probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera.”

Mediazione Normativa:

Direttiva 2008/52/CED.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (L. 98/2013)D.m. 18 ottobre 2010 n. 180 (con

modifiche introdotte dal d.m. 6 luglio 2011 n. 145)

Regolamento di mediazione dell'Organismo

Codice Europeo di Condotta e Codice Etico dell'Organismo

Mediazione

Obiettivo d.lgs 28/10: ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia

Obiettivo MFSD: allargare le forme e i modi di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di p.i.

Stato della Giustizia – World Bank ranking “Enforcing contracts”

Italia 160° su 185 Paesi (Germania 5°, USA 6°, Francia 8°, UK 21°, Iraq 141°)

Classifica per il progetto “Doing Business” Indice di efficienza di “enforcement of contracts”:

l'evoluzione di una controversia relativa all'adempimento di un contratto di vendita di beni (tempi, costi e numero di procedure) dal precontenzioso all'effettivo ottenimento del pagamento

Raccolta dei dati del 2012 (riferiti al Tribunale di Roma)

Stato della Giustizia – World Bank ranking “Enforcing contracts”

Stato della Giustizia – Rapporto dell'European Commission

for the Efficiency of Justice (Consiglio d'Europa)

In Italia 3.598 cause iscritte a ruolo per 100.000 abitanti (media europea: 2.738)

N. di procedimenti pendenti: 5.339.342 Spesa pubblica per il funzionamento dei tribunali:

€ 3.051.375.987, € 50,3 per abitante (media europea: € 37)

N. dei giudici togati: metà della media europea N. di sentenze all'anno: 4.676 (media europea:

2.663)

Stato della Giustizia – Rapporto dell'European Commission

for the Efficiency of Justice (Consiglio d'Europa)

Stato della Giustizia – Ministero della Giustizia

Stato della Giustizia – Sezioni Specializzate

D.Lgs. n. 168/2003: istituisce le 12 Sezioni Specializzate IP Toscana: Corte d'Appello e Tribunale - Sezione

Specializzata IP di Firenze D.L. n. 1/12 e Legge di conv. n. 27/12: amplia la competenza

- anche la cognizione delle controversie societarie, antitrust, contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, azioni di classe

21 “Sezioni Specializzate in materia di Impresa” Presso i Tribunali e le Corti d'Appello aventi sede nel

capoluogo di ogni Regione (tranne Valle d'Aosta → Torino) Lombardia: Milano e Brescia Sicilia: Palermo e Catania

Stato della Giustizia – Sezioni Specializzate “Despecializzazione” delle Sezioni Specializzate Non comporta aumento dell'organico Il Presidente del Tribunale o della Corte d'Appello può

assegnare ai Giudici Specializzati anche la trattazione di processi differenti

In vigore dal 20 settembre 2012 Contributo Unificato raddoppiato: per una causa di valore

indeterminabile: € 900 per ciascuna parte (riconvenzionale – domanda di nullità)

Frena il livello di litigiosità avanti la giurisdizione ordinaria e indirizza le parti interessate a radicare il contenzioso verso forme alternative di risoluzione delle controversie

Possibile sovraccarico derivante dalla riforma della geografia giudiziaria

Stato della Giustizia – Distretto della Corte d'Appello di Firenze

Flusso dei procedimenti – TribunaleDati Relazioni dei Capi degli Uffici del Distretto

(26 gennaio 2013 su dati 2011/2012)

Brevetti e Marchi

Sopravvenuti 8 12 + 4 + 50%

Esauriti 5 8 + 3 + 60%

Pendenti finali 30 34 + 4 + 13,33 %

Stato della Giustizia – Distretto della Corte d'Appello di Firenze

(Relazione Capi Uffici di Distretto 2013 – dati 01.07.2011 – 30.06.12)

Durata delle cause: In aumento - da una media di 898,58 gg del 2010 a

952,62 gg del 2011 = + 6,01 ma + 9,88% del 2010 Carenze di organico del personale togato (- 18) e

amministrativo Mediazione ante sentenza Consulta: sostanziale

fallimento delle finalità deflattive

Stato della Giustizia

Stima costi approssimativi (es. giudizio ordinario di contraffazione di brevetto):

Contributo Unificato: € 900 Avvocato: € 15.000-20.000 (stima minima) C.T.P.: € 12.000-15.000 C.T.U.: circa € 10.000

Mediazione

Tipi:Facoltativa: per scelta dalle partiDelegata: ordine del Giudice, anche in appello (presupposti: natura della causa, stato dell'istruzione, comportamento delle parti, prima dell'ud. di p.c.)Obbligatoria: prevista per legge in talune materia (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica/sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio) o dal contratto delle parti

Mediazione Organismi di mediazione: iscritti nel registro

tenuto dal Ministero della Giustizia (ad oggi n. 1003)

Mediatore:Terzo imparziale, formato e aggiornato presso Enti

di Formazione autorizzati e vigilati dal Ministero della Giustizia

Assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole

Privo di potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti

Mediazione MFSD: iscritto al n. 903 del Registro degli

Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia in data 19 luglio 2012

Competenza: proprietà industriale ed intellettuale, in particolare: marchi, brevetti, disegni, modelli, informazioni segrete aziendali, indicazioni d'origine geografiche, domini, insegne, ditte, segni distintivi di fatto o atipici, diritto d'autore, diritto al nome, pubblicità, testate editoriali, varietà vegetali, semiconduttori, biotecnologie, concorrenza sleale tra imprenditori, antitrust, beni culturali e artistici – in Italia è il primo e unico

Mediazione

Caratteristiche della mediazione di MFSD: Professionale specialistica Assistenza tecnica Imparzialità Riservatezza Rapida Informale Facoltativa (volontaria o delegata) Obbligatoria (clausola di mediazione)

Mediazione

Professionale specialistica: il mediatore designato è esperto in IP (consulente IP, avvocato, dottore commercialista, magistrato in quiescenza, professore universitario), iscritto nell'elenco formato, tenuto e aggiornato da MFSD

Mediazione

Assistenza tecnica: assistenza tecnica della parte da un consulente IP (c.d. diritto di tribuna) o avvocato esperto in IP

Facoltativa (artt. 5 e 12 d.lgs. 28/10): perché le materie della P.I. sono escluse dall’obbligatorietà che implica anche l’obbligatorietà dell’assistenza tecnica di un avvocato.

Mediazione

Imparzialità: adesione di MFSD e dei mediatori al Codice Europeo di Condotta e Codice Etico MFSD, si astengono dall'assumere incarichi che sono o possono costituire cause d'incompatibilità con le parti e/o i loro rappresentanti e/o i loro consulenti

Mediazione

Riservatezza: per legge e non per accordo delle parti

Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti può essere utilizzata nel processo

Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata

Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo

Mediazione

Rapida: durata massima 3 mesi, prorogabile su accordo delle parti

Mediazione

Informale: gli atti del procedimento non sono soggetti a formalità

Mediazione

Facoltativa:Volontaria: una o le parti in lite decidono di

rivolgersi a MFSD prima della causaDelegata: una o le parti in lite decidono di

rivolgersi a MFSD durante la causa, su ordine del Giudice

Mediazione

Obbligatoria: prevista in un contratto da una clausola

di mediazione e il tentativo non risulti esperito

per accordo di mediazione sottoscritto dopo che la controversia è insorta

per ordine del giudice

Mediazione Procedimento:

1. incontro preliminare informativo 2. avvio con una domanda (anche online) 3. incontri (anche a distanza: audio o video

conferenza) per comporre amichevolmente la controversia

4. proposta del mediatore previo accordo delle parti

5. accordo e verbale di mediazione6. titolo esecutivo: se accordo è sottoscritto da

avvocati o per omologa del Giudice

Mediazione

Poteri e obblighi del mediatore: Se occorre, può proporre la consulenza tecnica (se

il mediatore designato è un consulente IP, le parti potrebbero risparmiare le spese della CT)

ImparzialitàRiservatezza: non può rivelare alla controparte

dichiarazioni o informazioni fornite in via riservata dalla parte

Formulazione della proposta se le parti gli richiedono

Mediazione

Proposta del mediatore: Non formula se la parte convocata è assente, non

aderisce alla mediazione, abbandona la mediazione

Nel caso di mancato accordo, il mediatore può fare la proposta che le parti restano libere ad accettare o meno

Se non viene accettata e si introduce il processo avanti il Giudice, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese di giudizio saranno a carico della parte che l'ha rifiutata ingiustificatamente

Mediazione QUANDO:

Costi di giudizio elevati, sproporzionati rispetto al valore della controversia

Ricerca di una (ri)soluzione veloce Complessità delle questioni di diritto, dei fatti, delle

relazioni delle parti porterebbe ad un giudizio lungo con possibile appello

Azioni multiple tra le parti in Italia e all'esteroRapporti commerciali in corsoL'importanza della riservatezza sulla liteMotivi relativi di nullità del titolo IPInvenzione dei dipendenti/consulentiRifiuto del Provider di trasferire il dominio

Mediazione

Quando NO:Contraffazione intenzionale/in mala fede, atti di

pirateriaNecessità di provvedimenti urgenti/cautelari

(descrizione, sequestro, inibitoria) Necessità di un precedenteNecessità di pubblicitàMotivi assoluti di nullità del titolo IP

Mediazione VANTAGGI

Efficienza di costi e tempiMantenimento controllo sulla controversia e del

rapporto diretto con cliente (non obbligatoria ma raccomandata l'assistenza tecnica)

Vicinanza geografica: sedi di MFSD (Milano, Roma) o ufficio dei mediatori designati o incontri anche a distanza (web) vs. 21 Tribunali in tutta Italia

Stabilità: l'accordo raggiunto viene rispettato da entrambe le parti

L'accordo di mediazione omologato dal Giudice/ sottoscritto dall’avvocato=titolo esecutivo stragiudiziale – circolazione e esecuzione in Paesi dell'UE (Danimarca esclusa)

Mediazione

Durata: 3 mesi (prorogabile); no sospensione feriale (1/8-15/9); no termine lungo per la comparizione (90/150 gg + 80 gg)

Assistenza tecnica raccomandata: avv. o consulente in IP

Riservata Informale Accordo omologato → titolo

esecutivo

Causa

Durata: 3-4 anni (primo grado); periodo feriale; termine lungo per la comparizione

Assistenza tecnica obbligatoria: solo avvocato

Pubblica

Formale

Sentenza/ordinanza passata in giudicato → titolo esecutivo

Mediazione

Rapporto tra mediazione e causa: Mediazione può essere parallela al giudizio Domanda di mediazione all’organismo del luogo del giudice

competente per la controversia Il Giudice può ordinare le parti alla mediazione (delegata) Mediazione prevista nel contratto: in caso di mancata adesione

della parte, nel successivo giudizio, la parte è condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al C.U. dovuto per il giudizio

Spese legali: se la decisione del Giudice corrisponde alla proposta del mediatore, il Giudice può condannare la parte che ha rifiutato la proposta alle spese legale e ex art. 96 c.p.c. (lite temeraria)

Mediazione

Modello di clausola di mediazione per controversie future:

[Qualsiasi controversia, contestazione o domanda derivante da, o relativa al presente contratto e delle eventuali successive modifiche del presente contratto, inclusi, senza limitazione, la sua formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, inadempienza o risoluzione contrattuale, così come domande extra contrattuali, saranno sottoposte a mediazione amministrata da MFSD srl in conformità con il Regolamento di Mediazione da essa adottato e approvato dal Ministero della Giustizia. Il luogo di mediazione sarà una delle sedi di MFSD srl in Italia più vicino alle parti e all'oggetto della controversia. La lingua da utilizzare nella mediazione sarà l'italiano o altra diversa lingua, previo accordo scritto delle parti.]

Mediazione Tariffe:

Spese: spese di avvio € 40 per ciascuna parte + spese documentate

Indennità: per ciascuna parte in base al valore della lite (IVA esclusa); da corrispondere 50% al deposito della domanda e all'adesione

Mediazione delegata: riduzione al 50% delle Indennità

< € 1.000: € 100

€ 1.001 - € 5.000: € 300

€ 5.001 - € 10.000: € 750

€ 10.001 - € 25.000: € 1.750

€ 25.001 - € 50.000: € 3.750

€ 50.001 - € 250.000 (indeterminabile): € 8.000

€ 250.001 - € 500.000: € 15.000

€ 500.001 - € 2.500.000: € 20.000

€ 2.500.001 - € 5.000.000: € 30.000

> € 5.000.000: € 40.000

Mediazione

Tariffe:Riduzione degli importi delle indennità, previo accordo di tutte le parti (convenzioni)

Aumenti:

Particolare importanza e complessità dell'oggetto – fino ad 1/5

Formulazione della proposta di mediazione – 1/5

Successo (conciliazione) – fino ad 1/4

Agevolazioni fiscali:

Esenzione dall'imposta di registro: verbale di accordo fino alla concorrenza del valore di € 50.000

Credito d'imposta:

Successo (conciliazione) – fino a concorrenza di € 500

Insuccesso (mancata comparizione o mancato accordo) – fino a concorrenza di € 250

La

Riassegnazione dei domini

Opposizione: 1. opponente: invia la lettera raccomandata a.r. al Registro “.it” e al registrante per contestare la titolarità del dominio 2. Registro “.it”: verifica la sommaria fondatezza delle ragioni vantate3. Registro “.it”: appone il “valore contestato” per 180 gg (rinnovabile per 2 volte)

Riassegnazione dei domini

Mediazione gratuita grazie al credito di imposta Se le parti richiedono MFSD offre il servizio di mediazione

regolato dal Regolamento di mediazione di MFSDTariffe ridotte (al netto dell'IVA) e benefici fiscali: Avvio online della mediazione su uno o più domini contro lo

stesso registrante senza incontro delle parti: per ciascuna parte indennità € 384 + spese di avvio € 40

In caso di successo: per ciascuna parte indennità € 76 – credito d'imposta € 500 + verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000

In caso di mancata adesione del registrante o fallimento della mediazione: credito d'imposta € 250

MARCHIO COMUNITARIO

UAMI: solo nella fase del ricorso contro la decisione impugnata di registrazione di un marchio, modelo o disegno non quando parte è l’UAMI procedure sono sospese facoltativa mediatori sono assistenti legali della Commissione dei Ricorsi UAMI gratuita se ad Alicante, rimborso spese 750 € se a Bruxelles

Accordo sul Tribunale Unitario del Brevetto europeo (11.01.13) – art. 35:

istituzione di un Centro di Mediazione e Arbitrato sede a Lubiana e Lisbona competenza: UPC/TUBE no a limitazione o revoca di brevetto regolamento elenco mediatore e arbitri tariffe

BREVETTO EUROPEO

MFSD S.r.l.

www.mfsd.itE: responsabile@mfsd.it - PEC: mfsd@legalmail.it

Sede legale:

Viale Beatrice D'Este, 20 – 20122 Milano

T: +39 0291471104/05 – F: +39 0291471087

Amministrazione: Giustina Cervone

Organismo di Mediazione

Sedi operative:

Viale Beatrice D'Este, 20 – 20122 Milano

T: +39 0291471104/05 – F: +39 0291471087

Responsabile della Procedura: Pierfrancesco C. Fasano

Segreteria: Monica Milano

Via dei Castani, 80 – 00172 Roma

T: +39 062312031 – F: +39 062312031

Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute sui domini “.it”

Via Donizetti, 1/a – 20122 Milano

T: +39 0245490522 – F: +39 0245490590

Responsabile della Procedura: Stefano Monguzzi