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I CONTRATTI FRA DESIGNER E IMPRESE
Avv. Marina Lanfranconi
Parma, 30 settembre 2013 – Salone Proprietà Industriale
1Salone IP – Parma
Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 - www.senaf.it
I contratti fra designer e imprese
• Introduzione: le diverse tipologie contrattuali e la prassi del settore
Il t tt di i i d’• Il contratto di commissione d’opera
• L’accordo di cessione fra impresa e designerp g
• L’accordo di licenza fra impresa e designer
• Linee Guida- Clausole Suggerite
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Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 - www.senaf.it
I contratti fra designer e imprese
Obiettivo: sfruttare il talento creativo a scopi commerciali ed economici
Contratti Atipici che hanno assunto nel tempo notevole importanza, inpassato verbali stipulati fra le parti nell’esercizio della loro autonomianegoziale (art 1322 cc) purchè volti a realizzare interessi meritevoli dinegoziale (art. 1322 cc) purchè volti a realizzare interessi meritevoli ditutela
Volti a disciplinare l’uso e/o la circolazione di diritti di proprietàintellettuale (no contratti dai quali può derivare inganno)
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Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 - www.senaf.it
Introduzione: la protezione dei disegni e modelli
Il perno è la tutela degli investimenti che creano forme apprezzate dalt i di l t t l d ll’ tt t i di d tt hmercato e quindi la tutela dell’aspetto esteriore di un prodotto che
concilia esigenze funzionali con l’aspetto estetico.
• La protezione è garantita ai design nuovi che hanno carattereindividuale.
• La protezione ha una durata limitata nel tempo e poi i diritti cadonoin pubblico dominio:in pubblico dominio:
5 anni per il design registrato (rinnovabile per un massimo di25 anni))3 anni per il design non registrato
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Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 - www.senaf.it
Le diverse tipologie contrattuali
Se il designer è un dipendente dell’azienda, la titolarità dei diritti è:
1. Del datore di lavoro per le creazione del dipendente natenell’esercizio delle sue mansioni di lavoro;
2. Del dipendente per le creazioni nate al di fuori delle sue specifichep p pmansioni;
Per il Designer non dipendente dell’azienda- la titolarità varia in base allaPer il Designer non dipendente dell azienda la titolarità varia in base alla volontà delle parti:
A Commissione d’operaA. Commissione d opera
B. Cessione
C. Concessione - Licenza
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Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 - www.senaf.it
A. Commissione d’opera (1)
• Oggetto: contratto che disciplina l’incarico da partegg p pdel committente al designer di realizzazione di unprogetto e/o di una nuova forma di prodotto didesign e ne regola i diritti di sfruttamento economicodesign e ne regola i diritti di sfruttamento economico
• Nel contratto vengono regolati:• Nel contratto vengono regolati:
• la titolarità dei diritti e le modalità di esecuzione• la titolarità dei diritti e le modalità di esecuzionedell’attività richiesta
• le modalità di pagamento del corrispettivop g p
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Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 - www.senaf.it
A. Commissione d’opera (2)- Compenso
Compenso del Designer• Forfait per l’attività creativa svolta nel caso di opere che si
esauriscono con il completamento del lavoro n (es.padiglione fieristico)
• Royalty proporzionale calcolata sui quantitativi di venditadei prodotti realizzati per il committente e da questo
d tivenduti.
Il designer CEDE al committente il diritto ad ottenere laIl designer CEDE al committente il diritto ad ottenere laregistrazione come design, brevetto o marchio della suaopera dell’ingegno
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Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 - www.senaf.it
A. Commissione d’opera (3) Criticità
Non sempre quanto creato dal designer possiede irequisiti di tutela ai sensi del dir autore o comedesign con conseguente rischio di essereconsiderato nullo per carenza di oggettoconsiderato nullo per carenza di oggetto
Attenzione alla Distinzione fra:Attenzione alla Distinzione fra:• contratto di commissione di opera di design in cui è
remunerata l’attività creativa e d i diritti conseguentigsi trasferiscono in capo al committente; e
• Contratto con ordine di fornitura di prodotti in cui ilcommissionario progetterà a sua cura e spese ilprodotto senza cedere i diritti
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Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 - www.senaf.it
B. Contratto di Cessione (1)
• Oggetto del contratto: trasferimento da parte del titolare del diritto(verificare la titolarità!) della proprietà del diritto a fronte delpagamento di un corrispettivo economico
• Qualora il design sia già stato realizzato e registrato dal designer:trasferimento delle privative registrate con trascrizione dei titoli inciascun territorio (ai fini della opponibilità ai terzi) e collaborazioneciascun territorio (ai fini della opponibilità ai terzi) e collaborazioneper l’espletamento delle formalità;
• Qualora la privativa non sia stata oggetto di registrazione vienetrasferito il diritto sottostante con la facoltà di registrare il disegno omodello.
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Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 - www.senaf.it
B. Contratto di Cessione (2)
• Forma: scritta per i diritti d’autore
• Compenso: prezzo corrisposto quale corrispettivo della cessionedei diritti con modalità di pagamento variabili (intero prezzodei diritti con modalità di pagamento variabili (intero prezzocorrisposto alla stipula del contratto o pagamento differito)
• Criteri per il calcolo del corrispettivo: costi di ideazione e/o depositoo registrazione; esistenza di licenze sul diritto ceduto; durata diritti;
fverifica titolarità.
P i i i di lti l l t l f tt t d i t d ll• Prassi: previsione di royalties calcolata sul fatturato derivante dallavendita dei prodotti = premio al successo commerciale
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C. Licenza
• Titolare dei diritti: designer che mantiene laproprietà dei dirittiproprietà dei diritti.
• Oggetto del contratto: sfruttamento dei diritti• Oggetto del contratto: sfruttamento dei dirittiverso il pagamento di un prezzo.
• Forma: libera, si richiede forma scritta adprobationem, ad eccezione del diritto d’autore
• Compenso: royalty (varie modalità di calcolo) – dii t il 3% il 7% d l f tt t l ti llprassi tra il 3% e il 7% del fatturato relativo alla
vendita del prodotto .
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Licenza (2) Post-expiration royalty
“Il limite esterno temporale della licenza riguardal’eventualità che i canoni vengano corrisposti per un certoperiodo di tempo successivo alla scadenza della protezionedella tecnologia. […]della tecnologia. […]Il venir meno del titolo dovrebbe privare la licenza dellacausa e, quindi, non consentire l’ultrattività del contratto.[ ][…]Tuttavia, l’autonomia privata è sovrana nel decidere lemodalità di maturazione e corresponsione dei canoni1”p
1 M Granieri G Colangelo F De Michelis Introduzione ai contratti per il trasferimento diM. Granieri, G. Colangelo, F. De Michelis, Introduzione ai contratti per il trasferimento ditecnologia, Cacucci, 2009
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Clausole essenziali
Oggetto
GaranzieGaranzie
Concessione dei diritti
Territorio
Esclusiva
Corrispettivo
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Clausole essenziali
Collaborazione del designer
Durata e risoluzione – royalties
Intrasferibilità intuitus personae
Controllo
Riservatezza
Patto di non concorrenza
Legge / Foro competente
1410/10/2013
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Clausole essenziali – Licenza, Cessione
Sospensione o cessaz produzione
Disciplina delle rimanenze – hand over
Esclusiva e sell off
Royalties a forfait o variabili
T f i d ll i l i à ( h di d i )
Cessione
Trasferimento della titolarità (anche di opere derivate)
a fronte di un corrispettivo
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Linee Guida (1)
Definizioni: identificazione, con nome specifico, delle linee oggetto d tti tt d l t ttprodotti oggetto del contratto es. nome collezione
O tt Id tifi i d hi il tit l d l di itt ( iOggetto: Identificare in modo chiaro se il titolare del diritto (previa prova/verifica titolarità e validità diritto) intenda cedere o concedere
Corrispettivo variabile: indicare se a titolo di royalties o corrispettivo dovuto per il successo commerciale e la p pcollaborazione del designer
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Linee Guida (2)
Territorio: Verificare l’esistenza e la validità dei diritti nei territori e l l ile esclusive
N ll li l i di itt di ll ffNella licenza- se esclusiva e diritto di sell off
Durata: clausole specifiche sulla durata del contratto in rapportoDurata: clausole specifiche sulla durata del contratto in rapporto alla durata dei diritti e anche al pagamento del corrispettivo
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Linee Guida (3)
Diritti e Obblighi del designer: O i i lità/ tt i di id l ità d l d i• Originalità/carattere individuale e novità del design
• EsclusivaGaranzie sulle violazione ai diritti di terzi• Garanzie sulle violazione ai diritti di terzi
• Completamento dell’opera entro una certa data e/o numero minimo di progetti con scadenza e/o collaborazione e/o test funzionalitàdi progetti con scadenza e/o collaborazione e/o test funzionalità
• Diritto alla citazione del nome anche nella promozione del prodotto
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Linee Guida (4)
Di itti Obbli hi d ll’iDiritti e Obblighi dell’impresa:
Verifica titolarità e validità diritti• Verifica titolarità e validità diritti• Diritti alla registrazione/trascrizione• Retrocessione se cessazione da produzione• Retrocessione se cessazione da produzione• Facoltà di sospendere e/o cessare la produzione e/o
commercializzazioneco e c a a o e• Diritti anche su opere derivate• Responsabilità produzionep p
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