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I CONTRATTI FRA DESIGNER E IMPRESE

Avv. Marina Lanfranconi

Parma, 30 settembre 2013 – Salone Proprietà Industriale

1Salone IP – Parma

Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 - www.senaf.it

I contratti fra designer e imprese

• Introduzione: le diverse tipologie contrattuali e la prassi del settore

Il t tt di i i d’• Il contratto di commissione d’opera

• L’accordo di cessione fra impresa e designerp g

• L’accordo di licenza fra impresa e designer

• Linee Guida- Clausole Suggerite

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I contratti fra designer e imprese

Obiettivo: sfruttare il talento creativo a scopi commerciali ed economici

Contratti Atipici che hanno assunto nel tempo notevole importanza, inpassato verbali stipulati fra le parti nell’esercizio della loro autonomianegoziale (art 1322 cc) purchè volti a realizzare interessi meritevoli dinegoziale (art. 1322 cc) purchè volti a realizzare interessi meritevoli ditutela

Volti a disciplinare l’uso e/o la circolazione di diritti di proprietàintellettuale (no contratti dai quali può derivare inganno)

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Introduzione: la protezione dei disegni e modelli

Il perno è la tutela degli investimenti che creano forme apprezzate dalt i di l t t l d ll’ tt t i di d tt hmercato e quindi la tutela dell’aspetto esteriore di un prodotto che

concilia esigenze funzionali con l’aspetto estetico.

• La protezione è garantita ai design nuovi che hanno carattereindividuale.

• La protezione ha una durata limitata nel tempo e poi i diritti cadonoin pubblico dominio:in pubblico dominio:

5 anni per il design registrato (rinnovabile per un massimo di25 anni))3 anni per il design non registrato

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Le diverse tipologie contrattuali

Se il designer è un dipendente dell’azienda, la titolarità dei diritti è:

1. Del datore di lavoro per le creazione del dipendente natenell’esercizio delle sue mansioni di lavoro;

2. Del dipendente per le creazioni nate al di fuori delle sue specifichep p pmansioni;

Per il Designer non dipendente dell’azienda- la titolarità varia in base allaPer il Designer non dipendente dell azienda la titolarità varia in base alla volontà delle parti:

A Commissione d’operaA. Commissione d opera

B. Cessione

C. Concessione - Licenza

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A. Commissione d’opera (1)

• Oggetto: contratto che disciplina l’incarico da partegg p pdel committente al designer di realizzazione di unprogetto e/o di una nuova forma di prodotto didesign e ne regola i diritti di sfruttamento economicodesign e ne regola i diritti di sfruttamento economico

• Nel contratto vengono regolati:• Nel contratto vengono regolati:

• la titolarità dei diritti e le modalità di esecuzione• la titolarità dei diritti e le modalità di esecuzionedell’attività richiesta

• le modalità di pagamento del corrispettivop g p

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A. Commissione d’opera (2)- Compenso

Compenso del Designer• Forfait per l’attività creativa svolta nel caso di opere che si

esauriscono con il completamento del lavoro n (es.padiglione fieristico)

• Royalty proporzionale calcolata sui quantitativi di venditadei prodotti realizzati per il committente e da questo

d tivenduti.

Il designer CEDE al committente il diritto ad ottenere laIl designer CEDE al committente il diritto ad ottenere laregistrazione come design, brevetto o marchio della suaopera dell’ingegno

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A. Commissione d’opera (3) Criticità

Non sempre quanto creato dal designer possiede irequisiti di tutela ai sensi del dir autore o comedesign con conseguente rischio di essereconsiderato nullo per carenza di oggettoconsiderato nullo per carenza di oggetto

Attenzione alla Distinzione fra:Attenzione alla Distinzione fra:• contratto di commissione di opera di design in cui è

remunerata l’attività creativa e d i diritti conseguentigsi trasferiscono in capo al committente; e

• Contratto con ordine di fornitura di prodotti in cui ilcommissionario progetterà a sua cura e spese ilprodotto senza cedere i diritti

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B. Contratto di Cessione (1)

• Oggetto del contratto: trasferimento da parte del titolare del diritto(verificare la titolarità!) della proprietà del diritto a fronte delpagamento di un corrispettivo economico

• Qualora il design sia già stato realizzato e registrato dal designer:trasferimento delle privative registrate con trascrizione dei titoli inciascun territorio (ai fini della opponibilità ai terzi) e collaborazioneciascun territorio (ai fini della opponibilità ai terzi) e collaborazioneper l’espletamento delle formalità;

• Qualora la privativa non sia stata oggetto di registrazione vienetrasferito il diritto sottostante con la facoltà di registrare il disegno omodello.

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B. Contratto di Cessione (2)

• Forma: scritta per i diritti d’autore

• Compenso: prezzo corrisposto quale corrispettivo della cessionedei diritti con modalità di pagamento variabili (intero prezzodei diritti con modalità di pagamento variabili (intero prezzocorrisposto alla stipula del contratto o pagamento differito)

• Criteri per il calcolo del corrispettivo: costi di ideazione e/o depositoo registrazione; esistenza di licenze sul diritto ceduto; durata diritti;

fverifica titolarità.

P i i i di lti l l t l f tt t d i t d ll• Prassi: previsione di royalties calcolata sul fatturato derivante dallavendita dei prodotti = premio al successo commerciale

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C. Licenza

• Titolare dei diritti: designer che mantiene laproprietà dei dirittiproprietà dei diritti.

• Oggetto del contratto: sfruttamento dei diritti• Oggetto del contratto: sfruttamento dei dirittiverso il pagamento di un prezzo.

• Forma: libera, si richiede forma scritta adprobationem, ad eccezione del diritto d’autore

• Compenso: royalty (varie modalità di calcolo) – dii t il 3% il 7% d l f tt t l ti llprassi tra il 3% e il 7% del fatturato relativo alla

vendita del prodotto .

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Licenza (2) Post-expiration royalty

“Il limite esterno temporale della licenza riguardal’eventualità che i canoni vengano corrisposti per un certoperiodo di tempo successivo alla scadenza della protezionedella tecnologia. […]della tecnologia. […]Il venir meno del titolo dovrebbe privare la licenza dellacausa e, quindi, non consentire l’ultrattività del contratto.[ ][…]Tuttavia, l’autonomia privata è sovrana nel decidere lemodalità di maturazione e corresponsione dei canoni1”p

1 M Granieri G Colangelo F De Michelis Introduzione ai contratti per il trasferimento diM. Granieri, G. Colangelo, F. De Michelis, Introduzione ai contratti per il trasferimento ditecnologia, Cacucci, 2009


Clausole essenziali

Oggetto

GaranzieGaranzie

Concessione dei diritti

Territorio

Esclusiva

Corrispettivo

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Clausole essenziali

Collaborazione del designer

Durata e risoluzione – royalties

Intrasferibilità intuitus personae

Controllo

Riservatezza

Patto di non concorrenza

Legge / Foro competente

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Clausole essenziali – Licenza, Cessione

Sospensione o cessaz produzione

Disciplina delle rimanenze – hand over

Esclusiva e sell off

Royalties a forfait o variabili

T f i d ll i l i à ( h di d i )

Cessione

Trasferimento della titolarità (anche di opere derivate)

a fronte di un corrispettivo

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Linee Guida (1)

Definizioni: identificazione, con nome specifico, delle linee oggetto d tti tt d l t ttprodotti oggetto del contratto es. nome collezione

O tt Id tifi i d hi il tit l d l di itt ( iOggetto: Identificare in modo chiaro se il titolare del diritto (previa prova/verifica titolarità e validità diritto) intenda cedere o concedere

Corrispettivo variabile: indicare se a titolo di royalties o corrispettivo dovuto per il successo commerciale e la p pcollaborazione del designer

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Linee Guida (2)

Territorio: Verificare l’esistenza e la validità dei diritti nei territori e l l ile esclusive

N ll li l i di itt di ll ffNella licenza- se esclusiva e diritto di sell off

Durata: clausole specifiche sulla durata del contratto in rapportoDurata: clausole specifiche sulla durata del contratto in rapporto alla durata dei diritti e anche al pagamento del corrispettivo

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Linee Guida (3)

Diritti e Obblighi del designer: O i i lità/ tt i di id l ità d l d i• Originalità/carattere individuale e novità del design

• EsclusivaGaranzie sulle violazione ai diritti di terzi• Garanzie sulle violazione ai diritti di terzi

• Completamento dell’opera entro una certa data e/o numero minimo di progetti con scadenza e/o collaborazione e/o test funzionalitàdi progetti con scadenza e/o collaborazione e/o test funzionalità

• Diritto alla citazione del nome anche nella promozione del prodotto

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Linee Guida (4)

Di itti Obbli hi d ll’iDiritti e Obblighi dell’impresa:

Verifica titolarità e validità diritti• Verifica titolarità e validità diritti• Diritti alla registrazione/trascrizione• Retrocessione se cessazione da produzione• Retrocessione se cessazione da produzione• Facoltà di sospendere e/o cessare la produzione e/o

commercializzazioneco e c a a o e• Diritti anche su opere derivate• Responsabilità produzionep p

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Grazie dell’attenzione !

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