Il Brevetto:perché, come e quando?

Franco DocchioMembro della Commissione Brevetti

Università degli Studi di Brescia

Il brevetto è uno strumento giuridico che conferisce al suo titolare il diritto di vietare ad altri di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare l'oggetto brevettato. Il brevetto può essere ceduto o concesso in licenza, dietro pagamento di un corrispettivo al titolare.

Che cos’è il brevetto

Un'invenzione brevettabile deve essere una soluzione di un problema tecnico

Deve essere nuova, ossia mai resa nota in Italia o all'estero Deve comportare un'attività inventiva, cioè non deve

risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo

Deve essere atta a trovare applicazione industriale. Le invenzioni possono riferirsi, ad esempio, ad una

macchina, un dispositivo, un circuito elettronico, un composto chimico, un procedimento di lavorazione e così via.

Requisiti di un’idea brevettabile

L’invenzione (soluzione originale di problema tecnico, atta ad essere realizzata e applicata in campo industriale)

Il Modello di Utilità (trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, a utensili o a oggetti di uso comune particolare efficacia o comodità di pubblicazione o impiego)

Una nuova varietà vegetale o animale

Oggetti possibili di brevetto

La NOVITA’: invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica

L’ATTIVITA’ INVENTIVA: invenzione deriva da attività inventiva se non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica a una persona esperta nel ramo

L’INDUSTRIALITA’: invenzione deve poter essere atta ad avere applicazione in industria anche agricola

La SUFFICIENTE DESCRIZIONE: un’invenzione è ben descritta se dà modo ad altri di riprodurla

Requisiti di un brevetto

E' importante tenere presente che anche una divulgazione dell'invenzione ad opera dello stesso inventore o avente causa prima del deposito della domanda di brevetto toglie novità e costituisce motivo di nullità del brevetto

Requisiti di un’idea brevettabile

!

Registrazione: strumento giuridico che consente di ottenere la protezione per i disegni e i modelli industriali o del software

La registrazione disegni e modelli, incluso il software

Il brevetto è un particolare tipo di PUBBLICAZIONE, che riserva all’INVENTORE il diritto esclusivo di produrre, commercializzare, ecc.

L’unica alternativa al Brevetto, per mantenere la proprietà di una invenzione, è il SEGRETO

In poche parole….

Il deposito del Brevetto è a carico del TITOLARE DEL DIRITTO AL BREVETTO, che godrà dei suoi benefici

Il titolare del diritto al Brevetto può essere l’inventore, se privato, o l’Istituzione per cui lavora, a seconda degli accordi tra datore di lavoro e dipendente

Il deposito del Brevetto

Il brevetto può essere prioritariamente depositato In Italia All’estero

La domanda prioritaria, se non estesa all’estero, condurrà a un brevetto valido solo nel Paese in cui è stata depositata

La domanda prioritaria

Priorità: la data di deposito può essere rivendicata in successive domande depositate all’estero

Convenzione di Parigi ha sancito che: Chi ha depositato per la prima volta un

brevetto in uno stato della Convenzione

ha 1 anno di tempo per depositare domande corrispondenti in altri stati

Gli effetti di tali domande (divulgazione e anticipazione di altri brevetti) partono dalla data del primo deposito

La Priorità

In qualunque momento (entro un anno), il Brevetto può essere esteso all’estero Brevetto Europeo (esame) + deposito in singoli stati Brevetto USA (esame - attenzione al “first to invent”!) PCT (esame) “Prenotazione della possibilità di

depositare in paesi aderenti”

L’estensione del Brevetto

L’estensione del Brevettomediante il Brevetto Europeo

Brevetto NazionaleBrevetto Europeo

Stato membro 1

Stato membro 2

Stato membro n

Entro dodici mesi

7/8 mesi: esame, Opzione prelim.

Depositi nei singoli stati

L’estensione del Brevettomediante il PCT

Brevetto NazionaleDomanda PCT

Stato membro 1

Stato membro 2

Stato membro n

Entro dodici mesi

Entro 30 mesi: Depositi nei singoli stati

Secondo il Codice della Proprietà Industriale (D.L. 30 del 10.02.2005), il diritto al Brevetto per docenti e Ricercatori Universitari spetta all’inventore (agli inventori)! Si sperava, così facendo, di facilitare l’emersione

di proprietà industriale dalle Università verso l’esterno, cosa che non è avvenuta

Di chi è il diritto al Brevetto, in Università Italiane?

Che cosa può fare l’Inventore?

Depositare a suo

nome e a sue spese il Brevetto

Informare il

Rettore

Estendere il Brevetto,

oppure venderlo/licenziarlo

Proporre a UNIBS la cessione del Diritto al Brevetto

UNIBS

può accettare la cessione e depositare a sue spese

UNIBS può vendere o licenziare il Brevetto,

e/o estenderlo

oppure

A chi vanno i proventi dello sfruttamento del Brevetto?

Nel caso A: A UNIBS va il 40% dei proventi netti ( da vendita o licenza)

Nel caso B: A inventori va il 50% dei proventi netti ( da vendita o licenza)

Per difendere la propria invenzione da tentativi di imitazione e copiatura (pensiamo a Biro-Bic!)

Per creare valore per proprio gruppo, per la propria impresa, per la propria Università

Per negoziare proprietà intellettuale Per fare business

Il Brevetto: perché?

La proprietà industriale è un asset immateriale (un bene non materiale, ma pur tuttavia negoziabile e che ha un valore)

La proprietà industriale può essere raggruppata in un “portafoglio” (come quello dei titoli o degli investimenti

Il Portafoglio di PI

Tenerselo (per farne un core business di una startup, per cercare un partner di R&S….)

Venderlo (ma possibilmente non svenderlo) Licenziarlo (conferire a una o più entità il

diritto temporaneo, esclusivo o meno, illimitato o limitato, di utilizzare il brevetto, a fronte di Royalties)

Scambiarlo (io uso il tuo brevetto e tu usi il mio…)

Non farne nulla (sconsigliato: è un costo!)

Che cosa si può fare di un Brevetto?

Molto meglio

!

Lascia il tempo che trova

Siamo in un mondo di lupi. Gli unici onesti (semmai) siamo noi. Non contiamo sull’onestà di chi ci sta di fronte!

Qualsiasi trattativa per il trasferimento tecnologico (con un’impresa) DEVE essere preceduta ALMENO da un Non-Disclosure Agreement

(accordo di riservatezza) Da un Brevetto

In particolare: Brevetto vs NDA

Non appena l’invenzione è consolidata, funzionante, pronta per essere protetta

Prima di divulgarla in qualsiasi sede (sedute di laurea, invio di articoli o di abstract per congressi!) Attenzione: segretare la tesi o la discussione di

laurea lascia il tempo che trova!! Attenzione: se l’idea è veramente importante,

chiunque cercherà di impossessarsene

Il Brevetto: quando?

Chi tra voi scrive un articolo scientifico senza aver prima cercato tutti gli articoli preesistenti sul tema?

Così, per un Brevetto, occorre prima cercare tutte le ANTERIORITA’ Dove? Nei siti che contengono i database dei brevetti

(http://www.epo.org/searching.html, www.uspto.gov, http://www.google.com/advanced_patent_search)

Se non lo si fa, si fa perdere tempo a se stessi e agli altri

Il Brevetto: quando? Elementi fondamentali

Contattare l’Ufficio Brevetti preferito con in mano una descrizione sintetica ma accurata dell’invenzione e le anteriorità (n.b.: gli Uffici Brevetti sono tenuti al segreto)

Redigere la lettera di comunicazione al Rettore

Il Brevetto: chi?1. L’Inventore

Contattare il membro di Commissione Brevetti della propria Facoltà o l’Ufficio Affari generali (Dott. Melito)

Redigere la lettera, a firma di tutti gli inventori, di cessione del diritto al Brevetto all’Università, in cui si stabiliscano i vantaggi dell’invenzione e la quota di proprietà tra gli inventori

Redigere CON CURA il form di valutazione dell’invenzione in rete sul sito www.unibs.it (non è una perdita di tempo!)

Rendersi disponibili a collaborare con l’Ufficio Brevetti selezionato dall’Università

Il Brevetto: chi?2. L’Università

Vantaggi e svantaggi delle due soluzioni

L’inventore

Maggior libertà di azione Maggior incisività Tempi più brevi Maggiori costi 60% di utili Uguale impegno a

seguire la successiva fase di negoziazione

L’Università

Minore indipendenza Minore incisività Tempi più lunghi Zero costi 50% di utili Uguale impegno a

seguire la successiva fase di negoziazione

L’inventore cede SUBITO il diritto al Brevetto a terzi (un’azienda interessata) che si faccia carico di tutte le spese brevettuali, previo accordo sul riconoscimento delle spettanze derivanti dallo sfruttamento del Brevetto

Attenzione: questo non cancella il diritto dell’Università a percepire il 40% dei proventi!

Attenzione: gli accordi con l’industria devono essere chiari!

Una terza via (ma attenzione!)

Alla fine della giornata, l’Università è veramente interessata ad accumulare proprietà industriale?

E dunque, farà di tutto per incentivare e finanziare brevetti suoi, promuovendo e quasi “imponendo” la cultura del Brevetto “senza se e senza ma”, a prescindere dalle pubblicazioni?

E poi, è pronta per gestire eventuali ricorsi per infringement dei Brevetti, comportamenti truffaldini e disonesti di licenziatari con un apposito ufficio legale?

E’ pronta a tutte le fasi di negoziazione?

Ma…..

NON

ANCORA

Appena dopo il deposito, procedere con la fase di DIVULGAZIONE! Farne, in altre parole, la massima pubblicità, al fine di impedire ad altri di copiare, o di trovare acquirenti o licenziatari

Estendere il Brevetto Pagare le tasse per l’estensione del Brevetto

negli Stati di interesse Vigilare contro le frodi Costituire una startup…..

Dopo il Brevetto

Dopo il brevetto: percorsi (1)

BrevettoCostituzione di

start-up basata sul brevetto

Mercato

Brevetto Negoziazione del Brevetto Royalties

Trasferimento Tecnologico da sé a sé

Trasferimento Tecnologico da sé ad altri

Dopo il brevetto: percorsi (2)

Brevetto Accordi con impresaSfruttamento congiunto del

Brevetto

Brevetto Accordi con Venture Capital Startup

Trasferimento Tecnologico misto

Trasferimento Tecnologico con VC

Il passaggio di conoscenze e di tecnologia da Università a Imprese e, in particolare, al sistema della Ricerca Applicata

La valorizzazione, la gestione e la cessione della Proprietà Intellettuale accumulatasi in Università alle migliori condizioni per l’Università e i suoi stakeholders

NON E’ la ricerca applicata tout court

Il Trasferimento Tecnologico è:

Con la negoziazione di Brevetti Con la creazione di imprenditoria High-

Tech basata sui Brevetti

Come si attua il trasferimento Tecnologico?

Un Brevetto si negozia come un bene materiale o immateriale (ad es. un titolo, un fondo di investimento): Porta a porta (mediante contatti personali) Mediante broker (un po’ cari…) Mediante partecipazione a eventi di

brokeraggio (es.) Pubblicità sul proprio sito Pubblicità su riviste e quotidiani

Negoziare un Brevetto: come? (1)

Come determinare il valore di un brevetto?

Come fissare le Royalties? Come scegliere il compratore? Come accertarsi della buona fede del

licenziatario? In altre parole, come essere sicuri che il licenziatario voglia veramente utilizzare il brevetto e non metterlo nel cassetto?

Negoziare un Brevetto: come? (2)

Saper vendere è un’arte! Meglio pagare qualcuno

che sappia vendere, invece che improvvisarsi

venditori

2%, 3%, 5%

Può darsi che funzioni anche così…

… ma per ora no!

A meno che…..

Grazie x l’attenzione