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Strategie di tutela

Diana Rovati

Corso: N90205 Innovazione e MarketingTitolare del Corso: Raffaella ManziniAnno Accademico: 2013-2014

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Il Brevetto MP3


Strategia brevettuale: La nascita dell’MP3

Negli anni 90 l’Istituto di ricerca Fraunhofer depositò un brevetto sulla compressione audio digitale.

Strategia brevettuale possibile:1) libero uso -> perdita del vantaggio competitivo

2) esercitare il diritto brevettuale -> Sony e Microsoft avrebbero

sviluppato altro formati.

Apple

3) licenziare il brevetto -> Thomson multimedia

Microsoft


Strategia brevettuale: La nascita dell’MP3

Il brevetto su un prodotti destinati a grande diffusione

(es: on-line come Napster)

Vincolo? Opportunità?

Diventa strategico trovare il giusto TRADE-OFF tra:

Strategie di diffusione Strategie di Protezione


“Appropriabilità” dell’innovazione

“Appropriabilità”Capacità dell’impresa di acquisire e trattenere per se le rendite generate dai

propri processi innovativi

“Imitabilità”Il grado di imitabilità è funzione della tecnologia e del livello di protezione.

VS

Debole Moderato

Moderato Forte

Grado di imitabilitàdella tecnologia

Facile Difficile

a controllo largo

Diritti di PI

a controllo stretto

Appropriabilità


Diritti di Proprietà intellettuale -TITOLATI

Diritti Titolati

I Diritti Titolati necessitano di un «atto» del titolare per accertamento costitutivo, sono caratterizzati da territorialitàdel titolo e soggetti a rinnovi periodici. Possono costituire unbene mobile.

Diritti Titolati

Brevetti Modelli Marchi

Design Nuove Varietà Vegetali topografie …. semiconduttori


Brevetto

«1.Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività

commerciale ed programmi di elaboratore;c) le presentazioni di informazioni.

3…..

4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. …..

5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. …. »

ART. 45 Codice Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005


Caratteristiche del Brevetto

• Nessuna definizione di invenzione

Fondano la validità di un brevetto e pregiudicano il rilascio:

• Novità

• Attività Inventiva

• Industrialità

Sono caratteristiche primarie delle domande:

• Liceità

• Chiarezza

• Completezza

• Unità


Le procedure di deposito

• Brevetto Nazionale c/o (UIBM) oppure Camere di Commercio

• Brevetto Europeo c/o (EPO) Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco

• Brevetto Internazionale: Ufficio Internazionale (International Bureau, OMPI con sede a Ginevra), UIBM, EPO …

Altre procedure centralizzate:

• Brevetto ARIPO (African Regional Industrial PropertyOrganization)

• Brevetto OAPI (Organisation Africaine pour la PropriétéIntellectuelle)

• Brevetto EA (Euroasian Patent Office)

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Il Brevetto Nazionale

• Primo parere redato dall’esaminatore dell’Ufficio Europeo Brevetti sull'effettiva novitàed inventiva del ritrovato dopo circa 9 mesi

• Estensione a livello europeo o internazionale entro 12 mesi mantenendo i propri diritti dal giorno del primo deposito.

• La domanda è resa pubblica dopo 18 mesi

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Il Brevetto Europeo

• Severo esame redatto dall’esaminatore dell’Ufficio Europeo Brevetti sull'effettiva novitàed inventiva.

• Deposito nazionale entro 3 mesi dalla data di concessione.

• Dal terzo anno è dovuta una tassa di mantenimento della domanda Dopo la concessione sono dovute tasse nazionali.

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Il P.C.T.

• E’ una «prenotazione» possibile per un inventore che abbia residenza o nazionalità in uno Stato aderente alla convenzione.

• L'inventore, ha 30/31 mesi dal deposito internazionale o dalla data di priorità per «entrare» nelle singole fasi nazionali/regionali,

• Viene emesso un rapporto di ricerca internazionale non vincolante.

• Nessuna tassa di mantenimento sino all’ingresso alle fasi nazionale

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Le strategie brevettuali

Perché depositare un brevetto?1. Godere dell’esclusiva

2. Limitare gli altri nell’uso di una tecnologia anche solo temporaneamente

Che strategia posso utilizzare nel deposito?

0 12 18

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Domanda Limite per estensione Pubblicazione

Estensione

Estensione


Esempio di Strategia Brevettuale

GEOX

Respira

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La strategia brevettuale costa!!!!!

Antonio Meucci costruisce il primo prototipo di telefono che chiama telettrofono. Nel 1871 gli viene concesso un brevetto annuale provvisorio da rinnovare ogni dodici mesi. A causa della scarsa disponibilità economica lo rinnova solo fino al 1873.

ALEXANDER GRAHAM BELL Inventore e scienziato scozzese, brevetta nel 1876 un apparecchio telefonico analogo. Il Governo Usa inizia un processo contro Bell che a sua volta cita Meucci per infrazione di brevetto.

L’invenzione del telefono a Meucci è ufficialmente decretata nel 2002!

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Costa anche esercitare i diritti di un brevetto…

Apple vince su Samsung ( Agosto 2012)

Riconosciuto il dolo di Samsung nella copia di alcuni brevetti di Apple, con conseguente risarcimento di 1,05 miliardi di dollari.

La colpa di Samsung è di aver copiato il design e alcuni componenti software e per quanto riguarda il software, la giuria ha riconosciuto, anche in questo caso, che Samsung ha copiato da Apple diversi «effetti» oltre che l’interfaccia utente.

In gioco due colossi ma se uno dei due fosse stato una piccola azienda? Se proprio quest’ultima avesse perso?

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Le strategie brevettuali

• …… i brevetti si possono anche comprare!

• …… si possono acquistare diritti d’uso!

• …… ci danno informazioni sulle tecnologie emergenti!

• … ci guidano nello studio del mercato!

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La «biro»

László József Bíró, inventore e giornalista ungherese concepisce una penna che utilizza un inchiostro viscoso simile a quello impiegato per la stampa e che si asciuga velocemente.

Nasce la penna a sfera.

Brevetta l’invenzione nel 1943.

I costi di produzione della penna a sfera sono molto elevati.

Il barone francese Bich acquista il brevetto, ottimizza i processi di produzione e avvia la fabbricazione su scala mondiale.

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Marchio

«Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i segni suscettibili di

essere rappresentanti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le

tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi di una impresa da

quella di altre imprese»

ART. 7 del Codice Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005

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Tipologie di Marchi

Si distinguono Marchi:

•Denominativi o verbali: CITROEN

• Figurativi: NIKE

• Misti o complessi: Q8

• Di forma e/o marchi tridimensionali: Toblerone

• Nuovi, non convenzionali


Caratteristiche dei Marchi

Le caratteristiche sono:

• Novità• Caratteriste distintivo• Liceità

Non possono essere registrati come marchi:

• I ritratti di persone senza consenso delle medesime; • Gli stemmi e emblemi che rivestano un interesse

pubblico;• Segni che possano ingannare i consumatori;• Segni che sono formati esclusivamente dalla forma

imposta dalla natura stessa del prodotto;• Segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o

negli usi costanti del commercio;• Segni identici o simili a quelli già noti e diffusi nello Stato.

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Le procedure di deposito del Marchio

• Marchio Nazionale: presso UIBM e Camere di Commercio

• Marchio Comunitario: presso L’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) ed ha sede ad Alicante, in Spagna oppure presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

• Marchio Internazionale presso un Ufficio Brevetti nazionale, oppure pressol'Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà industriale di Ginevra.

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Marchio Nazionale

• Dura dieci anni ed è rinnovabile per un numero illimitato di volte.

• Nella domanda di registrazione va indicata la descrizione dettagliata del marchio e l’elenco completo dei prodotti e/o dei servizi da contraddistinguere, con l’indicazione della classe a cui appartengono

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Marchio Comunitario

• La durata del marchio comunitario è di dieci anni ed èrinnovabile per un pari periodo ad ogni scadenza.

• Depositabile da persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico, che hanno, cittadinanza o nazionalità o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo negli stati partecipanti alla convenzione

• Diritto esclusivo e conseguente divieto a terzi, di usare in commercio un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato.

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Marchio Internazionale

• Depositabile da persona fisica o giuridica appartenente o residente in uno stato membro dell'Accordo o del Protocollo o che abbia in esso uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo.

• Il deposito della domanda di registrazione internazionale equivale al deposito della domanda di registrazione del marchio presso ogni paese designato, il quale ha 12 o 18 mesi dalla comunicazione del deposito da parte dell'Ufficio di Ginevra per dichiarare di non riconoscere l'esclusiva per quel segno

• Il marchio internazionale ha una validità di dieci anni e può essere rinnovato per periodi di eguale durata.

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Il deposito del Marchio

• Nella domanda di registrazione va indicata la descrizione dettagliata del marchio e l’elenco completo dei prodotti e/o dei servizi da contraddistinguere

• Obbligatorio l’uso della Classificazione di Nizza per i paesi membri dell’accordo.

• Coloro che registrano un nuovo marchio sono tenuti a specificare la classe (o le classi) alla quale appartiene il prodotto o servizio al quale si riferisce il marchio in tal modo , si inibisce ad un eventuale concorrente di registrare un marchio uguale o simile al proprio nella stessa classe.

• I marchi hanno validità territoriale e possono essere estesi entro sei mesi dal primo deposito.

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Nome a Dominio

• Titolarità di un marchio e del nome a dominio.

• Il nome a dominio deve essere iscritto nei registri nazionali, regionali e e internazionali (.it, .eu, .com)

• Alcuni registri (esempio il .com) accettano domande di registrazione di nomi a dominio da qualunque richiedente. Altri, tipicamente i registri nazionali o regionali, accettano richieste di registrazione solo da soggetti con residenza o con sede nel territorio nazionale o regionale.

• La procedura di registrazione prevede una domanda e un esame della stessa.

• Ogni registro definisce le modalità di rinnovo.

• Possibile la cessione e l’attivazione di una procedura di riassegnazione.


Il caso Armani

http://www.shinynews.it/diritto/0505-domiadominio.shtml

Il caso Armani


Disegni o Modelli

«1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee,

dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano

carattere individuale.2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri

tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo

lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.»

ART.31 del Codice di Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005.

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Caratteristiche dei Disegni o Modelli

• Novità: la divulgazione del modello o disegno da parte dell'autore non ne pregiudica la registrabilità se questa avviene entro i 12 mesi successivi alla data di tale divulgazione.

• Carattere individuale

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Procedure di registrazione

• Modello Nazionale: presso gli appositi uffici UPICA (Uffici Provinciali del Ministero dell'Industria) o presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)

• Modello Comunitario: presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) con sede ad Alicante (Spagna) oppure presso l'UIBM (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti) o presso un Ufficio Brevetti e Marchi nazionale di uno Stato dell'Unione Europea.

• Modello Internazionale presso la sede dell'OMPI/WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) a Ginevra (Svizzera

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Disegno o Modello Nazionale

• Con una sola domanda è possibile richiedere la protezione di un “modello o disegno multiplo”, cioè di un gruppo di modelli o disegni che rientrino nella stessa classe merceologica della classificazione internazionale di Locarno sui disegni e modelli.

• L'UIBM effettua un esame di sussistenza dei requisiti formali e di registrabilità, ma non un esame sulla novità.

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Disegno o Modello Europeo

• Anche per il modello comunitario vale la possibilità di registrare un “modello o disegno multiplo”.

• La domanda è resa nota mediante pubblicazione sul bollettino dei modelli o disegni comunitari.

• Non è previsto un esame sostanziale per verificare la sussistenza dei requisiti di novità e carattere individuale.

• E’ possibile presentare all’Ufficio una domanda motivata di annullamento del modello o disegno registrato.

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Disegno o Modello Internazionale

• Con un’unica domanda per un modello o disegno internazionale multiplo è possibile richiedere la protezione di un insieme di modelli o disegni sino ad un massimo di cento, purché rientranti nella stessa classe merceologica della classificazione internazionale di Locarno.

• L’esame segue le procedure di ogni singolo stato. Talvolta la legislazione nazionale prevede che le domande siano sottoposte ad una ricerca e ad un esame di novità.

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Modalità di deposito

• Durata della registrazione è di cinque anni dalla data di presentazione della domanda rinnovabile fino a un massimo di venticinque anni.

• Classificazione internazionale di Locarno sui disegni e modelli.

• In caso di modello internazionale la durata della protezione è dipendente da quanto previsto a livello legislativo per ogni singolo stato designato.

• Non esiste una vera e propria procedura di opposizione.

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Modello di utilità

«1.Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali

i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo

stesso concetto innovativo.»

ART. 82 del Codice di Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005


Caratteristiche Modelli di Utilità

• Innovazioni che pur presentando carattere di novità in ambito applicativo non sono sostenibili dal punto di vista della inventiva.

• La durata è limitata ad anni 10.

• Non sono previste particolari procedure di valutazione.

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Topografie dei prodotti a semiconduttori

«E' prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:

a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materialesemiconduttore;

b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno

schema tridimensionale prestabilito;c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre

funzioni, una funzione elettronica.2. La topografia di un prodotto a semiconduttori è una serie

di disegni correlati, comunque fissati o codificati:a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di

cui si compone un prodotto asemiconduttori;

b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno

stadio qualsiasi della sua fabbricazione.»ART 87 del Codice di Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005


Nuove Varietà Vegetali

«1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietàvegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto

di costitutore può essere:a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo

o da una certa combinazione di genotipi;b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base

all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a

essere riprodotto in modoconforme.»

ART 100 del Codice di Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005.

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Caratteristiche Nuove Varietà Vegetali

• Distinzione: quindi che abbiano delle caratteristiche particolari rispetto alle altre già note;

• Uniformità: specificità evidenti in tutta la specie;

• Stabilità: che si ripetano per tutte le generazioni

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Diritti Non Titolati

I Diritti non Titolati non sono tutelati mediante deposito ma vengono comunque riconosciuti in presenza di determinati presupposti.

Diritti Non Titolati

Informazioni riservate Marchio di fatto

Modello non registrato Diritto D’autore

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Diritti di Proprietà intellettuale – NON TITOLATI


Informazioni aziendali riservate

La definizione di “Informazioni segrete” è disciplinata dall’articolo 98 e 99 del Codice di Proprietà Industriale D.Lgs10 Febbraio 2005.

ART 98 «1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze

tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo

controllo del detentore ove tali informazioni:a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o

nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli

esperti ed agli operatori del settore;b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi

ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.


….. Informazioni aziendali riservate

ART. 98 «…..2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione

comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in

commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.»

ART. 99«1.Salva la disciplina della concorrenza sleale èvietato rivelare a terzi, oppure acquisire od utilizzare le

informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98.»

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Ambito di interesse del segreto

• Tecnologico

• Commerciale

• Finanziario Scelte di Marketing

• Strategico

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La gestione del segreto Industriale

• Segreto industriale Filosofia aziendale

Tutti i dipendenti, Consulenti

Fornitori

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Vantaggi•Tutela sino alla diffusione •Tutela i segreti commerciali•Abbattimento costi di deposito•….

Svantaggi•Gestione delle Informazioni•La tecnologia non evolve •…….


Un esempio di Segreto Industriale

Coca cola

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Cosa ci sarà di segreto?


Brevetto o segreto?

Quando è ragionevole brevettare e quando è preferibile

tutelarsi con segreto?

Spunti di riflessione:

• Quale è tipicamente il tempo di vita della tecnologia? (aziende farmaceutiche/elettroniche)

• Il Reverse engineering è possible? E’ possibile distribuire il prodotto senza rivelare la tecnologia?

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Marchio di fatto

• Si tratta quindi di una vera e propria tutela per coloro che, pur senza registrare il marchio, ne hanno fatto un uso continuativo, prolungato e dimostrabile nel tempo.

• E’ quello utilizzato ma non registrato!

• I fattori che determinano l’effettiva possibilità di esercitare il diritto di un marchio di fatto dipendono da una pluralità di fattori (diffusione territoriale, l’attribuzione dello stesso a prodotti della stessa categoria merceologica…)


Un esempio di «Marchio di fatto»

John Pemberton , poco prima della sua morte nel 1888, vende la formula delle bevanda conosciuta come Coca Cola a Candler, il quale nel 1891, quando gli introiti sono già esorbitanti, decide di registrare il marchio, ma scopre che il marchio era gia stato già registrato nove anni prima per una bevanda a base di foglie di coca e cola, un tonico “ricostituente” che conteneva caffeina, cocaina e whisky conosciuto con il nome di “spirito di cereali”. Candler si lancia ferocemente in un processo che lo vide vincitore pochi anni più tardi.

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Coca Cola


Modello non registrato

• La legislazione comunitaria tutela i diritti sul disegni o modelli anche in assenza di registrazione. Tali diritti vengono acquisiti automaticamente.

• Durata 3 anni

• Tutela la copiatura intenzionale


Diritto d’Autore

Rientrano nella tutela dei diritti di autore tutte le opere d’ingegno di carattere

creativo che riguardano la letteratura, la musica, le arti figurative, l’architettura,

il teatro e il cinema. Sono inoltre protetti da tale diritto anche i programmi per

elaboratore e le banche dati.

•Testo normativo Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.


Caratteristiche del Diritto d’Autore

Requisito essenziale Creatività

Sono tutelati i Diritti:

• Morali

• Patrimoniali

Per 70 anni dopo la morte dell’autore.

Nessuna formalità amministrativa per ottenere il riconoscimento dei diritti d’autore sull’opera, il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera

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Strategia di tutela

Strategia di tutela

La strategia di tutela deriva sempre dalla combinazione di strumenti di tutela, scelte di Marketing e obiettivi aziendali.

Brevetto

Efficace Non sempre Efficace

Ind. farmaceutica Ind. Elettronica

Marchio

Forte Debole

Scelte commercialiMKTG

Agreement

…

….


Approccio alla strategia di tutela

• Controllo -> Sistemi proprietari ->Vantaggio competitivo diretto -> Gestione della tecnologia -> Azioni di Licencing

• Diffusione -> Sistemi Open -> Vantaggio competitivo indiretto

! Il controllo non è “per sempre” ….. Allo scadere dei tempi

tecnici le tecnologie brevettate diventano libere.


Supporti Didattici vedi link c/o pagina sito Centro di Ricerca LIUC Innovazione e Brevetti

• Tutela della proprietà industrialeGuida con nozioni di base in materia di Proprieta'Industriale

• Guida operativa al sistema della proprietàintellettuale in ItaliaGuida UIBM al sistema della Proprietà Intellettuale in Italia

• Disegni e Modelli - Introduzione all’utilizzo per le PMIGuida Disegni e Modelli UIBM: vademecum di semplice consultazione (informazioni e suggerimenti pratici)

• Brevetti, Introduzione all’utilizzo per le PMIGuida Brevetti Industriali UIBM: vademecum di semplice consultazione (informazioni e suggerimenti pratici)

• Marchi - Introduzione all’utilizzo per le piccole e medie impreseGuida Marchi UIBM: vademecum di semplice consultazione (informazioni e suggerimenti pratici)

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