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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni pres. rel.

dott.ssa Silvia Giani giud.

dott.ssa Alima Zana giud.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 68770 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2012

vertente

TRA

OFFICINA COMUNICAZIONE s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;

GEDIS s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;

elett. dom.te in Milano, via santa Maria alla Porta 2, presso lo studio degli avv.ti Luigi MANSANI,

Federico FUSCO ed Elena VARESE che le rappresentano e difendono unitamente agli avv.ti Claudio

VOLPI e Paolo GIUCASTRO del foro di Milano;

- attrici -

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Sentenza n. 6418/2015 pubbl. il 21/05/2015RG n. 68770/2012

Repert. n. 5392/2015 del 21/05/2015

http://bit.ly/1WXcYtS


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E

RCS MEDIAGROUP s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore;

elett. dom.ta in Milano, via Andreani 4, presso lo studio del procuratore avv. Paolo AUTERI che la

rappresenta e difende;

- convenuta –

OGGETTO: concorrenza sleale e diritto di marchio.

CONCLUSIONI

All’udienza di precisazione delle conclusioni dell’ i procuratori delle parti così concludevano:

per le attrici: ” Nel merito:

1) accertare e dichiarare che la condotta posta in essere da RCS MediaGroup S.p.A. nei confronti di

Officina Comunicazione S.r.l. e Gedis S.r.l. e, in particolare, la commercializzazione di braccialetti a

marchio “ROLLYS”, come descritta in atti, integra contraffazione del marchio "ROLLS" di Officina

Comunicazione S.r.l., oggetto anche di registrazione come marchio figurativo nazionale n. 1517378;

2) accertare e dichiarare che la condotta posta in essere da RCS MediaGroup S.p.A. nei confronti di

Officina Comunicazione S.r.l. e Gedis S.r.l. e, in particolare, la commercializzazione di braccialetti a

marchio "ROLLYS", come descritta in atti, costituisce altresì atto di concorrenza sleale ex art. 2598,

cod. civ.;

3) inibire in via definitiva a RCS MediaGroup S.p.A. la fabbricazione, l'offerta in commercio, l'uso,

l'importazione, la distribuzione e la pubblicizzazione dei braccialetti in questione e di qualsiasi altro

prodotto che costituisca violazione dei diritti di marchio di Officina Comunicazione S.r.1. e Gedis S.r.l.

o imitazione concorrenzialmente illecita dei loro prodotti e delle loro modalità di presentazione e

promozione, nonché l'uso del segno "ROLLYS' o di qualsiasi altro segno in qualsiasi modo idoneo a

creare confusione con i prodotti e l'attività delle attrici o ad agganciarne l'accreditamento commerciale;

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4) in ogni caso, confermare i provvedimenti disposti in sede cautelare da codesto ill.mo Tribunale nei

confronti di RCS MediaGroup S.p.A. con ordinanza del 23-25 luglio 2012;

5) condannare RCS MediaGroup S.p.A. al risarcimento dei danni subiti da Officina Comunicazione

S.r.1. e Gedis S.r.1. per effetto dell'attività in contraffazione e concorrenzialmente illecita, nell’importo

minimo di Euro 123.030,67 corrispondente al mancato guadagno delle attrici;

6) fissare in mille Euro al giorno la penale dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente

constatate e per ogni ritardo nell'osservanza dei provvedimenti contenuti nell'emananda sentenza;

7) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza sui quotidiani "La Repubblica" e "Corriere della

Sera", per due volte consecutive e in caratteri doppi del normale, e sul sito www.toysblog.it, a cura

delle attrici e a spese della convenuta;

8) condannare RCS MediaGroup S.p.A. al rimborso in favore di Officina Comunicazione S.r.l. e Gedis

S.r.l. di spese, onorari del presente giudizio e del procedimento cautelare ante causam R.G. n.

47566/2012, oltre accessori di legge.

In via istruttoria:

A) ritenutane la necessità, disporre una consulenza contabile d'ufficio ai fini della valutazione del

danno subito da Officina Comunicazione S.r.l. e Gedis S.r.l.;

B) ammettere occorrendo i seguenti capitoli di prova:

i) "vero che nell'estate del 2005 Officina Comunicazione S.r.l. curò e sottopose a Prominter S.r.l. la

progettazione grafica di una collezione di portachiavi, braccialetti e fermacapelli spiraliformi in gomma

a marchio "ROLLS", come illustrato nel doc. 52 di parte attrice che si rammostra al teste";

ii) "vero che la veste grafica definitiva del marchio "ROLLS" è stata realizzata da Officina

Comunicazione S.r.l. tra il 5 ed il 6 marzo 2012, come risulta dal doc. 54 di parte attrice, che si

rammostra al teste";

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iii) "vero che il 7 marzo 2012 Leoni S.p.A. ha confermato a Gedis S.r.l. l'ordine ricevuto da

quest'ultima per la produzione e importazione dalla Cina di 1.500.000 bustine di braccialetti

spiraliformi destinati alla commercializzazione in Italia sotto il marchio "ROLLS" come risulta dal doc.

55 di parte attrice, che si rammostra al teste".

In relazione ai capitoli di prova i), ii), e iii) si indica a testimone il signor Franco Galantini, presso

Officina Comunicazione S.r.l., Via Rainusso 144, Modena; in relazione al capitolo di prova i) si indica

a testimone anche la signora Stefania Fregni, Via del Borghetto 20, Sant'Anna di San Cesario

(Modena); in relazione al capitolo di prova ii) si indica a testimone anche il signor Emmanuele

Coltellacci, presso Officina Comunicazione s.r.l., via Rainusso 144, Modena; in relazione al capitolo di

prova iii) si indicano a testimoni anche l’avv. Maurizio Corti e le signore Barbara Depedri e Silvana

Depedri presso Gedis S.r.l., Via Meravigli 18, Milano.

Nella non creduta ipotesi in cui i capitoli di prova testimoniale avversari siano ritenuti, in tutto o in

parte, ammissibili, si chiede infine che i testimoni indicati dalle attrici a prova diretta siano sentiti a

controprova.”

per la convenuta: “1. Respingere le domande proposte dalle attrici e conseguentemente revocare il

provvedimento cautelare del 23-25 luglio 2012;

2. Condannare le attrici al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente procedimento.

-in via istruttoria-

3. ammettere, occorrendo, prova testimoniale sui seguenti capitoli:

1) Vero che nel mese di ottobre del 2010 il sig. Azra (detto Eddy) Jamus della s.r.l. Suk ideava il

progetto riguardante una collezione di braccialetti in silicone colorato chiamati "Rollys" aventi le

caratteristiche descritte nel filmato di cui si mostra al teste la riproduzione a stampa (doc. l1) e destinati

ad essere distribuiti ed usati con le modalità indicate in tale filmato.

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2) Vero che nel mese di febbraio 2011 Suk proponeva il progetto di cui sopra a RCS, inviando il

relativo filmato al sig. Piergiovanni Sciascia dell'ufficio marketing di RCS come allegato alla e mail del

28 febbraio, che si esibisce al teste (doc. l2), ma che il sig. Sciascia con e mail del 10 marzo successivo

comunicava che, nonostante l'apprezzamento dell'iniziativa, RCS non era in grado di realizzare tale

progetto per l'estate del 2011.

3) Vero che su iniziativa di Suk braccialetti similari a quelli di cui è causa vennero distribuiti dalla

catena di negozi Tezenis e dalla rivista "Cioè": la prima promuovendo nel mese di maggio 2011 i

propri costumi da bagno anche mostrando i braccialetti colorati al braccio di una modella, come risulta

dalla immagine del sito internet di Tezenis che si mostra al teste (doc. l); la seconda allegando una

versione economica dei braccialetti in omaggio all'edizione del mese di agosto 2011 (doc. 2).

4) Vero che il 28 luglio 2011 Suk per testare il gradimento del suo progetto di braccialetti da parte dei

potenziali destinatari dei braccialetti svolse il “Focus Group" avente ad oggetto tale progetto

sottoponendo al giudizio delle ragazze intervistate le caratteristiche del progetto, le stesse che poi

sarebbero state realizzate da RCS, come risulta dal video del Focus Group, dalle singole immagini e

dalla trascrizione che si mostrano al teste (doc.13).

5) Vero che nel mese di novembre 2011 il sig. Eddy Jamus consegnava a RCS la ricerca di mercato

svolta dall’istituto di ricerche di mercato Kids International, prodotta come doc. 15, che si mostra al

teste, nella quale alle pp. 22 e 29 la distribuzione attraverso le edicole dei braccialetti a filo di telefono

veniva valutata come iniziativa di grande successo.

6) Vero che nel mese di gennaio 2012 a seguito di ulteriori contatti con Suk l'ufficio marketing di RCS

inviava alle imprese indicate nell'elenco di cui al doc. 16.che si mostra al teste, fra le quali anche la

s.p.a. Leoni, che poi avrebbe fornito i braccialetti alle attrici, richieste di preventivi per la fornitura dei

braccialetti oggetto del progetto di Suk.

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7) Vero che a partire dal mese di gennaio 2012 gli uffici di RCS trattarono con le ditte sopra indicate le

condizioni della fornitura dei braccialetti sulla base delle caratteristiche del progetto di Suk che si

andava precisando, come risulta dalla corrispondenza prodotta ai docc. 20-25 che si mostrano al teste.

8) Vero che con e mail del 13 marzo 2012 di cui al doc. 18 il sig. Sciascia dell'ufficio marketing di

RCS comunicava a Suk che l'ufficio acquisti della società era disposto ad acquistare il progetto,

indicando e allegando le fotografie dei braccialetti fra i quali selezionare 12 modelli.

9) Vero che dal 13 marzo 2012 RCS e Suk ebbero contatti quasi giornalieri per scegliere i braccialetti

della collezione, individuare i valori sentimentali da abbinare ai colori di ciascun braccialetto, definire

le caratteristiche e il colore delle bustine contenenti i braccialetti e delle plance con le quali le bustine

avrebbero dovuto essere presentate, come risulta dalla corrispondenza di cui ai docc. 4, 19, 26-30, che

si mostrano al teste; vero in particolare che nella e mail del 26 marzo (doc. 26) il sig. Sciascia

dell'ufficio marketing di RCS indicava che la parola "Rollys " sarebbe stata presentata sulle confezioni

come l'acronimo dell'espressione "roll your style", che le bustine avrebbero avuto una finestra

attraverso la quale mostrare il braccialetto e che il prezzo di vendita sarebbe stato di 1,50 euro.

10) Vero che il 14 marzo 2012 il sig. Sciascia incaricava Zampediverse di studiare il logo del marchio

"Rollys” e la presentazione grafica del "window flow pack", della plancia e del leaflet; che

Zampediverse consegnava prima una ricerca e poi il 26 marzo il progetto definitivo, come risulta dai

docc. 5 e 6.

11) Vero che il 4 aprile 2012 RCS riceveva ed accettava l'offerta definitiva di Pea&Promoplast s.r.l.,

l'impresa prescelta per la fornitura dei braccialetti e dei relativi materiali, e il 4 aprile conferiva l'ordine

di produzione (RdA), come risulta dal doc. 25 che si mostra al teste.

12) vero che all'inizio e fino al mese di giugno i braccialetti Shokky Bandz Rolls di Gedis vennero

distribuiti in tre soli tipi (bicolor, glitterati e fluorescenti), come risulta dalla pagina web di Gedis,

prodotta come doc. 31, mentre i braccialetti Rollys sono stati distribuiti sin dall'inizio in 24 colori e

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combinazioni di colori abbinati a sentimenti, abbinamento indicato nel leaflet inserito nelle bustine che

contenevano i braccialetti.

13) Vero che i braccialetti Shokky Bandz Rolls di Gedis sono stati presentati nelle edicole in bustine

rettangolari trasparenti contenute in scatole display, mentre i Rollys di RCS sono stati presentati nelle

edicole in bustine quadrate di colore giallo con finestre che mostravano i braccialetti di numerosi colori

e combinazioni di colori apposti su due plance contenenti ciascuna 12 braccialetti con la evidente

indicazione del prezzo di € 1,50, di cui al doc. l0 che si mostra al teste.

14) Vero che nella primavera/estate del 2012 venivano distribuiti sul mercato italiano attraverso il

canale delle edicole braccialetti a filo di telefono provenienti da 5 diverse imprese, a parte i bracciali

offerti via internet da imprese straniere, e precisamente, oltre a quelli delle parti di questa causa, i

Twisty Trendz, editi da Fivestore e distribuito da Cidif (2 braccialetti a € 1,99), i Springhy editi da Toy's

Yard, distribuiti da Parrini (due braccialetti a € 1,90) e i braccialetti editi e distribuiti da Dracco.

Si indicano come testi i signori: Benito De Sensi, presso Suk s.r.l., via dei Gracchi, 20146 Milano;

Piergiovanni Sciascia, Elisabetta Forlani, Fabio Napoli, tutti presso RCS Mediagroup, via Rizzoli 8,

20132 Milano; Elena Avanzato, presso Pea&Promoplast, Corso Lombardia,79, 10099 San Mauro

Torinese.”

FATTO E DIRITTO

1. Le società attrici OFFICINA COMUNICAZIONE s.r.l. e GEDIS s.r.l. operano rispettivamente la

prima nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti collezionabili per bambini,

generalmente distribuiti tramite edicole, e la seconda nel settore della realizzazione,

commercializzazione e distribuzione di prodotti editoriali e della fornitura di beni e servizi per imprese

editoriali.

Hanno esposto di aver realizzato nella primavera-estate 2010 – dopo un attento studio del mercato

americano dei prodotti per bambini ed aver identificato nei braccialetti colorati in silicone un tipo di

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prodotto suscettibile di divenire un fenomeno di moda per i giovanissimi – una linea di braccialetti

elastici in silicone in varie fogge denominata “Shokky Bandz – The Original Trendz” che aveva avuto

un notevole successo di distribuzione (oltre 15 milioni di bustine), sostenuto da campagne pubblicitarie

e da ingenti investimenti promozionali.

In particolare nell’estate 2012 le attrici avevano predisposto la commercializzazione di una particolare

serie di braccialetti in silicone spiraliformi e colorati, che ricordavano la forma del filo dei vecchi

telefoni.

Nel 2011 erano stati identificati i produttori di tali braccialetti e alla metà di aprile del 2012 tale nuova

collezione era pronta per l’immissione in commercio con il segno distintivo ROLLS – avente la lettera

O disegnata a forma di braccialetto spiraliforme e le due L a forma di spirale come di seguito

rappresentato:

Tale marchio è stato depositato da OFFICINA COMUNICAZIONE s.r.l. con domanda

MO2112C000294 in data 20.4.2012.

Il prodotto in questione aveva suscitato da subito un grande interesse commerciale, tanto che nel solo

periodo tra il 26.4.2012 ed il 25.6.2012 risultavano vendute circa 850.000 bustine di ROLLS.

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Hanno lamentato le attrici che a partire dal 14.6.2012 la convenuta RCS MEDIAGROUP s.p.a. aveva

iniziato a commercializzare in edicola una collezione di braccialetti in silicone colorato a forma di

spirale del tutto identici ai prodotti ROLLS, caratterizzati altresì dal marchio ROLLYS e venduti in

bustine sulle quali campeggiava nella medesima posizione del segno delle attrici il marchio menzionato

accompagnato da una scritta (“Roll your style!”) che richiamava quella che le attrici avevano utilizzato

nella loro campagna pubblicitaria (“si arrotolano al braccio”).

La convenuta aveva altresì depositato detto marchio con domanda MI2012C004542 del 2.5.2012 nella

configurazione grafica di seguito rappresentata:

Hanno dedotto le attrici la violazione dei loro diritti sul marchio registrato ROLLS ai sensi dell’art. 20,

comma primo, lett. b) c.p.i. nonchè l’illiceità concorrenziale delle iniziative della convenuta sia sotto il

profilo dell’imitazione servile del prodotto che in relazione all’ipotesi di indebito agganciamento,

chiedendo l’adozione di provvedimenti inibitori rispetto all’ulteriore commissione di dette condotte e il

risarcimento di tutti i conseguenti danni.

La presenta causa è stata preceduta da una fase cautelare fondata sulle predette contestazioni, all’esito

della quale il giudice designato con ordinanza del 23.7.2012 aveva inibito a RCS MEDIAGROUP

s.p.a. l’ulteriore commercializzazione dei braccialetti denominati ROLLYS in relazione alla violazione

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dei diritti sul marchio registrato delle attrici, il sequestro e il ritiro dal commercio dei prodotti così

contrassegnati.

La convenuta RCS MEDIAGROUP s.p.a. nel costituirsi nella presente causa di merito ha contestato in

primo luogo la sussistenza delle ipotesi di concorrenza sleale dedotte dalle attrici, rilevando che i

prodotti in questione non presentavano alcun elemento individualizzante tale da poter fondare la

contestazione di imitazione servile, tenuto conto che prodotti identici erano già stati presenti sul

mercato nazionale nel 2011 per opera di terzi.

Affermata anche la diversità delle confezioni dei prodotti delle parti in causa, la convenuta ha altresì

escluso ogni contestazione di parassitismo descrivendo le varie fasi in cui il suo progetto si era

autonomamente sviluppato a partire dalla fine del 2010, traendo argomenti in favore della buona fede e

della coincidenza fortuita tra le iniziative delle parti.

Quanto alla contraffazione di marchio, ha dedotto che la valutazione già eseguita in sede cautelare

avrebbe dovuto comprendere i segni nel loro complesso e non già le sole parole ROLLS/ROLLYS,

aventi peraltro natura descrittiva, ma anche la particolare grafia delle stesse e le altre frasi comprese

nelle registrazioni.

Ha concluso dunque per il rigetto delle domande svolte dalle parti attrici.

2. Ritiene il Collegio che l’inquadramento giuridico eseguito in sede cautelare della controversia debba

essere sostanzialmente confermato anche in questa sede di merito, non avendo le parti aggiunto o

integrato le loro precedenti difese con argomenti e circostanze di effettivo rilievo.

Quanto alla validità del segno ROLLS – già contestata in sede cautelare - deve rilevarsi che parte

convenuta non ha formulato in sede di merito alcuna domanda od eccezione di nullità, dovendosi

dunque valutare la dedotta contraffazione tenendo conto del suo significato meramente allusivo alla

forma a spirale, della evidente centralità e pressochè esclusiva rilevanza di tale termine rispetto alle

altre parole incluse in posizione secondaria nella registrazione - di fatto scarsamente rilevanti quanto

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alla loro effettiva capacità di imprimersi con immediatezza nella percezione del consumatore di un

prodotto di facile e rapida commercializzazione - e principalmente delle caratteristiche grafiche che lo

caratterizzano (grafia che include un particolare disegno di alcune lettere).

A ciò può aggiungersi anche come l’ampia promozione posta in essere dalle ricorrenti ed il successo di

vendite del loro prodotto quale desumibile dalla documentazione in atti (v. docc. da 9 a 16 fasc. attr.)

abbiano potuto rafforzare l’originaria capacità distintiva del segno ROLLS presso lo specifico pubblico

di riferimento anche nel breve periodo di tempo intercorso dal lancio del prodotto stesso.

3. L’integrazione dell’ipotesi di cui all’art. 20, lett. b), C.P.I. trova fondamento nell’evidente ed

eccessiva similitudine tra i contrapposti segni.

La sostanziale identità della parte denominativa – la presenza della lettera “Y” nel segno contestato è di

fatto quasi inavvertibile – è accompagnata dalla ripresa dell’elemento graficamente e visivamente

caratterizzante della doppia “L” che in entrambi i segni acquista rilievo perché richiama la forma a

spirale dei braccialetti, assumendo specifico carattere individualizzante del segno.

Tenuto conto della natura del prodotto (di costo contenuto), della sua destinazione (a ragazzi e

bambini), delle comuni modalità di vendita (presso edicole) appare evidente la facilità di confusione tra

i prodotti in questione il cui acquisto in genere avviene senza particolare attenzione e sulla base del

mero ricordo del prodotto e del suo marchio visto in televisione o presso coetanei.

In tale contesto va confermato che gli altri elementi pure presenti in entrambe le registrazioni del

marchio depositate e sulle confezioni del prodotto risultano obbiettivamente di scarsa rilevanza

identificativa e dunque non suscettibili di apportare significative differenze nella considerazione

d’insieme della valutazione della somiglianza tra i segni.

4. Pur prendendo atto della documentazione prodotta da RCS MEDIAGROUP s.p.a. – confortata dalla

richiesta di specifiche prove testimoniali, tuttavia non influenti sulla decisione anche dando per

accertato quanto dedotto dalla convenuta – secondo la quale il “progetto ROLLYS” risulterebbe

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risalente quantomeno al marzo 2012 (in particolare per ciò che riguarda lo studio del marchio), tuttavia

non pare superabile il fatto che il marchio di OFFICINA COMUNICAZIONE s.r.l. sia stato depositato

anteriormente a quello di RCS MEDIAGROUP s.p.a. e che il prodotto delle ricorrenti sia stato

immesso sul mercato accompagnato da ampio battage pubblicitario negli ultimi giorni di aprile, mentre

il prodotto di RCS MEDIAGROUP s.p.a. è stato posto in vendita solo in data 14.6.2012 senza che

fosse preceduto da alcuna forma di pubblicità (doc. 19 fasc. attr.).

Se evidentemente nessun rilievo può essere attribuito alla fase meramente interna di RCS

MEDIAGROUP s.p.a. di predisposizione, scelta ed approvazione del marchio alla quale non sia stata

associata alcuna attività rivolta al pubblico atta a determinare un uso del segno in questione anteriore

alla sua registrazione (ad esempio una diffusa promozione pubblicitaria), la circostanza che il segno

delle ricorrenti – al di là del suo formale deposito – sia stato oggetto anche di una rilevante campagna

pubblicitaria (confortata da un notevole successo di vendite) non può confermare la dedotta buona fede

o non intenzionalità della violazione innanzi accertata dedotta dalla resistente RCS MEDIAGROUP

s.p.a.

Quest’ultima, invero, se sotto un profilo puramente formale non poteva ignorare l’esistenza della

precedente registrazione – sia pure depositata pochi giorni prima della propria – in ogni caso la

preesistente presenza sul mercato del prodotto delle ricorrenti era invece informazione che essa

ragionevolmente avrebbe dovuto possedere e valutare, tenuto conto dell’assoluta identità tra i prodotti,

della campagna pubblicitaria svolta dalle controparti e del successo di vendite riscontrato dalle attrici

proprio nell’identico specifico settore distributivo (edicole), e quindi avrebbe dovuto doverosamente

valutare se il proprio prodotto e il marchio prescelto avrebbero potuto o meno interferire con quello di

controparte.

5. Va altresì confermato che le ipotesi di concorrenza sleale dedotte dalle attrici non possono essere

ritenute fondate.

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Se ogni questione anche sul piano concorrenziale attinente all’uso del marchio ritenuto interferente

deve essere ritenuta assorbita dall’illecito di contraffazione di marchio innanzi argomentata, va altresì

escluso che l’iniziativa di porre in commercio braccialetti di siliconi aventi forma a spirale da parte di

concorrenti delle attrici possa essere in sé contestata.

Quanto allo specifico prodotto, deve darsi atto che le parti attrici non hanno incentrato le loro censure

sulla commercializzazione dei prodotti in questione in quanto tali (braccialetti spiraliformi) bensì sulle

caratteristiche specifiche della linea di prodotti da esse diffuse.

Tuttavia tali caratteristiche risulterebbero sostanzialmente delimitate alla scelta di un ampio numero di

colorazioni dei braccialetti e alle caratteristiche delle confezioni del prodotto, ma rispetto alle

colorazioni tale elemento non pare poter essere oggetto di particolare considerazione in quanto la scelta

di riprodurre in molteplici colori un accessorio per ragazze sembra in sé di normale previsione e non

suscettibile di determinare un aspetto del prodotto non ripetibile da terzi.

Quanto all’aspetto esteriore della confezione dei prodotti appare invece evidente al Collegio che in

effetti l’elemento effettivamente interferente con i diritti delle attrici rimane sempre la presenza del

segno ROLLYS già integrante la ritenuta contraffazione di marchio, mentre tutti gli altri elementi grafici

che compongono l’aspetto esteriore della bustina del prodotto della convenuta non risultano in alcun

modo ripresi sia singolarmente che nel loro insieme nella confezione del prodotto delle attrici.

6. Quanto al risarcimento del danno che consegue alla contraffazione di marchio, le parti attrici hanno

dedotto in primo luogo l’ingente quantità di resi registrata per i prodotti distribuiti nelle edicole dopo la

comparsa del prodotto concorrente e fino al momento in cui esso è stato ritirato per effetto

dell’ordinanza cautelare di inibitoria (dal 15.6.2012 alla fine di luglio).

In adempimento all’ordine di esibizione emesso in corso di causa, RCS MEDIAGROUP s.p.a. ha

depositato documentazione contabile attinente sia ai costi sostenuti per la produzione e

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commercializzazione dei prodotti inibiti che al fatturato realizzato in relazione alle bustine vendute (n.

120.407 unità per un totale di € 180.610,50).

I dati forniti dalle parti attrici se da un lato attestano una rapida diminuzione delle vendite del prodotto

ROLLS a partire dal mese di giugno 2012, periodo in cui sono stati immessi in commercio i prodotti

concorrenti, tuttavia non risultano in sé pienamente ed univocamente confermativi della tesi

dell’impatto pregiudizievole che la presenza sul mercato del prodotto concorrente avrebbe determinato

su dette vendite.

In effetti a fronte di resi calcolati in 140.000 unità nel solo giugno 2012 – si rammenta che il prodotto

ROLLYS è stato immesso in commercio il 15.6.2012 – cui devono aggiungersi tutti i resi del successivo

mese di luglio, le vendite del prodotto di RCS MEDIAGROUP s.p.a. si sono limitate a sole 120.000

unità circa.

Ciò sembra in qualche modo confermare in parte le tesi della convenuta, secondo la quale il non

soddisfacente volume di vendite realizzato in tale periodo sarebbe stato (anche) influenzato dalla

presenza di altri prodotti simili concorrenti e, può aggiungersi, anche dalla naturale tipologia di

prodotto e della naturale volatilità del suo pubblico di riferimento – uso ad indirizzare le sue preferenze

anche su prodotti diversi in tempi rapidi sulla base della tendenza del momento - che sembra dover

implicare l’inevitabile esaurimento in un breve arco di tempo iniziale delle sue effettive potenzialità

attrattive.

Tenuto dunque conto di tali considerazioni e degli elementi forniti dalle parti quanto alle rispettive

risultanze della commercializzazione dei rispettivi prodotti, ritiene il Collegio che la liquidazione del

danno debba essere svolta in via equitativa prendendo come base di partenza l’utile complessivamente

conseguito dalla convenuta (pari ad € 65.000,00 circa) che deve essere parzialmente ridimensionato,

non potendosi escludere che in parte esso sia stato conseguito indipendentemente dalla riscontrata

contraffazione di marchio per aspetti propri del prodotto stesso (prezzo minore).

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Stima equo dunque il Collegio liquidare in favore delle parti attrice a titolo di risarcimento del danno la

somma complessiva di € 40.000,00 al valore attuale della moneta e rivalutazione monetaria compresa

fino alla data della presente sentenza.

7. Devono dunque essere emessi i provvedimenti conseguenti alla riscontrata contraffazione di

marchio, quali l’inibitoria all’uso del marchio di parte convenuta per la commercializzazione dei

braccialetti in questione e la relativa penale, oltre al risarcimento del danno nella misura innanzi

stabilita, cui deve aggiungersi la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza secondo le

modalità specificate in dispositivo.

Alla sostanziale e prevalente soccombenza segue la condanna della società convenuta al rimborso delle

spese del giudizio – parametrate sulla base della somma effettivamente liquidata – nonché della fase

cautelare svoltasi ante causam nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) in parziale accoglimento delle domande svolte da OFFICINA COMUNICAZIONE s.r.l. e da GEDIS

s.r.l. nei confronti di RCS MEDIAGROUP s.p.a. con atto di citazione dell’8.10.2012, accertata la

contraffazione del marchio registrato n. 1517378 relativo al segno ROLLS di titolarità di OFFICINA

COMUNICAZIONE s.r.l. posta in essere dalla società convenuta mediante l’utilizzazione del segno

ROLLYS per contraddistinguere prodotti simili (braccialetti in silicone per bambine), ne inibisce alla

convenuta l’ulteriore utilizzazione;

2) fissa a carico della convenuta a titolo di penale la somma di € 50,00 per ogni confezione di analogo

prodotto successivamente distribuito in violazione di detta inibitoria;

3) condanna la convenuta RCS MEDIAGROUP s.p.a. al risarcimento del danno in favore delle parti

attrici, liquidato in via equitativa nella complessiva somma di € 40.000,00 oltre interessi legali dalla

data della presente sentenza fino all’effettivo saldo;

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4) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una volta ed a caratteri doppi

del normale, sul quotidiano Il Corriere della Sera a cura ed a spese della convenuta entro trenta giorni

dalla notificazione in forma esecutiva della presente sentenza, autorizzando sin da ora le parti attrici –

ove inutilmente decorso tale termine – a provvedervi direttamente ponendo le relative spese a carico

della convenuta;

5) respinge le ulteriori domande delle parti attrici;

6) condanna RCS MEDIAGROUP s.p.a. al rimborso delle spese del presente giudizio e della

precedente fase cautelare in favore delle attrici, liquidate nella misura di € 11.800,00 (di cui € 800,00

per spese ed € 11.000,00 per compensi) oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2015.

Il Presidente est.

Claudio Marangoni

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