Seminario specialistico suproprietà intellettuale nel software

Massimiliano Granieri

Settembre 2008

Contenuti

1. Il software come risorsa intangibile

2. Evoluzione delle forme di protezione

3. La questione della brevettabilità del software

4. Il programma in sé e l’effetto tecnico

5. Casi e tecniche di rivendicazione

1. Il software come risorsa intangibile

Cos’è un software?

Definizione di Wikipedia:

“Computer software, or just software is a general term used to describe a collection of computer programs, procedures and documentation that perform some tasks on a computer system. The term includes application software such as word processors which perform productive tasks for users, system software such as operating systems, which interface with hardware to provide the necessary services for application software, and middleware which controls and co-ordinates distributed systems. Software includes websites, programs, video games etc. that are coded by programming languages like C, C++, etc.”

Definizione del Fairlex free dictionary

“Software - (computer science) written programs or procedures or rules and associated documentation pertaining to the operation of a computer system and that are stored in read/write memory”

Definizione dello US Copyright Act

“a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer to bring about a certain result”

Definizione della World Intellectual Property Organization (1978)

“Insieme di istruzioni che, quando registrate su uno strumento leggibile da una macchina, possono essere elaborate al fine di selezionare, eseguire e produrre una particolare funzione, attività o risultato”

1.1. Il software come insieme di istruzioni. Implicazioni per la protezione

Attuale possibile combinazione dei piani di protezione (a seconda di quale aspetto si vuole proteggere)

Elemento ricorrente dal punto di vista strutturale: insieme di informazioni

Elemento ricorrente dal punto di vista funzionale: esecuzione di funzioni (“computer-implemented invention”)

Attuale configurazione dei dispositivi automatici [Sensori (input) – Elaborazione mediante algoritmo – Attuatori (output)]

Centralità della implementazione mediante elaboratore

1.2. Come è fatto un algoritmo

Segreto o diritto d’autore

Segreto o diritto d’autore

Brevetto, se ricorrono i

presupposti

Brevetto, se ricorrono i

presupposti

2. Evoluzione delle forme di protezione

Il programma come oggetto di segreto industriale Il programma come oggetto di tutela pseudo-

brevettuale Il programma come oggetto di tutela per diritto

d’autore Il problema del rapporto tra tutela dell’espressione

(formale) e tutela della funzione (sostanziale) Il programma come oggetto di tutela brevettuale Altre forme di protezione (licenze open source,

embedded software e firmware, sui generis ecc.)

2.1. La tutela per segreto

Accesso alla tutela relativamente più agevole Informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, segrete, protette, di

valore economico (in quanto segrete) Situazioni di mercato particolari (Integrazione verticale) Limitata produzione e distribuzione di massa Maggiore rilievo dell’hardware

Modificazione del mercato Disintegrazione verticale della cd. computer industry Produzione di massa Avvento dei micro-processori e dei personal computer Software general purpose

Identificazione del bene proteggibile Lavori preparatori Sorgente Eseguibile

2.2. La tutela per diritto d’autore

Ambito e significato della tutela per diritto d’autore (idea/espressione/funzione). Ragioni anche storiche dell’estensione ai programmi per elaboratore

Direttiva del Consiglio 91/250/CEE del 14 maggio 1991

Oggetto e requisiti della tutela “i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come

opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche” (art. 1.1)

“Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore” “Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri ” (art. 1.3)

2.3. La tutela per diritto d’autore (continua)

Estensione della tutela “il termine ‘programma per elaboratore’ comprende il materiale preparatorio per

la progettazione di un programma” (art. 1.1) “La tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di

espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce(**), non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente direttiva” (art. 1.2)

Durata della tutela Per persone fisiche: per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua

morte o dopo la morte dell'ultimo autore sopravvissuto Per persone giuridiche: la durata della tutela è di cinquant'anni a decorrere dalla

data alla quale il programma per elaboratore è stato per la prima volta messo legittimamente a disposizione del pubblico

(**) Elementi di interazione tra operatore e programma

3. La questione della brevettabilità del software

Una ricerca su Esp@cenet il 14 settembre 2008 nel database “Worldwide” con la parola “software” nel titolo produce un risultato di 26.907 documenti.

La medesima ricerca con la parola “software” nell’abstract o nel titolo produce un risultato di oltre 100.000 documenti

La medesima ricerca condotta sul database EP (quindi circoscritta ai documenti europei) con la parola “software” nel titolo produce un risultato di 802 documenti.

Una ricerca su Esp@cenet il 14 settembre 2008 nel database “Worldwide” con le parole “computer” and “program” nel titolo produce un risultato di 44.270 documenti.

Da dove sorge la questione della brevettabilità del software e come si risolve?

Trovato tipologicamente nuovo o noto?

3.1. Un riferimento normativo (forse equivoco)

Convenzione sul brevetto europeo (1973)

Article 52

Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(b) aesthetic creations;

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

(d) presentations of information.

(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

Quando l’invenzione di software è rivendicata come tale (il concetto di semplice interazione tra hardware e software).

3.2. Le Guidelines per l’esame

Examination Guidelines EPO

2.1. Exclusions

The EPC does not define what is meant by "invention", but Art. 52(2) contains a non-exhaustive list of things which are not regarded as inventions. It will be noted that the items on this list are all either abstract (e.g. discoveries, scientific theories, etc.) and/or non-technical (e.g. aesthetic creations or presentations of information).

In contrast to this, an "invention" within the meaning of Art. 52(1) must be of both a concrete and a technical character (see IV, 1.2(ii)). It may be in any field of technology.

4. Il programma in sé e l’effetto tecnico

La utility nel diritto statunitense e l’effetto tecnico in Europa

1.2. Further requirements (Part C Guidelines for substantive examination. Chapter IV. Patentability)

In addition to these four basic requirements [invenzione, nuova, non ovvia, con applicazione industriale], the examiner should be aware of the following two requirements that are implicitly contained in the EPC:(i) the invention must be such that it can be carried out by a person skilled in the art (after proper instruction by the application); this follows from Art. 83. Instances where the invention fails to satisfy this requirement are given in II, 4.11; and(ii) the invention must be of "technical character" to the extent that it must relate to a technical field (Rule 42(1)(a)), must be concerned with a technical problem (Rule 42(1)(c)), and must have technical features in terms of which the matter for which protection is sought can be defined in the claim (Rule 43(1)) (see III, 2.1).

4.1. Come tale (as such, en tant que tel, als solche) significa…

Un programma non si considera algoritmo in quanto tale se: Le caratteristiche causano un effetto ulteriore rispetto

all’interazione tra hardware e software [effetto normale] Gli effetti possono considerarsi tecnici (i business method

patents non sono tecnici) Gli effetti risolvono un problema tecnico L’implementazione della soluzione comprende considerazioni

tecniche Ha carattere essenzialmente tecnico

Le caratteristiche non tecniche possono essere inserite ma non supportano la presenza di attività inventiva e limitano l’estensione del brevetto concesso

4.2. Il contenuto della domanda con la quale si rivendica un programma

4.15. Computer programs (Part C Guidelines for substantive examination. Chapter II. Content of a European Patent Application)

In the particular case of inventions in the computer field, program listings in programming languages cannot be relied on as the sole disclosure of the invention. The description, as in other technical fields, should be written substantially in normal language, possibly accompanied by flow diagrams or other aids to understanding, so that the invention may be understood by a person skilled in the art who is deemed not to be a specialist in any specific programming language, but does have general programming skills. Short excerpts from programs written in commonly used programming languages can be accepted if they serve to illustrate an embodiment of the invention.

5. Casi e tecniche di rivendicazione

5.1. Un oggetto conosciuto. Ma è veramente rivendicato un oggetto?

5.2. Le rivendicazioni

Le rinvendicazioni e la reale estensione della protezione richiesta

Rivendicazioni della domanda di brevetto “Portable electronic device with multi-touch input ”

1. A method, comprising: displaying a graphical object in a display of a portable electronic device, wherein the object has a resolution that is greater than a first pre-determined threshold; detecting multi-touch input associated with the object; determining, based on the multi-touch input, an operation to be performed on the object; and performing the operation on the object, wherein the object has a resolution that is less than the pre-determined threshold when the operation is performed on the object.

(…)14. A portable electronic device, comprising: 0 a multi-touch-sensitive display; and one or

more processors coupled to the multi-touch-sensitive display to detect motion of two or more fingers of a user in contact with the multi-touch-sensitive display, to determine an operation to be performed on a graphical object presented on the multi-touch- sensitive display based on the detected motion, and to perform the operation on the object, 5 wherein the object has a resolution that is less than a pre-determined threshold when the operation is performed on the object, and wherein the object has a resolution that is greater than the pre-determined threshold at other times.

5.3. Un caso piuttosto noto

5.4. Un caso piuttosto noto (continua)

Prima e unica rivendicazione di US6799176 “Method for scoring documents in a linked database”

A computer implemented method for scoring documents, at least some of the documents containing links to other ones of the documents, the method comprising:determining a probability that a searcher will access each of the documents after following a number of the links; and scoring each of the documents based on the determined probability.

5.5. Un caso piuttosto noto (continua)

5.6. Esempi tipici di rivendicazione del software

Insieme di istruzioni che abilitano lo svolgimento di operazioni attuate mediante elaboratore (normalmente si tratta di procedimenti); ricordare il concetto di algoritmo

Natura pervasiva delle invenzioni di software ed estensione attuale delle ICT

Diverse formulazioni utilizzate nelle rivendicazioni Un metodo per … comprendente i passaggi … Sistema per il processamento di dati e informazioni comprendente mezzi per lo

svolgimento dei passaggi secondo il metodo della rivendicazione 1 Un programma per computer comprendente mezzi per la programmazione di

codice atti a svolgere i passaggi del metodo di cui alla rivendicazione 1 quando detto programma è eseguito mediante computer

Un programma per computer come nella rivendicazione # implementato in un’informazione leggibile da computer

Un’informazione leggibile da computer che comprende codici atti ad eseguire il metodo di cui alla rivendicazione # quando detto metodo è eseguito mediante computer

Grazie

Massimiliano Granieri

Dipartimento delle Scienze Giuridiche Privatistiche

Facoltà di Giurisprudenza

Università degli Studi di Foggia

m.granieri@lex.unifg.it