REPUBBLICA ITALIANA...dott. Pierluigi Perrotti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella...

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N. R.G. 11214/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marina Tavassi Presidente relatore

dott. Alima Zana Giudice

dott. Pierluigi Perrotti Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 11214/2014 promossa da:

RIELDA S.R.L. (C.F. 00765560578), con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCO DI GIOVANNI,

ANDREA RECCHIA (RCCNDR74A31H096F) e GIUSEPPE MARIA FINA (FNIGPP69S23C933R)

elettivamente domiciliata in VIA TEVERE, 44 00198 ROMA, presso il difensore avv. FRANCESCO

DI GIOVANNI

ATTRICE

contro

E.R.S.I. - ESPERTI RIFERME SERRATURE ITALIA (C.F. 97039070152), con il patrocinio

dell’avv. CECILIA ESTRANGEROS, elettivamente domiciliata in VIA BONETTA 7 PAVIA presso il

difensore avv. CECILIA ESTRANGEROS

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni

del 18.11.2015, nei seguenti termini:

CONCLUSIONI PER L’ATTRICE RIELDA S.R.L.

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

- accertare e dichiarare il carattere assolutamente denigratorio e quindi palesemente illecito della

condotta posta in essere dalla E.R.S.I., tramite la pubblicazione sul proprio sito web e su altre riviste

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Sentenza n. 4500/2016 pubbl. il 11/04/2016RG n. 11214/2014

http://bit.ly/2aQriEh


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del settore, di una “lista-guida garanzia e controllo duplicazione autorizzata delle chiavi” nella quale

tutte le chiavi della RIELDA S.r.l. risultano inserite tra quelle a duplicazione “libera senza

vincolo e controllo”;

- per l’effetto, ordinare alla E.R.S.I. di pubblicare sul proprio sito web e sulle principali riviste del

settore (Ferramenta 2000, iFerr Magazine, Ferrutensil e Serramenti+Design), sia nella edizione

cartacea, sia nella edizione on line, la rettifica inerente la guida menzionata in narrativa, inserendo le

chiavi della RIELDA S.r.l. nella colonna “C”, tra quelle duplicabili dal “costruttore con carta di

proprietà tramite centro autorizzato”, ovvero dare ampia pubblicità del fatto che le chiavi della

RIELDA S.r.l. sono duplicabili solo dalla medesima società attrice, dietro presentazione della apposita

security card (o carta di proprietà) e tramite ritiro da centro all’uopo autorizzato;

- in ogni caso, condannare la E.R.S.I. al risarcimento dei danni subiti e subendi, da quantificarsi in

somma non inferiore ad € 25.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore accertata all’esito del

giudizio o liquidata in via equitativa dall’Ill.mo Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione

monetaria.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese forfetario ed accessori come per

legge.

Con espressa reiterazione, ove necessarie, delle richieste istruttorie non ammesse o non espletate

formulate in memorie ex art. 183 co. VI n.ri 2 e 3 cod. proc. civ., nonché delle eccezioni e richieste

svolte all’udienza del 25 novembre 2014 e delle osservazioni svolte dal consulente di parte rispetto alla

relazione del CTU, richieste, eccezioni ed osservazioni da intendersi integralmente riportate e trascritte.

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA E.R.S.I.

Voglia l'I11.mo Tribunale di Milano

Nel merito:

- respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di competenze e

spese

In via istruttoria:

- accogliere tutte le domande svolte nelle memorie ex art. 183, c. VI nn. 2 e 3 Cpc, nonché nei verbali

ed in particolare in quello del 08.07.2015, da intendersi tutte qui integralmente ritrascritte e rinnovate.

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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il contenzioso

Con atto di citazione notificato il 19.2.2014, la S.r.l. Rielda, impresa operante nel settore delle

serrature, conveniva in giudizio l’associazione senza fini di lucro E.R.S.I (Esperti Riferme Serrature

Italia), che raggruppa gli esperti del settore che operano nell’ambito delle serrature e delle riferme in

genere, chiedendo l’accertamento del carattere illecito e denigratorio dell’attività della convenuta, la

quale aveva pubblicato sul proprio sito web, una “lista guida garanzia e controllo duplicazione

autorizzata delle chiavi” dall’anno 2008 al 2013, collocando il nominativo di Rielda tra quello dei

produttori di chiavi a duplicazione libera senza vincolo e controllo (categoria A), con vantaggio di

alcune imprese associate alla convenuta e con conseguente violazione dell’art. 2598 n. 2 e 3 c.c.

Al tempo della costituzione in giudizio, l’attrice affermava di essere titolare del brevetto per invenzione

industriale n. 01291177 (domanda n. 000192 del 10 marzo 1997) esteso a livello europeo (EP

09900310) avente ad oggetto una “serratura a cilindro programmabile, provvista di chiavi maestre”.

Sulla base di tale assunto, Rielda sosteneva che le proprie chiavi fossero duplicabili esclusivamente

dietro presentazione della apposita security card da ritirare presso il centro all’uopo autorizzato e

lamentava che, solo dopo numerose sollecitazioni, l’ultima delle quali datata 22.10.2013, con cui

chiedeva l’inserimento dei propri prodotti nella lista relativa alla duplicazione autorizzata, ERSI aveva

provveduto a rimuovere la lista-guida dal sito web, senza tuttavia procedere a rettifica o a ristoro dei

danni subiti da parte attrice.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.6.2014, la convenuta chiedeva il rigetto della

domanda attorea, ritenendo - in forza di perizia di parte - che le chiavi prodotte dall’attrice fossero di

semplice duplicabilità.

All’udienza del 24.6.2014 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c..

Con la memoria ex art. 186 comma 6 n. 2 del 6/10/2014, parte attrice produceva nuova

documentazione inerente all’attestato di brevetto per invenzione industriale n. 0001399813 (doc. 8), al

brevetto europeo n. 2567046, all’asserito contratto di licenza del 3.6.2010 e alla domanda di brevetto n.

TO2010A000381.

Con ordinanza del 23.3.2015 il Giudice ammetteva la CTU per la valutazione degli elementi tecnici

riguardanti i brevetti di cui sopra, nominando consulente l’ing. Lorenzo Lualdi. In esito al deposito

della CTU, il Giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni all’udienza del 18.11.2015.

Assolto tale incombente, rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione. Dopo il deposito di

comparse conclusionali e memorie di replica la causa era portata all’odierna camera di consiglio.

2. La consulenza tecnica d’ufficio.

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2.1 Il quesito.

Al fine di chiarire i termini della questione, e valutare l’eventuale sussistenza di una condotta illecita da

parte di ERSI, il G.I. ha sottoposto al consulente tecnico d’ufficio, ing. Lorenzo Lualdi, il seguente

quesito: “Dica il CTU, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici, compiuti gli accertamenti che riterrà

necessari, facendo riferimento all'epoca dei fatti contestati e quindi al periodo dal 2008 fino all'ottobre

2013, se vi siano standard universalmente riconosciuti per i costruttori di chiavi per apertura di

serrature al fine di accertare l'esclusione della libera duplicabilità delle chiavi medesime; indichi il

CTU quali siano gli elementi utilizzati da ERSI per assegnare i propri marchi A, B, e C secondo le

indicazioni di cui al capitolo 13 della memoria depositata il 24 ottobre 2014; dica il CTU se i brevetti

n. 01291177, n. 1399813, n. 1400162 e n. EP 2567046 B1 siano atti a proteggere chiavi non

liberamente duplicabili; dica il CTU se alcuni grezzi della ditta Silca siano o meno utilizzabili per

ottenere i duplicati delle chiavi Rielda e se detti grezzi della Silca siano liberamente in commercio,

ovvero lo fossero nel periodo di cui si discute".

2.2 Gli standard in materia di duplicazione.

In merito alla prima parte del quesito, il CTU ha confermato che non esistono, e non esistevano

all’epoca dei fatti, standard universalmente riconosciuti per i costruttori di chiavi per apertura di

serrature.

Il CT di parte attrice ha richiamato – in merito all’esistenza di norme tecniche redatte da appositi enti

normatori, che forniscano al produttore criteri di progettazione, processi di produzione e quant’altro -

la normativa riguardante le serrature a profilo europeo, ovvero la UNI EN 1303, che stabilisce i

requisiti di sicurezza e di durata dei cilindri mediante prova ciclica, resistenza alla corrosione e alla

temperatura, sicurezza chiave, resistenza alla perforazione e bumping (metodo utilizzato per aprire le

serrature a cilindro mediante chiave ad urto). Correttamente ha rilevato il CTU che la normativa in

questione non contenga alcun riferimento alla duplicazione o alla duplicabilità delle chiavi, ma faccia

soltanto un cenno al parametro della “sicurezza”, il quale attiene solo al numero delle combinazioni

possibili.

Il Consulente giunge così ad affermare, in risposta al primo quesito, che sia assente una normativa

tecnica emessa da “enti normatori” (come l’UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione o Enti

normatori europei o internazionali) e che, non esistano degli accorgimenti tecnici idonei ad impedire la

duplicazione non autorizzata di una chiave, dato che qualunque chiave può essere riprodotta partendo

da grezzi somiglianti.

Tuttavia, alcuni produttori utilizzano accorgimenti per garantirsi un diritto di esclusiva sui propri

prodotti e sulla loro realizzazione, tra i quali i più diffusi sono il ricorso ad una codifica univoca, che

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viene riportata su una carta di proprietà rilasciata all’utente al momento dell’acquisto della serratura, la

brevettazione della serratura e la brevettazione della combinazione chiave e serratura.

L’esigenza di garantire un controllo sui grezzi e sulla duplicazione, sentita sia da parte dei produttori

che degli utenti finali, ha indotto associazioni ed enti di certificazione (tra i quali ELF, European

Locksmith Federation) a costituire gruppi di lavoro per definire un protocollo di estensione della

certificazione di prodotto, che includesse un protocollo di duplicazione. Tale protocollo è costituito

dalla tabella di comparazione ICIM (ente italiano che svolge dal 1988 attività certificative di sistemi di

gestione aziendale, di prodotti e di siti web), la quale rappresenta la base della lista – guida garanzia e

controllo per cui è causa.

Le “linee guida” di ICIM forniscono dei criteri per la duplicazione controllata e consentono di

attribuire, un ‘marchio’, a richiesta dell’Azienda produttrice, in base a tre categorie, denominate

numericamente 1, 2 e 3. Il prodotto dell’azienda, nella specie il cilindro cui la chiave si riferisce, viene

così classificato come appartenente alla categoria n. 1 quando sia liberamente duplicabile e non sussista

pertanto una gestione controllata, né delle chiavi grezze né della loro duplicazione. Rientrano

all’interno della categoria n. 2 i cilindri le cui chiavi possono essere riprodotte solo in centri autorizzati

dal costruttore della serratura. In tali casi le chiavi grezze sono protette da brevetto o marchio di forma

e ogni cilindro è dotato di tesserino che costituisce garanzia di provenienza e segretezza della cifratura,

consentendo una gestione controllata delle chiavi grezze fatta direttamente dall’Azienda. Quest’ultima

distribuisce i grezzi soltanto a centri autorizzati che abbiano sottoscritto un contratto con il quale si

impegnano a duplicare le chiavi solo se accompagnate da tesserino. Nella categoria n. 3 rientrano,

infine, le chiavi protette da brevetto o marchio di forma, la cui duplicazione può avvenire solo per

mezzo del fabbricante, sulla base di una richiesta inoltrata dal centro di distribuzione che funge da

intermediario con l’utente finale.

2.3 La lista guida di E.R.S.I..

Per quanto attiene alla seconda parte del quesito, volta ad accertare i criteri di classificazione utilizzati

da ERSI per assegnare i ‘marchi A, B e C’, può dirsi innanzitutto che tali ‘marchi’ sono idonei a

riassumere gli “usi” e i “comportamenti” degli operatori di settore. La lista Ersi (denominata “lista-

guida garanzia e controllo duplicazione autorizzata delle chiavi”) riproduce formalmente il protocollo

di duplicazione ICIM prevedendo tre categorie: A) duplicazione libera, senza vincolo o controllo (per

cui chiunque può chiedere un duplicato al duplicatore solo disponendo della chiave); B) centro

autorizzato con carta di proprietà (per cui il duplicato può essere effettuato solo presso il centro

autorizzato previa presentazione della carta di proprietà della chiave) e, infine, C) costruttore con carta

di proprietà mediante centro autorizzato, per cui il duplicato può essere realizzato dal costruttore della

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serratura previa presentazione della carta al centro autorizzato, che invia la richiesta al costruttore senza

essere autorizzato ad effettuare il duplicato.

Va in primo luogo notato che non si fa menzione della circostanza che la chiave grezza o finita debba o

possa essere brevettata per poter ricevere il marchio B o C, come è invece previsto nel protocollo di

certificazione volontaria ICIM (che prevede i brevetti sulla chiave grezza) affinché i prodotti possano

rientrare nelle categorie nn. 2 e 3. In secondo luogo il CTU rileva che la carta di proprietà non riporta

informazioni che consentano la duplicazione della chiave, che in sé rimane potenzialmente realizzabile

dal duplicatore, ma consente di assegnare un codice univoco alla chiave e di dimostrarne la proprietà ai

fini della duplicazione in un centro autorizzato (categoria B) o presso il produttore (categoria C).

Per tale ragione il CTU ha ritenuto opportuno far presente alle parti che – ai fini dell’utilizzo della carta

di proprietà e del controllo sulla duplicazione - siano necessari degli accordi con i centri autorizzati.

Parte attrice ha così prodotto diversi contratti sottoscritti da RIELDA con vari centri di duplicazione

(all. 5). Tutti i contratti risalgono al 2013, decorrono dal gennaio 2014 e sono, dunque, successivi alla

pubblicazione della lista della convenuta (2008 -2013). Inoltre i contratti attengono alle chiavi RS3 e

RS41, mentre per le chiavi RS2 e standard vale la regola della duplicazione presso il produttore, e

dunque non serve l’accordo con il centro ma solo la presentazione della carta.

Per quanto attiene ai criteri per stilare la lista, nella prima memoria (pag. 4) la convenuta ha affermato

che la ELF ha inviato comunicazione ai costruttori per avere copia dei brevetti; ERSI avrebbe quindi

richiesto tali informazioni alle varie produttrici e inserito i vari costruttori nelle diverse categorie a

seconda della loro risposta e della valutazione del mercato, ovvero in base alle risultanze di prove

condotte da ispettori dell’Ente ICIM che, recandosi nei vari centri, hanno tentato la duplicazione anche

senza tesserino di identità. Parte attrice nega però di aver ricevuto alcuna comunicazione o richiesta da

parte dell’Ente.

Per fornire una risposta al quesito il CTU ha dunque affermato che i criteri di classificazione sembrano

essere, a livello formale, quelli posti alla base del protocollo ICIM, mentre a livello sostanziale la lista

di ERSI appare evidentemente stilata in base alla presenza o all’assenza di una carta di proprietà della

chiave e al controllo sui grezzi, mentre non è stata fornita alcuna prova della ricerca di eventuali

brevetti in caso di mancanza di indicazioni da parte del produttore. Non trascurabile risulta comunque

la circostanza che Rielda, nel corso nel quinquennio 2008-2013, abbia inviato numerose comunicazioni

invitando controparte ad un aggiornamento della guida di garanzia e controllo e manifestando la

necessità di un inserimento delle chiavi Rielda nella categoria C, tra quelle duplicabili dietro

presentazione di security card.

2.4 I brevetti.

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In merito all’oggetto dei brevetti n. 01291177, 1399813, 1400162 e n. EP 2567046 invocati da parte

attrice, il CTU ha concluso che il brevetto IT01291177 (IT’177) tutela una serratura a cilindro

programmabile, provvista di chiavi maestre, e non contiene alcuna rivendicazione che concerna una

chiave in generale o una chiave atta ad azionare la serratura protetta; il brevetto IT 1399813 (IT’813)

tutela una chiave; e, infine, il brevetto EP 2567046B1 protegge un sistema composto da serratura,

chiave d’uso e chiave di cambio.

Nello specifico rileva correttamente il Consulente che, nel caso in cui serratura e chiave siano

innovative, esse possono essere tutelate contestualmente nel medesimo brevetto, in accordo alle linee

guida dell’Ufficio Brevetti Europeo (v. Guidelines for Examination, Epo, Part F, Chapter IV, 3.8

independent claims containing a reference to another claim or to features form a claim or another

category), e che la chiave, in quanto prodotto interrelato (interrelated) alla serratura, può essere

rivendicata separatamente.

In prima battuta, occorre evidenziare che IT’177 sia un brevetto di combinazione in cui confluiscono

accorgimenti già noti allo stato dell’arte (il meccanismo di tipo I, classico sistema a perni e

controperni; il meccanismo di tipo II tipico della serratura a chiave maestra e il tipo III un meccanismo

di programmazione), i quali fanno sì che i vantaggi delle serrature a chiave maestra e quelli delle

serrature riprogrammabili, si sommino in un unico dispositivo. Il brevetto IT’177 fa inoltre riferimento

a tre chiavi diverse: chiavi d’uso, chiavi maestre e chiavi di programmazione. La chiave d’uso è

destinata ad aprire una sola serratura, la chiave maestra (o passepartout) consente l’apertura di più

gruppi di serrature aventi corrispondente mappatura e infine la chiave di programmazione risulta

differente dalle altre presentando un’altezza ridotta. Considerato che i meccanismi di tipo I e di tipo II,

che si riferiscono a chiavi d’uso e chiavi maestre, sono indicati come del tutto noti e che il brevetto

IT’177 rivendica come inventiva una serratura che combini il meccanismo di tipo II e il meccanismo di

tipo III, secondo il CTU, nessuna delle tre chiavi può considerarsi indirettamente protetta dal brevetto

perché il brevetto tutela come inventiva una serratura che combina due meccanismi, uno relativo alle

chiavi maestre e l’altro relativo alla programmazione; di conseguenza potrebbe considerarsi

indirettamente tutelata solo la chiave che attivi simultaneamente tali meccanismi ovvero una chiave di

programmazione che sia al contempo una chiave maestra.

L’unico brevetto che abbia ad oggetto una chiave, IT’813, è stato depositato il 27/4/2010 e pubblicato a

ottobre 2011, dunque successivamente rispetto alla prima pubblicazione della “lista-guida” (redatta e

pubblicata tra il 2007 e il 2008), ma prima degli anni 2011/2013 in cui pure (nonostante le diffide

ricevute) ERSI ha continuato nella pubblicazione, invariata per quanto riguardava anche la posizione

Rielda.

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Infine, il brevetto IT ‘162, depositato il 6 maggio 2010 e pubblicato a novembre 2011, rivendica

soltanto una serratura, mentre la sua estensione europea EP ‘046 comprende serratura, chiave d’uso e

chiave di cambio.

Il CTU ribadisce in merito che il titolare del brevetto abbia l’onere di indicare i confini precisi della

propria invenzione, in modo da ridurre eventuali incertezze in merito al contenuto dell’esclusiva. Alla

luce di tale presupposto è evidente che l’unico brevetto idoneo a proteggere una chiave è IT’183, il

quale concerne una serratura a cilindro programmabile con dispositivo di protezione della codificazione

e include, alle rivendicazioni 4 e 5, una chiave d’uso e una chiave di cambio (o di programmazione) da

impiegarsi con tale serratura.

Quanto sopra riferito dimostra quantomeno che ERSI non si sia in alcun modo adoperata per

l’aggiornamento della lista guida dopo la sua pubblicazione, causando un conseguente sviamento della

clientela di Rielda a favore dei concorrenti, in grado di fornire un prodotto non liberamente duplicabile

e dunque maggiormente garantito.

2.5 La riproducibilità tecnica delle chiavi.

In merito al quarto quesito, concernente l’utilizzabilità dei grezzi Silca per ottenere i duplicati di chiavi

Rielda, e la loro commercializzazione nel quinquennio di cui si discute, il CTU ha evidenziato di non

aver avuto evidenza del fatto che i grezzi fossero effettivamente utilizzabili per ottenere duplicati

funzionanti e conformi alle chiavi Rielda originali. E.R.S.I. a sostegno della tesi che la classificazione

delle chiavi di parte attrice nella colonna con ‘marchio’ A fosse corretta, ha prodotto tre chiavi

RIELDA di cui afferma di aver richiesto ed ottenuto la duplicazione a partire da grezzi prodotti da

SILCA.

E’ stato a riguardo ampiamente argomentato dal CTU che la riproducibilità tecnica sia sempre

consentita per ogni genere di chiave, e che pertanto possano esistere grezzi (come i SILCA YM1,

utilizzati dalla convenuta per ricavare una copia delle chiavi Rielda a riprova della loro duplicabilità)

più adatti di altri alla duplicazione, pur non essendo stati specificatamente destinati alla riproduzione di

determinate chiavi. Il consulente ha ribadito che RIELDA si sia allineata agli usi degli operatori del

settore per impedire la circolazione di grezzi omologhi delle proprie chiavi, i quali non sono e non

erano all’epoca dei fatti liberamente in commercio. Ciò premesso, eventuali copie funzionanti di chiavi

di parte attrice ottenute da grezzi SILCA o di altre marche, nulla direbbero sulla libera riproducibilità in

assoluto, essendo idonee a provare solo la loro fisica riproducibilità dal punto di vista tecnico.

3. La legittimazione attiva

Con riferimento ai brevetti ( e per tale ragione l’eccezione di carenza di legittimazione attiva viene

esaminata a questo punto) deve costituire oggetto di esame la questione sollevata da parte convenuta in

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merito alla carenza di legittimazione attiva di Rielda rispetto ai brevetti di titolarità di Rielda Serrature

s.r.l., in quanto l’accordo concluso tra le due società il 3 giugno 2010 costituirebbe una semplice

dichiarazione di intenti mai trascritta ai sensi dell’art. 138 c.p.i. e non includerebbe il brevetto europeo

EP 2567046. Conseguentemente gli unici brevetti rivendicabili da Rielda s.r.l. sarebbero IT ‘177 e EP

0900310B1 (all. 1 e 2 parte attrice). Parte convenuta ha anche rilevato che la produzione delle fatture

per il pagamento delle royalties sia avvenuta oltre i termini di cui all’art. 183 c. 6 c.p.c., e dunque non

debba essere considerata ammissibile, non trattandosi di documenti sopravvenuti.

Ritiene il Collegio utile osservare come nella presente controversia non si discuta della validità del

titolo brevettuale, bensì della condotta tenuta da ERSI in termini di concorrenza sleale e di illecito

extracontrattuale, a fortiori, considerato che la lista ERSI risulta svincolata da indagini accurate o

riferimenti specifici al possesso di brevetti. Si consideri a riguardo che la lista guida faccia generico

riferimento alle chiavi di “marca” Rielda, senza alcun riferimento all’effettivo intestatario di titoli

brevettuali. L’esame dei brevetti è stato dal G.I. ritenuto opportuno proprio per verificare se i prodotti

distribuiti da Rielda, che si dice essere corrispondenti ai brevetti indicati (e la circostanza non è stata

efficacemente smentita da parte della convenuta), potessero dirsi riguardare, oltre alla serratura in sé,

anche una chiave dotata di particolari caratteristiche e nello specifico inidonea ad essere liberamente

duplicata. In aggiunta, può osservarsi come gli stretti legami intercorrenti tra Rielda s.r.l. e Rielda

Serrature s.r.l. (indicata come titolare dei brevetti) e la dichiarazione di intenti formulata nel senso della

licenza di brevetto fra l’una e l’altra società appaiano sufficienti a fondare la legittimazione di Rielda

s.r.l. a dolersi dell’inesatto (sia pure parzialmente) ed ingannevole inserimento delle serrature “Rielda”

(non meglio specificato nella lista ERSI l’indicazione dell’una o dell’altra società) nella lista

contrassegnata con la lettera “A”. Quanto ai legami fra le due aziende, l’affermazione è supportata,

oltre che dall’identità dell’elemento caratterizzante la loro ragione sociale (la denominazione Rielda),

dal rilievo che il legale rappresentante di Rielda S.r.l. , sig. Alberto Loreti, risulta l’effettivo inventore

dei brevetti di cui si discute. Tali rilievi consentono di prescindere dalle fatture, che effettivamente non

sembra siano state tempestivamente versate in atti.

Con riguardo alla legittimazione passiva di ERSI, in quanto associazione asseritamente priva di fine di

lucro, si consideri che il rapporto di concorrenzialità necessario ai fini della legittima configurabilità di

un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. può dirsi nella fattispecie in esame sussistente,

quantomeno in termini di concorso, dato che nella lista dell’associazione (v. doc. 12, memoria ex 183

VI comma, n.2 attrice) compaiono più di un centinaio di imprese operanti nel settore delle serrature e in

diretto rapporto di concorrenzialità con Rielda.

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4. La concorrenza sleale e la responsabilità di ERSI

Può premettersi che risulta accertata la pubblicazione, a partire dal 2008, della lista guida di ERSI sul

proprio sito web, oltre che il rifiuto di parte convenuta di procedere a rettifica, sino a quando – a

seguito della comunicazione di parte attrice datata 22.10.2013 – ha provveduto ad eliminare detta lista

dal proprio sito. Non può quindi ignorarsi la negligenza di parte convenuta in merito al mancato

aggiornamento della lista che, in quanto proveniente da un’associazione che raggruppa i maggiori

esperti nel settore (e dunque fonte dotata di intrinseca credibilità), è idonea ad incidere negativamente

su immagine e reputazione del concorrente, fornendo un elenco contenente informazioni in merito alla

qualità delle chiavi in commercio. Tale condotta appare quindi integrare gli estremi dell’illecito di cui

all’art. 2598 n. 2 e 3 c.c., sia sotto il profilo della diffusione di informazioni idonee a causare uno

sviamento della clientela mediante discredito del prodotto di parte attrice, sia sotto il profilo di una più

generale scorrettezza professionale idonea a danneggiare l’attività imprenditoriale di impresa

concorrente.

Occorre ribadire che, come emerge anche dalla consulenza svolta, in assenza di una normativa tecnica

idonea a consentire una distinzione tra i prodotti duplicabili e quelli che non lo sono, rientra nella

discrezionalità dei produttori l’adozione di accorgimenti utili al fine di impedire la riproducibilità delle

chiavi, le quali altrimenti vanno considerate liberamente duplicabili. Tra tali accorgimenti, come detto

in precedenza, vi sono la brevettazione della chiave, intesa come autonomo trovato inventivo, o

l’attribuzione a ciascuna di queste di un tesserino di identità (che comunque non contiene informazioni

inerenti le modalità di duplicazione, ma costituisce solo una garanzia di riconoscibilità del prodotto non

duplicabile) e, di conseguenza, la conclusione di accordi con i centri specializzati per impedire la libera

riproducibilità delle medesime.

Va preliminarmente osservato come nella lista guida di Ersi non sia stata compiuta alcuna distinzione

tra i prodotti Rielda, tutti indifferentemente collocati nella colonna a ‘marchio’ A. Va inoltre

considerato che almeno una delle chiavi di Rielda risulta effettivamente brevettata - nella specie la

IT’183 quantomeno dal 2010 -, che di fatto RIELDA si sia attivata mediante l’associazione alle chiavi

di carte di proprietà e l’invio di comunicazioni, a partire dal 2008, a parte convenuta per ottenere una

modifica nella collocazione delle proprie chiavi all’interno della tabella. Parte attrice sostiene poi di

aver concluso contratti con i centri di duplicazione di chiavi per impedire l’uso dei prodotti senza la

carta di proprietà (all. 5 II memoria tecnica dell’attrice), di aver inviato, a partire dal 1999, diffide ai

più importanti centri per impedire la duplicazione delle chiavi in assenza di tale carta e, infine, che tutte

le chiavi siano dotate di carta di identità e risulti impossibile utilizzare grezzi diversi da quelli prodotti

da Rielda per la riproduzione.

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In merito ritiene il Collegio che, pur se risulta che i contratti conclusi con i centri di distribuzione sono

successivi alla rimozione della lista dal sito web di ERSI, Rielda abbia, già a partire dal 1999, esercitato

il controllo sui grezzi mediante l’invio di diffide a varie ditte produttrici, tra le quali STAMPERIA

ERREBI S.r.l., Silca S.p.a. Keyline S.r.l., ILCO ORION S.p.a. (v. memoria tecnica n. 2 attrice, all. 6).

Inoltre rimane il rilievo già svolto circa l’esistenza del brevetto a protezione delle chiavi quantomeno

dal 2010.

4. Il risarcimento del danno.

La difesa di parte attrice ha chiesto a titolo di risarcimento del danno la somma di €. 25.000,00, o

quella diversa ritenuta di giustizia. Quanto alla responsabilità di ERSI può aggiungersi, ai rilievi già

sopra svolti, come non risulti agli atti alcun elemento a sostegno dell’ipotesi che ERSI abbia sottoposto

a Rielda un questionario o abbia effettuato alcuna verifica brevettuale prima della pubblicazione della

lista. All’opposto, parte convenuta ha perseverato nella condotta senza mostrare alcun segno di

ravvedimento, nonostante le reiterate richieste di rettifica, e ha provveduto alla rimozione dell’elenco

guida solo in seguito all’ultima diffida formale. Non avendo parte attrice provato di aver perso clientela

in seguito a tale scorretta qualificazione, né di aver visto diminuire il proprio fatturato negli anni

interessati dalla comunicazione, può farsi solo riferimento ad una somma che in base a nozioni di

comune esperienza, ed all’esperienza maturata da questa sezione specializzata in fattispecie analoghe,

può essere ritenuta necessaria a varare una campagna di divulgazione utile a ristabilire la corretta

informativa sul mercato. Pertanto, considerate le peculiarità del caso concreto, appare congruo nella

fattispecie in esame fare riferimento alla liquidazione del risarcimento in una somma globale, che il

Collegio ritiene di liquidare equitativamente nella somma di €. 25.000,in moneta attuale e comprensiva

degli interessi maturati ad oggi.

5. Provvedimenti disposti.

Alla luce delle considerazioni svolte devono trovare accoglimento le domande formulate da parte

attrice con riferimento all’accertamento del carattere illecito e denigratorio dell’attività di ERSI.

La convenuta quindi è condannata al risarcimento dei danni nella misura sopra determinata, oltre

interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo.

In merito alla domanda di pubblicazione di rettifica della lista guida sul sito dell’Ente convenuto e sulle

riviste specializzate (Ferramenta 2000, iFerr Magazine, Ferrutensil e Serramenti+Design), ritiene il

Collegio di non poter accogliere l’istanza di parte attrice, avendo ERSI già provveduto alla rimozione

di tale lista dal proprio sito, e ritenendo sufficientemente satisfattiva la pubblicazione dell’intestazione

e del dispositivo del presente provvedimento sul sito web della convenuta e su due riviste specializzate

scelte dalla stessa attrice fra quelle sopra indicate.

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Tutte le altre richieste istruttorie e di merito possono ritenersi assorbite dalle decisioni assunte.

Quanto alla statuizione sulle spese, la totale soccombenza della società convenuta ne determina la

condanna al pagamento degli oneri processuali. Tali spese sono liquidate in favore di parte attrice come

di seguito, ai sensi della legge n. 27/12 ed al DM n. 55/14. Il valore da assumere come base per il

calcolo è quello rappresentato dalle somme liquidate a titolo risarcitorio. Si liquidano pertanto a titolo

di compenso €. 4.835,00 oltre ad un aumento del 50% in relazione alla articolazione istruttoria della

causa ed alla complessità della stessa, e così in totale €. 7.252,50, oltre al rimborso spese generali del

15% ed accessori come per legge.

Sono poste in via definitiva a carico della convenuta anche le spese del CTU, nella misura già liquidata

in corso di causa (€. 4250,00 oltre accessori di legge), nonché le spese del CT di parte attrice in misura

non superiore a quelle liquidate al CTU.

P.Q.M.

la Sezione Specializzata Impresa "A", definitivamente pronunciando nel giudizio, nel contraddittorio

delle parti,

1) dichiara che la condotta di E.R.S.I. ESPERTI RIFERME SERRATURE ITALIA consistente nella

pubblicazione, sul proprio sito web, di una “lista guida garanzia e controllo duplicazione autorizzata

delle chiavi” dal 2008 al 2013, collocando il nominativo di Rielda tra quello dei produttori di chiavi a

duplicazione libera senza vincolo e controllo (categoria A), con conseguente vantaggio di alcune

imprese - concorrenti dell’attrice - associate alla convenuta, costituisca atto di concorrenza sleale ai

sensi dell’art. 2598 n 2 e 3 c.c. e comunque illecito di natura extracontrattuale;

2) condanna la E.R.S.I. al risarcimento dei danni, liquidati in favore di Rielda S.r.l. nella somma di €.

25.000, liquidata in via equitativa ed in moneta attuale, oltre agli interessi al tasso legale dalla data

della pronuncia al saldo;

3) condanna E.R.S.I.. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in favore di Rielda in €.

7.252,50, oltre al rimborso spese generali del 15 %, oltre ad accessori ed Iva come per legge;

4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU come già liquidate in corso di

causa e condanna la convenuta al rimborso delle spese del CTP di parte attrice fino alla concorrenza

della medesima misura, oltre gli accessori di legge;

5) ordina la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della sentenza a caratteri doppi del

normale sull’homepage dell’Ente convenuto per 30 giorni consecutivi, nonché su due riviste

specializzate a scelta dell’attrice fra le seguenti: Ferramenta 2000, iFerr Magazine, Ferrutensil e

Serramenti+Design; pubblicazione da attuarsi per una volta, autorizzando l’attrice a provvedervi a sue

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cure ed a spese della convenuta qualora questa non vi provveda spontaneamente entro trenta giorni

dalla notifica della presente sentenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 febbraio 2016.

Il Presidente estensore

Dott.ssa Marina A. Tavassi

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REPUBBLICA ITALIANA...dott. Pierluigi Perrotti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella...

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