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Registrazione e protezione del domain name

Unione Giuristi della Vite e del Vino – UGIVI

Castello di Grinzane Cavour

23 settembre 2017

Dr. Luca Barbero

© Luca Barbero 2017

AGENDA

▪Introduzione sui nomi a dominio

▪I nuovi Top Level Domains generici: il .wine e .vin

▪Strumenti di protezione dei diritti disponibili anche per i titolari dei segni distintivi nel settore del vino

▪Strategia di recupero dei nomi a dominio corrispondenti a segni distintivi utilizzati per la promozione e la vendita del vino e degli altri prodotti enogastronomici connessi.

▪Introduzione sui nomi a dominio

IMPORTANZA DEI NOMI A DOMINIO

▪Uso per siti di corporate identity, e-commerce o fornitura di altri servizionline;

▪ Invio di messaggi a mezzo e-mail e newsletters;

▪ Comunicazione con clienti, fornitori, azionisti, media, dipendenti, etc.;

▪ Siti realizzati per promuovere determinati prodotti/servizi o come link dalle pagine ufficiali sui social media;

▪Presunzione di legittimità dei siti basati su nomi a dominioidentici o simili ai segni distintivi.

Il Domain Name System

▪ Ad ogni computer collegato a Internet è assegnato un numero di identificazione detto "Internet Protocol " (IP), che consiste in una sequenza numerica.

▪ Per fare fronte alla necessità sempre crescente di assegnare a ogni risorsa un IP dedicato (… Internet of things) si è passati dagli IPv4 (es. 217.18.106.88) agli IPv6 (es.2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344)

▪ E’ infatti molto più facile per gli utenti internet ricordare un indirizzo internet basato su un nome a dominio (ad esempio l’URL www.studiobarbero.com) in luogo del corrispondente indirizzo IP, ma è possibile accedere ugualmente a un sito digitando in qualsiasi browser sia il nome a dominio che l’indirizzo IP.

▪ Lo stesso vale per le e-mail come ad esempio: [email protected] o [email protected]

http://www.studiobarbero.com/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

I Root (radice) Name Servers

I Top Level Domains

▪ Il Domain Name System è organizzato quindi attraverso i cosiddetti Top Level Domains, i suffissi posizionati all’estrema destra di un indirizzo Internet (ad es. la porzione “.com” nel nome a dominio studiobarbero.com), e i nomi a dominio di secondo livello costituiti dalla stringa alfanumerica che può essere registrata dalle società, dalle organizzazioni e/o dagli individui.

▪ I Top Level Domains sono suddivisi in due principali categorie:

▪ i Top Level Domains generici (gTLDs) e

▪ i country code Top Level Domains (ccTLDs).

I Top Level Domains generici (gTLDs)

▪ I Top Level Domains generici sono attualmente amministrati da un gruppo di Registrars formalmente riconosciuti dalla “Internet Corporation for the Assigned Names and Numbers” (ICANN: per ulteriori informazioni http://www.icann.org ).

▪ Vi erano originariamente sette gTLDs poi diventati 22 (introduzione del .xxx il 18 marzo 2011).

▪ Parte di questi sono completamente “aperti”, i.e. non richiedono requisiti particolari per la registrazione, mentre altri sono “ristretti”, essendo riservati a soggetti in grado di soddisfare determinate condizioni.

http://www.icann.org/

L’ICANN

I country code Top Level Domains (ccTLDs)

▪ I country code Top Level Domain sono gestiti da varie autorità competenti che spaziano dalle università, ai centri di ricerca, alle organizzazioni no-profit, alle agenzie governative ma anche società private.

▪ Ci sono 280 country code Top Level Domains, caratterizzati da un country code composto da due lettere e tratto dallo standard 3166-1 della International Organisation for Standardisation

▪ (http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html )

▪ Le policy di registrazione dei vari country codes si stanno evolvendo indipendentemente e pertanto si applicano regole anche sensibilmente diverse. Alcune restringono le registrazioni ad entità locali o con il responsabile amministrativo residente in tale territorio mentre altre non prevedono invece alcuna limitazione, come ad esempio Tuvalu a cui è assegnato il .tv.

http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html

▪I nuovi Top Level Domains generici:

il .wine e .vin

Lunga gestazione del progetto

Inizio delle discussioni in seno all “Generic Names Supporting Organization”(GNSO) sin dal dicembre 2005 che si sono concluse nel Settembre 2007.

Nel Giugno 2008, durante il meeting di Parigi, il Board dell’ICANN haapprovato la raccomandazione del GNSO per l’introduzione dei New gTLDsall’interno Root Servers

20 giugno 2011 – Il Voto!!!

Nuovi Top Level Domains – 1930 domande

http://newgtlds.icann.org/en/program-status/statistics

Nuovi Top Level Domains generici

Sono state presentate 1930 applications (delle quali 201 sono state inseguito ritirate), comprensive di 1409 estensioni uniche, 230 estensionirichieste da più di un applicant e 116 Internationalized Domain Names. .app (13)

.home, .inc (11)

.art (10)

.blog, .shop, .llc, .book (9)

.design (8)

.mail, .news, .hotel, .store, .web, .love, .cloud, .ltd (7)

.wine (3)

Nuovi Top Level Domains generici

Nuovi Top Level Domains generici:

estensioni geografiche

Alcuni esempi: .abudhabi, .alsace, .amsterdam, .barcelona, .bayern,.berlin, .boston, .brussels, .budapest, .dubai, .durban, .hamburg,.helsinki, .istanbul, .kyoto, .london, .madrid, .melbourne, .miami,moscow, .nyc, .osaka, .paris, .quebec, .rio, .roma, .stockholm, .swiss,.sydney, .tirol, .tokyo, .wales, .москва (Moscow), .рус (RussianCommunity), ).ابوظبي Abu Dhabi), .广东 (Guandong), .广州 (Guangzhou)


.brand (664 applications)

Alcuni esempi: .ALFAROMEO,. ALSTOM, .AMAZON, .AUDI, .BARCLAYS,.BBC, .BOSCH, .BUGATTI, .CALVINKLEIN, .CANALPLUS, .CANON,.CARTIER, .CHEVROLET, .CHLOE, .COACH, .CIALIS, .CLUBMED,.DELMONTE, .DELOITTE, .ERICSSON, .FERRARI, .FERRERO, .FIAT,.GOOGLE, .GUCCI, .HOTMAIL, .HONDA, .HYUNDAI, .JAGUAR,.KERASTASE, .KINDER, .LAMBORGHINI, .LANCIA, .LANCASTER.,.LANCOME, .LEGO, .LOREAL, MCDONALDS, .MERCK, .MICROSOFT,.MITSUBISHI, .NEWHOLLAND, .NIKE, .NIKON, .NOKIA, .OMEGA,.PANASONIC, .PANERAI, .PHILIPS, .ROCHER, .RICHEMONT, .SAMSUNG,.SANOFI, .SKYPE, .SYMANTEC, .SONY, .TOYOTA, .VIRGIN, .VISA,.VOLKSWAGEN, .VOLVO, .YAHOO.


estensioni generiche

Alcuni esempi: .App, .art, .baby, .bargains, .boutique, .CAREERS, .CARs,.CHANNEL, .clothing, .company, .deal, .eat, .fashion, .film, .food,.green, .hotel, .inc, .insurance, .law, .lease, .luxury, .media, .mobile,.music, .news, .online, .PHOTOS, .pizza, .sale, .shoes, .shop, .store,.THEATER, .web, . 在线 (“online” in Chinese), “).بازار bazaar” in Arabic),.コム (“com” in Japanese), Сайт (“site” in Cyrillic), .vin e .wine.

.VIN e .WINE

Queste estensioni generiche sono state assegnate dall’ICANN nel2015 alla società americana Donuts, Inc (che ha vinto l’asta congli altri due richiedenti).

Approvate a seguito di un lungo dibattito dovuto ai timori dipossibili frodi e rischi per la tutela delle denominazioni, dei produttorie dei consumatori.

Richieste di rigetto delle domande o comunque di maggiorisalvaguardie per le indicazioni geografiche e denominazioni d’origineda parte del Governmental Advisory Committee (GAC) dell’ICANN,Commissione Europea, singoli Stati (specie europei, inclusa l’Italia) econsorzi di produttori.

.VIN e .WINE – Le fasi di lancio

1 – Fase di Sunrise riservata ai titolari dei marchi (individuali ocollettivi), dall’17/11/2015 al 16/01/2016;

2 – Fase di Early Access (Landrush), senza requisiti particolari(criterio di assegnazione: first-come, first-served), dal 20/01/2016 al26/01/2016;

3 - Fase di General Availability, senza requisiti particolari (criterio diassegnazione: first-come, first-served), a costi inferiori rispetto allafase 2, a partire dal 27 gennaio 2016.

E’ stata condotta un’attività di promozione delle estensionidirettamente da Donuts o suoi consulenti, anche attraverso contatticon i consorzi di produttori.

.VIN e .WINE – Nomi a dominio riservati

I nomi a dominio identici a denominazioni d’origine protettesono riservati dal Registro (con un elenco di oltre 2400denominazioni), che ne assegna la gestione soltanto a soggetti titolati,inclusi i consorzi di tutela, previa compilazione di un’apposita richiestaattraverso il sito http://www.reservednames.wine/, nella quale occorreindicare la propria qualifica, l’eventuale titolarità di un marchiocorrispondente al nome d’interesse, le motivazioni per cui è d’interessela registrazione e l’uso che se ne intende fare.

http://www.reservednames.wine/

.VIN e .WINE – Nomi a dominio riservati

.VIN e .WINE – Esempi di utilizzo

www.Prosecco.wine

http://www.prosecco.wine/


www.Champagne.wine

http://www.champagne.wine/


www.Barolo.wine e www.Barbaresco.wine

http://www.barolo.wine/

http://www.barbaresco.wine/

.VIN e .WINE – Statistiche

Al 18 settembre 2017, sono stati registrati:

13.047 nomi a dominio .wine (0,06% dei nuovi gTLDs)

7.006 nomi a dominio .vin (0,03% dei nuovi gTLDs)

https://ntldstats.com/tld

https://ntldstats.com/tld

▪Strumenti di protezione dei diritti disponibili anche per i titolari dei segni distintivi nel settore del vino

Strumenti di protezione dei diritti

L’ “Applicant Guidebook” dell’ICANN stabilisce che ogni Registro cui vengaassegnato un nuovo Top Level Domain debba prevedere obbligatoriamentedeterminati meccanismi di protezione dei diritti (Rights ProtectionMechanisms (“RPMs”)).

Inoltre, ogni Registro può implementare ulteriori strumenti per scoraggiare oimpedire registrazioni che violino diritti di terzi (quale ad esempio il DomainsProtected Marks List di Donuts).


A) Durante le fasi iniziali di ogni nuovo Top Level Domain generico, ogniRegistro deve prevedere almeno due strumenti di protezione:

i) Una fase di Sunrise riservata alla registrazione da parte dei titolari deimarchi, altri segni protetti da leggi o convenzioni internazionali(incluse IG e DO) o riconosciuti da pronunce giudiziali;

ii) Un servizio di notifica nel caso di registrazione di nomi a dominioidentici ai marchi durante un determinato periodo di 90 giorni, detto diTrademark Claims.

Entrambi vengono forniti con il supporto della Trademark Clearinghouse(TMCH)


http://www.trademark-clearinghouse.com/


B) L’ “Applicant Guidebook” dell’ICANN prevede procedure di risoluzione delledispute in materia di marchi (“Trademark Right Dispute ResolutionProcedures”) al fine di consentire ai titolari dei marchi di contestare leviolazioni dei propri diritti di privativa poste in essere a seguito del lancio deinuovi Top Level Domains quale ad esempio la Uniform Rapid SuspensionProcedure (URS), che consente di ottenere la sospensione per unanno.


La UDRP

C) Ma la procedura ai sensi della UNIFORM DISPUTERESOLUTION PROCEDURE (UDRP), che si applica anche a tutte lenuove estensioni generiche, è uno degli strumenti più efficaci in quantoconsente di ottenere il trasferimento di nomi a dominio qualora :

i) siano identici o confondibili con marchi (individuali o collettivi) sucui il ricorrente vanta diritti; e

ii) il registrante non abbia a sua volta un diritto o legittimo interesse; e

iii) siano stati registrati e vengano utilizzati in malafede.

Ulteriori strumenti di protezione dei diritti nei nuovi TLDs

Registrazioni a titolo preventivo/difensivo nelle nuove estensioni diprincipale interesse

Sorveglianza finalizzata ad individuare - non soltanto i nomi a dominioidentici - ma anche quelli simili ai marchi, registrati in tutte le nuoveestensioni generiche

Attività di recupero di nomi a dominio registrati da terzi in violazione dimarchi registrati

Registrazioni di nomi a dominio a titolo preventivo/difensivo

anche nelle nuove estensioni di principale interesse

Individuare i “marchi principali” e i “marchi secondari”

Procedere con la registrazione della corrispondenza esatta con ilmarchio: considerare il trattino (“- “), ma in generale non altrevariazioni.

Nomi a dominio relativi alle principali promozioni e/ovvero campagnepubblicitarie nei diversi settori e Paesi (secondo le indicazioni delMarketing)

RICERCHE E SORVEGLIANZA SUI NOMI A DOMINIO IDENTICI O SIMILI A SEGNI DISTINTIVI – ESEMPI DI NOSTRI REPORT

▪Strategia di recupero dei nomi a dominio corrispondenti a segni distintivi utilizzati per la promozione e la vendita del vino e degli altri prodotti enogastronomici connessi.

STRATEGIA DI RECUPERO – STEP 1

Ricerche esaustive sul titolare del nome a dominio al fine diacquisire ogni informazione rilevante, come ad esempio:

altri nomi a dominio in capo allo stesso titolare;

attività poste in essere dal titolare attraverso siti Internet;

decisioni arbitrali nei confronti dello stesso titolare;

altre informazioni utili per provare l’eventuale malafede del titolare.


▪ Contatto attraverso una società fiduciaria allo scopo di accertare le intenzioni del titolare in relazione al nome a dominio (in particolare quando il nome a dominio non è utilizzato per un sito attivo).

▪ Ogni informazione fornita direttamente dal titolare può essere utile al fine di provare la sua malafede.

▪ Quando il primo contatto col titolare del marchio è esperito direttamente dal titolare del nome a dominio, è opportuno rispondere dallo stesso indirizzo richiedendo di fornire spiegazioni, informazioni e l’indicazione di una somma desiderata per la cessione.

▪ Quando il corrispettivo richiesto è indicato soltanto sul sito Internet, è preferibile ottenere comunque una conferma diretta da parte del registrante.


Si può prendere in considerazione una negoziazione con l’attualetitolare del nome a dominio – sempre e solo attraverso le societàfiduciarie – ad esempio se:

il registrante è titolare di diritti o legittimi interessi sul nome adominio;

il nome a dominio è anche un termine generico;

è necessario ottenere una soluzione in tempi brevi;

il corrispettivo richiesto dal domain name holder è tutto sommatoaccettabile (qualora ad esempio non siano disponibili procedure ADRo la somma richiesta è minore o uguale agli out-of-pocket costs).


Se non è stato possibile acquisire il nome a dominio attraverso unasocietà fiduciaria, inviare al titolare una lettera di diffida.

Circa il 78% dei casi sono risolti con successo in questa fase.

In alcuni casi, il titolare che ha ricevuto la diffida, trasferisce il nome adominio alla società fiduciaria per un corrispettivo pari o inferiori alcosto di registrazione.

Inviare una diffida è sempre opportuno in previsione di eventualisuccessive procedure.

STRATEGIA DI RECUPERO – STEP 4 BIS

Nei casi in cui le violazioni dei diritti di marchio o diritti d’autorevengano poste in essere sul sito web corrispondente al nome a dominio,è opportuno inviare una lettera di diffida anche al web hostingprovider.

STRATEGIA DI RECUPERO – STEP 4 TER

Qualora si riesca a provare che le informazioni contenutesull’WHOIS siano non corrette o false, è possibile fare presente tale circostanza all’ICANN che inoltra la segnalazione al Registrar competente per le opportune verifiche.

In assenza di tempestive correzioni, il nome a dominio viene sospesoo cancellato


Avviare un’azione arbitrale obbligatoria ai sensi di:

Uniform Dispute Resolution Policy, applicabile a tutti i Generic TopLevel Domains (.com, .net, .clothing, .bike, .careers, .guru etc.) e amolti Country Code TLDs (.tv, .ag, .ch, .fr, .es, .ro, .to, etc.);

Uniform Rapid Suspension System

Altre procedure amministrative obbligatorie adottate per alcuniccTLDs, come per le estensioni .eu, .co.uk, .it;

Procedure legali nei paesi che non hanno adottato la UDRP

LINEE GUIDE PER UN’EFFICACE TUTELA DEI DIRITTI SUI PROPRI SEGNI DISTINTIVI ONLINE

▪ i) Adottare un’efficace strategia di registrazione di nomi adominio nelle principali estensioni generiche – inclusi i New gTLDs – eterritoriali d’interesse;

▪ ii) Monitorare l’uso dei segni distintivi su Internet, inclusi i principalisocial media e le applicazioni per smartphone e tablet;

▪ iii) Azionare i propri diritti – nel modo più efficace ed appropriato a seconda delle circostanze del caso – in relazione alle violazionimaggiormente rilevanti e pregiudizievoli.

Queste linee guida consentiranno i.a. di ottimizzare la protezione dei segnidistintivi online anche utilizzati per la promozione e la vendita del vino e degli altri prodotti enogastronomici connessi.

STUDIO BARBERODOMAIN NAMES AND INTERNET CONSULTING

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