Proteggere l'innovazione

PROTEGGERE L’INNOVAZIONE

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GUIDA DI APPROFONDIMENTO


A CURA DEL BIC SARDEGNA SPA

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SOMMARIO

PREMESSA ____________________________________________________________ 3 PARTE PRIMA __________________________________________________________ 4

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ______________________________________________ 4 PROTEGGERE L'INNOVAZIONE _______________________________________________ 4 INNOVAZIONE E INVENZIONE ________________________________________________ 5 IL BREVETTO ___________________________________________________________ 5 BREVETTO ITALIANO, BREVETTO EUROPEO E BREVETTO PATENT COOPERATION TREATY. ___ 10 LA RICERCA DI ANTERIORITÀ _______________________________________________ 11 IL MARCHIO ___________________________________________________________ 12 IL MARCHIO COLLETTIVO _________________________________________________ 15 IL DISEGNO E MODELLO __________________________________________________ 16 IL DIRITTO D'AUTORE E IL COPYRIGHT ________________________________________ 17 IL KNOW HOW E IL SEGRETO INDUSTRIALE _____________________________________ 19

PARTE SECONDA ______________________________________________________ 20 COME SFRUTTARE EFFICACEMENTE LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ___________________ 20 LA CESSIONE DI DIRITTI E GLI ACCORDI DI LICENZA _______________________________ 20 IL KNOH HOW _________________________________________________________ 22 MERCHANDISING, FRANCHISING, CO-BRANDING _________________________________ 22 IL VALORE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLE OPERAZIONI FINANZIARIE _______ 23 PROPRIETÀ INTELLETTULE E RISK MANAGEMENT ________________________________ 24 LA VALUTAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ______________________________ 28 LA CONTRAFFAZIONE ____________________________________________________ 29 LA CORRETTA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE ______________________________________________________ 30 BIBLIOGRAFIA _________________________________________________________ 31

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PREMESSA Nella presente guida trovi informazioni su modi e procedure da seguire per tutelare le innovazioni che introduci nella tua azienda nel rispetto delle normative nazionali e internazionali.

Proteggere i risultati della tua innovazione con gli strumenti a tutela della proprietà intellettuale (brevetto, marchio, disegno, diritto d’autore e copyright, know-how e segreto industriale) significa infatti assicurare alla tua azienda un vantaggio competitivo duraturo nei confronti dei tuoi concorrenti.

Nella seconda parte trovi inoltre informazioni e approfondimenti per capire come sfruttare efficacemente la proprietà intellettuale.

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PARTE PRIMA

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE La Proprietà intellettuale è una branca del diritto che comprende il Diritto d’Autore e la Proprietà Industriale.

A sua volta la Proprietà Industriale comprende, tra gli altri, i Brevetti, i Marchi, i disegni e modelli, il segreto industriale, la tutela delle Varietà Vegetali e delle topografie dei prodotti a semiconduttori, i brevetti per Invenzione e per modello di Utilità.

PROTEGGERE L'INNOVAZIONE Uno dei quesiti più diffusi tra le imprese è relativo alla questione se è più utile innovare e quindi destinare risorse per il miglioramento tecnologico dei prodotti aziendali o se al contrario è più conveniente concentrarsi sulla commercializzazione o sul marketing. Chiaramente la risposta dipende sempre da tanti fattori, da un’analisi attenta della situazione aziendale e del suo posizionamento nel mercato. Però la globalizzazione dei mercati, il costo del lavoro ridotto in alcuni Paesi, la clientela sempre più esigente, la competitività ed il valore degli investimenti effettuati da grandi aziende che spiazzano la concorrenza e tanti altri numerosi fattori, ci suggeriscono l’importanza di investire sulla novità sia essa di prodotto, di processo o organizzativa.

L’innovazione è una scelta importante, se decidi di portarla avanti ti apparirà rischiosa, mediamente costosa e vulnerabile. Se il rischio è connaturato al concetto di innovazione e di imprenditoria, il problema del costo, come abbiamo visto nella guida La gestione dell’innovazione, è in buona parte superabile, avendo cura di trovare modelli equilibrati con la natura e le dimensioni della piccola e media impresa. Anche sul fronte della vulnerabilità hai a disposizione strumenti di vario tipo che puoi utilizzare per rafforzare le tue strategie aziendali e soprattutto programmare fin dall’inizio delle tue attività.

È possibile, quindi, proteggere un’idea innovativa?

Lo strumento fondamentale per la protezione dell’idea è senz’altro il brevetto: uno strumento inventato nella Repubblica di Venezia vecchio di seicento anni e ancora valido nel difendere l’interesse dell’inventore.

I brevetti apportano alle aziende vari vantaggi, che possono essere brevemente distinti in vantaggi esterni e interni.

I vantaggi esterni sono quelli relativi:

• all’applicazione di una protezione su tecnologie di prodotto o di processo;

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• alla capacità di costruire un potere di contrattacco in caso di coinvolgimento di contenzioso;

• alla possibilità di facilitare le attività di ricerca e sviluppo con i partner;

• al miglioramento della propria posizione nel corsi di trattative commerciali;

• al miglioramento della propria posizione in caso di partecipazione a tavoli di lavoro con le istituzioni per definire o dettare nuovi standard;

• alla possibilità di costruire un’immagine positiva della propria attività commerciale.

Tra i vantaggi interni si annovera un incremento della motivazione del personale dell’azienda, che vede in tal modo riconosciuto il proprio lavoro e il proprio impegno al servizio dell’azienda stessa, un successo ed un risultato nuovo da poter inserire nel mercato come vantaggio competitivo.

Oltre al brevetto vi sono altri strumenti utilizzabili dalle aziende per proteggere in modo differente le innovazioni e per conseguire valore aziendale (i marchi, Il disegno e modello, Il Diritto d'Autore e il Copyright, Il Know How e il segreto industriale).

INNOVAZIONE E INVENZIONE Nel sistema aziendale è importante fare una distinzione tra quanto viene comunemente definito in modo molto ampio innovazione, che comprende anche il campo dell’attività puramente conoscitiva e intellettuale e quanto invece è da considerarsi innovazione tecnica o tecnologica capace di produrre vantaggi concorrenziali per l’impresa in quanto suscettibili di un’applicazione industriale in regime di monopolio. Quest’ultimo tipo di innovazione è tutelabile per mezzo della proprietà intellettuale. Ancora più restrittivo è il concetto di invenzione che possiamo definire come la soluzione nuova e originale a un determinato problema tecnico e che soddisfa alcuni criteri.

IL BREVETTO Il brevetto è un titolo con il quale lo Stato attribuisce ad un inventore il diritto di vietare a terzi (in termini di produzione, utilizzo, messa in commercio, vendita e importazione) lo sfruttamento della propria invenzione per un periodo di tempo limitato e concede al titolare il diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio.

Possono costituire oggetto di brevetto:

1. le invenzioni industriali;

2. i modelli di utilità;

3. le nuove varietà vegetali. 5


Invenzioni industriali

Per invenzione si intende una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, destinata ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.

Non tutto però può esser brevettato. Infatti, l’art.45 del Codice di Proprietà Intellettuale stabilisce che non sono considerate invenzioni:

• le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;

• i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;

• le presentazioni di informazioni;

• le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Non sono, quindi, considerate invenzioni e non sono brevettabili le semplici intuizioni oppure le semplici idee prive di qualsiasi attuazione concreta. Può risultare utile qualche esempio: la semplice dimostrazione che l’idrogeno è una fonte di energia è una scoperta non brevettabile, mentre l’applicazione di tale scoperta al fine della creazione di un motore che produce energia utilizzando l’idrogeno è, viceversa, brevettabile.

Il requisito che un’invenzione deve possedere affinché l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi possa concedere, a seguito della conclusione di una procedura di esame, un relativo brevetto è che l’invenzione sia dotata di

• novità;

• attività inventiva;

• industrialità;

• liceità.

Cercheremo di sintetizzare i tre concetti in modo che possa esserti chiara la distinzione ed il valore di ciascuno di essi.

Novità: l’invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

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Ad esempio, se un’invenzione identica a quella oggetto della domanda di brevetto è già stata realizzata da un terzo ma mai divulgata, sarà possibile procedere ugualmente al deposito della domanda; se, invece, quest’ultimo l’ha già esposta per esempio in una fiera, l’altrui invenzione, viceversa, non potrà più essere considerata nuova. Rientrano nei fatti distruttivi della novità anche le pre-divulgazioni realizzate dallo stesso autore dell’invenzione. Tale ipotesi si verifica quando è lo stesso autore dell’invenzione a rendere accessibile al pubblico con qualunque mezzo (ad esempio con una pubblicazione scientifica) la sua invenzione.

Ti consigliamo pertanto di osservare il più rigoroso segreto sulle tue invenzioni e nuove tecnologie fino al momento del deposito della domanda di brevetto e ove si renda necessario comunicare a terzi informazioni confidenziali inerenti l’invenzione, far sottoscrivere a questi ultimi accordi di segretezza appositamente predisposti che li obblighino a non divulgare le predette informazioni in maniera non autorizzata.

Attività inventiva: ai sensi dell’art. 48 Codice della Proprietà Intellettuale sussiste attività inventiva quando l’invenzione, per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. In pratica, si ritiene che l’invenzione non è frutto di un processo inventivo se poteva essere realizzata da qualsiasi tecnico del settore sulla base della conoscenza tecnica allo stato dell’arte o comunque anteriore rispetto alla data di deposito del brevetto.

Può essere brevettata, viceversa, l’invenzione di una combinazione che applichi una formula nota ad un processo anch’esso noto, sempre però che ne derivi un quid novi, ossia un qualcosa di nuovo che permetta di far progredire lo stato della tecnica.

Industrialità: secondo l’art. 49 del Codice della Proprietà Intellettuale l’invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale. Un’invenzione non può essere un semplice processo intellettuale, ma deve poter essere utile e deve essere in grado di generare effetti pratici e concreti.

Liceità: l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico e al buon costume.

Modelli di utilità

Nel diritto industriale il modello di utilità o industriale è un trovato atto a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.

Un tipico modello di utilità può essere una nuova impugnatura ( ad esempio ergonomica) per un oggetto già esistente.

I modelli di utilità si distinguono dall'invenzione per il fatto che, nel caso di modello di utilità, manca una vera e propria nuova soluzione ad un determinato problema tecnico. Si distinguono, inoltre, da un'altra tipologia di modelli industriali, definiti nel nostro

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http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_industriale

http://it.wikipedia.org/wiki/Invenzione_(tecnologia)

http://it.wikipedia.org/wiki/Modelli_industriali


ordinamento come disegni e modelli, che rappresentano un ritrovato estetico ma anche ergonomico e funzionale.

Più specificatamente le invenzioni sono idee per la soluzione di un problema tecnico suscettibile di applicazione industriale; dal punto di vista ontologico l'invenzione può configurarsi alternativamente come di prodotto, di procedimento o d'uso.

Anche nel modello di utilità vi è la soluzione di un problema tecnico. Si tratta dello specifico problema tecnico di conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego intervenendo sulla forma delle macchine o parti di esse, degli strumenti, degli utensili e degli oggetti di uso in genere.

Un errore comune è quello di confondere i modelli di utilità non solo con le invenzioni ma anche con i disegni e modelli. Il modello di utilità si distingue chiaramente anche dal disegno e modello poiché questi ultimi si riferiscono unicamente agli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, mentre quelli funzionali (per esempio la nuova impugnatura) rientrano nell’ambito di protezione dei modelli di utilità.

Nella riforma del 1987 il legislatore ha preso atto che i brevetti per invenzione e per modello di utilità si distinguono dai disegni e modelli ornamentali come la tecnologia si distingue dal design industriale.

I requisiti sono gli stessi dell'invenzione, novità, originalità o attività inventiva, industrialità, liceità, ma la novità e l'originalità nel modello di utilità devono essere riferiti solo alla particolare efficacia di applicazione o comodità di impiego di macchine, strumenti, utensili o oggetti.

I modelli di utilità si proteggono con un brevetto concesso all’esito di un procedimento di brevettazione che segue regole analoghe a quelle per la brevettazione delle invenzioni. È previsto un esame formale e sostanziale da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che, ove ritenga che sia stato erroneamente chiesto il brevetto per modello in luogo di quello per invenzione, potrà invitare il richiedente a modificare la domanda.

Poiché 1987 il legislatore ha introdotto la possibilità di convertire in qualsiasi momento il brevetto di invenzione in modello di utilità e viceversa, è possibile anche che le due presentazioni avvengano contestualmente. L'esclusiva ha durata decennale; il termine decorre dalla data della presentazione della domanda.

Le nuove varietà vegetali

Una varietà vegetale è la minore delle unità sistematiche del mondo vegetale (Tipo, Classe, Famiglia, Genere, Specie, Sottospecie e infine Varietà) e può essere definita come un piccolo raggruppamento così classificato: le piante che ne fanno parte sono tutte uguali fra loro e sono diverse da tutte le altre. Le nuove varietà vegetali si riferiscono non

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solo ai vegetali e i relativi ritrovati naturali o artificiali ma, anche, al metodo di produzione o di utilizzazione e eventuali mutazioni.

Per poter ottenere una privativa, vale a dire un diritto di esclusiva su una nuova varietà vegetale, è necessario che questa risponda ai seguenti quattro requisiti: novità, distintività rispetto all’esistente conosciuto, omogeneità e stabilità. In particolare, una varietà vegetale:

1. è nuova quando alla data di deposito della domanda il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto della raccolta della varietà non è stato commercializzato da oltre un anno sul territorio nazionale e da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni, in qualsiasi altro stato;

2. si considera distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta;

3. si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione è sufficientemente omogenea nell’espressione dei caratteri compresi nell’esame della distinzione, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà;

4. è stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni.

Le nuove varietà vegetali sono protette in Italia o con domanda nazionale o con domanda comunitaria. E’ possibile ottenere la concessione di un singolo diritto di proprietà industriale valido in tutto il territorio dell’Unione europea attraverso il deposito di una domanda presentata all’Ufficio comunitario per le privative vegetali (CPVO) presso Angers in Francia.

Dopo la pubblicazione della domanda, il richiedente della domanda di protezione italiana può impedire che un terzo utilizzi la varietà vegetale e può, a tal fine, iniziare azioni giudiziarie o richiedere provvedimenti cautelari, nonché ottenere una remunerazione per eventuali violazioni. Nel caso della privativa comunitaria al titolare viene conferita, tra la data di pubblicazione della domanda e quella di rilascio della stessa, una protezione limitata in base alla quale il titolare ha la possibilità di chiedere un ragionevole compenso per gli atti di terzi che, a partire dalla concessione della protezione, sono considerati contraffazione della privativa.

La durata di una privativa per varietà vegetale italiana è di 20 anni dalla data del rilascio (aumentata a 30 anni nel caso di varietà a fusto legnoso), mentre quella comunitaria è di 25 anni dalla data di rilascio (anch’essa prolungata a 30 anni nel caso di varietà a fusto legnoso).

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BREVETTO ITALIANO, BREVETTO EUROPEO E BREVETTO PATENT COOPERATION TREATY. Se ritieni di possedere un’invenzione brevettabile puoi ricevere protezione secondo differenti modalità.

1. Puoi, innanzitutto, depositare domanda di brevetto nazionale presso qualsiasi Camera di Commercio - in forma cartacea o in forma telematica - oppure presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), al fine di ottenere un brevetto italiano (vale a dire un brevetto che avrà efficacia solo in Italia).

2. Puoi depositare domanda di brevetto europeo presso l’European Patent Office (EPO). Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e concessione. La procedura di concessione prevede un’unica domanda, redatta in una lingua a scelta tra inglese, francese o tedesco e permette di ottenere un brevetto negli Stati membri dell’Organizzazione Europea dei Brevetti designati dal richiedente.

I brevetti europei conferiscono al titolare, negli Stati membri designati, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati. Inoltre, è possibile chiedere la protezione conferita dal brevetto europeo anche in altri Stati non membri che ne autorizzino l’estensione sul loro territorio.

3) Puoi, infine, depositare domanda di brevetto secondo il Patent Cooperation Treaty (PCT). Il PCT o il Patent Cooperation Treaty (Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti) è un trattato multi laterale gestito dall’ Organizzazione Mondiale della proprietà Intellettuale (OMPI) che ha sede a Ginevra. La procedura PCT facilita l’ottenimento di una protezione per le proprie invenzioni negli Stati membri. Un’unica domanda internazionale ha gli stessi effetti di una domanda nazionale per gli Stati designati.

E’ anche possibile effettuare una designazione di “brevetti regionali” (cioè validi in un gruppo di Stati). Attualmente le Organizzazioni regionali sono:

• l’OEB (Organizzazione Europea dei Brevetti);

• l’ARIPO (African Regional Industrial Property Organization);

• l’OAPI (Organisation Africane pour la Propriété Intellectuelle);

• l’EAPO (EuroAsian Patent Office).

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LA RICERCA DI ANTERIORITÀ Anche se ritieni, in base alle tue conoscenze tecniche di settore, che la tua invenzione possegga i requisiti per essere brevettata ti suggeriamo di procedere alla verifica dello stato dell'arte.

Inoltre, ti consigliamo di superare la convinzione, che spesso si ha, che se l’invenzione non è presente sul mercato è appunto ancora non brevettata. È molto probabile che tu la possa trovare, invece, descritta proprio nella letteratura brevettuale. I motivi per cui certe invenzioni non vengono commercializzate sono molteplici e ciò non esclude che non siano stati apposti dei diritti di proprietà.

Il brevetto, inoltre, è una fonte di informazioni tecniche preziosissime e con una ricerca di anteriorità si può raggiungere anche l’obiettivo di andare a sviluppare qualche aspetto non trattato o avviare un nuovo progetto di ricerca.

Le informazioni che un documento brevettuale contiene sono di vario tipo:

• informazioni tecnologiche, consentono di avere una conoscenza dello stato della tecnica e di essere costantemente aggiornati sull'evoluzione del progresso tecnologico in settori di interesse;

• informazioni economiche, si evincono dalla documentazione brevettuale informazioni sulle strategie d'impresa dei concorrenti;

• informazioni giuridiche, ad esempio chi è il titolare del brevetto, chi è l'inventore, o la data di priorità.

L’obiettivo che ti deve muovere nell’avviare una ricerca brevettuale è quello di evitare dispersioni di tempo e di risorse in ricerche scientifiche e tecniche già oggetto di brevettazione.

Per scoprire se la tua invenzione è già stata brevettata puoi effettuare ricerche all’interno di banche dati che forniscono informazioni brevettuali; ne esistono di numerose e si dividono sostanzialmente in due categorie: ad accesso gratuito e a pagamento.

La loro potenza informativa deriva dal modo in cui le informazioni brevettuali vengono caricate ed indicizzate o organizzate nella banca dati.

Puoi effettuare ricerche attraverso il libero accesso a banche dati gratuite. Le più importanti e più utilizzate sono:

• Espacenet http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html offerta dall'Ufficio Europeo brevetti, in cui si possono reperire tutti i brevetti dei principali Stati, e non solo quelli europei;

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http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html


• USPTO http://www.uspto.gov Patent Full-Text and Image Database, messa a disposizione dall'Ufficio degli Stati Uniti, in cui si possono trovare i brevetti americani.

Esistono altre banche dati gestite da Uffici brevetti nazionali. Le banche dati ad accesso gratuito consentono di ottenere risultati di un certo valore e hanno anche la finalità di consentire a un maggior numero di persone di acquisire familiarità con la documentazione brevettuale. Uno svantaggio di queste banche dati è l'aggiornamento ritardato ed il fatto alcune informazioni specifiche non si trovano.

Per reperire informazioni più specifiche suggeriamo di utilizzare banche dati a pagamento. Le più importanti sono:

• WPI - World Patent Index http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0351.html )Questa banca dati contiene tutti i brevetti originati nella maggior parte dei Paesi, divisi in due grandi categorie: i brevetti chimici e i quelli non chimici. Il vantaggio di questa banca dati è che ogni brevetto viene classificato da specialisti che ne rielaborano il sommario e lo arricchiscono di ulteriori informazioni tecniche. Un altro vantaggio è che i brevetti appaiono raggruppati per famiglia, in tal modo è possibile valutare la copertura territoriale del brevetto;

• INPADOC http://www.epo.org/searching/essentials/patent-families/inpadoc.html Pharm e DPT (Drug Patent International) che contengono brevetti nel campo farmaceutico;

• GeneSeq http://thomsonreuters.com contiene le sequenze di acidi nucleici e aminoacidi descritte nei brevetti.

• PatBase http://www.patbase.com, Delphion http://www.delphion.com, QPAT http://www.qpat.com

Nel caso tu intenda presentare un domanda di brevetto ti consigliamo, comunque, di affidarti in una fase più matura ad un esperto in ricerche brevettuali che sia in grado di svolgere una ricerca di documenti in modo esaustivo.

IL MARCHIO Il marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti e/o servizi che l’impresa produce o mette in commercio

Possono costituire marchi d’impresa o di servizio e quindi essere oggetto di registrazione, i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della sua confezione, i colori e le combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti e/o i servizi dell' impresa da altri, simili, presenti nel mercato.

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http://www.uspto.gov/

http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0351.html

http://www.epo.org/searching/essentials/patent-families/inpadoc.html

http://thomsonreuters.com/

http://www.patbase.com/

http://www.delphion.com/

http://www.qpat.com/


I requisiti fondamentali del marchio sono: la capacità distintiva, la novità, l'originalità e la liceità.

Esistono, invece, una serie di marchi e/o segni che non possono essere registrati. Per alcuni il divieto è assoluto per altri è relativo. Nel caso di divieto assoluto si esclude la registrazione di un marchio per evitare posizioni di monopolizzazione che potrebbero nuocere al mercato.

Inoltre, non possono costituire oggetto di registrazione in senso assoluto i seguenti segni:

• segni contrari all'ordine pubblico o al buon costume;

• segni che non sono rappresentabili graficamente;

• segni che possono violare il diritto d'autore, di proprietà industriale o altri diritti esclusivi;

• segni privi di carattere distintivo per prodotti o servizi da tutelare e per i quali sussiste il rischio di confusione;

• segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

• segni che contengono i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi;

• segni costituiti da simboli o indicazioni utilizzate comunemente per definire i prodotti o i servizi in questione;

• segni che contengono stemmi, bandiere e altri contrassegni, sigilli o denominazioni di organizzazioni internazionali compresi segni contenenti simboli e stemmi che rivestono carattere pubblico;

• segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;

Esistono, infine, dei divieti relativi basati sull'esistenza di diritti anteriori di soggetti terzi i quali ostacolano la registrazione di un marchio o possono determinare la cancellazione di un marchio registrato. Tali situazioni si verificano in presenza di diritti di marchi già esistenti, acquisiti in data precedente. È importante, pertanto, prima di depositare un marchio, verificare la sua disponibilità effettuando una ricerca nelle banche dati contenenti informazioni sui marchi registrati.

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Se intendi valorizzare i tuoi prodotti o servizi con lo strumento del marchio devi avviare costantemente una ricerca dei marchi già depositati. Questa attività la puoi svolgere attraverso la ricerca preventiva all’estero e le verifiche periodiche.

Per quanto riguarda la ricerca di depositi all’estero, questa ha senso poiché il marchio è valido solo nei Paesi nei quali è stata fatta richiesta di registrazione, è limitato cioè geograficamente. Pertanto, se intendi commercializzare all'estero un marchio solo italiano ti consigliamo di commissionare una ricerca di anteriorità per verificare se esistano diritti di soggetti terzi relativa al segno che identifica quel marchio. Per tutelare il tuo marchio e verificare che altri non ne depositino uno identico o simile al tuo ti consigliamo di consultare le banche dati disponibili on line www.uibm.it e www.oami.europa.eu oppure, se vuoi usufruire di informazioni più sicure, ti consigliamo di richiedere un servizio di vigilanza a società di consulenza specializzate in marchi.

Puoi registrare un marchio:

• italiano;

• comunitario;

• internazionale.

Depositare un marchio in Italia. I marchi nazionali possono essere depositati presso le camere di commercio oppure direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Nel caso si presentino presso la camera di commercio, le richieste vengono inoltrate all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il quale esegue un controllo di ordine cronologico e una valutazione sui requisiti necessari per la registrazione. Dopo tale controllo, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi rilascia o rifiuta la registrazione del marchio. Tra la richiesta e la consegna del certificato di registrazione di solito intercorre un periodo compreso tra i tre e i cinque anni. La registrazione di un marchio dovrebbe avvenire il più presto possibile, in quanto la data di deposito della domanda determina l'inizio della tutela del marchio. La data della richiesta è, invece, decisiva nel caso in cui vengano depositati marchi identici o simili. In tal caso vige il principio della priorità del marchio anteriore su quello posteriore.

Effettuare una registrazione comunitaria. È possibile ottenere la protezione di un marchio comunitario in aggiunta alla registrazione di un marchio nazionale. Grazie alla Convenzione sul sistema del Marchio Comunitario, di cui l’Italia è firmataria, un marchio comunitario ha validità nell'intero territorio dell’ Unione Europea. Il marchio comunitario può essere richiesto direttamente presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato interno ad Alicante, in Spagna, oppure, presso un Ufficio Brevetti e Marchi nazionale di un Paese membro dell'Unione Europea. In Italia la competenza spetta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il vantaggio di una registrazione comunitaria consiste nel conseguimento automatico della tutela con un'unica procedura in tutti i Paesi membri. Però, il marchio comunitario può perdere completamente validità qualora un solo Paese dell'Unione

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http://www.uibm.gov.it/it/

http://www.oami.europa.eu/


Europea ne rifiuti la registrazione. In questo caso comunque il marchio nazionale già rilasciato continua ad essere valido.

Registrare il marchio internazionale. Il marchio internazionale è regolamentato dal Sistema di Madrid costituito da due diverse convenzioni (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid). Ci sono Stati che aderiscono solo all'Accordo e Stati che aderiscono solo al Protocollo, mentre altri Stati, come l'Italia, aderiscono ad entrambi. Il deposito del marchio internazionale deve essere preceduto dal deposito di una domanda di registrazione di un marchio nazionale in uno dei Paesi membri dell'Accordo o del Protocollo ed ha efficacia in tutti i Paesi designati all'atto della presentazione della domanda. Esiste anche la possibilità di ampliare, successivamente, il numero dei Paesi in cui il marchio è protetto. In altre parole, il marchio internazionale genera un fascio di marchi nazionali nei Paesi designati con un unico deposito. Per i cittadini italiani la domanda di registrazione di Marchio Internazionale deve essere presentata presso l'Ufficio internazionale della proprietà industriale di Ginevra ovvero l'Ufficio Brevetti e Marchi che inoltra la richiesta . La durata del marchio internazionale è di dieci anni dalla data di deposito e può essere rinnovato per ulteriori dieci anni, per un numero indefinito di volte.

IL MARCHIO COLLETTIVO Il marchio collettivo è quello che può essere registrato dai soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la qualità o la natura di determinati prodotti o servizi; essi hanno la facoltà di concedere l’uso del marchio stesso a produttori o commercianti. In deroga alla regola generale di cui all’art. 13, comma 1 Codice sulla Proprietà Intellettuale, un marchio collettivo può consistere , in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi.

L’UIBM può, peraltro, rifiutare la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. La registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché questo sia conforme ai principi della correttezza professionale e limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

Il marchio collettivo può essere oggetto di registrazione nazionale e/o comunitaria da parte di associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti. Il marchio collettivo può, quindi, essere registrato da soggetti in possesso di una struttura adeguata per garantire una gestione efficace del medesimo marchio e viene concesso in uso a tutte le aziende produttrici che si assoggettano a regole stabilite dal titolare.

La fattispecie del consorzio - che prevede la presenza di un’organizzazione comune tra più imprese associate finalizzata allo svolgimento di talune fasi operative - viene considerata idonea ad assicurare proprio questa efficace gestione del marchio collettivo poiché consente il raggiungimento di risultati operativi difficilmente ottenibili dalla singola impresa ( grazie ad economie di scala, soprattutto nel settore della promozione e della

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commercializzazione di prodotti tipici ) ed offre alle singole imprese una visibilità aziendale molto più elevata rispetto a marchi individuali, specie per i prodotti regolamentati da precisi disciplinari di tipicità.

La forma consortile con attività esterna dovrebbe realizzare le seguenti funzioni:

• creazione e diffusione del marchio collettivo;

• omogeneizzazione del prodotto da commercializzare con il marchio consortile;

• ottenimento della certificazione di qualità;

• ricerca di nuovi mercati;

• realizzazione di un’attività di ricerca e sviluppo;

• gestione comune dell’attività di commercializzazione;

• agevolazioni per l’accesso al credito ed a formule di finanziamento agevolato.

IL DISEGNO E MODELLO Il disegno e modello, detto anche comunemente design, serve a tutelare la forma estetica esteriore (bi o tridimensionale) di un oggetto che presenti un carattere individuale e di originalità in senso assoluto.

L'art. 33 del Codice della Proprietà Industriale (in conformità con la Direttiva n. 98/71/CE su Disegni e Modelli e con l'art. 6 del Regolamento n. 6/2002/CE sui Disegni e Modelli Comunitari) prevede che “Un disegno o modello abbia carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima”.

Il requisito del carattere individuale consiste, in altre parole, nella capacità della forma di suscitare l'attenzione del consumatore, istituendo un contatto privilegiato. Da ciò ne deriva che sono meritevoli di tutela quelle forme aventi capacità di differenziarsi in modo percepibile, in maniera tale da offrire un'impressione generale diversa dal panorama preesistente.

L'istituto giuridico del disegno o modello tutela l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

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La nozione però non fa riferimento né a criteri estetici, né a criteri funzionali, ma si applica a quelle forme le cui caratteristiche esterne, connesse all'aspetto di un prodotto, sono tali da contribuire all'affermazione commerciale del prodotto. Infatti, gli interventi legislativi che si sono susseguiti a partire dal 1992 sino all'entrata in vigore del Codice della Proprietà Intellettuale, hanno esteso il concetto di tutelabilità delle forme, da un puro aspetto esteriore di un oggetto ad un valore di mercato che la forma è in grado di capitalizzare.

La registrazione di un disegno o modello ha una durata di cinque anni rinnovabili fino ad un massimo di 25 anni. In base alla Direttiva 98/71 il disegno o modello usufruisce anche in alternativa alla registrazione di una protezione di tre anni dalla data di creazione senza che sia necessario depositare alcuna domanda di registrazione. In tal caso, tuttavia, la tutela è più ristretta e limitata alla copiatura pedissequa dell’oggetto.

Poiché i mercati sono sempre più affollati e le forme realmente dotate dei requisiti di protezione sono ormai sempre meno numerose, prima di effettuare una registrazione è fortemente consigliato avviare una ricerca di anteriorità.

Per verificare che lo stesso disegno non sia già stato registrato da altri consigliamo di effettuare una ricerca su più fronti analizzando i depositi italiani, i depositi comunitari e internazionali. Inoltre, ti consigliamo di esaminare anche la documentazione brevettuale sulle invenzioni e modelli di utilità, in particolare i disegni presenti in tali documenti.

La ricerca può essere realizzata consultando banche dati online gratuite che sono messe a disposizione:

• dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per visionare depositi italiani http://www.uibm.gov.it/

• dall'Ufficio per l'Armonizzazione nel mercato europeo per visionare i disegni e modelli comunitari http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.it.do

• dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale per visionare i depositi internazionali http://www.wipo.int/portal/index.html.en

Ti consigliamo comunque di considerare di avvalerti anche della consulenza di Studi esperti di marchi e brevetti, poiché questi hanno accesso anche a banche dati a pagamento e possono supportarti in una ricerca più approfondita.

IL DIRITTO D'AUTORE E IL COPYRIGHT La legge sul diritto d’autore tutela le espressioni della creatività dell’uomo, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, i quadri, le fotografie, i programmi informatici, banche dati etc. Chi crea è titolare di un diritto sull'opera che realizza; ciò significa che il diritto d'autore si costituisce con la creazione dell'opera.

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http://www.uibm.gov.it/

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.it.do

http://www.wipo.int/portal/index.html.en


Il diritto d'autore è disciplinato dalla Legge italiana n. 633 del 1941 che regola le opere intellettuali e da una serie di Convenzioni Internazionali.

Tra le Convenzioni internazionali ricordiamo:

• la Convenzione di Berna, stipulata nel 1866 e più volte revisionata, per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche. I Paesi firmatari della Convenzione sono: Belgio, Francia, Germania, Haiti, Italia, Liberia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, e Tunisia; tali Paesi si impegnano ad adottare una disciplina il più possibile uniforme da applicare alle opere letterarie ed artistiche. Stabilisce, inoltre, il principio del trattamento nazionale in base al quale le opere create in un qualsiasi Paese aderente alla Convenzione devono essere riconosciute automaticamente come diritto d'autore anche negli altri Paesi aderenti;

• la Convenzione Universale del Diritto d'Autore, firmata a Ginevra nel 1952 da 32 Stati tra cui l'Italia e gli Stati Uniti. La Convenzione stabilisce il principio della protezione sufficiente ed efficace del diritto d'autore negli Stati aderenti e che l'apposizione del simbolo ©soddisfa ogni adempimento di formalità richiesto dagli Stati contraenti per la tutela dell'opera;

• la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale che si propone di tutelare la proprietà intellettuale nel mondo ovvero intende tutelare l'insieme dei diritti relativi ad opere letterarie, artistiche, scientifiche, alle prestazioni degli artisti interpreti o esecutori ai prodotti fonografici, alla radiodiffusione, eccetera.

Il dibattito e la valutazione di tutti i casi giurisprudenziali affrontano di continuo nuovi contenuti, come ad esempio l’ultima frontiera della letteratura tratta la posizione monopolistica delle Società per la gestione collettiva dei diritti d’autore (per esempio per l’Italia la SIAE).

Il diritto d'autore nasce nell'ambito del mondo dell'editoria e nel tempo si è esteso ad altre tipologie di opere dell'ingegno, fino ad arrivare a comprendere categorie davvero innovative tra cui le banche dati, il software per cui il diritto d’autore protegge i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali e risultanti dalla creazione intellettuale dell'autore (non sono protette però le idee e i principi che stanno alla base della logica degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione) e le pagine web che rientrando nel concetto di opera dell'ingegno godono quindi anch’esse della tutela del diritto d'autore.

Questa grande estensione del concetto ha comportato nel tempo trasformazioni e dibattiti ancora in corso, che vanno a titolo di esempio dall’estensione dei principi del diritto d'autore, alla salvaguardia dei dati personali e dei diritti ad essi connessi nell’epoca della

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comunicazione nel web, alla necessità di tutela giurisprudenziale del diritto d’autore sul web ma anche fino al confine con la protezione della libertà di espressione.

Uno dei principali diritti dell'autore è la riproduzione e distribuzione dell'opera. La diffusione delle opere in rete comporta una perdita di controllo dell'opera da parte dell'autore. La conseguenza è un aumento dei reati di illecita riproduzione di opere protette. Tali condotte illecite comportano danni sia a interi settori industriali, sia agli autori. La legge italiana n.248 del 2000 punisce chiunque duplichi abusivamente o riproduca senza averne il diritto, su supporti non contrassegnati, software, data base, opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico e musicale. L'utilizzazione di opere dell'ingegno in rete deve, infatti, avvenire con il consenso dei titolari dei diritti. Anche a livello internazionale si tende ad elevare il livello minimo di protezione legislativa delle opere dell'ingegno; negli Stati Uniti sono stabilite sanzioni civili e penali considerevoli in caso di illeciti commessi con dolo e a fini di lucro.

IL KNOW HOW E IL SEGRETO INDUSTRIALE Il Know How è l’insieme delle conoscenza tecniche di cui si dispone ma che non sono brevettabili perché carenti dei requisiti di brevettabilità oppure anche perché si ritiene non opportuno divulgarle descrivendole in un brevetto, per non facilitare il lavoro di riproduzione da parte di concorrenti. Si tratta di un patrimonio di conoscenze ritenute strettamente riservate e legate ad una determinata produzione. Il proprio Know How si tutela attraverso le leggi sul segreto industriale e lo si comunica a terzi sotto il vincolo del segreto, mediante stesura di appositi contratti di licenza.

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PARTE SECONDA

COME SFRUTTARE EFFICACEMENTE LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE Dal punto di vista del valore aziendale è fondamentale considerare la proprietà intellettuale come una certificazione della capacità innovativa e creativa di un’impresa. In altre parole, il vero vantaggio del detenere diritti di proprietà intellettuale si manifesta quando questi vengono considerati non solo come specifici asset aziendali ma perché svolgono una funzione strategica verso l’esterno. Ovvero, vengono concepiti non esclusivamente con una funzione difensiva dei redditi aziendali ma come opportunità d’esser monetizzati, cioè trasformati in un’ulteriore fonte di reddito per l’impresa. Al tradizionale approccio difensivo dei diritti di proprietà intellettuale si affianca quindi un approccio business oriented nelle modalità di gestione e valutazione della proprietà intellettuale, identificano la proprietà intellettuale come strumento competitivo e finanziario.

LA CESSIONE DI DIRITTI E GLI ACCORDI DI LICENZA Vi sono diverse possibilità per applicare industrialmente il brevetto. La prima e forse la più ovvia è lo sfruttamento diretto nella produzione di propri beni commercializzabili ovvero lo sfruttamento economico (per esempio la distribuzione, la commercializzazione dell’invenzione oggetto del brevetto, l’apposizione del marchio sui prodotti).

I casi per cui l’azienda può decidere, strategicamente, di non sfruttare direttamente l’invenzione possono derivare da tante ragioni. Una delle ragioni per attuare lo sfruttamento tramite terzi può consistere nell’impossibilità di affrontare pesanti investimenti atti alla realizzazione e commercializzazione dell’invenzione. Un’altra ragione legata al concetto di territorialità della protezione brevettuale può derivare dal fatto che il titolare non ha il diritto o la possibilità di sfruttamento in un determinato Paese e deve cercare pertanto partner stranieri. Altre motivazioni possono esser rappresentate dalla possibilità di limitare il campo di applicazione del brevetto, il suo sfruttamento temporale e territoriale e così via.

Il titolare di un brevetto può siglare:

• un contratto di cessione dei diritti di proprietà intellettuale (Il titolare decide di cedere a terzi la titolarità totale o parziale del brevetto stesso dietro il versamento di un corrispettivo. In tal modo il titolare si spoglia della titolarità di tali diritti che vengono invece acquisiti dal cessionario, si realizza, in altre parole, una vera e propria alienazione dell’asset intangibile prima a bilancio. La cessione della titolarità del brevetto può comportare alcune limitazioni allo studio e sviluppo di nuove invenzioni attinenti o simili al brevetto ceduto. Ma scelte del genere hanno comunque sempre fondamento se attuate);

• accordi di licenza (Il titolare conserva la titolarità dei diritti ma concede ad un altro soggetto per un periodo di tempo predefinito, il diritto di esercitare determinati diritti, ad esempio apporre il marchio del titolare sui propri prodotti, il diritto di distribuire in

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alcuni mercati il prodotto del titolare, il diritto di commercializzare l’invenzione coperta dal brevetto, dietro versamento di un corrispettivo, che include solitamente una parte fissa ed una parte variabile commisurata alle transazioni commerciali conseguite dal licenziatario grazie alla licenza).

La possibilità di cessione o sfruttamento del contenuto totale o parziale di un brevetto si applica nei limiti convenzionali stabiliti tra i contraenti. Questi limiti possono riguardare la durata dello sfruttamento, l’ambito territoriale, il tipo di utilizzazione, il tipo di diritto di sfruttamento e così via. Le licenze possono essere esclusive e non e possono prevedere o meno la possibilità di sub licenze.

La contrattualistica sulla licenza è molto articolata proprio per permettere garanzie ed esercitare un controllo sull’operato del licenziatario o riservarsi la libertà di ricercare nuove soluzioni scientifiche in quell’ambito.

Adottare una strategia in questo senso significa ragionare sugli obiettivi che si vogliono raggiungere. Ad ogni modo tutto dipenderà dalla protezione di cui beneficiano i diritti del titolare: maggiore è l’estensione maggiori saranno le possibilità di valorizzazione commerciale. Per esempio qualora il titolare abbia protetto un marchio solo con la registrazione italiana, non potrà concedere in licenza il marchio per un altro territorio. Al contrario qualora abbia ottenuto una registrazione comunitaria, potrà stipulare un accordo di licenza per un ulteriore territorio diverso da quello italiano.

Nella scelta di acquisire (licensing in) o cedere (licensing out) tecnologia, l’imprenditore deve tenere presente, anche, che esistono una serie di valutazioni di analisi economica che lo possono assistere in questa delicata fase.

Esistono, infatti, una serie di valutazioni basate su una serie di parametri che consentono di effettuare previsioni sul ritorno degli investimenti: i parametri si basano sul tipo di tecnologia, l’esposizione all’obsolescenza, il grado di innovazione del prodotto e del mercato di riferimento (che insieme determinano il ciclo di vita del prodotto brevettato), il livello di concorrenza del mercato di riferimento, la presenza di prodotti sostituibili, le dimensioni e gli sviluppi futuri del mercato, la previsione circa il successo commerciale dei prodotti, in particolare quelli innovativi, la presenza di un elevato numero di brevetti simili, il numero di citazioni degli stessi documenti brevettuali.

Inoltre, nel momento in cui si è ritenuto vantaggioso cedere in licenza l’uso del diritto di proprietà intellettuale è bene verificare l’operato del licenziatario. La sua affidabilità è fondamentale. Ma spesso la differente provenienza territoriale crea maggiori difficoltà a causa di tanti fattori quali ad esempio: l’attendibilità e la solvibilità delle imprese in un dato conteso, la difficoltà di reperimento delle materie prime necessarie alla produzione, l’incognita della legislazione, divieti di esportazione, problemi di valuta e così via. Se invece il partner non possiede adeguate doti di marketing, si consiglia di fare attenzione a

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come verranno calcolati i corrispettivi: meglio una somma a forfait o comunque un maggior peso della quota fissa (lump sum) rispetto alle percentuali.

IL KNOH HOW Investire nella ricerca e nell’innovazione non solo attribuisce un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti ma consente alle imprese la possibilità di sfruttarne commercialmente i risultati.

Oltre alla possibilità offerte dallo sfruttamento di brevetti (principalmente attraverso contratti di licenza) le imprese possono inoltre, sfruttare il proprio Know how, ossia quelle innovazioni e conoscenze ( anche se non dovessero soddisfare i requisiti per la brevettazione) che rivestono un’importanza strategica. Il know how comprende conoscenze industriali e conoscenze commerciali. Tali informazioni sono protette dalla disciplina del segreto industriale previsto dagli articoli 98 e 99 c.p.i. e nulla vieta alle aziende di sfruttarle commercialmente mediante appositi accordi volti a trasferire tecnologie o conoscenze ( anche attraverso i cosiddetti contratti di franchising) o ad organizzare corsi di formazione per dipendenti di altre imprese.

MERCHANDISING, FRANCHISING, CO-BRANDING Per ottenere vantaggio economico dai diritti di proprietà intellettuale si possono stipulare anche accordi di merchandising, franchising e co-branding.

Attraverso un accordo di merchandising, il titolare di un marchio concede ad un licenziatario il diritto di apporlo sui propri prodotti o servizi (generalmente riguardano un ambito merceologico diverso da quello del titolare) purché tale marchio sia protetto anche nella categoria (classe merceologica) dei prodotti del licenziatario. Attraverso questa strategia commerciale il titolare potrà sfruttare l’effetto traino del proprio marchio (specialmente se rinomato) ed espandere fortemente le potenzialità. Un esempio in questo contesto può essere rappresentato dal caso del marchio Ferrari utilizzato su prodotti quali profumi o altre essenze.

Attraverso il franchising (o affiliazione commerciale) un’impresa può concedere ad un soggetto (affiliato o franchisee) la disponibilità di propri diritti di proprietà intellettuale per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni inserendo quest’ultimo in una rete di affiliati sul territorio. I diritti di proprietà intellettuale che possono esser inclusi negli accordi di franchising possono riguardare marchi, denominazioni commerciali, brevetti, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know how, consulenza tecnica o commerciale. Generalmente l’impresa che detiene il diritto di proprietà intellettuale ottiene dall’affiliato un corrispettivo commisurato al fatturato annuo, unitamente all’impegno di rispettare i propri standard qualitativi.

Attraverso il co-branding (o co-denominazione) un’impresa può associare al proprio marchio quella di un'altra impresa (o viceversa) al fine di penetrare i nuovi mercati,

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conquistare nuovi segmenti di clientela (i clienti abituali di un marchio vengono a conoscenza anche dell'altro), ampliare la forza attrattiva dei rispettivi prodotti o servizi, per ridurre i costi di pubblicità, promozione, ecc. realizzando delle economie di scala; per migliorare o rinnovare la propria immagine.

Caso: Alcuni casi noti sono McDonald e Coca Cola che hanno unito i loro marchi, Il marchio Indesit che consiglia il detersivo Finish, Uliveto e Rocchetta “le acque della salute”, il marchio Diesel e Adidas in co-brading per la creazione di un nuovo jeans o ancora Giorgio Armani che disegna una serie di prodotti elettronici per uso personale per il gruppo Samsung.

In tutti i casi il co-branding prevede la presenza di due marche:

• una marca detta ospitante o accogliente;

• una marca detta invitata o secondaria.

Inoltre, il co-branding può essere esclusivo o non esclusivo. Nel primo caso, la marca invitata non può cooperare con altre marche ospitanti concorrenti con la prima, cosa invece ammessa nella seconda ipotesi.

IL VALORE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLE OPERAZIONI FINANZIARIE Nell’ottica dello sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale è avanzato sempre più l’approccio business oriented che ha identificato la proprietà intellettuale come strumento competitivo e finanziario. Si sono diffuse sempre più pratiche di monetizzazione degli asset di proprietà intellettuale alternative rispetto agli accordi di vendita o di licenza. La proprietà intellettuale, inoltre, sta assumendo un ruolo chiave nelle operazioni finanziarie straordinarie delle imprese e in particolare in quelle di acquisizione e fusione societaria.

Le acquisizioni consentono all’impresa di migliorar e la posizione competitiva nel mercato, attraverso l’ampliamento delle combinazioni produttive ( per es. aumento delle dimensioni e delle quote di mercato, ingresso in nuove aree d’affari etc).

Le fusioni, al contrario, conseguono alla necessità di gestione in modo integrato combinazioni produttive in precedenza riconducibili a distinti soggetti giuridici, in vista di un consolidamento sul mercato e dell’ottimizzazione dei tempi e dei costi della produzione.

Per massimizzare il valore di mercato del capitale intellettuale, inteso come l’intero patrimonio di un’impresa basato sulla conoscenza, è necessaria una corretta strategia di gestione dei diritti di proprietà intellettuale che non può prescindere dall’adozione di adeguate misure di protezione, quali, ad esempio, brevettazioni e registrazioni nazionali ed internazionali di diritti di proprietà intellettuale.

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PROPRIETÀ INTELLETTULE E RISK MANAGEMENT L’utilizzo della proprietà intellettuale come strumento di finanziamento dell’impresa è un fenomeno recente ma con sviluppi interessanti con interesse sempre maggiore da parte di banche, investitori e finanziarie specializzate.

Le forme di finanziamento sono essenzialmente di due tipi:

• i prestiti garantiti dall’asset (collateralization); • le cartolarizzazioni (securitization).

Le criticità del settore sono legate alla chiara identificazione degli asset, alle previsioni di rischio ed alla gestione strategica in caso di insolvenza. Obiettivo comune e responsabilità sociale è quello arrivare ad una progettazione di soluzioni finanziarie sostenibili. IP Loan L’IP Loan (IP Intellectual Property) è una tipica operazione di IP Finance in cui un asset di proprietà intellettuale viene utilizzato come garanzia per una qualsiasi tipologia di prestito. L’impiego degli asset di proprietà intellettuale come garanzie nell’ambito di contratti di finanziamento può incrementare in misura più che significativa l’accesso al credito da parte di grandi imprese ma anche delle piccole e medie imprese. Generalmente la somma prestata corrisponde al 25- 30% del valore del bene o dei beni offerti in garanzia (brevetti marchi copyright). Il creditore può esser ulteriormente garantito da una forma di assicurazione della proprietà intellettuale oggetto di transazione. Il vantaggio per il debitore consiste nell’ottenere un finanziamento ad un costo inferiore grazie all’utilizzo della proprietà intellettuale. Questa forma di finanziamento si applica bene ad aziende che sono ricche di proprietà intellettuale ma hanno scarsa liquidità e necessitano di fondi per sviluppare e commercializzare le proprie invenzioni non volendo cedere parte della proprietà a soggetti terzi quali privat equity e venture capitalist. L’impiego di prestiti garantiti dalla proprietà intellettuale risulta tuttavia ancora limitato principalmente perché la maggior parte degli istituti bancari non ha ancora sviluppato gli appropriati strumenti per la valutazione della Proprietà Intellettuale. In alcuni Paesi le istituzioni governative hanno fornito prestiti a start up del settore IT richiedendo come garanzia il software da loro sviluppato. Caso: la Gik Worldwide, un’azienda di San Francisco detentrice di un brevetto riguardante una tecnologia per la trasmissione ad alta velocità di videoconferenze tramite linea telefonica, fornendo come garanzia la tecnologia valutata per 57 milioni di dollari, ha ottenuto tramite l’intermediazione di una investment bank di Boston un finanziamento di 17 miliono di dollari. La valutazione della proprietà intellettuale è stata effettuata dal Patent & Licens Exchange (PI-X), mentre la Intellectual Property Insurance di Louisville ha fornito un’assicurazione sulla proprietà intellettuale per proteggere il creditore contro perdite di valore del brevetto.

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IP Asset Backed Securitization Il flusso delle royalties spettanti al proprietario di una proprietà intellettuale concessa in licenza, viene trasformato in titoli negoziabili denominati IP-Backed Securities (IP BS), venduti sul mercato. GLI IP BS negli anni Settanta consistevano nella cartolarizzazione di flussi di pagamenti derivanti da mutui ipotecari. Trasferiti sulla proprietà intellettuale, la la cartolarizzazione viene trasferita ad una società ad hoc (special purpose company) la quale emette e colloca sul mercato i titoli e si occupa di raccogliere e distribuire agli investitori i relativi flussi di redditi. Le Asset-Backed Securitization (ABS), sono operazioni di cartolarizzazione dei crediti derivanti dallo sfruttamento degli asset di proprietà intellettuale. La cartolarizzazione (tradizionalmente intesa come la cessione di attività o beni di una società attraverso l'emissione ed il collocamento di titoli obbligazionari) permette ai detentori di proprietà intellettuale di anticipare i redditi conseguiti al suo impiego o relativi alla concessione e in tal modo rende più flessibile la gestione degli investimenti in ricerca e sviluppo. Caso: l’università americana Yale University ha concesso in licenza alla Bristol- Myers una molecola sviluppata dai propri ricercatori: il flusso di royalty derivati da questa transazione è stato venduto sul mercato tramite securitization per 115 milioni di dollari e l’università ha impiegato parte dei proventi per costruire un nuovo laboratorio di ricerca. Questa tipologia di IP financing (strumento finanziario a valere sulla Proprietà Intellettuale) permette anche agli investitori interessati di partecipare direttamente allo sviluppo di particolari nicchie tecnologiche, senza dover investire nelle relative aziende. La fase più delicata in tali operazioni è la quotazione del valore degli asset di proprietà intellettuale che deve essere svolta da professionisti in grado di applicare i più moderni criteri di valutazione al fine di ottenere una corretta stima. La valutazione passa attraverso un calcolo presuntivo che sia in grado di prevedere, sulla base dello storico dei titoli facenti parte del patrimonio di proprietà intellettuale, i possibili futuri flussi di cassa. Si tratta, pertanto, di un’analisi del rendimento con riguardo alla capacità di verificare, proteggere, sorvegliare, difendere e valorizzare tali diritti. IP Sale and Lease Back L’IP Sale and Lease Back è una tipologia di finanziamento in cui la titolarità di un asset di proprietà intellettuale è ceduta ad una società di leasing, con contestuale stipulazione di un contratto di leasing tra le parti avente ad oggetto il medesimo asset di proprietà intellettuale dietro versamento di un canone. Al termine del periodo di leasing l’impresa ha la possibilità di acquistare nuovamente la titolarità dell’asset precedentemente ceduto alla società di leasing esercitando l’opzione di riscatto. Tale strumento consente ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di ottenere una liquidità immediata attraverso la vendita degli asset immateriali, con la garanzia di poterli riscattare al termine del periodo di leasing.

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IP holding company Le IP holding company sono una nuova forma organizzativo – legale con obiettivi sia di management strategico dell’asset che di ottimizzazione fiscale.

Caso: la HP per gestire strategicamente il portafoglio degli asset di proprietà intellettuale e aumentar ela visibilità, il controllo ed il coordinamento ha creato la Hewlett Packard Development Company a cui ha trasferito la responsabilità dell’asset management.

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Riassumendo

Strumento di IP Finance

Funzione

IP Asset

IP LOAN

Tipologia di finanziamento

in cui la proprietà intellettuale viene utilizzata come

garanzia per un prestito.

L’IP Loan consente di ampliare le fonti di

finanziamento grazie ad un più attivo utilizzo della proprietà intellettuale.

Brevetti Copyright

Marchi

IP SECURITIZATION

Tipologia di finanziamento in cui il flusso di pagamenti (royalty) viene trasformato in titoli negoziabili collocati

presso gli investitori.

L’IP Securitization permette ai detentori

di proprietà intellettuale di finanziarsi mediante l’anticipazione dei redditi derivanti dal

suo impiego o dalla concessione dei relativi diritti.

Copyright Marchi

Contratti di franchising Contratti di

merchandising

IP SALE AND LEASE BACK

Tipologia di finanziamento

con cessione della proprietà intellettuale ad una

società di leasing e stipula contestuale di un contratto

di leasing.

L’IP Sale Lease Back consente ai detentori

di proprietà intellettuale di finanziarsi mediante la vendita dell’asset con possibilità di

riscatto.

Brevetti Copyright

Marchi

IP HOLDING COMPANY

Forma organizzativo – legale

con obiettivi sia di management strategico dell’asset che di

ottimizzazione fiscale.

L’IP holding company sono società costituite

per gestire, consolidare il patrimonio o i contenziosi degli asset della proprietà

intellettuale.

Patrimonio di

proprietà intellettuale in

capo ad un’azienda

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LA VALUTAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE Il grande valore strategico della proprietà intellettuale è ormai un fatto assodato. L’adozione di pratiche di management strategico si sta diffondendo grazie ad una comprensione sempre maggiore delle opportunità e necessità di monetizzare a breve asset spesso privo di utilità per il business dell’azienda ma utili ad altri. La valutazione strategica e economica del portafoglio della proprietà intellettuale rappresenta un punto di partenza molto importante per comprendere opportunità e rischi. Anche in una trattativa finalizzata alla stipulazione di un contratto di licenza relativo ad esempio allo sfruttamento di un marchio, l’assenza di una chiara valutazione economica di tale asset può comportare gravi pregiudizi al raggiungimento dell’accordo. Spesso al centro della trattativa vi sono le informazioni relative ai costi dell’accordo (costo di negoziazione e importi da versare al licenziante) mentre si da marginale importanza alle operazioni di valutazione dei diritti. Poiché appare sempre più necessario definire una precisa metodologia da impiegare nella valutazione economica dei diritti di proprietà industriale, l’adozione di standard uniformi e condivisi dagli operatori del settore e dai competenti uffici amministrativi e dagli istituiti di credito, può costituire un forte incentivo per le PMI a compiere periodiche valutazioni economico-finanziare dei propri diritti e, inoltre, può consentire un più agevole accesso al credito bancario. Su questo delicato argomento, un fondamentale passo in avanti è stato compiuto attraverso la condivisione di una metodologia di analisi tra Ministero dello Sviluppo Economico, Associazione Banchieri Italiani, Confindustria e il Comitato dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), come dal Protocollo di Intesa del 21 ottobre 2008. Tale metodologia è strutturata in cinque moduli, che definiscono le cinque prospettive in cui può essere analizzato e valutato il brevetto attraverso un sistema di indicatori a punteggio (rating/ranking method):

1. brevetto,concerne gli aspetti propri del brevetto e dell’invenzione, quali l’impatto (o la probabilità di successo) e la robustezza del brevetto (ovvero l’attività inventiva, la portata delle rivendicazioni ecc.);

2. tecnologia,concerne gli elementi principali della soluzione tecnica e della tecnologia su cui si fonda l’invenzione;

3. aspetti interni, riguarda il contesto di sviluppo dell’invenzione con particolare riferimento alle risorse umane (competenze tecnologiche del team di sviluppo);

4. accesso al mercato, include nella valutazione gli elementi quali il mercato di riferimento, i canali di distribuzione e vendita, le risorse tecnico-finanziarie per reagire ad eventuali violazioni o contraffazioni;

5. aspetti esterni, concernenti, in generale, gli aspetti economici e di business del settore e del mercato di riferimento.

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Sulla base di questi moduli è stata elaborata una griglia dettagliata nella quale, ad ogni specifico indicatore, può essere associata una valutazione da 1 a 5. Questa metodologia potrebbe essere impiegata come utile spunto nella valutazione del patrimonio di diritti di proprietà intellettuale, costituite da un numero più o meno ampio di prodotti. Ciò per consentire alle imprese di accedere al credito bancario, attraverso gli strumenti di IP Finance, potendo, di conseguenza, sviluppare su larga scala le proprie idee imprenditoriali.

LA CONTRAFFAZIONE La contraffazione è un fenomeno complesso e in espansione che coinvolge tutti i settori economici e che ha un carattere transnazionale. Tale fenomeno acquista una valenza particolare con riferimento alla problematica della distribuzione di merci contraffatte.

L’acquisto di merci contraffatte, oltre a danneggiare gli interessi delle imprese produttrici dei prodotti originali, comporta numerosi pregiudizi per gli stessi consumatori. Spesso acquistando un prodotto contraffatto si entra in possesso di un prodotto di scarsa qualità, di un bene che può celare insidie per la sicurezza e la salute e, non meno rilevante, si contribuisce talvolta a normalizzare un fenomeno che spesso si basa sull’impiego di risorse umane in condizioni di non legalità e assenza di tutele per i lavoratori.

Come attestato dal Rapporto OCSE del novembre 2009 sull’impatto economico della contraffazione relativo agli anni 2000-2007 il fatturato totale proveniente da merci contraffatte nel 2007 superava i 250 miliardi di dollari. Un’indagine Censis, relativa al solo commercio di prodotti contraffatti in Italia (senza considerare le merci contraffatte che partono dall’Italia verso l’estero) ha stimato in 7 miliardi e 107 milioni di euro il fatturato complessivo del mercato del falso nel 2008. Il comparto più colpito è quello dell’abbigliamento e degli accessori (2,6 miliardi di euro) segue il comparto Cd, Dvd e software (più di 1,6 miliardi) e i prodotti alimentari (oltre 1,1 miliardi).

Per arginare tale fenomeno i singoli Stati si sono dotati di strumenti di contrasto alla contraffazione ma è necessario che anche le imprese reagiscano individualmente in modo tempestivo agli atti di contraffazione.

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LA CORRETTA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE Nell’ottica di arginare in modo efficace il fenomeno della contraffazione è essenziale che le imprese abbiano consapevolezza del valore dei propri diritti di proprietà intellettuale e che assicurino ad essi un adeguato livello di protezione. In Italia sono disponibili diverse forme di tutela a cui ricorrere in presenza di un’attività di contraffazione. È possibile, infatti, ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere in via d’urgenza il sequestro delle merci contraffatte o dei mezzi impiegate per produrle.

È possibile, inoltre, sempre in via d’urgenza, ottenere dal giudice un’ingiunzione a carattere inibitorio per intimare formalmente il contraffattore di astenersi dal proseguire la sua attività illecita, sotto minaccia di sanzioni pecuniarie.

Si può, inoltre, avviare un procedimento ordinario per ottenere il risarcimento dei danni arrecati dalla contraffazione. Le imprese in Italia possono avvalersi anche della tutela penale e possono chiedere all’Agenzia delle Dogane di monitorare per dodici mesi le merci in ingresso e di bloccare la distribuzione di quelle contraffatte.

Tutti questi strumenti difensivi, tuttavia, presuppongono la prova della titolarità dei diritti da parte del soggetto che li aziona in giudizio; tale prova implica l’esibizione del certificato di registrazione o la prova della concessione dei relativi diritti di privativa intellettuale.

I diritti di proprietà intellettuale costituiscono per le aziende un’importante asset da coltivare e tutelare. Le imprese stanno prestando sempre più attenzione ai propri beni immateriali ed è sempre più forte la consapevolezza della necessità di attivare una pianificazione strategica dei propri asset di proprietà intellettuale che sia coerente con le strategie commerciali e finanziarie dell’impresa stessa. Negli ultimi anni la funzione strategica della proprietà intellettuale si è spostata dalla pura concezione difensiva ad un ruolo di supporto alla competitività aziendale attraendo forme di finanziamento quali venture capital.

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BIBLIOGRAFIA Intellectual capital management . ICM advisor: http://www.icmadvisors.eu/

Guida operative al sistema della proprietà intellettuale in Italia: Ministero sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione Direzione Generale per la lotta alla contraffazione Ufficio italiano Brevetti e Marchi

Proteggere l’idea – Il brevetto come strumento di competitività aziendale. Sergio Campodall’orto, Giuseppe Conti, Enrico Gatti. FrancoAngeli editore.

Manuale breve di diritto industriale. Vito Mangini – CEDAM 2004

La proprietà intellettuale e i brevetti. Bruno Cinquantini, Maria Vittoria Primiceri. Di Renzo editore 2009

Copyright collecting societies e regole di concorrenza, Giovanni Maria Riccio, Giappichelli, 2012

I diritti nella ''rete'' della rete. Il caso del diritto di autore, Franco Pizzetti Giappichelli, 2011

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Proteggere l'innovazione

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