Le strategie di tutela della P.I. a supporto della lotta alla contraffazione

Gorizia - 23 Aprile 2013

La DGLC-UIBM istituita con DPR 28.11.2008, n. 197 per…

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Accrescere la conoscenza ed il valore della proprietà industriale, la promozione della sua tutela giuridica e lo sfruttamento economico della stessa attraverso la formazione e l’informazione degli ambienti interessati: prioritariamente il tessuto produttivo e quello accademico

Definire le linee guida delle politiche nazionali anticontraffazione (piani di prevenzione e contrasto al fenomeno, in raccordo con le forze di polizia, dogane e altre autorità) ed effettuare il monitoraggio dell'andamento del fenomeno

Fornire un insieme adeguato di strumenti per l’utenza (assistenza diretta alle imprese e ai cittadini per casi di contraffazione), per contrastare la contraffazione anche con azioni di sensibilizzazione e informazione

Rilasciare brevetti, marchi , modelli e disegni con standard qualitativi e requisiti di validità in linea con le esigenze del mercato, garantendo servizi relativi al deposito e alla gestione dei titoli di proprietà industriale

Supportare la definizione della politica di proprietà industriale dell'UE, promuovendo anche la semplificazione normativa e l'armonizzazione delle regole e delle procedure

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La principale normativa internazionale

Accordo Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rigths (TRIPS) del 1994

Parte III - Tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale

Sezione 1 - obblighi generali

Sezione 2 - procedimenti e rimedi civili e amministrativi: ingiunzione, rimozione o distruzione, risarcimento del danno, elementi di prova, diritto di informazione, indennizzo del convenuto

Sezione 3 - misure provvisorie per: impedire che abbia luogo la violazione di un DPI, preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta violazione, concessione inaudita altera parte, costituzione di una cauzione o di una garanzia

Sezione 4 - disposizioni speciali in materia di misure alla frontiera

Sezione 5 - procedimenti penali

La principale normativa europea

• Direttiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

• Regolamento (CE) n° 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario. • Regolamento (CE) di esecuzione n° 2868/95 della Commissione. • Regolamento (CE) 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 sui disegni e

modelli comunitari. • Regolamento (CE) di esecuzione n° 2245/2002 della Commissione. • Direttiva. n. 2004/48/CE (Direttiva enforcement). • Regolamento (CE) n° 1383 del 22 luglio 2003. Intervento dell'autorità

doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti.

• Regolamento (CE) 1891/2004. Regolamento di applicazione delle disposizioni del Reg. CE n° 1383/2003 sulla contraffazione.

• Regolamento (CE) n° 450/2008 del 23 aprile 2008. Codice doganale comunitario.

• Regolamento (UE) n° 386/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012.

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La principale normativa nazionale

• Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10 febbraio 2005, n° 30) - CPI. • D.M. 13 gennaio 2010, n° 33. Regolamento di attuazione del CPI. • Codice penale (artt. 467 - 475, 514, 517, 517 bis, 518). • Codice civile (artt. 2592 - 2594, artt. 2569 - 2583 e artt. 2598 - 2600). • Legge 24 dicembre 2003, n° 350 - Legge Finanziaria 2004 - (art. 4). • Legge 99/2009. Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché

in materia di energia. (art. 16, artt. 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale, art. 18).

• D.Lgs 8 giugno 2001, n° 231. Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

• Legge 16 marzo 2006, n° 146. Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

• D.L. 14 marzo 2005, n° 35. Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico sociale territoriale.

• Legge 22 aprile 1941, n° 633. Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

• D.Lgs. 25 luglio 1998, n° 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

• D.L. 25 settembre 2009, n° 135. Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee. Convertito in legge 20 novembre 2009 , n°166

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I diritti di proprietà industriale

CPI, Art. 1 - Diritti di proprietà industriale

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. CPI, Art. 2 - Costituzione ed acquisto dei diritti.

1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

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E’ importante ricordare che...

I diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, disegni e modelli) hanno una validità territoriale. Si può scegliere una registrazione nazionale, che ha validità solo in singoli paesi, oppure una registrazione comunitaria, regionale (EPO, OAPI, ARIPO, EAPO, UE) o internazionale che ha validità allo stesso tempo in un numero maggiore di stati.

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Strategie di protezione

Fattori da considerare per valutare quale procedura intraprendere

- In quanti e in quali paesi si vuole la protezione

- Accessibilità delle diverse procedure

- Costi delle diverse procedure

- Tempi delle diverse procedure

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• Deposito italiano • Procedura di tutela all’estero

Statistiche 2012

Depositi domande italiane

- Marchi: 35.769 (di cui 17.707 rinnovi)

- Brevetti: 9.208 invenzioni + 2.737 modelli di utilità

- Disegni e Modelli: 1.349

Depositi domande europee/comunitarie

- 4.735 per brevetti (dopo US, JP, DE, CN, KR, FR, CH, GB, NL)

- 8.081 per marchi (dopo DE, US, GB)

- 8.955 per disegni /modelli (dopo DE)

2.155 opposizioni depositate (Marchi nazionali)

Fonte: UIBM, EPO e UAMI

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FONDO NAZIONALE Innovazione (FNI) 1/3 Strumenti di finanziamento “classici”

Premi Incentivi in conto capitale

Contributi in denaro fissi Contributi in denaro pari ad una % delle spese ammissibili e comunque non superiori ad una certa soglia

Strumenti di finanziamento “innovativi”

Private equity Credito bancario

Finanziamenti bancari m/l a tassi agevolati

Partecipazione al capitale di rischio dell’impresa con strumenti di equity o quasi equity

Marchi+ Ente Gestore Unioncamere

Disegni+ Ente gestore Fondazione Valore Italia

Brevetti registrazioni nazionale ed estensione all’estero

Disegni e Modelli registrazioni nazionale, comunitaria e internazionale

Brevetti valorizzazione economica

Disegni e Modelli valorizzazione economica

Brevetti+ Ente gestore Invitalia

Marchi estensione a livello comunitario e internazionale

Fondo Nazionale Innovazione

IPGest Fondo Mobiliare Chiuso

Garanzia MiSE a banca che eroga mutuo a

copertura prime perdite

Griglia di valutazione dei progetti innovativi Metodologia di valutazione condivisa con ABI, Confindustria, CRUI

- Mediocredito Italiano - Unicredit - Deutsche Bank

- Innogest SGR

Brevetti sfruttamento industriale

Brevetti sfruttamento industriale

Disegni e Modelli sfruttamento industriale

~ 58 mln euro Dotazione pubblica del FNI

Le risorse mobilitate sono molte di più grazie all’effetto leva. 50 mln euro Fondi complessivamente disponibili

Brevetti+ 30,5 mln | Disegni+ 15 mln | Marchi+ 4,5 mln

Partnership

Strumenti di finanziamento

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Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane nel periodo

2008-2011 (*)

• Circa 72 mila sequestri

• Circa 229 mln di prodotti confiscati

• 2,2 mld euro di valore stimato

• www.uibm.gov.it/iperico

I P E R I C O

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Impatto macroeconomico (2010)*

• 6,9 mld euro di fatturato

• 4 mld euro ca. mancato valore aggiunto

• 14 mld euro ca. mancata produzione

• 4,6 mld euro di mancate entrate fiscali

• 110.000 posti di lavoro persi

(*) Sono esclusi prodotti alimentari, bevande, medicinali e tabacchi.

(*) Rapporto CENSIS/MiSE 2012

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PREVENZIONE E SUPPORTO ANTICONTRAFFAZIONE

ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE

• Linea diretta anticontraffazione: anticontraffazione@mise.gov.it • Individuazione e valutazione tecnologie di autenticazione e

tracciabilità dei prodotti (meccaniche, elettroniche, chimiche, RFID, tipografiche etc.) www.techalab.it

• Protocollo d’intesa con associazioni enti fiera

• Gli Intellectual Property Rights Desk (IPR Desk)

SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO

• Campagne di comunicazione/informazione

• Campagne estere sul settore agroalimentare (Canada 2011 e Russia 2013)

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La rete informativa PATLIB e PIP

Nati nel 1991, rispondono all’esigenza europea e dei singoli Uffici Brevetti nazionali di poter disporre di organismi specialistici in grado di fornire in un contesto locale informazioni sul sistema di proprietà industriale e sui temi ad essa connessi.

I PATLIB sono biblioteche brevettuali, con personale altamente qualificato e con banche dati messe a disposizione dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office - EPO) e dall'UIBM. Sono collegati in rete con gli altri PATLIB degli Stati membri dell‘Organizzazione Europea dei Brevetti.

I PIP sono punti informativi in materia brevettuale, creati per rendere ancor più capillare l’attività dei centri PATLIB, con i quali agiscono in stretta collaborazione. La rete dei PATLIB e dei PIP offre informazioni e assistenza in materia di:

- orientamento al deposito di brevetti a livello nazionale, europeo e internazionale - ricerche su banche dati brevettuali - organizzazione di incontri e seminari sulla proprietà industriale - traduzione in italiano di brevetti esteri.

Un set di servizi avanzati vengono invece erogati in modo esclusivo dai centri PATLIB: - elaborazione di analisi statistiche per valutare tendenze tecnologiche e predisposizione di rapporti - conduzione di ricerche di anteriorità - sorveglianza tecnologica e dei concorrenti - conduzione di audit tecnologici per la verifica di brevettabilità - supporto nella valutazione economico-finanziaria dei brevetti.

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Attività anticontraffattiva delle dogane UE nel 2011*

91.000 casi per le dogane comunitarie (80.000 nel 2010)

Sequestrati 115 milioni di prodotti (103 milioni nel 2010)

Valore stimato € 1.3 miliardi (€ 1.1 miliardi nel 2010)

Medicine (24%) – abbigliamento (21%) - tabacchi (18%)

Soprattutto dalla Cina (73%)…ma anche dalla Grecia (5%)

Inoltre, cellulari da Hong Kong e Germania, alcolici da Panama e Belgio, calzature da Finlandia e Lettonia, macchinari ed utensili dalla

Romania, alimentari dalla Turchia, bevande analcoliche dalla Thailandia, CD e DVD dalla Siria…

*Fonte DG TAXUD 2012

Contraffazione online

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Direttiva n. 2000/31/CE,

attuata in Italia con d. lgs. 9 aprile 2013 n. 70

- Direttiva n. 2008/95/CE

- Regolamento CE n. 207/2009

- Direttiva n. 2004/48/CE

ASPETTI RILEVANTI

Responsabilità degli Internet Service Provider - Ruolo dell’ISP - Rapporto tra gestore del mercato elettronico e inserzionista/venditore

Uso di keyword corrispondenti a marchi registrati

Cybersquatting/Typosquatting

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Giurisprudenza - comunitaria - nazionale

In caso di acquisto di un prodotto contraffatto…

La legislazione italiana prevede una sanzione amministrativa nei confronti di chi acquista un prodotto contraffatto in modo consapevole. Al riguardo, l’art. 1, comma 7 del D.L. 14-3-2005 n. 35 convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 prevede che: È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Nessuna sanzione, quindi, è prevista per chi acquista in modo inconsapevole , ad esempio nei negozi della rete ufficiale di vendita. Il mero possesso di un bene contraffatto, nel territorio nazionale, da parte di un privato cittadino: • non comporta responsabilità di carattere penale, pur essendo possibile effettuarne il

sequestro da parte degli Organi competenti, in quanto l’attività di contraffazione è un reato contro la fede pubblica;

• potrebbe avere conseguenze sul piano amministrativo, qualora si riesca a dimostrare che l’acquisto sia stato effettuato consapevolmente dallo stesso soggetto.

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Strumenti per difendersi dalla contraffazione

Civile Il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10/2/2005 n. 30) consente al titolare leso nel suo diritto di privativa industriale di richiedere al Giudice della Sezione specializzata che vengano attivate particolari misure cautelari urgenti, ai sensi dell’art. 120: - ai sensi dell’art. 128 (consulenza tecnica preventiva); - ai sensi degli artt. 129 e 130 (descrizione e sequestro); - ai sensi dell’art. 131 (inibitoria); -ai sensi dell’art. 125 il risarcimento del danno conseguente all’illegittima utilizzazione del disegno, calcolando il mancato guadagno e tenuto conto degli utili realizzati illecitamente.

Penale Il titolare è legittimato ad agire contro il terzo che sta violando il proprio diritto per ottenerne dal giudice la condanna e l’irrogazione a suo carico delle sanzioni previste dalla legge. A tal fine è consigliabile presentare querela, al locale Comando della Guardia di Finanza o Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 517 ter del codice penale.

Doganale In caso di importazione di prodotti che violino il proprio diritto di proprietà industriale, si può presentare (dogane.antifrode@agenziadogane.it) una richiesta di intervento doganale, attraverso la quale ottenere il blocco della merce di cui si lamenta la presunta violazione.

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Strumenti per difendersi dalla contraffazione

Dalle

Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale (d. lgs. 26 giugno 2003 n. 168)

fino al 2012 in 12 città: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia

alle

Sezioni Specializzate in materia di impresa (Tribunali delle imprese)

(d. l. 24 gennaio 2012 n.1)

istituite presso 21 Tribunali e Corti d‘Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, con eccezione di Lombardia (con due sedi, Milano e Brescia), Sicilia (Palermo e Catania) e

Valle D'Aosta (in cui non sono presenti sedi - la competenza spetta a Torino)

Competenze ampliate: oltre a proprietà industriale, concorrenza sleale e diritto d’autore anche controversie in materia societaria e contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o

forniture di rilevanza comunitaria.

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IL RUOLO DELLE IMPRESE: IL “P-POKER”

Attuare una strategia di tutela preventiva: Protezione

Aggredire il mercato con determinazione e monitorarlo periodicamente,

impegnandosi in loco con convinzione: Presenza

Far valere e rispettare i propri diritti: Pazienza

Mai sottovalutare o tralasciare quel che accade sempre e comunque, quando

necessario: Perseveranza

Contatti generici della DGLC-UIBM

Call Center: 0647055800 dal lunedì al venerdì - ore 9:00-17:00

E-mail: contactcenteruibm@mise.gov.it

Sala del Pubblico, Via di S. Basilio, 14 – Roma

Orari: dal lunedì al venerdì - ore 9:30 alle 13:30 nonché ore 14:30 – 16:30 solo martedì e giovedì (previo appuntamento)

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Grazie per l’attenzione

Ing. Giovanni de Sanctis giovanni.desanctis@mise.gov.it

0647055679

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