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  • Introduzione alla propriet industriale - I Brevetti dInvenzione -

    22 Gennaio 2015

    Dott. Filippo Indolfi

    www.indolfi.com [email protected]

  • CV Filippo Indolfi FORMAZIONE Laure in Economia Aziendale (LIUC) Master in Propriet Industriale ed Intellettuale, Pubblicit Illecita, Concorrenza

    sleale e Societ dellInformazione (Alicante) Corso di Specializzazione Marchi e Disegni (Convey) Corso di Specializzazione Brevetti di Invenzione (Convey) ESPERIENZE di Lavoro Pons Patentes Y Marcas (Madrid) Esprinet SPA (Saragozza) Almazan Peleato Patentes y Marcas (Saragozza) Laforgia Bruni & P. (Bari)

    TITOLI Consulente Arti Puglia Mandatario Marchi, Disegni, IG e DO (Albo Mandatari Marchi & Brevetti) Ctu (Tribunale SS. Bari) Tirocinante Mandatario Brevetti (LBP)

  • Il capitale intellettuale

    Durante la rivoluzione industriale, gli asset fisici di unazienda macchine, impianti e persino la terra determinavano la sua forza competitiva. Ora, nellet della Conoscenza, il capitale intellettuale a definire la sua competititvit.

    Ma cos il capitale intellettuale ?

    E la peculiare conoscenza e abilit posseduta dalla forza lavoro di unazienda.

    Gli odierni business di successo vincono grazie a idee innovative e prodotti e servizi di prima qualit, tutti derivanti dalla conoscenza e dallabilit del capitale umano.

  • Innovazione e propriet intellettuale

    Linnovazione larma pi potente a disposizione delle aziende inserite in un mercato globale, a competizione spinta,

    Necessita di notevoli investimenti in R&D perch possa produrre risultati importanti,

    I suoi risultati sono un bene prezioso per lazienda e vanno tutelati adeguatamente,

    E limplementazione di un prodotto nuovo o significativamente migliorato (bene o servizio), o di un processo, un nuovo metodo di marketing o un nuovo metodo organizzativo in ambito di business, luogo di lavoro o relazioni esterne,

    E frutto della conoscenza, della creativit e delle peculiari abilit possedute dalla forza lavoro di unazienda,

    In un mercato globale, a competizione spinta, larma pi potente a disposizione delle aziende anche di piccole dimensioni.

  • Linnovazione: opportunit e rischi

    Linnovazione tecnica:

    conferisce un primo vantaggio competitivo

    apre la strada allinseguimento dei concorrenti

    Per un imprenditore non importante soltanto realizzare uninnovazione, o essere il primo a realizzarla; altrettanto importante essere lunico.

    Le opzioni sono quindi:

    Mantenere il segreto rischiando che venga divulgato e perdendo lesclusiva - segreto industriale.

    Divulgare linnovazione garantendosi in cambio lesclusiva per un determinato periodo di tempo - tutela brevettuale.

  • La tutela della propriet intellettuale sempre pi unattivit strategica per le imprese a contenuto innovativo e/o tecnologico.

    Fondamentalmente unimpresa innovativa ha interesse a tutelare:

    Linnovazione tecnica -> Invenzioni e modelli di utilit

    Le informazioni segrete -> Informazioni aziendali riservate

    Il design -> Modelli e disegni

    Il brand o la garanzia di provenienza -> Il marchio , Do, Ig

    Le Privative di PII

  • UNA SOLUZIONE NUOVA ED INVETIVA DI UN PROBLEMA TECNICO ATTA AD ESSERE REALIZZATA E APPLICATA IN CAMPO INDUSTRIALE

    L' Invenzione

  • IL CODICE DELLA PROPRIET INDUSTRIALE DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2005, N. 30 (CUP - TRIPS - REG. CEE CPI)

    Diritti di propriet industriale

    L'espressione propriet industriale comprende:

    marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine,

    disegni e modelli,

    invenzioni, modelli di utilit, topografie dei prodotti a semiconduttori,

    informazioni aziendali riservate

    e le nuove variet vegetali.

    (Art. 1. )

  • Oggetto del brevetto - REQUISITI

    Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove (1) e che implicano un'attivit inventiva (2) e sono atte ad avere un'applicazione industriale (3).

    Non sono considerate come invenzioni:

    le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

    i piani, i principi ed i metodi per attivit intellettuali, per gioco o per attivit commerciale ed i programmi di elaboratore (software);

    le presentazioni di informazioni (data Base - COPYRIGHT);

    i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

    le variet vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove variet vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra variet vegetale, anche se detta modifica il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.

    (Art. 45)

  • 1. Novit

    Un'invenzione considerata nuova se non compresa nello stato della

    Tecnica (NOVITA MONDIALE).

    Lo stato della tecnica costituito da tutto ci che stato reso accessibile

    al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

    E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di

    brevetto italiano e o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, cos come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o pi tardi.

    Ci non esclude la brevettabilit di una sostanza o di una composizione di sostanze gi compresa nello stato della tecnica, purch in funzione di una nuova utilizzazione.

    (EX. VIAGRA)

    (Art. 46)

  • 2. Attivit inventiva

    Un'invenzione considerata come implicante un'attivit inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. (Art. 48)

    3. Industrialit

    Un'invenzione considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto pu essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. (Art. 49)

    > Liceit

    Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione

    contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

    L'attuazione di un'invenzione non pu essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa. (Art. 50)

  • Sufficiente descrizione (Titolo e Abstract, Stato dellArte, Descrizione + Disegni, Rivendicazioni)

    Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi:

    la descrizione,

    le rivendicazioni (specificamente ci che si intende debba formare oggetto del brevetto)

    e i disegni necessari alla sua intelligenza.

    I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i

    disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

    L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perch ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

  • Effetti della brevettazione

    I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto.

    Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni resa accessibile al pubblico.

    Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorit, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.

    Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

    (Art. 53)

  • Durata

    Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non pu essere rinnovato, n pu esserne prorogata la durata.

    Eccezione: prodotti farmaceutici e fitosanitari (ex. AIC e CCP)

  • Diritti

    Diritto morale

    Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione pu essere fatto valere

    dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al

    secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli

    altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti

    fino al quarto grado incluso.

    Diritti patrimoniali

    I diritti nascenti dallo sfruttamento delle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili (Vendita e Licenze).

    Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

  • Invenzioni dei dipendenti (Art. 64)

    Quando l'invenzione industriale fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attivit inventiva prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

    Se non prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attivit inventiva, e l'invenzione fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio.

    Per la determinazione dellequo premio si terr conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonch del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

  • Qualora non ricorrano le condizioni previste nei precedenti casi e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attivit del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonch per la facolt di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.

    Il datore di lavoro potr esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

    In particolare, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attivit l'invenzione rientra.

  • Le invenzioni dei Ricercatori

    Quando il rapporto di lavoro intercorre con unUniversit o con una Pubblica Amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalit di ricerca, il ricercatore titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui autore.

    In caso di pi autori, dipendenti delle universit, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

    L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne d comunicazione all'amministrazione.

    Le Universit e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa universit o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonch ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

    Bisogna comunque attenersi al Contratto di ricerca o allo Statuto dellUniversit.

  • In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento (50%) dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.

    Nel caso in cui le universit o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni, alle stesse compete il trenta per cento (30%) dei proventi o canoni.

    Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ci non derivi da cause indipendenti dalla loro volont, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

    Ci non si applica nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'universit, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

  • Il Diritto di brevetto

    I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facolt esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato nel quale stato registrato.

    In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

    se oggetto del brevetto un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

    se oggetto del brevetto un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonch di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

  • Brevetto di procedimento

    Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:

    se il prodotto ottenuto mediante il procedimento nuovo;

    se risulta una sostanziale probabilit che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento.

    Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

    Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purch non esistano patti contrari.

  • Limitazioni del diritto di brevetto

    La facolt esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale

    che sia l'oggetto dell'invenzione:

    agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale;

    agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ci strettamente necessarie;

    alla preparazione estemporanea, e per unit, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali cos preparati, purch non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.

    Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da

    precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pu essere attuato, n utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi. (brevetti dipendenti)

    Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorit, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione pu continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facolt trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata.

  • Limiti del Brevetto: Espropriazione

    Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di propriet industriale, ancorch in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilit.

    Nel decreto di espropriazione fissata l'indennit spettante al titolare del diritto di propriet industriale, determinata sulla base del valore di mercato di esso sentita la Commissione dei ricorsi.

  • Onere di attuazione dellinvenzione

    L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

    Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purch siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di esposizione di pi breve durata, per tutto il periodo di essa.

    L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero da quelli membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio non costituisce attuazione dell'invenzione.

  • Licenza obbligatoria per mancata attuazione

    Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa non abbia attuato l'invenzione brevettata (producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea, dello Spazio economico europeo, o in uno Stato membro dell'OMC) ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, pu essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

    La licenza obbligatoria pu ugualmente venire concessa, qualora l'attuazione dell'invenzione sia

    stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

    La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione dovuta a cause indipendenti dalla volont del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

    La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione.

    Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

  • Brevetto dipendente

    Pu essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente.

    In tale caso, la licenza pu essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purch questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica.

    La licenza cos ottenuta non cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente.

    Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.

  • Nullit

    Il brevetto nullo:

    se l'invenzione non brevettabile se manca di uno dei requisiti anzidetti (novit, attivit inventiva, applicazione industriale, liceit);

    se l'invenzione non descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;

    se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto stata estesa (pi di una invenzione);

    se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo.

    Se le cause di nullit colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullit parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

  • LE INVENZIONI CHIMICO- FARMACEUTICHE

  • Il Brevetto chimico-farmaceutico di PRODOTTO: brevettabile, purch abbia i requisiti di novit e attivit inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale lentit fisica, materiale, una sostanza, un composto, composizione, miscela, formulazione, apparecchio, dispositivo. I brevetti chimico-farmaceutici sono definiti nelle rivendicazioni tramite: la formula o il nome chimico: Composto avente la formula; Composto

    (nome chimico); Derivato di alchilpiridine (nome chimico della classe); avente la formula;

    tramite parametri fisico-chimici; tramite il processo utilizzato per ottenerli, (productby- process):

    Composto X ottenibile con il processo Y..; Composto X ottenuto con il processo Y..

    Il Brevetto chimico-farmaceutico di PROCEDIMENTO: Consiste in attivit o azioni per ottenere un prodotto (sintesi), modi di operare (metodi e usi) e usi di prodotti, di apparecchi, di dispositivi per .

  • Erosione del periodo di esclusiva per i brevetti farmaceutici

  • Certificato Complementare (Brevetti chimico-farmaceutici)

    Il Certificato Complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari concesso dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

    Il certificato complementare di protezione, produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle parti di esso oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

    Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento.

  • Condizioni di rilascio del CCP Requisiti: il prodotto protetto da un brevetto di base in vigore, per il prodotto stata rilasciata una AIC a norma, il prodotto non gi stato oggetto di un CCP, lautorizzazione la prima AIC del prodotto in quanto medicinale nel

    territorio dellUnione Europea, la domanda di certificato deve essere depositata entro il termine di

    sei mesi a decorrere dalla data in cui per il prodotto, in quanto medicinale, stata rilasciata lAIC,

    se lAIC avviene prima del rilascio del brevetto di base, la domanda di certificato deve essere depositata entro il termine di 6 mesi a decorrere dalla data di rilascio del brevetto.

    Oggetto della protezione: Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita dal certificato riguarda il solo prodotto oggetto dellAIC del medicinale corrispondente, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto medicinale, che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato.

  • Durata del certificato: Il certificato ha efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto di base per una durata uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima AIC nella UE, ridotto di cinque anni. La durata del certificato non pu essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui il certificato acquista efficacia. Regolamento (CE) N. 469/2009 Esempio:

    data di deposito brevetto: Aprile 1, 2000 data prima AIC: Luglio 1, 2010 durata CCP: (2010 Luglio 1 2000 Aprile 1) - 5 = 5 anni e 3 mesi max 5 anni = 5 anni scadenza CCP: 1 Aprile 2020 + 5 anni = 1 Aprile 2025

  • LE INVENZIONI BIO-TECH

  • Invenzioni biotecnologiche

    Si intende per materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, auto-riproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;

    Mentre per procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.

    Un procedimento di produzione di vegetali o di animali essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.

  • Sono brevettabili,

    purch abbiano i requisiti di novit e attivit inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale:

    un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

    un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;

    qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico;

    un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate e descritte. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non in grado di compiere;

    un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata variet vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici.

  • Sono esclusi dalla brevettabilit:

    il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonch la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignit e l'integrit dell'uomo e dell'ambiente;

    le invenzioni il cui sfruttamento commerciale contrario alla dignit umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversit ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in particolare: ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo donato e la finalit della clonazione;

    i procedimenti di modificazione dell'identit genetica germinale dell'essere umano;

    ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

  • Sono esclusi dalla brevettabilit:

    i procedimenti di modificazione dell'identit genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilit medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonch gli animali risultanti da tali procedimenti;

    le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalit eugenetiche e non diagnostiche;

    una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione.

    E', comunque, escluso dalla brevettabilit ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

  • Il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonch la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili.

    Un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, pu costituire un'invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento identica a quella di un elemento naturale.

    L'applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene dev'essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto. Considerando che una semplice sequenza di DNA, senza indicazione di una funzione, non contiene alcun insegnamento tecnico; che essa non pu costituire pertanto un'invenzione brevettabile; considerando che, affinch sia rispettato il criterio dell'applicazione industriale, occorre precisare, in caso di sequenza parziale di un gene utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, quale sia la proteina o proteina parziale prodotta o quale funzione essa assolva;

  • Sono brevettabili le Sequenze Genetiche purch abbiano i requisiti di novit e originalit e siano suscettibili di applicazione industriale: uninvenzione relativa a un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto luomo capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non in grado di compiere.

    Sono esclusi dalla brevettabilit: una semplice sequenza di Dna, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita lindicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dellapplicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali dellinvenzione.

    Sin dal 2001 tutte le sequenze geniche umane sono disponibili al pubblico

    molecole di acidi nucleici (DNA,RNA) comprendenti queste sequenze non sono nuove rendendo di fatto non brevettabili rivendicazioni di prodotto su esse.

  • Deposito di microrganismi secondo il Trattato di Budapest: (sufficiente descrizione) Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non pu essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione ritenuta sufficiente soltanto se: - il materiale biologico stato depositato presso un ente di deposito.. - sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante; - nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del deposito. (Direttiva 98/44/CE)

  • Estensione della tutela:

    La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate propriet si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione, in forma identica o differenziata, e dotati delle stesse propriet.

    La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate propriet, si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento e a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse propriet.

    La protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto incorporato e nel quale l'informazione genetica contenuta e svolge la sua funzione.

  • Limiti all'estensione della tutela:

    La protezione non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico stato commercializzato,

    purch il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

  • Licenza obbligatoria:

    L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza obbligatoria anche a

    favore:

    del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una variet vegetale;

    del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.

    Il rilascio della licenza subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente:

    che si rivolto invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;

    che la variet vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla variet vegetale protetta.

  • Il modello di utilit

    un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili o oggetti di uso in genere

    particolare efficacia o comodit di applicazione

    o impiego.

  • Oggetto: Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilit i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodit di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Requisiti: Novit, attivit Inventiva, riproducibilit industriale. Durata: Il brevetto per modello di utilit dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda.

  • Tipologie di brevetto per invenzione

    Brevetto Nazionale (disciplinato dal Codice della Propriet Industriale)

    Brevetto Europeo (disciplinato dalla European Patent Convention)

    Domanda di brevetto Internazionale (secondo il Patent Cooperation Treaty)

  • Brevetto Nazionale Italiano:

    Pu essere ottenuto per uninvenzione industriale ed ha durata di 20 anni;

    Pu essere ottenuto per un modello di utilit ed ha durata di 10 anni;

    Spiega i suoi effetti limitatamente al territorio dello Stato Italiano.

  • Brevetto Europeo: un brevetto per invenzione industriale la cui validit estesa agli

    Stati contraenti della Organizzazione Europea dei Brevetti;

    Conferisce al titolare gli stessi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale;

    I termini, lambito di protezione e la disciplina sono identici in tutti gli Stati contraenti

  • Stati contraenti BE Mappa

  • Stati Contraenti BE

  • Altri Stati

    Extension States (States recognising European Patents) BA Bosnia and Herzegovina ME Montenegro RS Serbia (legal successor of the former State Union of Serbia and Montenegro into the Co-operation and Extension Agreement) States invited to accede to the EPC RS Serbia .

  • Procedura BE

    BREVETTI NAZIONALI

    RICORSO

    OPPOSIZIONE

    ESAME

    Rilascio brevetto/rigetto domanda

    PUBBLICAZIONE

    RICERCA

    DEPOSITO EPO

    PRIMO DEPOSITO IT

    Tempo/mesi

    12

    18

    24 60

    (*)

  • Domanda di brevetto internazionale:

    Protezione nei 143 Stati membri del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT);

    Unica domanda internazionale che si divide in un fascio di Domande per ogni Paese designato, con gli stessi effetti di una domanda nazionale;

    Il rilascio del brevetto di competenza dellUfficio nazionale designato.

  • Considerazioni finali

    Una privativa industriale (brevetto o registrazione) un titolo in forza del quale conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento delloggetto della privativa consistente nel diritto esclusivo di:

    realizzarlo,

    disporne o farne oggetto di commercio

    e utilizzarlo.

    Quando tutelare qualcosa ?

    Hai risolto un problema difficile ?

    Hai applicato nuova tecnologia a un prodotto?

    Hai fatto qualcosa in modo nuovo, migliore, pi economico, innovativo?

    Ti piacerebbe essere copiato dai concorrenti ?

  • Le strategie brevettuali

    I brevetti danno al titolare il diritto di escludere i terzi dalluso delle proprie invenzioni. Pertanto:

    Identifica i Prodotti e le Tecnologie prioritarie. Cosa ci serve per avere successo?

    Tutela il miglior modo di realizzare queste priorit o di utilizzare le tecnologie. Blocca i Competitors

    Tutela le alternative, anche se non sono le migliori. Blocca i Competitors anche sul secondo miglior approccio.

    Tutela le applicazioni di tecnologie emergenti. Unampia portezione brevettuale ottenibile soltanto allinizio nella vita delle nuove tecnologie.

    Integrare le strategie IP con le strategie commerciali Definire strategie per bloccare i Competitors Utilizzare la IP per formare alleanze e collaborazioni Licenziare IP per generare fatturato e compensare i costi di sviluppo Utilizzare i brevetti per opzioni future.

  • La gerachia del valore IP

    Visione

    Identifica trends futuri sia dellindustria sia dei

    consumatori guardando al di fuori della realt

    aziendale.

    Integrato

    Focus sui maggiori beni aziendali; le attivit sono

    integrate con le altre funzioni e profondamente

    innestate nelle attivit quotidiane.

    Centro di profitto (IP come asset di business)

    Strategie pro-attive per generare profitti; occorre

    un management aziendale orientato a questo.

    Controllo dei costi (IP come asset legale)

    Focus sui costi di gestione della IP.

    Difensivo (IP come asset legale)

    Impedire luso dellasset da parte dei competitor

    per mezzo di brevetti, protezione dellazienda da

    contenziosi, licenze incrociate.

    Controllo dei costi

    Centro di profitto

    Integrato

    Visione

    Difensivo

  • La valorizzazione della IP

    Acquisizione delle informazioni

    Brevetto (forza, vita utile, ecc.)

    Mercato di riferimento (dimensione, concorrenza, ecc.)

    Costi aziendali per sviluppo innovazione

    Fatturato storico o previsto per linnovazione

    Fatturato e costi di altra azienda di riferimento con prodotto/ tecnologia nota e similare

    Scelta del metodo di valutazione

    Costi

    Royalty equivalente

    Profitti differenziali

  • Funzione:

    proteggere beni per definizione caratterizzati da contenuti immateriali e intangibili, frutto di sforzo e di creativit di individui;

    da indebite appropriazioni da parte di soggetti terzi;

    attraverso lattribuzione di un diritto assoluto;

    conferire a tali beni un valore economico pari ad un qualsiasi altro bene materiale.

  • La tutela giudiziaria dei brevetti:

    Lazione giudiziaria a tutela delle privative sui brevetti viene definita azione di contraffazione.

    Per contraffazione si intende luso non autorizzato, da parte di terzi, dellinvenzione brevettata.

    Dal punto di vista processuale la legge stabilisce una presunzione di validit per il brevetto e, dunque, esonera il titolare - che agisce per contraffazione - dallonere di provare tale validit.

  • Le misure cautelari

    Lazione di contraffazione pu essere preceduta dalle misure cautelari:

    Descrizione,

    Sequestro,

    Inibitoria.

    La loro concessione pu essere condizionata al versamento di una cauzione a carico del ricorrente, oltre che allaccertamento del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • Sanzioni Le principali sanzioni previste in caso di accertamento della contraffazione

    sono:

    linibitoria,

    il risarcimento del danno,

    Sanzioni secondarie: distruzione beni e mezzi, conferimento in propriet beni e mezzi, pubblicazione della sentenza.

  • Conclusioni

    La tutela della propriet intellettuale unattivit strategica e non un centro di costo per le aziende, soprattutto per quelle innovative.

    La Propriet Intellettuale (IP) si avvia a rappresentare il terreno sul quale si giocher nei prossimi anni la sfida della competitivit e della tenuta delle aziende sul mercato.

    La gestione della IP necessit di competenze altamente specialistiche. E opportuno rivolgersi a consulenti IP non soltanto per il filing di una domanda (deposito), ma anche per la gestione e la valorizzazione del portafoglio brevetti e marchi.

  • Domande?

  • Fine

    Grazie!

    DOTT. FILIPPO INDOLFI

    [email protected]

    www.indolfi.com

    Tel. 3476748427