La Tutela della proprietà intellettuale: aspetti

giuridici

Avv. Claudia Del Re

Studio Legale Del Re- Sandrucci, Firenzewww.delre.itFirenze, 28 novembre 2012

Gruppi di Progetto in Pre-incubazione, IUFPolo Scientifico Università di Firenze

Proprietà Intellettuale

Per protezione della proprietà intellettuale si intende un complesso di azioni regolate da leggi rivolte a garantire la paternità ed i diritti di sfruttamento delle creazioni dell'intelletto umano.

Privative di proprietà intellettuale

Per tutelare e valorizzare la proprietà intellettuale ci si può avvalere, nei casi in cui ciò è possibile, di alcuni strumenti giuridici, chiamati privative, che permettono di sfruttare sul mercato la proprietà intellettuale in regime di favore.

• Esiste un numero limitato di privative industriali, quindi non tutto può essere protetto attraverso privative. La regola è che al di fuori delle privative esiste il regime della libera concorrenza.

• Ciò implica che copiare il prodotto di un concorrente è vietato solo in alcuni casi specifici previsti dalla legge, ossia quando esiste una privativa o quando la riproduzione del prodotto del concorrente costituisce un atto di concorrenza sleale.

Cosa si può fare - 1

L’inventore, qualora pervenga ad un’idea che potrebbe essere brevettata, può richiedere all’Ufficio Brevetti e Marchi di esaminarla.L’Istituto verifica tramite l’Ufficio Brevetti, anche attraverso indagini su banche dati, che l’idea abbia i requisiti di novità, originalità ed industrialità necessari affinché sia brevettabile.Lo stesso dicasi per tutte le altre privative, per le quale vale quanto segue.

Cosa si può fare - 2

• E’ importante pensare a tutelare la propria idea già durante le fasi di sviluppo e perfezionamento dell'idea stessa, perché in questo modo si ha il tempo di valutare meglio la portata industriale delle privative e si possono avviare contatti preliminari con le industrie.

• L’inventore (autore, designer, ecc.) in genere prende in considerazione la possibilità di brevettare soltanto quando la sua invenzione è stata completamente perfezionata, non considerando che: i vantaggi economici derivanti da un’invenzione sono tutti del primo che la brevetta; una valida idea inventiva brevettata “subito” vale molto di più di un’idea inventiva perfezionata, ma brevettata “poi”.

• Gli inventori (autori, designer, ecc.) non devono assolutamente divulgare notizie relative alle privative prima di essere brevettata, né attraverso pubblicazioni di qualsiasi genere, né attraverso esposizioni orali pubbliche: la riservatezza delle informazioni è fondamentale per la validità del brevetto.

Scegliere le forme più appropriate

di tutelaCodice della Proprietà Industriale - Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Come proteggere le invenzioni

1.1 Brevetto

1.2 Modello di utilità

2. Come proteggere gli elementi distintivi e la forma di un prodotto

2.1 Marchio

2.2 Design Registrato e non Registrato e diritto d’autore

Marchio di Forma

2.3 Concorrenza sleale per imitazione servile

Il Marchio

• Il marchio, sia esso una parola o un disegno, è un segno di riconoscimento dei prodotti e dei servizi di un’impresa che ha la funzione di distinguerli, renderli riconoscibili da prodotti o servizi di imprese concorrenti.

• Sotto il profilo commerciale, il marchio è uno strumento che serve a proteggere il rapporto tra l’impresa e la propria clientela da possibili indebite ingerenze della concorrenza.

• Naturalmente, il marchio può essere veicolato attraverso appropriate operazioni pubblicitarie per diffonderne la conoscenza e, per esempio, per associare ad esso (e dunque al prodotto o al servizio che esso contraddistingue) una determinata identità costituita da certi caratteri di qualità o di affidabilità o di salubrità, ecc.

Articoli 7 e 9 c.p.i.

Art. 7Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentanti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Art. 9Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Requisiti per la registrazioneNovità: Non devono sussistere validi diritti di terzi anteriori -ricerche anteriorità .Capacità distintiva: Non possono essere registrati segni costituiti esclusivamente da indicazioni generiche o descrittive o segni di uso generaleEccezione: i segni che, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.Liceità:Non possono essere registrati segni ingannevoli e contrari all’ordine pubblico o al buon costume Durata:10 anni, rinnovabile.

Quali segni possono costituire un marchio,

requisiti di validità• Può essere oggetto di un marchio qualsiasi segno purché sia suscettibile di essere

rappresentato graficamente. Ad esempio possono costituire oggetto di un marchio, anche in combinazione tra loro: parole, disegni, lettere dell’alfabeto, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione, combinazioni di colore.

• Tuttavia, all’atto della registrazione, il marchio deve risultare nuovo ed deve possedere capacità distintiva, pena la nullità del marchio stesso.

• Per quanto concerne la novità, non devono esistere parole, figure o segni noti ai consumatori: o come espressioni comunemente usate per prodotti di diversa provenienza, oppure come marchi o altri segni adoperati da altri imprenditori per prodotti dello stesso genere. Inoltre, a prescindere dalla conoscenza dei consumatori, non devono esistere altri marchi registrati da altri per prodotti dello stesso genere.

• Per ciò che riguarda la capacità distintiva: il marchio deve essere idoneo ad identificare un determinato prodotto o servizio nell’ambito di alcune determinate categorie di prodotti e servizi. Dunque il marchio dovrà essere diverso dalla denominazione generica del prodotto o del servizio ed anche da qualsiasi segno idoneo a significare quel tipo di prodotto o servizio, le sue qualità o la sua destinazione.

Marchio

Marchio tridimensionale

Limiti alla registrazione della forma come marchio

Il caso Sistema Plastic

Richiesta di tutela come marchio di forma per contenitoriRifiuto di protezione dell’UAMI (5.7.2006) in quanto la forma era una semplice variante cromatica di soluzioni note e non distintive

Il caso Wunderbaum

Arbre Magique (Wunderbaum) ha fatto opposizione alla registrazione come marchio di forma di un deodorante per ambienti simile. La Corte di Giustizia CE (sentenza del 7.9.2006) ha detto che c’è confondibilità anche se i marchi denominativi e la grafica sono diversi perché la forma del prodotto è corrispondente dal punto di vista visuale e concettuale a quella registrata come marchio tridimensionale da Wunderbaum.

Design

• Il design è la forma esterna di un oggetto bidimensionale (il disegno, ad es. di un tessuto) o di qualcosa di tridimensionale (un modello, ad es. uno spazzolino da denti o una locomotiva).

• Il design può distinguersi per la disposizione delle linee, per i contorni, i colori, le superfici o i materiali utilizzati.

• Un design è ammesso alla protezione se è nuovo, se si contraddistingue in misura sufficiente da altre forme esistenti e se non è contrario alla legge e al buon costume.

• Inoltre la forma di un modello non può essere determinata esclusivamente dalla funzione svolta dall'oggetto.

Requisiti per la registrazione

Il design può essere protetto:• a livello nazionale (es. solo per il territorio italiano) con una domanda per ogni Stato

• a livello comunitario con una sola domanda per tutti i Paesi dell'Unione Europea (disponibile dal 1 aprile 2003)

Durata: 5 anni. La protezione è rinnovabile più volte fino a 25 anni.

Cosa può essere protetto come design?La forma o l‘aspetto esteriore di un prodotto o di sue parti:• Packaging • Simboli grafici • Caratteri tipografici• Pattern di tessuti (es. Burberry)• Oggetti di Industrial design• Vestiti, accessori • Oggetti di arredamento• Bottiglie di profumi o di bevande

Ad esempio:

Contenitori

Forme di prodotti

Allestimenti fieristici

Cosa non può essere protetto

• Design parti di programmi per computer (es. videogiochi) • Design di interconnessioni (must-fit), ad eccezione dei sistemi modulari • Parti non visibili di un prodotto complesso • Pezzi di ricambio• Parti della carrozzeria di un veicolo• Design dettati dalla funzione tecnica del prodotto (es. le tre testine rotanti dei rasoi Philips) • Design contrari all’ordine pubblico o al buon costume • Design privi di novità o di carattere individuale

Novità

Nessun design identico deve essere stato divulgato in precedenza.I design si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono unicamente per dettagli irrilevanti.Il carattere di novità non viene compromesso dalla divulgazione da parte del titolare se il design viene depositato entro 12 mesi.Eccezione alla predivulgazione: non conoscibilità da parte di imprese UE, vincolo di riservatezza.

Carattere individuale

Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

Mancanza di novità: il caso Burberry’s

Il pattern sopra era stato registrato come design comunitario.

Burberry’s ha fatto opposizione sostenendo che era una copia del suo, e dunque privo di novità e carattere individuale.

L’UAMI con decisione dell’8.2.2006 ha dato ragione a Burberry’s e ha revocato la registrazione

Il diritto d’autore

• Il diritto d’autore riguarda la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. Inoltre, esso tutela i programmi per elaboratore.

• Il diritto d’autore consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore.

Esempi

A differenza delle altre privative industriali, il diritto di cui l’autore è titolare si origina quando nasce l’opera e non deve essere richiesto e concesso a seguito di una procedura amministrativa.

L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti della legge.

L’autore, anche dopo la cessione dei diritti di sfruttamento, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, o modificazione che possa essere di pregiudizio del suo onore.

• I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.

• Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio.

Diritto d’autore e la Società Italiana degli

autori ed Editori (SIAE)• La funzione istituzionale della SIAE consiste

nell’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore.

• La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano. Essa svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri uffici e, all’estero, attraverso le Società d’autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza.

Brevetti per invenzione

• Definizione: soluzione nuova ed originale di un problema tecnico • Requisiti: novità, attività inventiva, applicazione industriale, sufficiente descrizione • Esclusione dalla brevettazionescoperte, metodi matematici, metodi diagnostici, presentazioni di informazioni, giochi, software “in quanto tali”• Durata: 20 anni dalla data di deposito – certificati complementari di protezione per farmaci

Modelli di utilità

• Definizione: nuove conformazioni di prodotti atte a fornire particolare comodità di applicazione o di impiego a macchine, loro parti, utensili, oggetti di uso in genere • Requisiti: novità, attività inventiva e applicazione industriale (gli stessi dei brevetti di invenzione, ma ad un livello inferiore). • Durata: 10 anni dalla data di deposito

Fonti• D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (C.P.I.)• Convenzione di Union e di Parigi per la protezione

della proprietà industriale, 20.03.1983• Convenzione di Strasburgo, 27.11.1963,

sull’unificazione di alcuni elementi del diritto sui brevetti d’invenzione

• The Patent Cooperation Treaty (PCT), 19.06.1970: unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti

• Convenzione di Monaco, 15.10.1973 (Brevetto Europeo)

• Convenzione di Lussemburgo, 15.12.1975

Art. 45 CPI

• Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.

• NO:- Scoperte (che attengono al campo della conoscenza e non dell’attività

inventiva), le teorie scientifiche (spiegazione fenomeni naturali ma non hanno applicazione industriale) e metodi matematici (piano teorico);

- piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco (espressioni concettuali senza applicazione industriale) o per attività commerciali (business methods, tecniche pubb. o marketing), programmi elaboratore;

- Presentazione informazioni (allestimenti tabelle, formule, sistemi di presentazione);

- Metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale, i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale (ma sono brevettabili le sostanze o le miscele di sostanze destinate all’attuazione di uno di tali metodi).

NOVITA’

• Ex art. 46 c.p.i. un’invenzione è nuova se non è ricompresa nello stato della tecnica: tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, con descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

• Contenuto di domande brev. Naz. + domande brev. Eu. o internazionali con data deposito anteriore, pubblicate o rese accessibili al pubblico.

• Sostanza o composizione di sostanze già comprese nello stato della tecnica purché in funzione di nuova utilizzazione.

ORIGINALITA’

• L’attività inventiva esiste se per una persona esperta del ramo essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica

• Originalità ≠ progresso tecnico: causalità ulteriore a quella già raggiunta e come tale proteggibile.

• Flash of creative genius: risultato nuovo, non presente nello stato della tecnica.

INDUSTRIALITA’

• Per industrialità s’intende l’attitudine ad avere applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere d’industria.

• NO: fare riferimento al valore economico dell’invenzione.

• Caratteri costanti, tecnicamente utilizzabile.

LICEITA’

• Attuazione di un’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

• Irrilevanza del solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

LA CONCESSIONE DEL BREVETTO E

L’ACQUISIZIONE DEI DIRITTI DI PRIVATIVA

• Ex art. 66 c.p.i. i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti nel codice.

• Elenco diritti esclusivi.

ELENCO DIRITTI ESCLUSIVI

• Se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare a terzi salvo il suo consenso di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione.

• Se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare a terzi, salvo il suo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Nel caso di brevetto di procedimento ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente: se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo; se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

EFFETTI DEL BREVETTO

• L’art. 53 c.p.i. dispone che i diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto. Ciò significa che i diritti esclusivi di privativa industriale sono attribuiti con la concessione dell’attestato, anche se con effetto ex tunc.

• Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

• Decorso il termine di 18 mesi dalla data del deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l’UIBM la pone a disposizione del pubblico con gli allegati.

• Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto decorrono dalla data di tale notifica.

• Il brevetto dura 20 anni e non può essere rinnovato.

LA CONCESSIONE DEL BREVETTO

• Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione debbono unirsi: la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza (cfr. art. 51 c.p.i.). L’invenzione deve essere descritta in modo chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

• La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato ciò che s’intende debba formare oggetto del brevetto.

• I limiti della protezione: tenore delle rivendicazioni. La descrizione ed i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

• Finalità: equa protezione al titolare e ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

ESAME DELLA DOMANDA

• Prima del 2008 nell’ordinamento italiano non trovava spazio alcun esame preventivo in merito alla novità del trovato, dato che l’analisi effettuata dall’Ufficio riguardava esclusivamente la conformità alla legge e la liceità.

• Il d.m. 27.06.08 prevede, per le sole domande di brevetto d’invenzione, la ricerca di anteriorità condotta, per conto dell’U.I.B.M., dall’European Patent Office.

• L’UEB se ritiene che la domanda presenta difetti tali da impedire una ricerca adeguata in merito ad alcune o a tutte le rivendicazioni,

a) O perché essa si riferisce a contenuti che l’UEB non è tenuto a ricercare;b) O perché la descrizione, le rivendicazione o i disegni contengono astrusità,

incongruenze o contraddizioni,dichiara in modo circostanziato che una ricerca adeguata è impossibile o redige per quanto possibile un rapporto di ricerca parziale. La dichiarazione o il rapporto parziale dell’UEB costituisce in tal caso il rapporto di ricerca.

L’UIBM procede senza ritardo a trasmettere al richiedente il rapporto di ricerca e l’opinione scritta dell’UEB (valore informativo).Termine di 18 mesi per modificare la domanda o presentare note.

• Dopo 18 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto (oppure dalla data di priorità ossia 12 mesi dopo la data di deposito), ovvero dopo 90 giorni (se il richiedente ne ha fatta esplicita richiesta) l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi rende la domanda accessibile al pubblico. Il rilascio del brevetto, al contrario, avviene a distanza di alcuni anni dalla presentazione della domanda.

• Gli effetti, inoltre, sono limitati al territorio in cui il brevetto è registrato.

• Sulla base dell'estensione geografica è possibile distinguere tre tipologie di brevetto: nazionale, europeo ed internazionale. Entro 12 mesi dalla data del deposito della domanda di brevetto italiano è possibile estendere gli effetti del brevetto ad altri paesi.

Territorialità del brevetto

• La tutela brevettale è limitata all’ambito territoriale per il quale viene richiesta: pertanto può essere richiesto un brevetto italiano, europeo, nazionale estero o internazionale secondo le modalità del Patent Cooperation Treaty (PCT).

• Nel territorio in cui è stato depositato il brevetto, il titolare può far valere il diritto di esclusiva da esso garantito e le limitazioni nei confronti di eventuali contraffattori; negli altri paesi in cui la tutela brevettuale non è stata richiesta, chiunque può realizzare, produrre, usare l’invenzione, ma non brevettarla per mancanza del requisito della novità.

Brevetto europeo

• La procedura di rilascio del brevetto europeo prevede che l’ufficio europeo esegua un unico procedimento sulla domanda di brevetto che consiste:

- pubblicazione della domanda (entro 18 mesi dalla data di presentazione)- rapporto di ricerca (emesso contestualmente o subito dopo la pubblicazione)

con il quale vengono evidenziati i documenti già disponibili pubblicamente (brevetti e pubblicazioni scientifiche) rilevanti ai fini della novità dell’invenzione in oggetto (indicati con X), dell’attività inventiva (indicati con Y) e del back ground tecnologico (indicato con A)

- esame di merito (da richiedere entro 6 mesi dal rapporto di ricerca): non è obbligatorio, ma è utile al fine di valutare l’ottemperanza del contenuto della domanda di brevetto ai 3 criteri citati (novità, l’attività inventiva, l’applicazione industriale)

- rilascio del brevetto europeo, che viene comunemente definito “un fascio di brevetti” pari al n. dei paesi “designati”

- designazione dei paesi: il titolare del brevetto dovrà decidere in quali paesi convalidare il brevetto europeo, e provvedere alla traduzione nella lingua locale e al pagamento delle tasse di mantenimento.

P.c.t.

• Il Patent Cooperation Treaty (PCT) entrato in vigore nel 1978 e al quale aderiscono attualmente oltre 120 paesi, consente di ottenere con un’unica procedura, una serie di brevetti in più paesi esteri. Contrariamente alla procedura europea, la fase PCT non si conclude con un brevetto, ma solo con un giudizio favorevole, sfavorevole, o parzialmente sfavorevole. Le fasi sono molto simili alla procedura europea, ma cambiano sostanzialmente i tempi della conclusione della procedura, che sono 30 mesi a partire dalla data della domanda PCT.

P.c.t.

• IL PCT prevede i seguenti step, simili a quelli già visti per il brevetto europeo:

- deposito di un’unica domanda internazionale presso gli Uffici nazionali competenti oppure presso gli uffici di Ginevra

- ricerca internazionale che si conclude con l’emissione dell’International Search Report

- esame di merito della domanda internazionale, non obbligatorio, per verificare i requisiti di brevettabilità

- giudizio finale dell’autorità internazionale- fase di nazionalizzazione: scelta dei paesi in cui nazionalizzare le

domande di brevetto e relativo mantenimento. Ogni ufficio del paese designato riceverà il rapporto di ricerca e il rapporto sull’eventuale esame della domanda eseguito dall’ufficio internazionale che non sarà vincolante ai fini del rilascio del brevetto nazionale.

LE INVENZIONI DEL LAVORATORE

• Il codice civile prevede le ipotesi dell’invenzione realizzata da parte del prestatore di lavoro subordinato, disponendo che il riconoscimento del diritto morale alla paternità spetta inderogabilmente all’inventore.

• L’art. 64 c.p.i. considera tre ipotesi di invenzioni:

• 1) invenzioni di servizio;• 2) invenzioni d’azienda;• 3) invenzioni occasionali.

INVENZIONI DI SERVIZIO

• Attività inventiva oggetto della prestazione di lavoro.

• Apposita remunerazione.> Il diritto al rilascio del brevetto

ed il diritto allo sfruttamento industriale dello stesso viene riconosciuto esclusivamente in capo al datore di lavoro.

INVENZIONE AZIENDA

• Esecuzione o adempimento di un contratto lavoro.

• No retribuzione.• I diritti del rilascio al datore di lavoro ma

all’inventore spetta qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto o utilizzi l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio.

• Equo premio: importanza invenzione, mansioni svolte, retribuzione percepita, contributo ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro.

• Prestazione straordinaria a carattere indennitario.

INVENZIONE OCCASIONALE

• Invenzioni libere e spontanee: fuori orario lavoro e ambito aziendale, con mezzi, materiali, nozioni ed informazioni non rientranti nel patrimonio aziendale.

• Stesso campo d’attività dell’azienda privata.

• Diritto opzione per l’uso esclusivo, per l’acquisto del brevetto, italiano o estero, entro 3 mesi dalla ricevuta comunicazione.

INVENZIONI DI SERVIZIO E AZIENDA:

confini• Accurate indagini sull’elemento retribuzione.• La Suprema Corte ha rilevato che è

indispensabile indagare sulla volontà delle parti, non operando ex post, quando l’invenzione è stata conseguita, perché con questo criterio si dovrebbe considerare pattuita l’attività inventiva in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa abbia dato luogo, comunque, ad un’invenzione, ma indagando ex ante sull’effettivo intendimento delle parti.

LE INVENZIONI DELLE UNIVERSITA’

• L’art. 65 c.p.i. presenta una disciplina speciale delle invenzioni delle Università e degli enti pubblici di ricerca // volontà governativa ex art. 24 l. inv. Introdotto dalla legge 18 ottobre 2001 n. 383.

• IN DEROGA all’art. 64 c.p.i. quando il rapporto di lavoro intercorre con un’università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione.

segue

• Il ricercatore: domanda di brevetto, notizia all’Università. L’Università fissa con proprio regolamento l’importo massimo del canone di licenza ad essa spettante in caso di licenza a terzi dell’invenzione realizzata dal proprio ricercatore. Se il reg. non lo fa: 30% proventi (all’inventore spetta comunque almeno il 50% dei proventi).

NO

• Invenzioni realizzate da ricercatori universitari o altri enti pubblici di ricerca all’interno di attività di ricerca finanziata in tutto o in parte da terzi. In questo caso: i diritti spettano all’Università e questa potrà anche consentire, mediante apposita previsione del contratto di ricerca, che essi spettino al finanziatore. La legge non chiarisce se al dipendente spetta l’e.p. (contratto).

> rischio di inattuazione – ben maggiori sarebbero le prospettive di attuazione se i diritti su di esse spettassero alle Università: queste potrebbero dotarsi di strutture adeguate per la loro valorizzazione.> esperienza straniera: i diritti sulle invenzioni realizzate nelle Università spettano alle Università, salvo il diritto degli inventori alla percezione di un quota di proventi che l’Università realizzerà dallo sfruttamento dell’invenzione stessa.

I CONTRATTI DI RICERCA E LE INVENZIONI SU

COMMESSA

• Contratti di ricerca: attività inventiva su incarico.

• Commessa soggetto privato o soggetto pubblico – ricercatore soggetto privato o pubblico.

• Contratti di ricerca privati: clausole arbitrali.• Obbligazione di risultato o mezzi – ricerca

affidata completamente al ricercatore o in comune con il committente – più ricercatori e accordi consortili.

• Schema APPALTO o CONTRATTO D’OPERA.

CONTRATTI DI RICERCA A COMMITTENTE

PRIVATO• Privati: committente che sopporta i costi della

brevettazione. E’ frequente che al ricercatore sia riconosciuta una licenza a condizioni favorevoli (es. gratis) – o viceversa (accade anche che il diritto al rilascio del brevetto sia fissato in capo al ricercatore e che al committente il contratto conceda solo una licenza gratuita)

> vasta gamma di soluzioni: tramite la manovra delle clausole di licenza o comunque partecipazione agli utili.

> il problema dell’attribuzione del diritto di brevetto si risolve quindi in una distribuzione dei frutti della ricerca tra le due parti del contratto.

CONTRATTI DI RICERCA A COMMITTENTE

PUBBLICO• Nei contratti di ricerca a committente pubblico quando

il committente è interessato all’utilizzazione dei risultati, esso si comporta come un privato.

• Quando il committente pubblico non è interessato: si è notato che l’attribuzione all’ente dell’invenzione conduce ad una sottoutilizzazione delle invenzioni (preferibile attribuire al ricercatore).

• In Italia le regole di incentivazione pubblica della ricerca applicata: stato o ente pubblico finanziatore (legge n. 46/82, legge 770/86). Successivamente, in assenza di regole: titolarità al ricercatore (D. Lgs. N. 297/1999, Legge 296/2006).

UN’OCCASIONE PERSA

Cfr. Articolo Sole 24 Ore, agosto 2010.

D. Lgs. N. 131/2010 che aggiorna il C.p.i.

Apple vs. Samsung

I due colossi della telefonia si stanno scontrando da mesi nelle aule dei tribunaliaccusandosi reciprocamente di violazione di brevetti. Al momento il colpo più duro lo ha incassato Samsung che negli Stati Uniti è stata condannata a pagare un risarcimento danni di oltre un miliardo di dollari, somma che non appare accontentare Apple che in questi giorni ha avanzato una nuova richiesta di danni per altri 700 milioni.

Samsung è stata ritenuta colpevole di avere violato tre brevetti di Apple ed esattamente il brevetto del “rubber-banding” per la movimentazione delle pagine con lo scrolling; il brevetto del “pinch-to-zoom” per l’ingrandimento attraverso l’apertura delle dita; il brevetto del “tap-to-zoom” relativo all’ingrandimento con il tocco.

La decisione è stata però criticata dagli esperti: la giuria popolare avrebbe deciso troppo in fretta e non si sarebbe tenuto conto di brevetti anteriori che avrebbero potuto invalidare i brevetti di Apple.

Secondo i tecnici una valutazione seria delle c.d. anteriorità, ovvero delle divulgazioni

anteriori che potrebbero annullare i brevetti di Apple, richiederebbe settimane di lavoro anche per un esperto e non è pensabile che una giuria popolare possavalutarle con la dovizia necessaria.

Sulla violazione del design la questione è ancora più controversa: i due apparecchi

telefonici sono tra loro diversi nei particolari ma quello che sembra inchiodare Samsung è la grande differenza che esiste tra i suoi modelli dopo-Iphone ed i suoi modelli prima dell’Iphone. E’ da questo netto “cambio di rotta” che la giuria da

dedotto una forte “contaminazione” e quindi un plagio dei modelli della Apple.

La battaglia è però ancora del tutto aperta. Se negli Stati Uniti Apple l’ha fatta da padrona lo stesso non può dirsi per quanto riguarda l’estremo oriente: Apple ha

infatti perso in Giappone ed ha, per così dire, pareggiato in Corea del Sud.

Kodak perde il brevetto

• Kodak è una di quelle imprese che hanno legato il loro nome all’innovazione ed alla ricerca. Dispiace sapere che ormai i suoi beni vengono venduti all’asta fallimentare e molto di più dispiace che si perda quel marchio tanto caro ad una generazione di fotoamatori. Il periodo non è dei migliori per Kodak e come se i problemi non fossero già abbastanza recentemente ha subito un duro colpo in quanto si è vista annullare uno dei suoi brevetti più importanti (il n. US6292218) relativo ad una tecnologia che consente di visualizzare l’anteprima dell’immagine da fotografare prima di memorizzarla.

• In pratica il brevetto tutelava la preview di un’immagine realizzata secondo un particolare procedimento tecnico oltre una serie di soluzioni accessorie. Sulla base di questo brevetto nel 2010 Kodak aveva promosso un procedimento di contraffazione nei confronti di Apple e RIM accusate di avere utilizzato un sistema del tutto analogo a quello tutelato dalla privativa.

• Recentemente il giudice Thomas Pender ha però respinto la domanda di Kodak sostenendo non solo che il brevetto non risulta violato ma, ciò che è peggio, che in realtà è nullo in quanto la tecnica rivendicata è ovvia e come tale non sufficientemente innovativa da meritare la protezione di un brevetto.

• La decisione ha colto di sorpresa non solo per il risultato disastroso dopo undici anni dal deposito ma anche perché sulla base di quello stesso brevetto Kodak aveva già vinto oltre 30 cause e stipulato altrettanti contratti di licenza. La società si trova quindi ad avere perso uno dei suoi “assets” più importanti della cui validità era assolutamente certa e che considerava essere uno dei beni da vendere a maggiore prezzo nel corso dell’asta fallimentare. Basti considerare che questo brevetto ha fatto guadagnare a Kodak oltre 3 miliardi di dollari dalle licenze concesse a terzi. Kodak ha dichiarato che ricorrerà in appello ma la battaglia non sarà facile

CESSIONE E LICENZA

• Il diritto al brevetto e i diritti di privativa legati al brevetto possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito:

- contratto di Cessione: dalla vendita alla donazione; non forma particolare; trascrizione cessione.

- contratto di Licenza: diritto di utilizzo (// locazione, contratto di edizione intellettuale, corrispettivo fisso)Declaratoria di nullità del brevetto: non pregiudica i contratti, equo rimborso.

CONTRATTI DI LICENZA E INTESE RESTRITTIVE

DELLA CONCORRENZA

• Il contratto di licenza fa sì che le parti si impegnino a limitare la concorrenza fra loro: in buona sostanza licenziante e licenziatario si suddividono aree commerciali o definiscono interventi di azione doveri.

• Intese restrittive libertà concorrenza? (l. n. 287/1990).

ALTRI CASI DI CIRCOLAZIONE

• Licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione (oltre 3 anni) + insufficienti bisogni del Paese.

• Licenza obbligatoria per le invenzioni dipendenti: invenzioni che costituiscono, rispetto alle precedenti, importante progresso tecnico di notevole rilevanza economica.

• Esecuzione forzata.• Espropriazione per pubblica utilità.

DECADENZA BREVETTO

• Tasse.• Trascorsi 3 anni dalla data del

rilascio del brevetto, o 4 anni dal deposito della domanda, in caso di mancata attuazione e sproporzione coi bisogni del Paese.

• Obbligo di attuazione entro 2 anni della prima licenza obbligatoria.

NULLITA’ BREVETTO

• Se l’invenzione non è brevettabile.• Se l’invenzione non è descritta in modo chiaro e completo tale da essere attuata;• Se l’oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale.• Se il titolare del diritto non aveva diritto di ottenerlo e l’inventore non si sia valso

delle facoltà accordategli.• Effetto retroattivo ma non pregiudica atti di esecuzione di sentenze di

contraffazione già passate in giudicato, i contratti aventi ad oggetto l’invenzione conclusi prima del passaggio in giudicato della sentenza (equo rimborso?).

• Il brevetto nullo può produrre gli stessi effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente qualora questi ne avesse conosciuto la nullità (in buona sostanza è necessario che il richiedente abbia chiesto ed ottenuto un brevetto per invenzione per un trovato che sarebbe dovuto essere oggetto di altro brevetto per modelli e disegni industriali, previa dimostrazione di un errore scusabile del richiedente).

• Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e doloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l’oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata”: ex tunc, erga omnes.,su domanda del titolare.

PROTEZIONE BREVETTO

L’art. 120 c.p.i. ha disposto che le azioni in materia di invenzioni industriali si propongono davanti all’Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti.Ai sensi dell’art. 120, 6° comma, le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’Autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi. Pertanto la normativa nazionale offre la possibilità all’attore di scegliere il foro del luogo in cui sono stati posti in essere i fatti lesivi della privativa.

ONERE DELLA PROVA

• L’onere di provare la nullità o la decadenza di un brevetto per l’invenzione industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo.

• Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni, essa può ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti e servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale.

GIUDIZIO DI CONTRAFFAZIONE

• In materia di brevetti la contemporanea pendenza del giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità non comporta la necessità di sospendere quello riguardante la contraffazione, dato che non esiste alcuna norma che imponga al giudice della contraffazione di attendere la decisione della questione pregiudiziale relativa alla validità del brevetto e ben potendo egli risolverla in via incidentale senza che sia prospettabile l’eventualità di contrasto fra giudicati.

• Imitazione integrale• Contraffazione non integrale• Contraffazione per equivalenti: il concetto di equivalenza attiene

all’idea di soluzione del problema.• Contraffazione indiretta: produzione e messa in vendita di parti

staccate – invenzioni di nuovo uso di un composto noto o di materiale biologico noto.

CASE LAW

AZIONI CAUTELARI

• C.T.P.• Descrizione• Sequestro• Inibitoria• Sanzioni penali ed

amministrative

BREVETTO DI SOFTWARE

• Negli Usa per ritenere brevettabile un’invenzione è sufficiente che tale invenzione sia collocabile nell’ambito delle tecnologia latu sensu.

• Le compilazioni di dati o altro materiale, in forma leggibile da una macchina o in altra forma, a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto, costituiscono creazioni intellettuali e sono protette in quanto tali.

• Negli ultimi anni: metodi di lavoro e procedimenti tecnici aventi alla base un software (si è ritenuto che un metodo non può essere escluso solo perché attuato mediante software). SI. Metodo visualizzazione automatica messaggi d’errore, strumento di correzione applicabile all’immagine gestito da un programma di elaboratore. NO. Business methods, processi che si limitano a consentire il funzionamento di un programma di computer.

Domande?

Grazie per l’attenzione!

E-mail: cdelre@delre.it