Avv. Gianfranco Crespi

Torino, 22 Aprile 2015

I FONDAMENTI G IURIDIC I DEL LICENSING

D E F I N I Z I O N E D I L I C E N Z A

all’altra parte (detta “licenziataria” o “licensee”) di fare un determinato uso del bene oggetto del suo diritto di esclusiva.

con il quale una parte (detta “concedente” o “licensor”), essendo titolare di una privativa (su un marchio, un’invenzione, un’opera protetta dal diritto d’autore, ecc.), consente

La licenza è il contratto

- generalmente dietro corrispettivo e comunque per un periodo limitato di tempo -

L ’ E T E R O G E N E I T À D E I P O S S I B I L I O G G E T T I D I L I C E N Z A

Software Diritto d’Autore

Know How

Brevetti

Disegni e Modelli

Segni Distintivi

Fatto costitutivo Tutela Durata

BREVETTO Brevettazione Contro la produzione, il

commercio, l’uso del trovato brevettato

20 anni da deposito domanda non rinnovabili

per i modelli di utilità 10 anni

da deposito domanda non rinnovabili

MARCHIO Uso/registrazione Contro la confondibilità + tutela

allargata e merchandising 10 anni da deposito domanda rinnovabili per periodi di 10

DISEGNI E MODELLI Divulgazione/registrazione

Contro la copia/contro modelli che danno la medesima

impressione generale a un utilizzatore informato

3 anni da divulgazione/5 anni rinnovabili sino a un max di

25 anni

KNOW HOW Elaborazione/acquisizione Contro la divulgazione o la

fraudolenta sottrazione Finché il know how rimane

riservato

DIRITTO D’AUTORE Creazione (+estrinsecazione o

fissazione su supporto materiale)

La protezione accordata dal diritto d’autore copre la forma, le espressioni e non le idee in

quanto tali Contro l’indebito sfruttamento

economico dell’opera e atti lesivi della reputazione e

dell’onore dell’autore

Diritti patrimoniali: 70 anni dalla morte dell’autore

diritti morali: senza limite

SOFTWARE Creazione/brevettazione v. diritto d’autore/brevetto v. diritto d’autore/brevetto

ALL ’ETEROGENEITÀ DEI POSSIB IL I OGGETTI DEL CONTRATTO DI L ICENZA CORRISPONDONO:

1.  Una grande varietà di interessi, schemi e rapporti contrattuali;

3.  Una notevole eterogeneità e frammentarietà delle fonti rilevanti (Codice delle Proprietà Industriale, Legge sul Diritto d’Autore, Codice Civile, Codice del Consumo, Reg. Comunitari…);

L ’ANALOGIA CON LA LOCAZ IONE E LA NATURA IMMATERIALE DE I D IR ITT I OGGETTO D I L ICENZA

Principali corollari dell’immaterialità: 1)  Salvo che nelle licenze di know how (e nel franchising) gli

obblighi del concedente hanno essenzialmente contenuto negativo;

3)  L’oggetto della licenza è suscettibile di godimento plurimo

contemporaneo (possibilità di licenze non esclusive o esclusive relative);

5)  Il diritto è generalmente frazionabile.

Geografico Tipo di diritto Tipo di prodotto

Canale di vendita

S P A Z I O E C O N O M I C O E U R O P E O

Paesi dell’AELS (Associazione Europea di

Libero Scambio) partecipanti al SEE.

I L P R I N C I P I O D E L L ’ E S A U R I M E N T O

Il principio è fissato all’art. 5, n.1, del Codice della proprietà Industriale, secondo cui:

“le facoltà esclusive attribuite…al titolare…si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà

industriale sono stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno

Stato membro della Comunità Europea o dello Spazio Economico Europeo”

Di questo principio sono espressione anche diverse norme della legge sul diritto d’autore (cfr. art. 17,18bis, 78ter, 79, ecc.).

(…SEGUE ) I L P R I N C I P I O D E L L ’ E S A U R I M E N T O

I riflessi del principio dell’esaurimento:

a) sulla posizione del concedente

b) sulla posizione del licenziatario

Importazioni parallele

Rischio di saturazione

Scarsa difendibilità dell’esclusiva territoriale

(…SEGUE ) I L P R I N C I P I O D E L L ’ E S A U R I M E N T O

Sono esclusi dall’esaurimento:

a) quanto ai marchi, i prodotti per i quali il titolare abbia un m o t i v o l e g i t t i m o a o p p o r s i a l l a l o r o u l t e r i o r e commercializzazione e, in particolare, i prodotti modificati o alterati dopo la loro immissione in commercio;

b) quanto al diritto d’autore, gli esemplari dati a noleggio o a prestito, le copie omaggio o gli esemplari ottenuti da downloading.

PROFIL I R ILEVANTI DELLA D ISCIPL INA GENERALE DEL CONTRATTO

•  Fase anteriore alla stipulazione:

- Obbligo di buona fede nelle trattative;

- Puntuazione, lettera d’intenti, opzione etc…

(…SEGUE ) PROFIL I R ILEVANTI DELLA D ISCIPL INA GENERALE DEL CONTRATTO

•  Conclusione del contratto:

- Forma;

- Trascrizione;

- Condizioni generali del contratto.

(…SEGUE ) PROFIL I R ILEVANTI DELLA D ISCIPL INA GENERALE DEL CONTRATTO

•  Fine e crisi del contratto:

-  Scadenza, condizione risolutiva e sospensiva, clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e azione di risoluzione.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI L ICENZA

PREAMBOLO

OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO

VARIE

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO, AL RAPPORTO E ALLA SUA CRISI

CLAUSOLE

FINALI

(…SEGUE) LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI L ICENZA

•  PREAMBOLO

-  Parti; -  Filosofia dell’accordo; -  Definizioni.

•  OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

-  essenzialmente negativi (salvo che nelle licenze di know how);

-  L’esclusività.

-  Il tema cruciale della definizione dell’oggetto della licenza;

(…SEGUE) LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI L ICENZA

−  Corrispettivo

Fisso (flat fee)

Subito

A scadenze periodiche

Variabile (running royalties)

con minimo garantito

senza minimo garantito

anticipato

non anticipato

Per unità oppure in percentuale sul prezzo, sui margini ...

crescenti, decrescenti

OBBLIGHI DEL

LICENZIATARIO

- Flussi informativi e controlli contabili

(…SEGUE) LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI L ICENZA

•  VARIE

-  Sub-licenze; -  Estensione della licenza; -  Divieto di cessione; -  Cambi di controllo del licenziatario; -  Garanzie offerte dal titolare; -  Tutela del diritto; -  Clausola del licenziatario più favorito.

-  Controlli di qualità; -  Modalità d’uso del segno; -  Comunicazione al pubblico (pubblicità, internet…); -  Canali di distribuzione; -  Manleva per responsabilità danno prodotto.

(…SEGUE) LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI L ICENZA

-  Sviluppi tecnologici; -  Garanzie di performance; -  Patti di riservatezza.

-  Esclusioni/limitazioni; -  Supporti/canali di distribuzione; -  Menzione autori.

(…SEGUE) LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI L ICENZA

-  Scadenza e rinnovo; -  Recesso convenzionale; -  Condizione risolutiva; -  Clausola risolutiva espressa; -  Effetti della scadenza e della risoluzione (il problema delle scorte).

-  Legge sostantiva del contratto; -  Modificazioni; -  Comunicazioni; -  Giurisdizione; -  Foro competente/clausola arbitrale.

•  CLAUSOLE FINALI

•  DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO, AL RAPPORTO E ALLA SUA EVENTUALE CRISI

Grazie per l’attenzione! Avv. Gianfranco Crespi

Via Passione 2/a 20122 Milano Tel. 02/36.50.50.15 Fax 02/92.87.97.71 gianco.crespi@studiocrespi.it