DIFENDERSI NEI MERCATI INTERNAZIONALI:

IL CASO INDIA E IL CASO BRASILE

JACOBACCI & PARTNERS S.p.A.AVV. CARLO ALBERTO DEMICHELIS

PARTNER- 1 -

PAROLE D’ORDINE

Consapevolezza della situazione

Sistematicità degli interventi

Creazione di un contesto favorevole all’intervento delle autorità locali

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CONSAPEVOLEZZA DELLA SITUAZIONE

Analisi, mantenimento ed evoluzione del proprio portafoglio diritti di proprietà industriale

Acquisizione, analisi e gestione delle informazioni sui problemi di contraffazione presenti nei mercati di interesse, nonché sull’evoluzione della normativa di riferimento anche a livello giurisprudenziale

Utilizzo in modo coordinato delle informazioni, assicurandone la disseminazione presso tutti i soggetti interessati.

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SISTEMATICITÀ DELL’INTERVENTO

Adeguamento costante del portafoglio diritti PI all’evoluzione delle proprie attività e di quelle dei licenziatari, nonché al modificarsi del fenomeno contraffattivo

Determinazione di soglie di intervento (numeriche, tipologiche, per canali distributivi) a seguito delle quali dar corso in modo sistematico alle attività di contrasto

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Controllo centralizzato delle azioni di reazione poste in essere nei diversi paesi

Determinazione degli obiettivi da conseguire in modo coerente con il budget a disposizione e con le soglie di intervento prefissate

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CREAZIONE DI UN CONTESTO FAVOREVOLE ALL’INTERVENTO

DELLE AUTORITÀ LOCALI Sistematica adozione di strumenti che consentano l’identificazione immediata dei prodotti originali rispetto a quelli contraffatti;

Sistematica creazione di dossier informativi (sui prodotti, sulla contraffazione di cui sono vittime, sulle località maggiormente interessate al fenomeno) da comunicare alle autorità interessate alla repressione del fenomeno

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Sistematico utilizzo di procedure di sorveglianza e blocco in dogana della merce oggetto di importazione

Cooperazione attiva da parte dei licenziatari ed eventuali sponsors nella trasmissione di informazioni, nell’assistenza documentale e testimoniale, nella messa a disposizione di tutti gli elementi necessari per la prova della validità sostanziale dei diritti azionati

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CHECK LIST ANTICONTRAFFAZIONE

Quali sono le norme più rilevanti che tutelano nel paese di interesse i diritti di PI, quali sono gli eventuali punti deboli e quali le mie possibilità di porvi rimedio o comunque di attenuarne gli effetti?

E’ disponibile una tutela in sede sia civile sia penale, e quale è più efficace delle due in relazione ai problemi di contraffazione ai quali verosimilmente andrò incontro?

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Quali risarcimenti danni – spese legali posso ragionevolmente attendermi a seguito dell’instaurazione di un’azione in sede civile e/o penale?

E’ possibile presentare presso un’unica autorità centrale un’istanza di sorveglianza / blocco merci in dogana destinata ad avere effetto per un certo periodo di tempo?

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Il portafoglio diritti PI di cui posso disporre è consistente con il tipo di prodotti da me commercializzati – fatti realizzare in loco?

Si tratta di diritti validi sia sul piano sostanziale sia su quello formale?

Quale riconoscimento è dato al marchio celebre, sia a livello di protezione ultramerceologica, sia a livello di sanzioni eventualmente accresciute per la sua usurpazione?

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Quale riconoscimento è dato al marchio utilizzato in via di fatto ma non registrato?

Quale protezione è data al modello ornamentale non registrato??

La protezione delle forme dei prodotti è conseguibile unicamente attraverso la loro registrazione come modello ornamentale o come marchio tridimensionale, ovvero è disponibile anche per diritto d’autore, per il tramite delle norme che reprimono la concorrenza sleale e/o proteggono il trade dress?

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INDIA E BRASILEAccordi Multilaterali maggiormente

rilevanti INDIA Convenzione di Unionedi Parigi per la protezionedella proprietà industriale del 1883

Trade related aspects ofintellectual property rights(TRIPS)

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BRASILE Convenzione di Unionedi Parigi per la protezionedella proprietà industrialedel 1883

Trade related aspects ofintellectual property

rights (TRIPS)

Convenzione di Berna perla protezione delle opere artistiche e letterarie

Universal copyrightconvention (UCC)

Patent Cooperation Treaty

(PCT)

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Convenzione di Berna per

la protezione delle opere artistiche e letterarie

Universal copyrightconvention (UCC)

Patent Cooperation Treaty

(PCT)

Accordo dell’Aja per laregistrazione internazionaledei disegni e modelli

Accordo di Nizza del 1957sulla ClassificazioneInternazionale dei Prodotti eServizi in relazione allaregistrazione di marchio

Accordo di Lisbona 1958sulla protezionedenominazione di origine

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NORMATIVE NAZIONALI MAGGIORMENTE RILEVANTI

INDIA

Legge Marchi del 1999, entrata in vigore il 15 settembre 2003

Legge sui disegni e modelli ornamentali del 2000

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BRASILE

Costituzione federale del 1988, art. 5, XIX: Assicura protezione legale alle invenzioni, ai marchi, ai nomi commerciali e altri segni distintivi

Legge sul diritto d’autore del1957

International Copyright Order 1999

Legge brevetti del 1970

Legge sulle indicazioni geografiche ed origine dei prodotti

Giurisprudenza

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Codice della Proprietà Industriale: legge 9279/96 e Regolamenti di attuazione n. 161/02 (registrazione disegni industriali), 154/99 (registrazione marchi)

Legge sul diritto d’autore, legge n. 9610/98

Codice Penale

TUTELA IN SEDE CIVILE E PENALE

INDIA

Azioni in sede civile

Fase cautelare efficace, possibilità di ottenere in tempi rapidi provvedimenti di inibitoria e sequestro inaudita altera parte in 2/3 giorni lavorativi, mentre la fase cautelare comprensiva di udienza comporta tempi nell’ordine di 9/12 mesi ed è soggetta ad appello.

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BRASILE

Azioni in sede civile

Provvedimenti cautelari di inibitoria e sequestro sono ottenibili ex parte in 2 / 3 giorni lavorativi dalla richiesta; nel caso in cui il giudice ritenga necessario una fase dibattimentale la pronuncia viene resa in 2/3 mesi; è prevista la possibilità di appello, ed è

Le condizioni per ottenere un provvedimento di inibitoria sono:

i) Fumus bonis iuris;

ii) Assenza di ritardo manifestamente ingiustificato nel promuovere l’azione;

iii) Balance of convenience a favore della richiedente;

iv) Insufficienza del risarcimento danni al fine di ristabilire la situazione ante violazione e

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ragionevole attendersi una decisione di questa fase nei 3 / 4 mesi successivi.

I provvedimenti ottenuti in sede cautelare possono essere resi permanenti solo a seguito dell’instaurazione di un giudizio di merito, e questo va promosso nei 30 giorni successivi all’ordinanza con la quale il giudice ha disposto le misure cautelari.

v) Periculum in mora.

Fase di merito (necessaria per confermare i provvedimenti cautelari), comporta tempi nell’ordine dei 5 / 7 anni per una decisione di primo grado.

In sede civile è possibile ottenere misure di inibitoria e sequestro, ordini di esibizione di documenti e inventari, disposizioni conservative di prodotti, documenti o altri elementi probatori,

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Condizioni per l’ottenimento di tali misure sono il periculum in mora e il fumus boni iuris, quest’ultimo spesso accertato tramite CTU in caso sussista una fase dibattimentale.

Per ottenere una decisione di primo grado sono mediamente necessari dai 5 agli 8 anni.

In media i costi per la fase cautelare oscillano tra i 5 e i 10.000€, anche in

ordinanze limitative della facoltà del convenuto di disporre o cedere i propri beni in modo tale da limitare la possibilità per l’attore di ottenere risarcimenti danni, rimborsi spese legali.

I costi dell’azione dipendono in larga misura dal numero di udienze, ma possono stimarsi in 3/5.000€ per la fase cautelare e in 4/8.000€ per la

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dipendenza di CTU e CTP mentre i costi per un primo grado di giudizio oscillano tra i 40 e i 50.000€.

I costi risarcibili sono solo quelli propri del Tribunale, che di solito non superano il 10/15% del costo totale della lite.

Azioni in sede penale

Disponibili a fronte di registrazioni di marchi, disegni e modelli, nonché in caso di violazione di norme

fase di merito; sono riconosciuti risarcimenti spese legali che possono arrivare al 40% delle spese effettivamente sostenute.

Azioni in sede penale

Disponibili solo per ciò che attiene ai marchi registrati; presenza dell’elemento soggettivo del dolo indispensabile; non obbligatorietà dell’azione penale.

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che reprimono la concorrenza sleale. Il dolo è necessario ed è prevista responsabilità penale degli amministratori di società. La sanzione è in tutti i casi l’arresto da 3 mesi a un anno, o in alternativa il versamento di una pena pecuniaria; la pena detentiva è aumentata da 1/3 alla metà nel caso il marchio usurpato sia stato riconosciuto essere noto, ovvero sia un marchio collettivo.

2 opzioni:

i) Richiesta di intervento alla polizia federale, ma questa non procede se non ha precedentemente ottenuto l’opinione dell’Ufficio Marchi circa la sussistenza di una contraffazione, e ciò può richiedere diversi mesi.

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La pena pecuniaria oscilla da un minimo di 50 ad oltre 270.000 US$ e può essere aumentata sino a 10 volte in vista delle condizioni economiche del contraffattore e delle circostanze del caso.

La procedura prevede che si depositi un ricorso per ricerche e sequestro al fine di ottenere prova del reato;

ii) Querela innanzi al Magistrato territorialmente competente, che può discrezionalmente:

-ritenere che non si debba procedere con l’azione;

- disporre indagini da parte della polizia e quindi eventualmente emettere un’ordinanza di sequestro;

-emettere da subito un’ordinanza di sequestro.

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Il provvedimento del giudice viene eseguito da due esperti nominati dal Tribunale e da due ufficiali giudiziari, che possono farsi assistere dalla polizia federale; gli esperti dovranno utilizzare il materiale probatorio ottenuto per presentare una relazione al giudice; se questa è favorevole al querelante, verrà disposto un raid e questi avrà 30 giorni di tempo dalla notifica per instaurare un’azione in sede penale.

Le sanzioni statutarie prevedono l’arresto per un periodo da 6 mesi a 3 anni, una multa per un importo oscillante tra i (circa) 1.000 e i (circa) 4.000€.

Dalla data del sequestro, una sentenza di primo grado è generalmente resa in 4 / 6 anni mentre i costi dell’azione oscillano tra i 3 e i 4.000€.

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Per ottenere una sentenza definitiva saranno mediante necessari dai 7 ai 9 anni, e i costi sono nell’ordine di 2.500€ per la fase “preliminare” e in media pari a 6/8.000€ per la costituzione di parte civile e sino alla sentenza di primo grado.

RISARCIMENTI DANNIINDIA

Sono risarcibili il danno emergente e il lucro cessante; l’attore deve provare entrambi, e l’approccio al riguardo dei giudici locali è molto conservatore arrivando ad escludere non solo i danni “punitivi”, ma anche quelli la cui determinazione è il frutto di ragionevoli presunzioni, come nel caso del prezzo del cosiddetto “prezzo del consenso”.

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BRASILE

Sono risarcibili il danno emergente e il lucro cessante; per ciò che attiene al lucro cessante, la parte danneggiata può scegliere, a sua discrezione, tra:

i) una somma corrispondente all’utile che avrebbe realizzato a seguito dell’utilizzo diretto del diritto violato;

ii) l’utile del contraffattore;

iii) il cosiddetto “prezzo del consenso”.

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ISTANZA DI SORVEGLIANZA – BLOCCO MERCI IN DOGANA

INDIA

Il Customs Act del 1962 e il Regolamento Attuativo 18 gennaio 1964 proibiscono espressamente l’importazione di prodotti recanti contraffazioni di marchi e di disegni / modelli registrati; l’art. 111 (d) del Customs Act prevede peraltro il divieto di importazione di qualsivoglia prodotto che violi qualsivoglia altra legge

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BRASILE

Ai sensi dell’art. 198, Codice Proprietà Industriale, le autorità doganali possono, d’ufficio o a richiesta di qualsivoglia interessato, procedere al sequestro di prodotti importati prima della loro immissione in libera pratica, ove questi rechino marchi o indicazioni d’origine

in vigore al momento dell’importazione: quindi anche articoli che costituiscono violazione di diritti di brevetto o d’autore. Non è disponibile alcun regolamento che consenta il deposito presso un’autorità centrale di un’istanza di sorveglianza / blocco merci in dogana destinata a rimanere attiva per un certo periodo di tempo. E’ possibile depositare singole istanze di sequestro presso autorità doganali locali in relazione a specifiche fattispecie.

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contraffatti o imitati.

I decreti attuativi n. 4543/2002 e 4765/2003 emessi dalla Federal Revenue Authority specificano che le dogane devono notificare il sequestro al titolare dei diritti che assumono essere stati lesi; questi avrà 10 giorni lavorativi (estendibili per altri 10) per instaurare un procedimento in sede civile o penale e per ottenere un ordine del giudice a conferma del sequestro.

Le autorità doganali non conducono autonomamente alcuna attività di sorveglianza / sequestro.

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I regolamenti attuativi in questione hanno esteso il blocco merci in dogana alla materia del diritto d’autore, e richiedono la prestazione di una garanzia (entro il medesimo termine in precedenza esaminato) di ammontare non superiore al valore dichiarato delle merci.

Non è possibile presentare presso un’unica autorità un’istanza di sorveglianza / blocco merci in dogana destinata a rimanere attiva per un certo periodo.

E’ possibile presentare presso la Federal Customs Authority un dossier informativo sui marchi, prodotti, modalità di identificazione dei prodotti stessi, importatori e altri indicazioni che si assumano idonee ad agevolare l’intervento delle dogane, con richiesta di diffonderlo presso le autorità doganali locali; ciò comunque non crea in capo a queste alcun onere di dar corso ad un regolare servizio di sorveglianza e sequestro dei prodotti contraffatti.

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PROTEZIONE OFFERTA AL MARCHIO CHE GODE DI

RINOMANZAINDIA

L’art. 29 Legge Marchi prevede il superamento del principio di specialità in relazione ai marchi che godono di rinomanza, a condizione che nella specie possano verificarsi le condizioni alternative dell’ingiusto vantaggio /

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BRASILE

Gli artt. 125 e 126 del Codice Proprietà Industriale assicurano una protezione rafforzata ai marchi celebri (art. 126) e ai marchi che godono di rinomanza (art. 125).

I primi sono protetti a prescindere dalla loro

lesione al carattere distintivo o alla reputazione del marchio che gode di rinomanza. Anche anteriormente all’entrata in vigore di questa norma la giurisprudenza locale aveva riconosciuto ai marchi che godono di rinomanza sia il superamento del principio di specialità (marchio MERCEDES BENZ per biancheria intima) sia l’azionabilità in assenza di registrazione nei confronti di usurpatori locali che avessero conseguito una registrazione per i medesimi

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registrazione in Brasile in relazione ai prodotti per i quali la notorietà è stata conseguita all’estero, e a condizione che sussista un rischio di confusione sul mercato; i secondi devono essere oggetto di registrazione in Brasile e possono essere azionati prescindendo dal principio di specialità. Non sono previste a livello normativo le condizioni alternative dell’ingiusto vantaggio / lesione del carattere distintivo o della reputazione discplinato

prodotti per i quali fosse stata conseguita la notorietà all’estero (marchio WHIRLPOOL). Le norme non prevedono espressamente quali siano le condizioni da soddisfare affinché un marchio venga considerato godere di rinomanza; la giurisprudenza ha elaborato principi del tutto affini a quelli elaborati dalla giurisprudenza europea (percentuale di riconoscimento presso il pubblico, intensità e durata dell’utilizzo, anche pubblicitario).

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del marchio che gode di rinomanza.

I regolamenti 27 gennaio 2004 n. 110 e 13 dicembre 2005 n. 121 hanno le condizioni di operatività dell’art. 125; in particolare:

i) Il riconoscimento della notorietà di un marchio può avvenire solo a seguito di un procedimento di opposizione e/o di un’azione di cancellazione nei confronti di una registrazione di terzi, a fronte di specifica richiesta in tal senso da parte del

titolare del diritto.

ii) I requisiti che devono essere soddisfatti sono in larga parte simili a quelli

elaborati dalla giurisprudenza europea (tra gli altri durata dell’uso del marchio sul mercato in Brasile e all’estero, percentuali di conoscenza presso il pubblico dei consumatori in Brasile e all’estero, fatturati vendita e pubblicità in Brasile e all’estero).

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iii) La decisione che riconosce lo status di marchio che gode di rinomanza viene annotata nel Registro Marchi e produce effetti per i cinque anni successivi.

Marchi quali FIAT, PIRELLI e MACDONALDS sono stati riconosciuti godere di rinomanza e gli effetti di tale decisione sono apprezzabili anche sul piano della tutela penale (inasprimento della sanzione).

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PROTEZIONE RICONOSCIUTA AL MARCHIO DI FATTO

INDIA

La registrazione del marchio ha valore dichiarativo, mentre l’uso ha valore costitutivo del diritto.

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BRASILE

La registrazione è costitutiva dei diritti di marchio; nondimeno, tra gli atti di concorrenza sleale previsti all’art. 2, paragrafo 5, Codice di Proprietà Industriale vi è anche la diversione di clientela,

e in questa fattispecie la giurisprudenza ha fatto rientrare casi di adozione di segni distintivi non registrati a tutti gli effetti qualificabili come marchi.

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PROTEZIONE CONCESSA AL MODELLO ORNAMENTALE

NON REGISTRATO

INDIA

La registrazione è costitutiva del diritto.

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BRASILE

La registrazione è costitutiva del diritto.

FORMA DEI PRODOTTI: Protezione come modello ornamentale, marchio tridimensionale, diritto d’autore, trade dress, per concorrenza sleale

INDIA

E’ possibile registrare modelli ornamentali ovvero marchi tridimensionali; è possibile altresì, dimostrando la capacità distintiva della forma, e a condizione che nella specie sussista un rischio di

BRASILE

Una forma può essere protetta registrandola come marchio tridimensionale o come modello ornamentale; la medesima forma può essere oggetto di entrambe le protezioni ricorrendone - 39 -

confusione, ottenere protezione tramite le norme che reprimono la concorrenza sleale per passing off. Il Copyright Act 1957 prevede, nella sua ultima formulazione, che la registrazione di una forma sulla base del Design Act 2000 la renda insuscettibile di protezione per diritto d’autore; anche se non registrata come modello ornamentale, qualsivoglia forma cessa di essere proteggibile per diritto

i presupposti di legge.

In linea di principio, il diritto d’autore protegge le opere che non hanno avuto applicazione industriale e che non sono destinate a produzioni di massa, ma la definizione di “opera d’arte” contenuta nella legge sul diritto d’autore è sufficientemente estesa da ritenere possibile l’applicazione anche a oggetti di industrial design.

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d’autore allorquando è stata replicata in più di 50 esemplari. A livello giurisprudenziale, è stata peraltro riconosciuta l’azionabilità del diritto d’autore sui disegni di stampi. Se una medesima forma si presta ad essere registrata come marchio tridimensionale e come modello ornamentale, è possibile il cumulo delle tutele.

L’art. 2, paragrafo 5 Codice Proprietà Industriale prevede tra le diverse fattispecie anche la diversione di clientela, e secondo la giurisprudenza in ciò rientrano riproduzioni di forme di prodotto non protette da marchi tridimensionali o registrazioni di modello ornamentale, a condizione che queste forme siano

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distintive e che pertanto si realizzi un rischio di confusione sul mercato.

La giurisprudenza ha protetto quale trade dress caratteristiche del packaging di prodotti in concorrenza tra loro che adottavano i medesimi colori ed elementi figurativi concettualmente identici, anche in presenza di marchi del tutto diversi;

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tra le altre: Laboratorio Americano de Farmacoterapia S.A. vs. Laboratorio Sedabel Limitada, Corte d’Appello di Rio de Janeiro, 6a Camera, Sentenza n. 638/88 del 28 aprile 1988 sul packaging di saponette a marchio TCIRGAN e SOAPEX

CONCLUSIONI

* * *Avv. Carlo Alberto DemichelisJACOBACCI & PARTNERS S.p.A.

E-mail: cdemichelis@jacobacci.comTel.: 011-2440311