introduzione all’utilizzodei marchi per le piccolee medie imprese

La proprietà intellettualee l’ impresa

Creare uN marChio

Novembre 2008

Per maggiori informazioni si prega di contattare

META GroupT. +39 0744 248220

Fax +39 0744 248046

e-mail:info@meta-group.com

1N°

ww

w.k

sour

ce.it

Clausola di esclusione: Le informazioni fornite non hanno caratterelegale, vista la funzione divulgativa di questa pubblicazione.Questa pubblicazione è stata adattata e riprodotta con il consensodell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale (OMPI),titolare del diritto di autore sulla versione originale inglese, disponibileall’indirizzo www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. Di conseguenza, l’OMPI non è responsabile della correttezza edesattezza della versione adattata, per la quale la Seconda Universitàdegli Studio di Napoli assume piena ed intera responsabilità.

Senza previa autorizzazione del titolare del copyright, è vietata lariproduzione parziale o totale di questa guida con qualsiasi mezzoelettronico e meccanico, eccetto nei casi previsti dalla legge.:

Su altre questioni della proprietà intellettuale, trattate soprattutto da un punto di vista commerciale

www.wipo.int/sme/en/index.html

Sui marchi in generale

AboutIP al sito OMPI www.wipo.int/about-ip/en/

International Trademark Association www.inta.org

Sugli aspetti pratici relativi alla registrazione dei marchi, si veda l’elenco dei siti web degli uffici

marchi regionali e nazionali contenuti nell’Appendice I, o all’indirizzo:

http://www.wipo.int/news/en/link/ipo_web.htm

Sul sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi

www.wipo.int/madrid/en/index.html

Per un elenco di base di dati on-line sui marchi, gestite da uffici che si occupano di proprietà

industriale nel mondo

www.ecommerce.wipo.int/databases/trademark/index/html

Sulla classificazione internazionale di prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi ai sensi

dell’Accordo di Nizza

www.wipo.int/classifications/en/index.html (alla voce Accordo di Nizza)

Sulla classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi ai sensi della Convenzione di

Vienna

www.wipo.int/classifications/en/index.html (alla voce Accordo di Vienna)

Sui conflitti fra nomi di dominio e marchi

www.ecommerce.wipo.int/domains/

www.icann.org

Sulle procedure alternative di risoluzione delle controversie per i nomi di dominio

http://arbiter.wipo.int/domains

International Classification of the Figurative Elements of Marks under the Vienna Agreement

www.wipo.int/classifications (under Vienna Agreement)

The conflict between trademarks and domain names and on alternative dispute resolution

procedures for domain names

www.arbiter.wipo.int/domains

www.icann.org

A list of the online trademark databases maintained by industrial property offices throughout the

world is available at

www.arbiter.wipo.int/trademark

Table of ContentsPage

Marchi d’ impresa 3

La protezione dei marchi 6

I tipi di marchio 15

Utilizzare i marchi 17

Far rispettare il marchio 21

1.

2.

3.

4.

5.

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 1

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 2

3

1. Marchi d’impresa

Cos’ è un marchio?Il marchio è un segno che permette di

distinguere i prodotti o i servizi prodotti o

distribuiti da un’ impresa, da quelli delle altre

imprese.

L’Art. 7 del Codice Italiano dellaProprietà Industriale (d’ora innanzianche denominato c.p.i.) precisa che“Possono costituire oggetto diregistrazione come marchio d’impresatutti i segni suscettibili di essererappresentati graficamente, inparticolare le parole, compresi i nomidi persone, i disegni, le lettere, le cifre,i suoni, la forma del prodotto o dellaconfezione di esso, le combinazioni ole tonalità cromatiche, purché sianoatti a distinguere i prodotti o i servizi diun’impresa da quelli di altre imprese.”Da questo elenco non esaustivo, si notache sono in particolare suscettibili dicostituire un valido marchio le lettere, lecifre, la forma del prodotto o della suaconfezione (si pensino ad esempio ainumerosi marchi tridimensionali diBulgari per le bottiglie di suoi profumi).Ci si è chiesto se poteva costituireoggetto di marchio ogni singoloelemento (ad esempio una sola lettera,una sola cifra, un colore) o se alcontrario, tali segni fossero considerativalidi solo in una loro particolare

Marchio figurativo

Marchio misto di esclusivatitolarità della Sangemini S.p.a.

Marchio di forma o tridimensionale

Marchio tridimensionale di esclusiva titolaritàdella Birra Peroni S.p.A.

configurazione o combinazione: aquesto proposito, è da ritenere chesono suscettibili di costituire un validomarchio i segni composti anche da unasola lettera, da una sola cifra (la F diFendi per esempio, la V di Valentino,la 5 di una notissima rete televisivaitaliana) anche se, almeno al momentodel loro deposito, tali segni possonoessere considerati come deboli, vale adire dotati di scarsa capacità distintiva.

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 3

4

La forma del prodotto o del suoconfezionamento può costituire unvalido marchio, a condizione che ilsegno in questione non sia costituitoesclusivamente dalla forma impostadalla natura stessa del prodotto (sitratta della forma naturale delprodotto e quindi di una forma privadi capacità distintiva), dalla forma delprodotto necessaria per ottenere unrisultato tecnico (proteggibileesclusivamente da un brevetto o da unmodello di utilità) o dalla forma che dàun valore sostanziale al prodotto.(Art.9 c.p.i.).

L’Art. 7 c.p.i. cita anche nell’elenco deisegni suscettibili di costituire un validomarchio i suoni. Infatti può costituireun marchio valido un suono, acondizione che sia rappresentatograficamente, mediante unpentagramma dettagliato, illustrandole note musicali.L’Art. 7 c.p.i. indica altresì che lecombinazioni o tonalità cromatichepossono costituire un valido marchio.Con questa definizione, si esclude chepossa costituire un valido marchio uncolore puro, perché si ritiene che l’usodello stesso non possa essereesclusivamente riservato ad un solotitolare.

Anche se l’Art. 7 c.p.i. non li citaespressamente, fanno parte dei segnisuscettibili di costituire un validomarchio gli slogan pubblicitari, ovveroi messaggi che incitano all’acquisto diprodotti e dei servizi di riferimento, acondizione tuttavia che presentino uncarattere distintivo, vale a dire che sitratti di un segno che possa esserepercepito, dal pubblico deiconsumatori di riferimento, come unostrumento d’identificazione dell’originecommerciale dei prodotti o dei serviziconsiderati, così consentendone senzapossibilità di confusione la distinzioneda quelli dei concorrenti. Ad esempio,è stato depositato come marchiod’impresa lo slogan pubblicitario dellafamosa catena di arredamento MondoConvenienza “La forza è il nostroprezzo” depositato anche come branomusicale “jingle”.Infine, si ritiene che nell’elenco nonesaustivo dell’Art. 7 c.p.i. siano anchericompresi i marchi olfattivi, acondizione che essi possano formareoggetto di una rappresentazionegrafica chiara, precisa, completa,facilmente accessibile, intelligibile,durevole ed oggettiva. Nel caso di unmarchio olfattivo, i requisiti dirappresentazione grafica sembranonon soddisfatti attraverso una formulachimica, una descrizione formulata per

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 4

iscritto, il deposito di un campione ola combinazione di tali elementi.

Che funzione ha il marchio?La principale funzione del marchio èquella di permettere ai consumatori diidentificare un prodotto (sia esso unbene, o un servizio) di una determinataimpresa in modo da distinguerlo daprodotti simili o identici, forniti daimprese concorrenti.

Una volta che è stato soddisfatto da undeterminato prodotto, il consumatoretende a ricomprarlo o riusarlo. Ma perpoter fare ciò, deve poter distinguerefacilmente fra prodotti identici,o simili. Consentendo alle imprese didifferenziarsi e differenziare i propriprodotti da quelli della concorrenza, imarchi svolgono un ruolo centrale nellestrategie di marketing e promozionedel nome dell’impresa, contribuendoall’affermazione dell’immagine e dellareputazione dei prodotti agli occhi delconsumatore. È attraverso questo processo cheun’impresa costruisce un rapporto difiducia con i propri clienti. Una fiduciache è fondamentale per l’acquisizionedi quote di mercato e il rafforzamentodella propria immagine. Spesso ilconsumatore sviluppa un attaccamentoaffettivo nei confronti di certi marchi,

5

sulla base delle qualità o caratteristicheintrinseche dei prodotti contrassegnatida tali marchi. Inoltre i marchiforniscono alle imprese un incentivo adinvestire nel mantenimento emiglioramento della qualità deiprodotti, perché è vitale che i prodotticontrassegnati da un certo marchiomantengano un’immagine positiva.

The Value of TrademarksUn marchio scelto e costruito con cura ha

un valore commerciale considerevole per

la maggior parte delle imprese. Per alcune

di esse, il marchio può addirittura costituire

il bene di maggior valore. Si pensi al

valore di alcuni fra i marchi più famosi al

mondo, come Coca-Cola o IBM, che

valgono oltre 50 miliardi di dollari

ciascuno. I consumatori attribuiscono

valore ai marchi, alla loro reputazione, alla

loro immagine ed alle qualità dei prodotti

ad essi associati. Essi sono disposti a

pagare un prezzo più alto per un prodotto

contrassegnato da un marchio a loro noto

e che corrisponde alle loro aspettative.

Ecco perché l’ essere titolare di un

marchio che gode di una buona

reputazione presso il consumatore,

attribuisce ad un’ impresa un notevole

vantaggio rispetto ai concorrenti.

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 5

Perché la vostra impresa dovrebbeproteggere i suoi marchi?Mentre la maggior parte delle impreseè consapevole dell’importanza diricorrere ai marchi per differenziare ipropri prodotti da quelli deiconcorrenti, non tutte si rendono contodell’importanza di proteggere i marchiattraverso la loro registrazione.

Un marchio registrato attribuisce ildiritto esclusivo ad impedirel’utilizzazione, da parte di altre imprese,dello stesso marchio, o di un marchiosimile (e dunque idoneo a confondere iconsumatori), nella commercializzazionedi prodotti identici, o simili, a quellidella vostra impresa.

Non registrando il marchio, rischiate dicompromettere gli investimenti fatti perpromuovere la vendita di un prodotto.Questo perchè un’impresa concorrentepotrebbe adottare un marchio simile alvostro per prodotti identici o simili ed iconsumatori, che erano soliti acquistarei vostri prodotti, potrebbero dirigersiverso i prodotti del vostro concorrente,confondendoli con i vostri. Cosa che,oltre a far diminuire i profitti dellavostra impresa, ne danneggerebbe siala reputazione che l’immagine,soprattutto se il prodotto del

concorrente è di qualità inferiore alvostro.

Dato il valore dei marchi e l’importanzache un marchio può avere neldeterminare il successo di un prodotto,è fondamentale che proteggiate i vostrimarchi in tutti i paesi di esportazionedei vostri prodotti.

Inoltre, un marchio registrato puòessere concesso in licenza, procurandocosì alla vostra impresa un’ulteriorefonte di reddito. Un marchio registratopuò anche costituire la base per uncontratto di franchising.

Talvolta un marchio registrato edavente una buona reputazione presso iconsumatori, può anche servire perottenere finanziamenti dagli istitutibancari.Questi infatti sono sempre piùconsapevoli del ruolo dei marchi neldeterminare il successo di un’impresa.

6

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 6

I marchipermettono al consumatore di

distinguere prodotti simili, provenienti

da imprese differenti;

consentono alle imprese di

differenziare i loro prodotti;

sono strumenti di marketing e la base

su cui costruire l’ immagine e la

reputazione dell’ impresa;

possono essere concessi in licenza e

quindi costituire una fonte di reddito

addizionale ( royalties);

sono una componente fondamentale

dei contratti di franchising;

stimolano le imprese ad investire nel

mantenimento o nel miglioramento

della qualità dei prodotti;

possono facilitare l’ ottenimento di

finanziamenti.

2. La protezione deimarchi

Come proteggere i marchi dellavostra impresa?La protezione di un marchio puòessere ottenuta attraverso laregistrazione o anche solo attraversol’uso. Tuttavia, Vi consigliamo diregistrare il Vostro marchio pressol’Ufficio Italiano dei Brevetti e Marchi(UIBM), sia direttamente presso la sededell’Ufficio a Roma, sia attraverso unadelle camere di commercio esistenti inogni provincia del territorio italiano.La registrazione del marchio offrirà unamaggiore protezione, soprattutto incaso di conflitto con un marchioidentico o simile.

Per registrare un marchio, l’interventodi un mandatario, anche se nonobbligatorio, è sempre molto utile,perché è in grado di verificare edanalizzare con professionalità,attraverso una c.d. ricerca dianteriorità, la disponibilità all’uso e/oalla registrazione del segno di Vostrointeresse. Tale ricerca segnala infattil’esistenza di segni distintivi identicie/o confondibilmente simili al vostro inun determinato territorio protetti comemarchio/insegna/denominazionesociale, ecc, sul territorio.

7

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 7

limitata).Il marchio, invece, è il segno checontraddistingue i prodotti della vostraimpresa. Un’impresa può possederediversi marchi. Per esempio, BlackmarkInternational S.p.A. può vendere unprodotto con il marchio BLACKMARKed un altro prodotto con il marchioREDMARK. Le imprese possonoutilizzare un marchio per identificaretutti i loro prodotti o una particolarecategoria o uno specifico tipo. Anchese alcune imprese utilizzano il proprionome commerciale come marchio,sarebbe consigliabile proteggerloanche come marchio.

Il deposito di una domanda diregistrazione per marchio si effettuadirettamente presso l’UIBM oattraverso la camera di commerciodella provincia di residenza. Il depositodi una domanda di marchio online nonè possibile al momento in Italia, salvotramite un mandatario marchioabilitato.

La registrazione di un nomecommerciale si effettua esclusivamentepresso la Camera di Commercio dellaprovincia della sede legale dellasocietà.

8

Con l’avviso positivo del mandatario aldeposito del Vostro segno comemarchio, eviterete certamente ulterioripotenziali conflitti con titolari di segniidentici e/o confondibilmente similievitando che terze persone possanoostare al libero e valido uso del segnoda Voi proposto conoscendo allostesso tempo la forza o la debolezzadel vostro segno strettamenteconnesse alla sua capacità distintiva.

La registrazione del nomecommerciale (ragione sociale oditta) della vostra impresa equivalealla registrazione del marchio?No. La registrazione di un’impresa edella sua ragione sociale/nomecommerciale presso la Camera diCommercio non equivale allaregistrazione del marchio. Nomecommerciale e marchio d’impresa sonodue concetti ben distinti e, nonostantevengano spesso confusi, è essenzialecomprenderne la differenza.

Il nome commerciale è ladenominazione completa della Vostraimpresa e ne permettel’identificazione. Per esempio:Blackmark International S.p.A. terminain S.p.A., s.r.l. o simili sigle indicanti laforma giuridica dell’impresa (societàper azioni, società a responsabilità

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 8

delle categorie di segni che ingenerale, non sono registrabili comemarchi. In questo caso, si parla di“Impedimenti Assoluti” allaregistrazione di marchio.L’UIBM effettua un controllo circa gliimpedimenti assoluti alla registrazionedi un marchio e rifiuterà pertanto unadomanda qualora presenti:

Termini generici: L’Art. 12.1 c.p.i.esclude la validità dei marchi che“consistano esclusivamente in segnidivenuti di uso comune nellinguaggio corrente o negli usicostanti del commercio”. Allostesso modo, l’Art. 13.1. c.p.i.dispone che non possono costituireoggetto di registrazione comemarchio “i segni privi di caratteredistintivo e in particolare quellicostituiti esclusivamente dalledenominazioni generiche diprodotti o servizi”.Per esempio, se la vostra impresacercasse di registrare il marchioSEDIE per vendere delle sedie, lasua domanda verrebbe sicuramenterigettata in quanto il termine“sedia” è il termine generico delprodotto.

Termini descrittivi: Lo stesso Art.13.1 c.p.i. vieta la registrazione di

UIBMVia Molise 1900187 RomaTel. +39 06 47055654Email: info@uibm.gov.itWebsite: www.uibm.gov.it

Chi può chiedere la registrazione diun marchio? L’Art. 19 c.p.i. precisa che “Puòottenere una registrazione per marchiod’impresa chi lo utilizzi o si propongadi utilizzarlo nella fabbricazione ocommercio di prodotti o nellaprestazione di servizi della propriaimpresa o di imprese di cui abbia ilcontrollo o che ne facciano uso con ilsuo consenso”.Si può trattare sia di una personafisica, sia di una persona giuridica.

Un’impresa è obbligata a registrarei propri marchi?No. Tuttavia è nel vostro interesse farlo,perché solo la registrazione attribuiscediritti esclusivi che consentono diimpedire l’uso non autorizzato delmarchio da parte di terzi.

Quali sono le principali ragioni percui la domanda di registrazione diun marchio può essere rigettata?Prima di registrare un marchio, èopportuno considerare che esistono

9

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 9

marchio non è oggetto di esclusiva.Allo stesso modo, è statodichiarato non validamenteregistrabile il marchio “Mariola”per contraddistinguere dei salami,in quanto quel termine venivausato in alcune località del bassoparmese, del piacentino, delcremonse per descrivere unparticolare tipo di insacato (Trib.Milano, 16 dicembre 2004 in Giur.An.Dir.Ind. 2006 n.4956/2).

Marchi decettivi: l’Art. 14.1 bprevede che non sono registrabilicome marchi “i segni idonei adingannare il pubblico in particolaresulla provenienza geografica, sullanatura o sulla qualità dei prodotti eservizi”. Si tratta di marchi decettiviin sé, come ad esempio il marchiowoollness per abbigliamento infibra sintetica, ovvero il marchio diun produttore di olio d’oliva checontiene le indicazioni geografiche“Imperia e/o Oneglia” allorchèl’olio da lui prodotto proviene inrealtà da altre località ed inparticolare da Paesi diversidall’Italia (Trib. Torino, 9 dicembre2004 in Giur.An.Dir.Ind. 2005n.4845/1).Si tratta di quei marchi chepotrebbero trarre in inganno il

marchi composti da “segnicostituiti esclusivamente daindicazioni descrittive che ad essi siriferiscono come i segni che incommercio possono servire adesignare la specie, la qualità, laquantità, la destinazione, il valore,la provenienza geografica ovverol’epoca di fabbricazione delprodotto e della prestazione diservizio, o altre caratteristiche delprodotto o servizio.”Talvolta, in commercio, alcuneparole sono considerate sinonimodi un certo tipo di prodotti. Eccoperché è difficile che la parolaDOLCE possa essere accettatacome marchio per la vendita dicioccolato. In effetti, non sarebbegiusto attribuire ad un singoloproduttore di cioccolato l’utilizzoesclusivo della parola DOLCE per lacommercializzazione dei propriprodotti. Allo stesso modo èprobabile che termini qualitativi oelogiativi come RAPIDO,MIGLIORE, CLASSICO, oINNOVATIVO diano luogo a similiobiezioni, a meno che non sianoparte di un marchio complesso, ocomposto, avente caratteredistintivo. In tali casi, può esserenecessario apporre un disclaimerche chiarisca che quella parte del

10

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 10

consumatore in relazione allanatura, alla qualità o all’originegeografica del prodotto. Peresempio, un marchio raffiguranteuna mucca per contrassegnare unprodotto vegetale come lamargarina, è suscettibile di essererigettato in quanto potenzialmenteingannevole per il consumatore,che potrebbe essere indotto adassociarlo a prodotti di origineanimale come, per esempio, ilburro.

Marchi contrari all’ordinepubblico o al buon costume:Gli Arrt. 14.1° e 25.1b c.p.i.precisano che sono nulli i marchicontrari all’ordine pubblico o albuon costume. In genere, parole o illustrazionisuscettibili di violare regole moralio religiose di comune accettazione,non possono essere registratecome marchi. Ad esempio, ilmarchio avente ad oggetto unalettera A maiuscola accompagnatada due punti impressi in modo dafar trasparire la rappresentazione didue figure umane stilizzate nelcompimento di un atto sessualenon è stato accolto dall’UIBM comemarchio in quanto appare contrarioal buon costume, perché nel caso

11

di specie “la modalità graficautilizzata introduceva unarappresentazione di tipo dinamicorelativa ad un comportamentosessuale, che come tale deveessere valutata con maggiorerigore” (Trib. Milano, 17 dicembre2005 ord. In Giur An Dir. Ind. 2006n.4990/2).

Bandiere, stemmi nobiliari, sigilliufficiali ed emblemi di Stati edorganizzazioni internazionali il cuinome è stato ufficialmentecomunicato all’OMPI non sonoregistrabili come marchi.L’UIBM si limita ad effettuare uncontrollo sugli impedimenti assolutialla registrazione e non controllaassolutamente gli c.d. impedimentirelativi alla registrazione, vale a direi possibili conflitti con segni distintivianteriori identici o simili a quellodepositato.Infatti, anche se il c.p.i. prevede, nelsuo Art. 176 che i titolari di undiritto anteriore possono presentareopposizione avverso la domanda diregistrazione di un marchio) entro unperiodo di tre mesi dallapubblicazione della domanda, talearticolo non è ancora entrato invigore in Italia, perché mancaancora, da diversi anni, il

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 11

Regolamento di applicazionerelativo alla proceduraamministrativa di opposizione.Pertanto, allo stato, nessun controlloviene effettuato dall’UBIM circa unpossibile conflitto tra la vostradomanda di marchio ed un segnodistintivo anteriore identico o simile.

Alla luce di quanto esposto, primadel deposito di un marchio, siconsiglia vivamente di effettuare unaricerca di anterioirità al fine diverificare la disponibilità a registrareun determinato segno. Tali ricerche,anche chiamate Ricerca dianteriorità sono utili per evitareulteriori conflitti con titolari di dirittianteriori e vi consigliamo dirivolgervi ad un professionista(mandatario marchi) per realizzarla.

Che cosa si deve avere presentequando si sceglie o si crea unmarchio? La scelta o la creazione di un marchiocostituisce un momento chiave nelladefinizione della strategia di marketingdella vostra impresa.Come trovare, dunque, il marchio piùadatto per i vostri prodotti? Malgradonon sia possibile dettare regoleprecise in questo ambito, viindichiamo alcune regole generali:

12

La scelta del marchio è dunquestrategica; da un lato è sicuramentepiù difficile sviluppare da un punto divista del marketing un marchioarbitrario perché, al momento del suolancio, può essere difficilmentememorizzabile per il consumatore;dall’altro lato, un marchio arbitrario èintrinsecamente un marchio c.d. forte,dotato di ampia capacità distintiva efacilmente difendibile nei confronti dialtri segni posteriori anche solo simili.

Come trovare, dunque, il marchio piùadatto per i vostri prodotti? Malgradonon sia possibile dettare regoleprecise in questo ambito, viindichiamo alcune regole generali:

5 buone regole per scegliere un MarchioAssicuratevi che il marchio sia

conforme alle prescrizioni di legge

(per le ragioni che possono condurre

al rigetto di una domanda di

registrazione, si veda a pag. 6);

Effettuate una ricerca d’ anteriorità per

assicurarvi che esso non sia identico,

o simile a marchi precedentemente

registrati (si veda a pag. 11);

Assicuratevi che il marchio sia facile

da leggere, scrivere, memorizzare e di

facile pubblicizzazione attraverso tutti i

tipi di media;

Assicuratevi che il marchio non abbia

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 12

Esempio: Il marchio ELEFANTE perla vendita di telefoni cellullari; ovveroil marchio BLUE ovvero ORANGE,sempre per servizi telefonici.Marchi suggestivi: si tratta di

marchi che alludono ad una o piùcaratteristiche del prodotto. Il lorovantaggio è che agiscono come unaforma di pubblicità. In alcuni paesi,però, rischiano di essere consideratitroppo descrittivi del prodotto e,dunque, non registrabili.Esempio: il marchio SOLAREpotrebbe essere adatto alla venditadi piastre elettriche nella misura incui il consumatore lo potrà associareal calore e al riscaldamento dellacasa.

In ogni caso, evitate di imitare marchigià esistenti. Perché è difficile che laleggera modificazione del marchio diun concorrente, o la pedissequaimitazione di un marchio notorio,possano essere registrati.Esempio: EASY WEAR è un marchioregistrato per abbigliamento giovanile.Non sarebbe una buona idea venderelo stesso prodotto, o prodotti simili,utilizzando il marchio EEZY WARE,perché con ogni probabilità questosarebbe considerato simile al marchioprecedente e, dunque, nonregistrabile.

13

nessuna connotazione negativa né

nella vostra lingua, né nelle lingue dei

vostri potenziali mercati di

esportazione;

Controllate che il corrispondente

nome di dominio (o indirizzo Internet)

sia ancora libero(per più informazioni

su marchi e nomi di dominio, si veda

a pag. 18);

Se volete scegliere come marchio unao più parole, tenete anche conto delleseguenti considerazioni:

Parole inventate o di fantasia.Si tratta di parole inventate, che nonhanno nessun significato intrinsecoo reale. Sono facilmente registrabili,perché è probabile che venganoconsiderate intrinsecamentedistintive. Possono però essere piùdifficili da ricordare per iconsumatori e, dunque, più difficilida pubblicizzare.Marchi arbitrari: si tratta di

parole il cui significato non hanessuna correlazione con ilprodotto. Anch’essi relativamentefacili da registrare, questi tipi dimarchi possono però richiederegrossi investimenti pubblicitariperché il consumatore possa riusciread associare il marchio con ilprodotto.

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 13

Come si registra un marchio:Informazioni di base

Il richiedenteSi procede depositando una domanda

presso l’ UIBM Ufficio Italiano Brevetti e

Marchi a Roma appure attraverso la

Camera di Commercio del luogo di

residenza.

Tale domanda deve contenere, oltre ai

dati relativi al titolare del marchio e/o una

lettera d’ incarico qualora la domanda

viene presentata tramite un

rappresentante:

- qualora si tratti di un marchio figurativo,

una rappresentazione grafica del

marchio in formato 7x8 cm,

- il modulo C debitamente compilato e

sottoscritto, in triplice copia (sul quale

applicare una marca da bollo di € 14,62)

disponibili sul sito web dell’ UIBM,

all’ indirizzo www.uibm.gov.it;

- una lettera di incarico debitamente

sottoscritta dal richiedente, in carta

bollata da € 14,62;

- l’ attestazione di versamento

all’ Agenzia delle Entrate, su c.c.

n.82618000 per gli importi relativi alle

tasse (per un primo deposito, € 101 per

una classe + € 34 per ogni classe

aggiunta; per un rinnovo, € 67 per un

classe + € 34 per ogni classe aggiuntiva);

- ricevuta del pagamento su conto

corrente postale dei diritti di segreteria

alla CCIAA presso cui si effettua il

deposito (€ 40 per copia semplice del

verbale di deposito o € 43 + marca da

bollo da € 14,62 per ottenere una copia

autentica).

- Agli importi di cui sopra andranno

eventualmente aggiunti € 34 per la lettera

di incarico nel caso decidiate di farvi

rappresentare da un avvocato o da un

mandatario abilitato

L’ UIBM

Esame formale: L’ Ufficio procede ad un

esame della domanda, che verte sulla

regolarità formale di essa, in particolare,

controlla che il marchio non sia contrario

all’ ordine pubblico o al buon costume,

che non sia privo di capacità distintiva, che

non sia decettivo.

Attenzione:

Qualora il marchio sia costituito da un

ritratto o dal nome di una persona,

l’ UIBM dovrà controllare se il titolare della

domanda di marchio sia stato

regolarmente autorizzato a procedere, in

conformità con l’ Art. 8 c.p.i.

Qualora la domanda sia riferita ad un

marchio costituito da segni con

significazione politica, di valore simbolico,

l’ UIBM dovrà chiedere il parere

14

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 14

15

specificando i motivi per i quali un

marchio deve essere escluso dalla

registrazione, entro due mesi dalla

pubblicazione della domanda.

Qualora l’ UIBM ritiene le osservazioni

pertinenti e rilevanti, dà comunicazione

delle stesse al richiedente che può

presentare le proprie deduzioni entro

trenta giorni dalla data di comunicazione.

Registrazione: una volta che l’ Ufficio ha

stabilito che non esistono degli

impedimenti alla registrazione, il marchio

viene registrato e l’ Ufficio emette un

certificato di registrazione.

Durata del marchio: in Italia, il marchio ha

una durata di dieci anni dalla data del

deposito ed è rinnovabile per ulteriori

periodi di dieci anni. Pertanto, è

importante ricordare che il Vostro diritto

esclusivo sul marchio nasce al momento

del deposito (e non a partire della

registrazione!).

Rinnovo: il marchio può essere rinnovato

per successivi periodi di dieci anni, entro

la data di scadenza (che corrisponde alla

scadenza dei dieci anni dalla data di

deposito). Tuttavia, è possibile provvedere

al rinnovo entro i sei mesi successivi alla

scadenza del marchio (c.d. periodo di

grazia), pagando una mora di € 34.

vincolante delle amministrazioni

pubbliche interessate.

L’ UIBM si limita pertanto ad effettuare un

controllo circa gli impedimenti assoluti

alla registrazione del marchio.

Pubblicazione: Dopo essere stata

esaminata dall’ UIBM, la domanda di

registrazione è immediatamente messa a

disposizione del pubblico e viene

pubblicata nel Bollettino dei Brevetti per

invenzioni, modelli e marchi, in conformità

con l’ Art. 187 c.p.i.. Tale bollettino deve

essere pubblicato dall’ UIBM con

cadenza almeno mensile.

Opposizione: il c.p.i. prevede la possibilità

per i titolari di un diritto anteriore, di

opporsi alla registrazione della domanda

di marchio, entro tre mesi dalla sua

pubblicazione (Art. 176 c.p.i.).

Allo stato tuttavia, la procedura di

opposizione non è ancora entrata en

vigore perché è tuttora mancante il

Regolamento di applicazione di tale

procedura. Pertanto, in Italia,

l’ opposizione non èapplicabile .

Osservazioni: l’ Art. 175 c.p.i. prevede che

qualsiasi interessato può, senza con ciò

assumere la qualità di parte nella

procedura di registrazione, indirizzare

all’ UIBM delle osservazioni scritte,

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 15

16

Quanto tempo occorre perregistrare un marchio?Nella prassi, tra il momento deldeposito della domanda e l’emissionedel certificato di registrazione delmarchio, decorre generalmente unperiodo di tre/quattro anni! L’UIBM hainfatti accumulato tanto ritardo nelprocedimento di emissione deicertificati di registrazione.

Quali sono i costi legati alla tuteladel marchio?La creazione di un marchio ha deicosti, che è importante conoscere esaper valutare.Parte dei costi può derivare dallacreazione di un logo o una parola dautilizzare come marchio, un compitoche molte imprese affidano ormaisempre di più a società specializzate.Altri costi possono derivare dallericerche di anteriorità (si veda sotto)Un’altra parte di costi è inerente allaprocedura di registrazione, il cui costovarierà in funzione del numero di paesio delle categorie di prodotti (classi) (siveda alla pagina precedente). I costiapplicati dall’UIBM sono ancheaccessibili all’indirizzo internetwww.uibm.gov.it.Le imprese che affideranno laregistrazione ad un consulente in

proprietà industriale avranno costi piùelevati ma, con ogni probabilità,risparmieranno sia tempo che energia(seguire il corso della procedura diregistrazione può richiedere unnotevole impegno).

Come si fa a sapere se un marchio èin potenziale conflitto con altrimarchi registrati? Cos’è una ricercadi anteriorità?Prima di presentare una domanda perla registrazione di un marchio, saràbene che facciate un’adeguata ricercadi anteriorità al fine di assicurarvi che ilmarchio che avete intenzione diutilizzare, o un marchio simile, non siagià stato registrato da un’altraimpresa, per prodotti identici o simili.La ricerca può essere fatta da voistessi, o essere affidata ad unconsulente in proprietà industriale.

In entrambi i casi, la ricerca sarà fattaattraverso la consultazione di banchedati ad hoc contenenti dati estratti dairispetti registri marchi nazionali,comunitari oppure internazional, aseconda della banca dati consultata.In ogni caso,sappiate che una ricerca d’anterioritàha solo un valore orientativo. Non èsempre facile capire se il marchio davoi scelto potrebbe essere giudicato

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 16

simile ad un marchio già registrato daun’altra impresa. È per questa ragioneche vi consigliamo di ricorrere all’aiutodi un consulente in grado di conoscerela pratica dei vari uffici marchi e lagiurisprudenza relativa.Una lista di banche dati sui marchi èdisponibile sul sito Internet dell’OMPI,all’indirizzo:www.ecommerce.ompi.int/databases/trademark/index.html

Un buon sistema di classificazione

Al momento di presentare una domanda

di registrazione, vi verrà richiesto di indicare

i prodotti e/o i servizi per i quali desiderate

ottenere la registrazione del vostro

marchio e di raggrupparli in classi. Si tratta

delle classi stabilite dal sistema di

classificazione dei marchi. Il sistema di

classificazione dei marchi permette di

raccogliere dati relativi ai marchi registrati,

in base ai tipi di prodotti o servizi a cui si

riferiscono, facilitando così la ricerca nelle

basi di dati. È fondamentale che registriate

il vostro

marchio in tutte le classi rispetto alle quali

lo state già utilizzando, o intendete

utilizzarlo.

Il sistema di classificazione utilizzato in

Italia è il cosiddetto Sistema Internazionale

17

di Classificazione dei Marchi (o sistema di

Nizza per la classificazione dei marchi),

che comprende 34 classi per i prodotti ed

altre 11 per i servizi.

Maggiori informazioni sul sistema di

classificazione di Nizza sono disponibili

all’ Appendice II. Si veda anche:

www.wipo.int/classifications/en/nice/abou

t/index.html

I marchi sono raggruppati in classi, a

seconda dei prodotti o dei servizi che sono

destinati a contraddistinguere (per il

sistema di classificazione internazionale,

consultate l’ Appendice II. Comincerete

così a familiarizzarvi con le 45 differenti

classi di marchi).

Esempio:

Come si classificano i prodotti?

Prendiamo un esempio: se la vostra

impresa produce coltelli e forchette, la

vostra domanda di marchio dovrà coprire i

corrispondenti prodotti della classe 8. Se

tuttavia vorrete utilizzare il marchio per

commercializzare altri utensili da cucina

(come contenitori, padelle o pentole), allora

lo dovrete registrare anche per i

corrispondenti prodotti della classe 21.

Sarà sufficiente però presentare una sola

domanda di registrazione per più classi.

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 17

18

È indispensabile avere un agenteper registrare un marchio?E’ possibile presentare una domandadi registrazione senza doversi avvaleredi un mandatario abilitato.Ciononostante, il consiglio di unapersona specializzata nelle ricerche dianteriorità e a conoscenza delleprocedure applicabili, può risultaremolto utile sia per risparmiare tempo,sia per assicurarsi che la domandavenga presentata per la classe (oclassi) di prodotti più appropriata(e).Ciò vi aiuterà anche adevitare rifiuti di registrazione basatisulla presenza di impedimenti assoluti.Se poi avete intenzione di registrareun marchio in un paese diverso dalvostro, potreste essere obbligati apassare per un agente iscritto all’albodi quel paese.

Qual’è la durata della protezione diun marchio registrato?La durata della protezione del marchioè di 10 anni dalla data del deposito.

La registrazione può essere rinnovata atempo indeterminato (per periodi di 10anni consecutivi), attraverso ilpagamento di una tassa di rinnovo.

Assicuratevi che nella vostra impresa si

adoperi per rinnovare per tempo laregistrazione del marchio in tutti i paesiche costituiscono il vostro mercato.

Affidare la creazione del marchio aduno specialistaCreare un marchio richiede

immaginazione. Quasi tutti i paesi del

mondo riconoscono all’ autore (o

creatore), il diritto d’ autore sull’ opera

creata. Ciò vale anche per chi crea un

marchio. Di conseguenza, se volete

affidare la creazione di un marchio a uno

specialista, sarà nel vostro interesse

chiarire le questioni di diritto d’ autore sul

marchio nel contratto che stipulerete con

lui, o assicurarvi che il diritto d’ autore sul

marchio venga formalmente attribuito alla

vostra impresa.

La registrazione effettuata nelproprio paese ha valoreinternazionale?No, i diritti derivanti dal deposito delvostro marchio in Italia sono validiesclusivamente sul territorio nazionale.

Perché registrare un marchioall’estero?La decisione di registrare o nonregistrare un marchio all’estero,risponde alla stessa logica di quellaper cui avete deciso di registrarlo nel

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 18

vostro paese: la commercializzazionedei vostri prodotti.Di conseguenza, se esportate i vostriprodotti, o intendete farlo in futuro,sarà nel vostro interesse registrare ilmarchio in tutti i paesi di esportazione.In questo modo i vostri prodottisaranno riconosciuti sui mercati esterie la vostra impresa acquisirà, anche suquei mercati, una reputazione edun’immagine presso i consumatori chele permetterà di conseguire profitti piùelevati.

Come registrare il marchio dellavostra impresa all’estero?Se, dopo aver registrato il marchiodella vostra impresa in Italia -nel paesein cui ha sede l’impresa - decidete diesportare o concedere in licenza l’usodel marchio in altri paesi, allora saràopportuno registrare il marchio anchein quei paesi.I modi per farlo sono essenzialmentetre:

Attraverso una serie di registrazioninazionali: in questo caso dovretepresentare la domanda di registrazioneall’ufficio nazionale marchi di tutti ipaesi in cui volete ottenere laprotezione.Dovrete dunque seguire la proceduraprevista da ogni singolo ufficio

nazionale, nella lingua prescritta epagando le relative tasse. Come giàdetto, ci sono paesi che esigono chepassiate attraverso i servizi di unagente di marchi iscritto all’albo diquel paese;

Attraverso una registrazione regionale:se avete interesse a proteggere ilvostro marchio a livello regionale sulterritorio dell’Unione Europea, potretepresentare la domanda di registrazionepresso l’UAMI, vale a dire l’Ufficio perl’armonizzazione nel Mercato Interno ,con sede ad Alicante (Spagna);

Attraverso la via internazionale:essendo l’Italia membro del c.d.sistema di Madrid, con un marchioregistrato in Italia, potrete registrare ilvostro marchio nei 70 e più paesiappartenenti al sistema utilizzando ilcosiddetto sistema di Madrid gestitodall’OMPI.

19

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 19

I vantaggi dell’ utilizzazione del sistemadi MadridIl principale vantaggio derivante

dall’ utilizzazione del sistema di Madrid è

costituito dal fatto che attraverso questo

sistema il titolare di un marchio può

ottenere la registrazione del marchio in

tutti i paesi che fanno parte del sistema:

Attraverso un’ unica domanda

internazionale;

In un’ unica lingua;

Attraverso il pagamento di

un’ unica serie di tasse e in base

ad un’ unica serie di scadenze.

Inoltre, il mantenimento e/o il rinnovodella registrazione avverrannoanch’essi attraverso un’unicaprocedura.Potrete trovare maggior informazionisullaregistrazione internazionale dei marchisia presso l’UIBM, sia sul sito Internetdell’OMPI: www.wipo.int/madrid/La lista dei paesi membri del sistemadi Madrid è disponibile all’AppendiceIII.

20

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:34 Pagina 20

differenziazione e/o precisazione.Example:

21

3. I tipi di marchio

Cos’è un service mark?La natura del service mark è molto simile aquella del trademark: entrambi sono segnidistintivi. Ma, mentre i trademarksdistinguono i prodotti di un impresa daquelli delle altre imprese, i service markssvolgono questa funzione in relazione aiservizi. I servizi possono essere di qualsiasitipo: finanziari, bancari, turistici, pubblicitario di catering. I service marks possonoessere anch’essi registrati, rinnovati,cancellati, ceduti e dati in licenza, come itrademarks.Tra i trademarks e Service Marks, esistesoltanto una differenza di classificazione; illoro deposito si effettua esattamente nellastessa maniera e senza dover operare alcun

Marchi usati per distinguere i prodotti di una determinataimpresa.

Marchi usati per distinguere i servizi forniti da una determinataimpresa.

Marchi usati per distinguere i prodotti o i servizi forniti daimembri di un’associazione

Marchi usati per distinguere prodotti o servizi corrispondenti aduna certa serie di standards e certificati da un ente certificatore

Marchi che sono considerati notoriamente conosciuti sulmercato e che, come tali, beneficiano di un più elevato gradodi protezione

Trade marks

Service marks

Collective marks

Certification marks

Well-known marks

Per gentile concessione della National

Westminster Bank Plc

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:35 Pagina 21

22

Cosa sono i marchi dicertificazione?I marchi di certificazione sono concessisulla base del rispetto di determinatistandards, ma non sono limitati aimembri di una determinataassociazione.Potranno dunque essere utilizzati dachiunque rispetti quegli standards. Laprincipale differenza fra i marchicollettivi e i marchi di certificazioneconsiste nel fatto che, mentre i primipossono essere utilizzati solo da undeterminato gruppo di imprese come,per esempio, i membri diun’associazione, i marchi dicertificazione possono essere utilizzatida chiunque rispetti gli standardsstabiliti dal titolare del marchio dicertificazione.Una delle condizioni per ottenere unmarchio di certificazione è che ladomanda di registrazione sia presentatadall’ente considerato competente acertificare i prodotti in questione.

Cosa sono i marchi collettivi?In genere il marchio collettivoappartiene ad un’associazione ocooperativa, attraverso la cuiaffiliazione si matura il diritto diutilizzazione commerciale dello stesso.In genere l’associazione stabilisceun’insieme di regole per l’utilizzazionedel marchio collettivo (per esempio,standards di qualità), per poiconcedere alle singole imprese ildiritto di utilizzare il marchio, acondizione che ne rispettino glistandards. I marchi collettivi possonoessere uno strumento efficace per lacommercializzazione congiunta diprodottiprovenienti da un gruppo di impreseche, a livello individuale, potrebberoaver difficoltà a far riconoscere i proprimarchi dai consumatori, e/o farliaccettare dai grandi distributori.

Esempio: Il marchio collettivo Melindaè utilizzato dai 5200 membri delle 16cooperative che coltivano mele in Valdi Non e nella Valle del Sole (Italia) eche hanno fondato il consorzioMelinda nel 1989.

Per gentile concessione del Consorzio

Melinda

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:35 Pagina 22

23

più elevato.Per esempio, i marchi rinomatipossono essere protetti anche se nonsono stati registrati (o utilizzati) in undeterminato paese. Inoltre, mentre ingenere i marchi sono protetti damarchi simili solo rispetto a prodottiidentici o simili, i marchi rinomati sonoprotetti da marchi simili anche rispettoa prodotti diversi, posto che siverifichino certe condizioni. La ragionedi questa protezione più elevata èimpedire che imprese terze sfruttinoliberamente la reputazione di unmarchiorinomato e/o danneggino lareputazione oavviamento delle imprese che lodetengono.

Example: supponiamo cheWONDERCOLA sia il marchio di unfamosa bibita analcolica. In quel casoWondercola Inc. beneficerà dellaprotezione automatica nei paesi in cuii marchi rinomati godono di unaprotezione più alta e dove il marchioWondercola è rinomato per bibiteanalcoliche. La protezione varrà ancheper prodotti e servizi non legati allebibite analcoliche. In altre parole, seun’impresa terza decidesse dicommercializzare i suoi prodotti (dalle

Esempio: il simbolo “Pura LanaVergine” è il trademark (e marchio dicertificazione) della WoolmarkCompany. Il “Pura Lana Vergine”è ilsimbolo di qualità attestante che ilprodotto sul quale viene apposto èfabbricato al 100% con pura lanavergine nel rispetto degli elevatistandards di fabbricazione stabilitidalla Woolmark Company.Tale simboloè stato registrato in più di 140 paesied è stato dato in licenza a imprese ingrado di rispettare questi standardsqualitativi in 65 paesi.

Cosa sono i cosiddetti marchirinomati?I marchi notoriamente conosciuti, dettianche rinomati, sono marchi chevengono considerati tali dall’autoritàcompetente nel paese in cui ne vienerichiesta la protezione. Solitamente imarchi rinomatibeneficiano di un grado di protezione

Per gentile concessione della WoolmarkCompany

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:35 Pagina 23

24

4. Utilizzare i marchi

È possibile registrare un marchiosenza averlo utilizzato?L’Art. 19 c.p.i. precisa che “Puòottenere una registrazione per marchiod’impresa chi lo utilizzi o si propongadi utilizzarlo, nella fabbricazione ocommercio di prodotti o nellaprestazione di servizi della propriaimpresa o di imprese di cui abbia ilcontrollo o che ne facciano uso con ilsuo consenso.” Pertanto, la domandadi registrazione può essere fatta primadi aver utilizzato il marchio. Invece, l’Art. 24 c.p.i. prevede che,una volta registrato, a pena didecadenza, il marchio deve formareoggetto di uso effettivo da parte delsuo titolare o con il suo consensoentro cinque anni dopo laregistrazione.

TM o ®?L’uso dei simboli ®, TM, SM e similiaccanto ad un marchio non èobbligatorio e, in genere, dal punto divista legale non fornisce alcunaulteriore protezione.Può però rappresentare un buonmodo di far sapere che il segno inquestione è un marchio registrato,inviando così un avvertimento a

T-shirts agli occhiali da sole) con ilmarchio Wondercola, sarebbecostretta ad ottenere l’autorizzazionedalla Wondercola Inc., o allorarischierebbe di essere citata in giudizioper violazione del diritto di marchio.Si considera che un marchio è notoriose è conosciuto da una partesignificativa di consumatori interessatial prodotto e al servizio, secondo icriteri della quota di mercato,dell’intensità e della durata dell’uso,dell’estensione geografica dellostesso, degli investimenti effettuati.

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:35 Pagina 24

25

È possibile utilizzare lo stessomarchio per prodotti differenti?Un’impresa può usare diversi marchi perlinee di prodotti diversi. A seconda dellastrategia adottata, un’impresa potràdecidere di utilizzare lo stesso marchioper tutti i suoi prodotti, estendendolo adogni nuovo prodotto introdotto sulmercato o, al contrario, di usare unnuovo marchio per ogni linea diprodotti.Estendere un marchio esistente a nuoviprodotti permette al nuovo prodotto diusufruire dell’immagine e dellareputazione del marchio.Però l’utilizzazione di un nuovo marchio(più specifico e pertinente rispetto alnuovo prodotto), può rivelarsi unvantaggio, nella misura in cui permetteall’impresa di dirigere il prodotto ad unaspecifica categoria di consumatori (peresempio, bambini, teenagers, ecc.), o dicreare un’immagine specifica per unanuova linea di prodotti. Talvolta leimprese decidono anche di utilizzare unnuovo marchio unitamente ad unmarchio già esistente (per esempio,NUTELLA®generalmente usato con FERRERO).Ogni impresa ha la sua strategia. Cosìsarà anche per la vostra impresa.Tuttavia, qualunque sia la vostra scelta,

potenziali infrattori e contraffattori. Ilsimbolo ® è utilizzato per marchiregistrati (mentre il simbolo TM denotal’utilizzo di un segno quale marchio eSM viene talvolta utilizzato per i marchidi servizi). A tal proposito, è da notareche l’Art. 127 c.p.i. prevede unasanzione amministrativa per chiunqueappone su un oggetto, parole oindicazioni non corrispondenti al vero,tendenti a far credere che il marchioche lo contraddistingue sia statoregistrato.

Qual’è il miglior modo di utilizzare imarchi nella pubblicità?Se il tuo marchio è registrato con unparticolare design o carattere distampa, accertati che venga usato inpubblicità con lo stesso design ocarattere di stampa con cui è statoregistrato. Vigilastrettamente sul suo utilizzo, poichéesso è fondamentale per l’immaginedei prodotti della tua impresa. È ancheimportante evitare l’utilizzo di un verboo un nome come marchio, perchémarchi diquesto tipo possono essere percepitidaiconsumatori come nomi generici.

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:35 Pagina 25

26

identici o simili in paesi differenti. Lalegislazione in questo campo è ancorain evoluzione e le soluzioni adottatesono spesso diverse da paese a paese.

Cos’è un nome di dominio e in cherapporto è con i marchi?Un problema importante è quello deinomi di dominio. I nomi di dominiosono degli indirizzi Internet, chevengono generalmente utilizzati pertrovare i siti web. Per esempio, il nomedi dominio “wipo.int” è utilizzato perlocalizzare il sito OMPI all’indirizzowww.wipo.int. Con il passare deltempo i nomi di dominio sonodiventati dei veri e propri identificatoridi imprese e, come tali, spesso inconflitto con i marchi. È dunque importante scegliere nomi didominio che non siano marchi diun’altra impresa, in particolare marchirinomati. In effetti, per la legge e lagiurisprudenza, la registrazione inmalafede del marchio di un’altraimpresa o persona come nome didominio rappresenta una violazionedei diritti legati al marchio (ilcosiddetto cybersquatting), e può darluogo all’ordine di cessione ocancellazione del nome di dominio, oaddirittura al pagamento dei danni odi multe molto elevate.Per sapere se un determinato marchio

assicuratevi che il vostro marchio vengaregistrato per tutte le categorie diprodottie/o servizi rispetto a cui lo stateutilizzando o lo vorrete utilizzare.

Di cosa bisogna tener contoquando si utilizzano i marchi inInternet?L’utilizzazione dei marchi in Internet hasollevato una serie di problemigiuridici la cui soluzione è difficile espesso controversa. Un primoproblema deriva dal fatto che, mentrei diritti legati ai marchi hanno carattereterritoriale (i marchi sono protetti solonel paese o nella regione in cui sonostati registrati, o utilizzati), la sfera diinfluenza di Internet è globale. Tuttauna serie di problematiche possonoessere generate in caso di conflitto frapersone o imprese che dispongonolegittimamente di marchiidentici o simili per prodotti o servizi

NUTELLA® per gentile concessione delaFerero S.p.A.

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:35 Pagina 26

27

materia di nomi di dominio, che ègestita con notevole successodall’OMPI (si veda il sitowww.arbiter.wipo.int/domains/, in cuitroverete anche un modello di ricorso,ed una raccolta delle migliaia diconflitti in materia di nome di dominiogià risolti attraverso l’OMPI).

È possibile dare in licenza il marchioad altre imprese?I marchi possono essere dati in licenza.In tal caso, il titolare del marchiomantiene la proprietà del marchio maacconsente alla sua utilizzazione daparte di altre imprese. Di solito questoavviene dietro pagamento di royalties,e l’accordo del proprietario del marchioviene stipulato attraverso un contrattodi licenza. In certi tipi di contratto dilicenza, il licenziante mantiene un certogrado di controllo sul licenziatario,onde assicurare il mantenimento di undeterminato livello di qualità.In pratica, le licenze di marchio sonoquasi sempre concesse nel quadro dicontratti più vasti, come gli accordi difranchising o i contratti di licenza di altridiritti legati alla proprietà intellettuale(brevetti, know-how e fornitura delleinformazioni tecniche necessarie allarealizzazione di un dato prodotto).

è già protetto, è spesso necessarioeffettuare una ricerca di anteriorità,che evidenzierà tutti i marchi registratiin Italia. D’altra parte, se il marchio della vostraimpresa dovesse essere utilizzato in unnome di dominio, o illegittimamenteutilizzato come nome di dominio daun'altra persona o impresa, potretesempre cercare di bloccare taleviolazione dei diritti della vostraimpresa. Come? Ricorrendo alla RegistrationAutority italiana, Nic, Il Registro delccTLD "it", il quale è responsabiledell'assegnazione e del mantenimentodei nomi a dominio nel country codeTop Level Domain "it" (ISO 3166),ovvero, con l’aiuto dei prestatori diservizio di risoluazione extragiudizialedelle Dispute (PSRD) che sono statiaccreditati dal Registro per laconduzione delle procedure diriassegnazione di un nome a dominionel ccTLD "it": C.R.D.D. (CentroRisoluzione Dispute Domini s.r.l.all’indirizzo www.crdd.it); MFSD s.r.l.(all’indirizzo www.mfsd.it); Arbitronlines.r.l. (all’indirizzo www.arbitronline.it);Studio legale Tonucci & Partners(all’indirizzo www.tonucci.it).E’ altresì possibile ricorrere allaprocedura amministrativa on-lineper larisoluzione delle controversie in

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:35 Pagina 27

28

qualità, il design delle uniformi degliimpiegati, dei locali e delle confezionied i sistemi di gestione e contabilità.NANDO’S trasferisce il proprio know-how e la propria esperienza ai suoifranchisees e mantiene il diritto disupervisionare e controllare ifranchisees locali. Fondamentalecomponente delcontratto di franchisingèl’autorizzazione ed obbligodeifranchisees di utilizzare il marchioNANDO’S.

Qual è il rapporto fra marchi eaccordi di franchising?La concessione in licenza di unmarchio è un elemento centrale delcontratto di franchising. In genere, intale tipo di contratti, il grado dicontrollo del titolare del marchio neiconfronti del franchisee(cioè, colui a cui il marchio è statolicenziato) è più alto di quello previstodai normali contratti di licenza dimarchio. Nel caso del franchising, ilfranchisor (cioè il titolare del marchiolicenziato) consente ad un’altrapersona (il franchisee) di utilizzare ilsuo look commerciale (il che a suavolta include marchi, know-how, servizial consumatore, software, decorazionedegli interni, ecc.) nel rispetto di unaserie di regole e dietro pagamento diun determinato corrispettivo(royalties).

Example: Un ristorante che offre piattidi pollo operando con il marchioNANDO’S, ha sviluppato un sistemaper preparare e vendere questi prodottiin grandi quantità ed in manierauniforme. Tale sistema comprende varifattori che contribuiscono al successodei ristoranti NANDO’S, fra i qualiricette e metodi per preparare pasticostituiti da un prodotto di notevole

Per gentile concessione della Nando’s Group

Holdings Ltd

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:35 Pagina 28

1900

1955 1961 1971

1995 1999

1904 1909 1930

1948

®Shell

29

presentazione di una nuova domanda,o il pagamento di determinate tasse.Ci sono limiti alla possibilità di

vendere o cedere il marchio dellapropria impresa ad un’altraimpresa?Il codice della proprietà industrialeitaliano indica che un marchio puòessere venduto o cedutoindipendentemente dall’impresa che lopossiede.

Nell’ipotesi di vendita o cessione puòperò accadere che vi venga richiestodi depositare una copia del contratto(o di una sua parte) presso l’UIBM.Per poter essere opponibile ai terzi, lacessione dovrà essere trascritta pressol’UIBM.

È necessario registrare tutte lemodifiche apportate ad unmarchio?Molti marchi, incluso i più famosi, sonostati modificati o adattati nel corso deltempo, in risposta all’esigenza dirinnovare l’immagine di una certaimpresa, o di utilizzare nuove forme dipubblicità. Anche voi sarete dunqueliberi di modificare o adattare i vostrimarchi: vi consigliamo, però, diconsultare sempre l’UIBM (o unconsulente in proprietà industriale),per sincerarvi che una certamodificazione non esiga la

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:35 Pagina 29

30

funzione la procedura di opposizione,l’unico modo di attaccare un marchioaltrui confondibile è di agiregiudizialmente ricorrendo ad unGiudice. Le azioni di cancellazione di unmarchio sono molto lunghe e bisognaspesso aspettare tre/quattro anni primadi ottenere una decisione di primogrado.E’ la ragione per la quale tentare dirisolvere stragiudizialmente il conflitto èspesso consigliabile. La diffida è unmodo rapido e economico per ottenereil ritiro di una domanda, l’impegno alimitare una domanda di marchioconfondibile a determinati prodotti e/oservizi per evitare ogni rischio diconfusione con il vostro marchio.Tuttavia, la definizione amichevole di unconflitto non è sempre possibile. Puòsuccedere infatti che un terzo abbiariprodotto il vostro marchio all’identico.In tali circostanze, un avvocato espertonel settore saprà sicuramenteconsigliarvi quanto meglio tra la viacivile o penale, in funzione dellecircostanze specifiche del caso.In maniera generale, per agirepenalmente ed ottenere dalle forze dipolizia nazionali una perquisizione e/oun sequestro d’iniziativa o tramite unadenuncia, è necessario che via sia unariproduzione pedissequa del vostro

5. Far rispettare ilmarchio

Come deve reagire la tua impresaquando il suo marchio vieneutilizzato da altri senzaautorizzazione?Il compito di far rispettare un marchiograva soprattutto sul suo titolare.Spetterà dunque alla vostra impresa, inquanto titolare del marchio, scoprire leeventuali violazioni e decidere chemisure adottare per far rispettare i dirittiderivanti dal marchio.Se ritenete che il vostro marchio siastato violato, vi consigliamo dirivolgervi ad un esperto. Un avvocatospecializzato in proprietà intellettuale èla persona più adatta per consigliarvisulle possibili vie legali in Italia e,presumibilmente, anche nei paesilimitrofi, in caso di contraffazione eviolazione. Vi potrà anche informare sualtri possibili modi di far rispettare ivostri diritti.Di fronte ad una violazione del vostromarchio, diverse soluzioni si offrono: unapproccio stragiudiziale tramite l’inviodi una lettera di diffida al presuntocontraffattore; un approccio piùaggressivo con l’avviamento diun’azione legale.In Italia, non essendo ancora entrata in

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:35 Pagina 30

31

semplice dei relativi certificati diregistrazione – compilando altresì unac.d. “Dichiarazione di Responsabilità” efornendo quanto più informazione utiliagli agenti doganali per riconoscere unprodotto genuino da uno contraffatto.Tutte le informazioni necessarie nonchéi moduli di presentazione delladomanda di sospensione alle doganesono disponibili all’indirizzowww.agenziadogane.it. Qualora una dogana ritiene che unmerce è sospetta di contraffazione,contatterà il titolare del marchio vigilatoe quest’ultimo disporrà di un periodo didieci giorni lavorativi per indicare alladogana se la merce bloccata è originaleovvero contraffatta. Nel caso in cui lamerce fosse contraffatta, la doganaprovvederà al sequestro di essa ed unprocedimento penale saràautomaticamente avviato. Il titolare delmarchio ha il diritto di essere informatocirca la provenienza e la destinazionedella merce contraffatta, per potere poiagire di conseguenza, avviando ancheun’azione civile per esempio neiconfronti del destinatario finale se loritiene opportuno.Il sistema funziona bene in Italia e irisultati ottenuti sono veramenteincoraggianti.

marchio.L’azione civile di contraffazione ègeneralmente più lunga, almeno che visiano le condizioni per promuovere unricorso cautelare basato sull’urgenzadella situazione: in quel caso, saràpossibile ottenere, nel giro di circa duemesi, il sequestro dei prodotticontraffatti, l’inibitoria, nonchéaccessoriamente la pubblicazionedell’ordinanza cautelare su giornalinazionali e/o locali.Di solito questo tipo di misura (che nondà luogo ad alcun obbligo diindennizzo da parte vostra), costituisceun deterrente efficace.

Peraltro, in Italia, il titolare di unmarchio può impedire l’importazione dibeni sospettati di contraffazione sullabase del Regolamento CE n.1383/2003. Tale disposizione legislativapermette infatti il blocco di mercisospette in tutte le frontiere italiane.Per avviare la procedura di controllo deipropri beni recanti un marchio (la qualeè valida per un anno e rinnovabile persuccessivi periodi di un anno), ènecessario presentare una semplicedomanda alla Direzione Generale delleDogane sita a Roma, via Carducci,indicando quali marchi il titolaredesidera sorvegliare – inviando copia

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:35 Pagina 31

32

Infine, in alcuni casi potrete farefficacemente fronte ad una violazionericorrendo a procedimentiextragiudiziali di soluzione dellecontroversie, come l’arbitrato o lamediazione. Il principale vantaggiodell’arbitrato consiste nel fatto che, ingenere, si tratta di una procedura menoformale e più rapida e di quellagiudiziaria. Inoltre una decisionearbitrale è più facile da far eseguire sulpiano internazionale di una sentenzagiudiziaria.Uno dei vantaggi nella mediazione èche le parti possono mantenere ilcontrollo del procedimento dirisoluzione della controversia, cosa chepuò essere utile a mantenere buonirapporti con un’impresa con cuipotreste voler far affari in futuro.Per ulteriori informazioni sull’arbitrato ela mediazione, vi consigliamo di visitareil sito web del Centro di Arbitrato eMediazione dell’OMPI:www.arbiter.wipo.int/center/index.html

900E-INT:900E-INT 05/11/08 13:35 Pagina 32